Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 21.06.2016, Az. X ZR 41/14

[X.]:[X.]:[X.]:2016:210616UXZR41.14.0

BUN[X.]SGERICHTSHOF
IM NAMEN [X.]S VOLKES
URTEIL
X
ZR
41/14
Verkündet am:

21. Juni 2016
Hartmann
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

[X.] II
[X.] § 116 Abs. 2
Die hilfsweise Verteidigung des Streitpatents mit geänderten Ansprüchen in der Berufungsinstanz kann als sachdienlich anzusehen sein, wenn das [X.] den [X.]n erst in der mündlichen Verhandlung davon in Kenntnis ge-setzt hat, dass es an einer im Hinweis nach §
83 Abs.
1 [X.] geäußerten, dem [X.]n günstigen Einschätzung nicht festhält.
[X.], Urteil vom 21. Juni 2016 -
X [X.] -
[X.]

-
2
-
Der X.
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhandlung vom
21.
April 2016
durch den Vorsitzenden
Richter Prof. Dr.
Meier-Beck, den
Richter Dr.
[X.], die Richterin Schuster, den Richter
Dr.
Deichfuß und
die Richterin Dr.
Kober-Dehm
für
Recht erkannt:
Auf die Berufung der [X.]n wird das Urteil des 5.
Senats ([X.]) des [X.] vom 12.
Februar 2014 abgeändert.
Das [X.] Patent 1
240
041 wird im Umfang der Patenan-sprüche
1 bis
10 und 12, soweit letzterer nicht auf Patentan-spruch
11 rückbezogen ist, mit Wirkung für die [X.] insoweit für nichtig erklärt, als sein Gegenstand über folgende Fassung der Patentansprüche hinausgeht:
1.
Anordnung zum Verbinden einer durch Ankleben an eine [X.] (3) einer Karosserie eines [X.] fest eingebauten [X.] (1) mit ei-nem an einer Kante der [X.] (1) an-grenzenden Wasserkasten (6), mittels eines an der [X.] (2) befestigten [X.]s, dadurch [X.], dass das [X.] ein an der [X.] (1) haftender [X.] (10) ist, wel-cher eine glatt und flächenbündig an die freiliegende äußere Hauptfläche der [X.] (1) an-schließende [X.] (11) aufweist, wobei die [X.] (11) glatt in die Oberseite des [X.] (6) übergeht -
3
-
und wobei die [X.] (11) auf ihrer Unterseite Mittel zum lösbaren Verbinden (12, 13) mit dem [X.] (6) aufweist, wobei sich die Mittel zum lösbaren Verbinden (12, 13) über die gesamte Länge des [X.] (10) parallel zur [X.]nunterkante er-strecken, wobei an der Unterseite der [X.] (11) eine Nut (12) ausgeformt ist, in welche ein am [X.] angeordneter Steg (13) eingesetzt ist.
2.
Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-net, dass der [X.] (10) auf seiner der [X.] (3) zugewandten Seite eine elastische Stützlippe (15) umfasst, welche auf der [X.] (3) abgestützt ist.
3.
Anordnung zum Verbinden einer durch Ankleben an eine [X.] (3) einer Karosserie eines [X.] fest eingebauten [X.] (1) mit ei-nem an einer Kante der [X.] (1) an-grenzenden Wasserkasten (6), mittels eines an der [X.] (2) befestigten [X.]s, dadurch [X.], dass das [X.] ein an der [X.] (1) haftender [X.] (10') ist, wel-cher eine glatt und flächenbündig an die freiliegende äußere Hauptfläche der [X.] (1) an-schließende [X.] (11') aufweist, wobei die [X.] (11') glatt in die Oberseite
des [X.] (6) übergeht
und wobei die [X.] (11') auf ihrer Unterseite Mittel zum lösbaren Verbinden (12', 13') mit dem [X.] (6) aufweist, wobei sich die Mittel zum lösbaren -
4
-
Verbinden (12', 13') über die gesamte Länge des [X.] (10') parallel zur [X.]nunterkante erstre-cken, wobei an der Unterseite der [X.] (11') eine hin-terschnittene Nut (12') ausgeformt ist, in welche ein am Wasserkasten angeordneter langgestreckter, har-punenartiger Zapfen (13') federnd eingreift.
4.
Anordnung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-net, dass das [X.] ein koextrudierter [X.] (10') aus zwei Kunststoffen mit unterschiedlichen Här-ten ist.
5.
Anordnung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-net, dass das [X.] ein koextrudierter [X.] (10', 15') aus zwei Kunststoffen mit unterschiedlichen Dichten ist.
6.
Anordnung nach einem der vorhergehenden [X.] 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Profil-strang (10') ein elastisches Schaumprofil (15') um-fasst, welches auf der [X.] (3) abgestützt ist.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
Die weitergehende Berufung wird zurückgewiesen.
Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.
Von Rechts wegen
-
5
-
Tatbestand:
Die
[X.] ist Inhaberin
des mit Wirkung für die [X.] erteilten [X.]n Patents 1
240
041 (Streitpatents), das am 21.
Dezember 2000 unter Inanspruchnahme der Priorität einer [X.] Vor-anmeldung vom 21.
Dezember 1999 angemeldet worden ist und eine Anord-nung zum Verbinden einer [X.] mit einem angrenzenden Bauteil betrifft. Patentanspruch
1, auf den die weiteren
Ansprüche rückbezogen sind, lautet in der Verfahrenssprache:
"Dispositif pour l'assemblage d'une vitre de véhicule à montage fixe (1), en particulier d'un pare-brise, avec un composant contigu à une arête de la vitre de véhicule, en particulier un bac à eau (6), [X.] profilée fixée à [X.], caractérisé en ce que la pièce profilée est un cordon profilé (10, 10') adhérant à la vitre de véhicule, qui présente une lèvre (11, 11') se raccordant de façon lisse et continue à la face principale libre extérieure de
la vitre de véhicule (1), et en ce que la lèvre (11, 11') présente sur sa face inférieure des moyens pour l'assem-blage (12, 12', 13, 13') avec le composant (6)."
Die Klägerin hat das Streitpatent mit Ausnahme von Anspruch 11 mit der Begründung angegriffen, sein Gegenstand sei nicht patentfähig.
Mit Urteil vom 15.
Februar 2012 hat das Patentgericht das Streitpatent im beantragten Umfang mit der Begründung für nichtig erklärt, dass sein Gegen-stand durch die [X.] Voranmeldung vorweggenommen sei, deren Priorität das Streitpatent mangels wirksamer Übertragung auf die Patentinhaberin nicht in Anspruch nehmen könne. Auf die Berufung der [X.]n hat der Senat die-ses
Urteil aufgehoben und die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung an das Patentgericht zurückverwiesen ([X.], Urteil vom 16.
April 2013 1
2
3
-
6
-

X
ZR
49/12, [X.], 712

[X.]). Im wiedereröffneten [X.] erster Instanz
hat die [X.] das Streitpatent zuletzt in einer geänder-ten Fassung verteidigt, in der Patentanspruch 1 wie folgt gefasst ist:
"Anordnung zum Verbinden einer durch Ankleben an eine [X.] (3) einer Karosserie eines Kraftfahrzeugs fest eingebauten Windschutz-scheibe (1) mit einem an einer Kante der [X.] (1) an-grenzenden Wasserkasten (6), mittels eines
an der [X.] (2) befestigten [X.]s, dadurch gekennzeichnet, dass das [X.] ein an der [X.] haftender [X.] (10, 10') ist, welcher eine glatt und flächenbündig an die freiliegende äußeren Hauptfläche der [X.] (1) anschließende [X.] (11, 11') aufweist, und dass die [X.] (11, 11') auf ihrer Unterseite Mittel zum Verbinden (12, 12', 13, 13') mit dem Wasserkasten (6) aufweist."
Zudem hat sie das Streitpatent hilfsweise in mehreren beschränkten Fassungen verteidigt.
Das Patentgericht hat das Streitpatent wiederum im beantragten Umfang für nichtig erklärt. Dagegen richtet sich die Berufung der
[X.]n, mit der sie das Streitpatent in der Fassung ihres zuletzt gestellten [X.]
mit der Maßgabe verteidigt, dass das Wort "[X.]"
durch
das Wort
"[X.]"
ersetzt wird. Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent in sechs abermals geänderten Fassungen.
Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.
Entscheidungsgründe:
I.
Das Streitpatent
betrifft eine Anordnung zum Verbinden einer Fahr-zeugscheibe mit einem angrenzenden Bauteil.
4
5
6
-
7
-
1.
Der Streitpatentschrift
zufolge
sind Anordnungen bekannt, bei denen
der Spalt zwischen der Unterkante einer [X.] und einem daran angrenzenden Bauteil durch eine abdichtende Profilleiste überbrückt wird. So zeige die [X.] [X.] 37
02
555 ([X.]) etwa in der nachstehend wiedergegebenen Figur 4 eine Abdeckplatte (1) zur Überdeckung einer Fuge zwischen einer eingeklebten [X.] (2) und einem angrenzenden Karosserieteil (3).

Die Abdeckplatte werde
mit Hilfe einer an der Unterkante der [X.] angebrachten [X.] (7) befestigt. Ein biegsamer Steg (13) sorge für eine bewegliche Verbindung der Abdeckplatte mit dem
Karosserieteil (3) und/oder mit der [X.], wodurch Toleranzen, Materialausdehnungen und Vibrationen ausgeglichen werden könnten.
Die Streitpatentschrift schildert weiter, aus der [X.] Patentschrift 42
32
554 ([X.]) und der [X.] [X.] 43
26
650 ([X.])
seien
7
8
9
-
8
-
Verfahren bekannt,
die es ermöglichten,
den
Rand einer Glasscheibe mit einem Rahmen oder einem [X.] aus einem Polymer zu versehen. Ein solches Randprofil könne auch mit Hilfe des Spritzgussverfahrens hergestellt oder vor-gefertigt und anschließend auf die [X.] geklebt und so ausgeführt werden, dass es eine flächenbündige, in die [X.]nebene verlängerte Fortsetzung der nicht berührten Hauptfläche der Glasscheibe bilde, also nur an der Stirnfläche der [X.] und der anderen Hauptfläche anliege.
2.
Das Streitpatent betrifft, wie das Patentgericht zutreffend angenom-men hat, das technische Problem, eine verbesserte Anordnung zum Verbinden einer [X.] mit einem an ihre Kante angrenzenden Bauteil zu schaf-fen.
Die Auffassung der [X.]n, bei der gebotenen objektiven Beurteilung bestehe das technische Problem allein darin, eine vorteilhafte Anordnung der [X.]nwischer dahin zu ermöglichen, dass sie in Ruheposition auf dem [X.] abgelegt werden können, ohne dass Hindernisse überwunden wer-den müssen, während es auf aerodynamische Überlegungen nicht ankomme, verengt die Bestimmung des technischen Problems in unzutreffender Weise.
Nach der Rechtsprechung des Senats ist es nicht zulässig, ohne weite-res
davon auszugehen, dass dem Fachmann die Befassung nur mit einer be-stimmten Aufgabenstellung nahegelegt war. Sofern sich nicht zweifelsfrei beur-teilen lässt, welchen Problemen sich der Fachmann ausgehend vom Stand der Technik zugewendet hätte, wäre es verfehlt, schon bei der Definition der [X.] die Frage zu prüfen, welche Anregungen dem Fachmann durch den Stand der Technik gegeben wurden. Vielmehr ist das technische Problem so [X.] und neutral zu formulieren, dass sich diese Frage ausschließlich in dem Zusammenhang stellt, in dem sie relevant ist, nämlich bei der Prüfung der erfin-10
11
12
-
9
-
derischen Tätigkeit ([X.], Urteil vom 13. Januar 2015

[X.], [X.], 352 Rn. 17

Quetiapin).
b)
Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in der mit dem zweitinstanzlichen Hauptantrag verteidigten Fassung von Patentanspruch
1 eine Anordnung vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:
1.
Anordnung zum Verbinden einer durch Ankleben an eine Tra-verse einer Karosserie eines Kraftfahrzeugs fest eingebauten [X.] mit einem an einer Kante der Windschutz-scheibe angrenzenden Wasserkasten.
2.
Die Verbindung erfolgt mittels eines an der [X.] be-festigten [X.]s.
3.
Das [X.] ist ein an der [X.] haftender Profil-strang.
4.
Der [X.]
weist eine [X.] auf,
4.1.
die glatt und flächenbündig an die freiliegende äußere Hauptfläche der [X.] anschließt und
4.2.
die an ihrer Unterseite Mittel zum Verbinden mit dem [X.] aufweist.
3.
Einige Merkmale bedürfen näherer Erläuterung.
a)
Bei einem Wasserkasten im Sinne des Streitpatents handelt es sich um eine unterhalb der [X.] angeordnete Vorrichtung, die das von der [X.] abfließende Wasser aufnimmt und ableitet und so dafür sorgt, dass es nicht in darunter liegende Bereiche des Fahrzeugs, etwa in den [X.], gelangt.
Der Anspruch enthält keine Vorgaben dazu, aus welchem Mate-rial der Wasserkasten ist.
b)
Dass der Wasserkasten an die Kante der [X.] an-grenzt, bedeutet nicht, dass er mit dieser unmittelbar in Kontakt stehen muss, sondern nur, dass er sich in räumlicher Nähe zu dieser Kante befindet. Sofern 13
14
15
16
-
10
-
zwischen beiden eine Fuge besteht, kann diese etwa durch den an der [X.] haftenden [X.] abgedichtet werden.
c)
Patentanspruch 1 enthält keine Angaben zum Material oder zur Grö-ße der [X.], sondern beschränkt sich auf die Aussage, dass es sich um einen Teil des [X.]s handelt, der
glatt und flächenbündig an die freiliegende äußere Hauptfläche der [X.] anschließt.
d)
Nach Merkmal 4.2 weist die [X.] an ihrer Unterseite Mittel zum Verbinden
mit dem Wasserkasten auf.
Dies bringt zum Ausdruck, dass die [X.] zum Verbinden mit dem Wasserkasten nicht lediglich im unteren Bereich der [X.], sondern an deren nach unten weisender Seite angeordnet sein müssen, also an derjenigen Seite, die der freiliegenden äußeren Hauptfläche der [X.] gegenüberliegt. Diese Seite muss nicht parallel zur [X.] verlaufen, sondern kann

je nachdem wie die [X.]
ange-ordnet ist

auch in einem gewissen Winkel zum Boden angeordnet sein.
II.
Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt
begründet:
Auf die zwischen den Parteien streitige Frage, wie die Wendung "vitre de véhicule à montage fixe"
zu verstehen sei, komme es nicht an. Der Offenba-rungsgehalt des Streitpatents umfasse sowohl das Verständnis der Klägerin, wonach damit eine [X.] zum festen Einbau bzw. eine fest einbau-bare [X.] gemeint sei,
wie das Verständnis der [X.]n, wonach es sich um eine fest eingebaute [X.] handeln müsse. Technisch ziele der Begriff auf eine [X.], die gegenüber der [X.] unbeweglich, also nicht versenkbar, verschiebbar, aufklappbar oder der-gleichen sei.
17
18
19
20
-
11
-
Den Gegenstand von Patentanspruch
1 nach dem zuletzt gestellten Hauptantrag sei dem Fachmann, einem Ingenieur der Fachrichtung allgemeiner Maschinenbau im Bereich der Konstruktion und Entwicklung von Kraftfahrzeu-gen, der langjährig mit [X.]-
und Übergangsproblemen im [X.]nrand-bereich sowie mit der Befestigung von [X.]n an der Karosserie befasst sei, durch den Stand der Technik, insbesondere durch das US-Patent 5
352
010 ([X.]) in Verbindung mit dem US-Patent 5
154
028 ([X.]),
nahegelegt.
[X.] zeige eine Anordnung, die sich von derjenigen nach dem [X.] nur dadurch unterscheide, dass sich die [X.] nicht glatt und flächenbündig an die freiliegende äußere Hauptfläche der [X.] anschließe. Eine solche Ausgestaltung der [X.] sei jedoch in der [X.] offenbart. Dort werde [X.] hingewiesen, dass der glatte und flächenbündige [X.] aerodyna-misch vorteilhaft sei. Für den Fachmann liege es auf der Hand, den flächen-bündig anschließenden
[X.] aus [X.] auf die Verbindungsanordnung der [X.] zu übertragen.
Der Einwand der [X.]n, das Streitpatent stelle sich nicht die [X.], eine aerodynamische Verbesserung zu erreichen, sondern ziele nur auf ei-ne verbesserte Möglichkeit der Anordnung der [X.]nwischer, greife nicht durch. Entgegen der Auffassung der [X.]n sei eine aerodynamische Aus-gestaltung nicht nur hinsichtlich der oberen Kante der [X.] erfor-derlich, sondern auch für den Übergangsbereich zwischen deren unteren Kante und dem angrenzenden Bauteil. Überdies springe dem Fachmann ins Auge, dass die in [X.] offenbarte flächenbündige Montage der [X.] Vortei-le für die Anordnung der [X.]nwischer biete.
Auch der Gegenstand von Patentanspruch
1 in der Fassung der [X.] sei nicht patentfähig.
21
22
23
24
-
12
-
III.
Das Urteil des Patentgerichts hält der Überprüfung im [X.] nur teilweise stand.

1.
Das Patentgericht hat mit zutreffender Begründung angenommen, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des [X.] durch den Stand der Technik nahegelegt ist.
a)
Das US-Patent 5
352
010 ([X.]) beschäftigt sich mit den Übergängen von plattenförmigen Bauteilen eines Kraftfahrzeugs
unter funktionalen, insbe-sondere aerodynamischen,
und
unter ästhetischen Gesichtspunkten. Dabei geht [X.] auch auf die Verbindung einer [X.] mit einem [X.]nden Bauteil ein (Sp.
2, Z.
6
ff.). Die nachstehend wiedergegebene Figur 3 zeigt ein Ausführungsbeispiel, bei
dem an die [X.]
(42) eine Dichtung (48) angeformt ist, die nicht nur an der dem Fahrzeuginneren zuge-wandten Fläche der [X.] anliegt, sondern

mit dem mit der Be-zugsziffer 54 bezeichneten
Abschnitt

auch an deren nach außen weisender Fläche.

Diese
Dichtung
weist Schlitze oder Aufnahmen (64) auf, in die eine [X.] (70) des angrenzenden Bauteils, eines [X.] oder einer Zierleiste, ein-greift. Die Stütze ist mit einem [X.] (72) versehen, der an der Unterseite der Dichtung anliegt.
25
26
27
28
-
13
-
Das Patentgericht hat angenommen, dass damit eine Anordnung offen-bart ist, die
sämtliche Merkmale von Patentanspruch
1 mit Ausnahme von Merkmal 4.1 vorwegnimmt. Gegen diese zutreffende Beurteilung wendet sich die [X.] nicht.
b)
Um von [X.] zum Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des [X.] zu gelangen, bedarf es lediglich einer Modifikation dahin, dass die Dichtung nicht beide Flächen der [X.] umfasst, son-dern so gestaltet ist, dass sie nur an der inneren Hauptfläche der [X.] und an deren Umfangskante anliegt, jedoch glatt und flächenbündig an die äußere Hauptfläche der [X.] anschließt. Eine Anregung hierzu erhält der [X.], wie das Patentgericht weiter zutreffend ausgeführt hat, aus dem US-Patent 5
154
028 ([X.]). [X.] beschäftigt sich mit einer [X.] und schlägt vor, diese bündig mit der Außenhaut des Fahrzeugs zu verbinden, was aerodynamisch und ästhetisch vorteilhaft sei. Hierzu sollen Verbindungsmittel
so
an der [X.] angebracht werden, dass sie nicht die Außenfläche der [X.] umfassen. Zugleich sollen sie eine [X.] umfassen, die eine Abdichtung zu einem im Wesentlichen in [X.] liegenden benachbar-ten
Teil des Fahrzeugs bildet. In der nachstehend wiedergegebenen Figur
3 der [X.] sind
die [X.] mit dem Bezugszeichen 30, die Verbindungsmittel mit dem Bezugszeichen
27 und die [X.] mit dem Bezugszeichen
32'
bezeichnet:

29
30
-
14
-
c)
Anders als die [X.] meint, ergibt
sich für den Fachmann aus dem Stand der Technik eine Anregung, eine solche
Gestaltung des an der [X.] befestigten [X.]s, bei dem die [X.] glatt und flächenbündig an die freiliegende äußere Hauptfläche der [X.] anschließt, auf die in [X.] beschriebene Gestaltung zu übertragen.
In der [X.] ist eine Gestaltung, die es ermöglicht, die [X.] bündig mit der Außenhaut des Fahrzeugs einzubauen, als ästhetisch vorteilhaft beschrieben. Gerade wenn es um den [X.] eines [X.] geht, liegt für den Fachmann zudem auf der Hand, dass
ein glatter und flächenbündi-ger [X.] der [X.] an die [X.] geeignet ist, den Ablauf des Wassers in den Wasserkasten zu verbessern.
Sowohl die [X.] als auch die [X.] verweisen zudem darauf, dass ein glatter und flächenbündiger [X.] der [X.] an die [X.] aerody-namische Vorteile bietet. Der Einwand der [X.]n, beim [X.] des [X.] spiele der Gesichtspunkt der Aerodynamik keine Rolle, weil der Wasserkasten unter der Motorhaube angeordnet sei, greift nicht durch. [X.] in der Fassung des [X.] kann nicht entnommen wer-den, dass der in Merkmal
4.1 beschriebene [X.] der [X.] an die [X.] notwendigerweise unterhalb der Motorhaube liegt und daher nicht vom Fahrtwind angeströmt wird. Ob es sich so verhält, hängt
von der kon-kreten Ausgestaltung, insbesondere von der Dimensionierung der [X.] ab. So zeigt etwa die Figur
3 der [X.] eine Gestaltung, bei der der Übergang der [X.] zur [X.] oberhalb der Motorhaube liegt. Aerodynamische Überlegun-gen wird der Fachmann zudem jedenfalls hinsichtlich der oberhalb der [X.] liegenden Teile der [X.], etwa ihrer Oberkante anstellen. Erkennt er, dass es in diesem Bereich vorteilhaft ist, den [X.] glatt und flä-chenbündig an die freiliegende äußere
Hauptfläche der [X.] anzuschließen, 31
32
33
-
15
-
wird er schon aus Gründen der Vereinfachung des Herstellungsverfahrens, wie es etwa in [X.] und [X.] beschrieben ist, erwägen, diese Gestaltung einheitlich über die gesamte Länge des Randes der [X.] und damit auch an deren Unterkante vorzusehen.
Eine Anregung, die [X.] glatt und flächenbündig an die äußere Haupt-fläche der [X.] anzuschließen, ergibt sich im Übrigen auch aus dem US-Patent 4
546
986 ([X.]), in der eine solche Gestaltung gezeigt wird. In diesem Zusammenhang wird in [X.] ausgeführt, dass eine Anordnung, bei der die Dichtung zwischen der [X.] und dem benachbarten Metallteil sich über das Niveau der angrenzenden Flächen erhebt, als aerodynamisch nachteilig angesehen werde.
Der Einwand der [X.]n, der Fachmann werde von einer solchen Ge-staltung durch die Überlegung abgehalten, ein [X.], dessen [X.] glatt und flächenbündig an die äußere Hauptfläche der [X.] [X.], halte die Belastungen nicht aus, die bei der Herstellung der Verbindung von [X.] und Wasserkasten auftreten, greift nicht durch. Ob und in welchem Maße solche Belastungen auftreten, hängt von zahlreichen Faktoren, insbe-sondere der konkreten Ausgestaltung der Verbindungsmittel ab. Im Stand der Technik werden, wie etwa [X.] und [X.] belegen, [X.] zwischen [X.] und [X.], die sich auf die [X.] und einen Abschnitt einer Hauptfläche beschränken, als hinreichend stabil angesehen. [X.] kann nicht angenommen werden, dass eine Haftverbindung zwi-schen [X.] und [X.] nicht geeignet sei, den bei
der Her-stellung der Verbindung von Wasserkasten und [X.] auftretenden
Belastun-gen standzuhalten.
2.
Die Verteidigung des Streitpatents in der Fassung der Hilfsanträge
I bis III ist zulässig. Zwar hat die Klägerin der Verteidigung des Streitpatents in 34
35
36
-
16
-
den geänderten Fassungen nicht zugestimmt, die darin liegende Antragsände-rung ist jedoch sachdienlich (§
116 Abs.
2 Nr.
1 [X.]).
a)
Nach der Rechtsprechung des [X.] ist die erstmals in der Berufungsinstanz geltend gemachte Verteidigung eines Patents in geänder-ter Fassung in der Regel gemäß §
116 Abs.
2 [X.] zulässig, wenn der [X.] mit der Änderung einer von der erstinstanzlichen Beurteilung abweichenden Rechtsauffassung des [X.] Rechnung trägt und den [X.] auf dasjenige einschränkt, was sich nach Auffassung des Patentgerichts schon aus der erteilten Fassung ergibt
([X.], Urteil vom 28.
Mai 2013

X
ZR
21/12,
GRUR
2013, 912 Rn.
57 -
Walzstraße). Gleiches gilt für den Fall, dass das Patentgericht in dem nach §
83 Abs.
1 [X.] erteilten Hinweis nur einzelne [X.] des [X.] aufgreift und der [X.] daher keinen An-lass hat, zusätzlich zu [X.],
die dem erteilten Hinweis Rechnung tra-gen, vorsorglich weitere Hilfsanträge im Hinblick auf [X.] zu stellen, auf die das Patentgericht in seinem Hinweis nicht eingegangen ist oder die es als nicht aussichtsreich eingeschätzt hat ([X.], Urteil vom
27.
Mai 2014

X
ZR
2/13, GRUR
2014, 1026 Rn.
31 -
Analog-Digital-Wandler).
Dagegen kann die hilfsweise Verteidigung des Streitpatents mit geänder-ten Ansprüchen in der Berufungsinstanz regelmäßig nicht als sachdienlich im Sinne von §
116 Abs.
2 Nr.
1 [X.] angesehen werden, wenn der [X.] dazu in Anbetracht seiner Prozessförderungspflicht bereits in erster Instanz Veran-lassung hatte
([X.], Urteil vom 15.
Dezember 2015

X
ZR
111/13, GRUR
2016, 365
Rn. 26

Telekommunikationsverbindung).
Unter den hier gegebenen Umständen kann der [X.]n ein nachläs-siges Verhalten nicht zur Last gelegt werden.
Das Patentgericht hat in seinem Hinweis nach § 83 Abs. 1 [X.] die vor-läufige Einschätzung geäußert, der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei zwar 37
38
39
40
-
17
-
nicht in der erteilten Fassung, jedoch in der Fassung des damaligen [X.], der dem jetzigen Hauptantrag entspricht, patentfähig. Die [X.] hat diesen Hinweis zum Anlass genommen, den damaligen Hilfsantrag als neuen Hauptantrag zu stellen. Der Hinweis gab ihr jedoch keine Veranlassung zu wei-teren [X.].
Nach dem Hinweis des Patentgerichts hat die Klägerin ihr Vorbringen zur fehlenden Patentfähigkeit des Gegenstands des jetzigen [X.] ergänzt und hierzu eine Reihe weiterer Entgegenhaltungen vorgelegt und erörtert. Die [X.] musste dies nicht zum Anlass nehmen, vorsorglich weitere Hilfsanträ-ge zu stellen, solange das Patentgericht keine Änderung seiner [X.] bekundete. Sie war deshalb nicht gehalten, schon innerhalb der ihr vom Patentgericht nach § 83 Abs. 2 [X.] gesetzten Frist auf das weitere [X.] der Klägerin mit neuen [X.] zu reagieren. Eine andere Beurtei-lung ist schon deshalb nicht angezeigt, weil die [X.] sonst möglicherweise schlechter stünde,
als wenn das entsprechende Vorbringen der Klägerin bereits vor dem qualifizierten Hinweis des Patentgerichts erfolgt wäre.
Erst in der mündlichen Verhandlung wurde die [X.] vom [X.] darüber in Kenntnis gesetzt, dass es unter dem Eindruck des ergänzten Vorbringens der Klägerin an seiner im Hinweisbeschluss geäußerten vorläufi-gen Einschätzung nicht mehr festhalte. Erst diese Mitteilung musste der [X.]n Anlass geben zu prüfen, ob und gegebenenfalls in welcher Form eine Ver-teidigung des Streitpatents in einer weiter beschränkten Fassung in Betracht komme. Sie hat daraufhin erklärt, das Streitpatent hilfsweise in mehreren be-schränkten Fassungen verteidigen zu wollen, damals jedoch noch nicht die Fassungen zur Entscheidung gestellt, in denen sie das Streitpatent nunmehr mit den [X.] I bis III verteidigt. Dies steht der Sachdienlichkeit dieser Anträge jedoch nicht entgegen.
41
42
-
18
-
Bei der Prüfung der Frage, ob und gegebenenfalls in welcher Form eine beschränkte Verteidigung des Streitpatents in einer geänderten Fassung in [X.] kommt, sind im Hinblick auf die Anforderungen an die Zulässigkeit einer solchen Verteidigung und ihre Erfolgsaussichten komplexe Überlegungen an-zustellen. Dies wird regelmäßig dagegen sprechen, dem Patentinhaber eine Vernachlässigung der Pflicht zur Prozessförderung zur Last zu legen, wenn es ihm nicht gelingt, diese Überlegungen während der mündlichen Verhandlung vor dem Patentgericht abzuschließen. Dies gilt insbesondere dann, wenn

wie hier

dem Protokoll der mündlichen Verhandlung nicht zu entnehmen ist, ob
das Patentgericht deutlich gemacht hat, auf welchen konkreten Überlegungen die Änderung der vorläufigen Einschätzung beruht, so dass es für den [X.] nicht ohne Weiteres erkennbar ist, welche Beschränkungen
zweckmä-ßig sein können, um den Bedenken des Gerichts Rechnung zu tragen.
Die Verteidigung des Streitpatents in der Fassung der [X.] bis III ist danach zulässig.
Ob dies auch für die [X.]V bis VI gilt, bedarf keiner Entscheidung, da die Berufung, wie sich aus den nachstehenden [X.] ergibt, mit Erfolg geltend macht, dass das Streitpatent in der [X.] von Hilfsantrag II Bestand hat.
b)
Der Gegenstand der [X.] bis III geht nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen (WO
01/45974) hinaus.
aa)
Die Merkmale von Hilfsantrag I lassen sich wie folgt gliedern, wobei die Änderungen gegenüber dem Hauptantrag hervorgehoben sind:
1.
Anordnung zum Verbinden einer durch Ankleben an eine Tra-verse einer Karosserie eines Kraftfahrzeugs fest eingebauten [X.] mit einem an einer Kante der Windschutz-scheibe angrenzenden Wasserkasten.
2.
Die Verbindung erfolgt mittels eines an der [X.] be-festigten [X.]s.
43
44
45
46
-
19
-
3.
Das [X.]
ist ein an der [X.] haftender Profil-strang.
4.
Der [X.]
weist eine [X.] auf,
4.1.
die glatt und flächenbündig an die freiliegende äußere Hauptfläche der [X.] anschließt,
4.1'
die glatt in die Oberseite des [X.] übergeht,
4.2.
die an ihrer Unterseite Mittel zum lösbaren
Verbinden mit dem Wasserkasten aufweist,
4.2'
wobei sich die Mittel zum lösbaren Verbinden über die gesamte Länge des [X.]s parallel zur [X.] erstrecken.
Die Figuren
1 und 2
der [X.], die denen der Streitpatentschrift entsprechen, zeigen eine [X.], die glatt in die Oberseite des [X.] übergeht (s. auch S.
6, Z.
33 bis S.
7,
Z.
2), ferner ist dort beschrieben (S.
5, Z.
23 ff.), dass zwischen [X.] und dem angrenzenden Bauteil eine lös-bare Verbindung hergestellt wird und dass sich diese Verbindung über die ge-samte Länge des [X.]s am unteren Rand der [X.] erstreckt.
Der Zulässigkeit der Verteidigung von Patentanspruch 1 in dieser [X.]
steht nicht entgegen, dass die [X.] nicht sämtliche Merkmale des in Figur
1 gezeigten Ausführungsbeispiels in Patentanspruch
1 aufgenommen hat. Eine Fassung des Patentanspruchs, die gegenüber den ursprünglichen [X.] eine Verallgemeinerung enthält, ist nicht unter allen Umständen ausgeschlossen. Solche Verallgemeinerungen sind vielmehr unter der [X.] zulässig, dass sich die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen anhand eines Ausführungsbeispiels oder in sonstiger Weise beschriebenen
Anweisungen für den Fachmann als Ausgestaltung der im Patent umschriebe-nen allgemeineren technischen Lehre darstellen und diese Lehre in der im [X.] offenbarten Allgemeinheit bereits den ursprünglich eingereichten Unterla-gen unmittelbar und eindeutig als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar ist ([X.], Urteil vom 17.
Februar 2015

X
ZR
161/12, [X.]Z
204, 47
48
-
20
-
199 Rn.
29 -
Wundbehandlungsvorrichtung; Urteil vom 11.
Februar 2014

X
ZR
107/12, [X.]Z
200, 63 Rn.
23
-
Kommunikationskanal). Solche Verall-gemeinerungen sind in der Rechtsprechung des Senats vor allem dann [X.] worden, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels, die zusammengenommen, aber auch für sich betrachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind, nur eines oder nur einzelne in den Anspruch aufgenom-men worden sind ([X.]Z
200, 63 Rn.
23 = [X.], 542 Rn.
24

Kommu-nikationskanal, mwN). Unzulässig ist eine Verallgemeinerung hingegen insbe-sondere dann, wenn den ursprünglich eingereichten Unterlagen zu entnehmen ist,
dass einzelne Merkmale in untrennbarem Zusammenhang miteinander ste-hen, der Patentanspruch diese Merkmale aber nicht in ihrer Gesamtheit [X.]
([X.], Beschluss vom 11. September 2001

X
ZB
18/00, [X.], 49

Drehmomentübertragungseinrichtung). Hierfür ist im Streitfall nichts ersicht-lich.
bb)
Nach Hilfsantrag
II kommt
als Merkmal 4.3
hinzu, dass an der [X.] der [X.] eine Nut ausgeformt ist, in welche ein am Wasserkasten ange-ordneter Steg eingesetzt ist.
Bereits in der ursprünglichen Anmeldung wird in der Beschreibung der Figuren
1 und 2 erläutert, dass die [X.] an der Unterseite eine Nut (rainure) aufweist, in die ein am Wasserkasten angeordneter Steg (nervure) eingreift (WO
01/45974, S.
7, Z.
2 bis 4). Der Gegenstand von Patentanspruch
1 geht damit auch in dieser weiter beschränkten Fassung nicht über den Inhalt der ur-sprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen hinaus.
cc)
In der Fassung von Hilfsantrag
III wird Patentanspruch
1 durch die Anweisung ergänzt, dass auf der von der [X.] wegweisenden Seite des Stegs des [X.] ein Stützprofil vorgesehen ist, das den Wasserkasten an 49
50
51
-
21
-
der [X.] abstützt. Ein solches Stützprofil ist bereits in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen beschrieben (S.
7, Z.
3 bis 5).
3.
Auch in der Fassung nach Hilfsantrag I ist der
Gegenstand von [X.] jedoch durch den Stand der Technik nahegelegt und damit nicht patentfähig.
a)
Im Stand der Technik waren aus [X.] (Figur
2 bis 4), [X.]
(Figur
3), und [X.] (Figur
3)
Gestaltungen bekannt,
bei denen die Dichtung nicht nur an die [X.], sondern auch an die Oberfläche des benachbarten Bauteils glatt anschließt. Es bedurfte daher keiner erfinderischen Bemühungen des Fachmanns, um einen solchen [X.] der [X.] des [X.]s auch für den Fall der Verbindung mit einem Wasserkasten vorzusehen, vielmehr liegt eine solche Ausführung schon im Hinblick auf die Zweckbestimmung des [X.]s nahe, weil ein glatter Übergang das Abfließen des Wassers von der [X.] in den Wasserkasten erleichtert.
b)
Auch Mittel zum lösbaren Verbinden einer [X.] mit einem be-nachbarten Bauteil, die sich über die gesamte Länge des [X.]s parallel zur [X.]nunterkante erstrecken, waren im Stand der Technik bekannt. [X.] befasst sich nach der zusammenfassenden Beschreibung der Erfindung auch mit einer lösbaren Verbindung der benachbarten Teile (Sp.
1, Z.
52 bis 55: [X.] in replacement and easy access; s. ferner
Sp.
4, Z.
59
f.).
Zur Beschreibung des in der bereits oben wiedergegebenen Figur
3 gezeigten Aus-führungsbeispiels wird ausgeführt, dass das Dichtungsprofil
(62)
eine Vielzahl von Schlitzen oder Ausnehmungen (64) aufweist, die sich den Flansch entlang erstrecken. Der Fachmann erkennt, dass diese Schlitze
und der unmittelbar an die dadurch gebildete Öffnung angrenzende Bereich der Unterseite der [X.], an den sich der [X.] (72) anlegt, wenn die Stütze (70) durch die Öffnung 52
53
54
-
22
-
gesteckt wird, Mittel zum Verbinden der [X.] mit dem angrenzenden Bauteil darstellen. Selbst wenn in [X.] nicht unmittelbar und eindeutig offenbart ist, dass sich die Schlitze über die gesamte Länge des [X.]s entlang der Unterkante der [X.] erstrecken, entnimmt ihr der Fachmann doch zumindest, dass nicht nur ein Schlitz vorgesehen ist, sondern eine Viel-zahl solcher Schlitze, die sich über eine gewisse Strecke des [X.]s er-strecken. Der Hinweis der [X.]n, [X.] zeige nur eine Mehrzahl von Schlit-zen und damit keine kontinuierliche Erstreckung der Verbindungsmittel, greift nicht durch, weil Hilfsantrag I nicht auf Verbindungsmittel beschränkt ist, die sich kontinuierlich über die gesamte Länge des [X.]s erstrecken.
c)
Danach ist die Kombination der Merkmale gemäß Hilfsantrag I durch den Stand der Technik nahegelegt.
4.
Mit Erfolg macht die Berufung
jedoch geltend, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag II patentfähig ist.
a)
Durch Merkmal 4.3 werden die Mittel
zum Verbinden der [X.] mit dem Wasserkasten dahin konkretisiert, dass an der Unterseite der [X.] eine Nut ausgeformt ist, in welche ein am Wasserkasten angeordneter Steg einge-setzt ist. Wie oben bereits ausgeführt, bringt Merkmal 4.2 zum Ausdruck, dass die Mittel zum Verbinden mit dem Wasserkasten nicht lediglich im unteren Be-reich der [X.], sondern an deren nach unten weisender Seite angeordnet sein müssen, und damit
gegenüber der Oberseite der [X.], die einerseits an die freiliegende äußere Hauptfläche der [X.] und andererseits an den Wasserkasten anschließt. Diese Seite muss nicht parallel zur [X.] verlaufen, sondern kann

je nach dem Neigungswinkel der Windschutz-scheibe

auch in einem gewissen
Winkel zum Boden angeordnet sein. Für die Auslegung von Merkmal 4.3 ergibt sich daraus, dass die Öffnung der Nut, in die der am Wasserkasten angeordnete Steg eingreift,
nach unten weist.
55
56
57
-
23
-
b)
Der Stand der Technik nimmt
den so gefassten Gegenstand von [X.] weder vorweg noch
legt er ihn nahe.
aa)
Es kann offen bleiben, ob die beiden Fahrzeuge vom Typ [X.], auf die die Klägerin ihren Vortrag stützt, die Lehre nach dem Streitpatent sei offenkundig vorbenutzt worden, vor dem [X.] eine [X.] mit einer die Fuge zum angrenzenden Wasserkasten übergreifenden Ab-deckung aufwiesen, wie sie die Abbildungen in den Schriftsätzen der Klägerin vom 20. Dezember 2013 und vom 25. Mai 2016 zeigen. Selbst
wenn dies [X.], wäre
damit der Gegenstand von Patentanspruch 1
nach Hilfsantrag II nicht vorweggenommen
worden. An der aus den genannten Abbildungen ersichtli-chen
[X.] ist zwar eine Nut
ausgeformt. Diese befindet sich jedoch nicht an der Unterseite der [X.], vielmehr weist ihre Öffnung -
wie die nachstehend eingeblendete Fotografie zeigt

nach oben. Entsprechend wird der an der Wasserkastenabdeckung angebrachte Steg von oben in diese Nut eingesetzt. Damit fehlt es jedenfalls an einer Offenbarung von Merkmal 4.3.

bb)
Die [X.] [X.] 32 04 351 ([X.]) zeigt in Figur 2 zwar einen [X.] zur Herstellung einer Abdichtung zwischen einer Fahr-58
59
60
-
24
-
zeugscheibe und einem angrenzenden Bauteil, der eine Nut aufweist, in die ein an diesem Bauteil angeordneter Steg eingreift. Die Öffnung der Nut findet sich dort zwar im unteren Bereich der [X.], doch weist ihre Öffnung nicht nach un-ten, sondern zur Seite. Sie ist damit im Wesentlichen so ausgerichtet wie die [X.]. Ähnliche Gestaltungen zeigen auch die [X.] [X.] ([X.], dort Figur 1), die [X.] Patentanmeldung 163 195 ([X.], dort Figur 2) sowie das US-Patent 4 546 986 ([X.], dort Figuren 3 und 4).

cc)
Die [X.] hat keine Anhaltspunkte dafür aufgezeigt, dass sich aus diesem Stand der Technik
für den Fachmann die Anregung ergibt, die [X.] so zu gestalten, dass die Öffnung der Nut um etwa 90° gedreht wird, also nach unten weist,
und die Anordnung am benachbarten Bauteil angebrachten Stegs, der in diese Nut eingreifen soll, entsprechend geändert wird.
5.
Danach erweist sich die Berufung der [X.]n als begründet, so-weit sie geltend macht, dass der Gegenstand des Streitpatents gemäß Hilfsan-trag II patentfähig ist und die Nichtigkeitsklage der Klägerin in entsprechendem Umfang abzuweisen ist. Die weitergehende Berufung der [X.]n bleibt er-folglos.
61
62
-
25
-
IV.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 [X.] i.V. mit §§ 92 Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO. Aus dem Vortrag der Parteien ergeben sich keine greif-baren Anhaltspunkte zum Verhältnis des Werts des Patents in der erteilten Fassung und in der Fassung, hinsichtlich der
die Nichtigkeitsklage erfolglos
bleibt. Danach sind die Kosten gegeneinander aufzuheben. Aus den gleichen Gründen, aus denen die Zulassung der [X.] bis III als sachdienlich anzusehen ist, kommt eine entsprechende Anwendung von § 97 Abs. 2 ZPO nicht in Betracht.
Meier-Beck
[X.]
Schuster

Deichfuß
Kober-Dehm
Vorinstanz:
[X.], Entscheidung vom 12.02.2014 -
5 Ni 59/10 (EP) -

63