Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 20.05.2010, Az. Xa ZR 62/07

[X.]IM NAMEN DES VOLKES URTEIL Xa ZR 62/07 Verkündet am: 20. Mai 2010 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der [X.] - 2 - Der [X.] des [X.] hat auf die mündliche [X.] vom 20. Mai 2010 durch [X.] und [X.], die Richterin Mühlens und [X.] [X.] und [X.] für Recht erkannt: Auf die Berufung der Beklagten wird das am 27. Februar 2007 [X.] [X.]eil des 4. [X.]s ([X.]) des Bundespa-tentgerichts abgeändert und wie folgt neu gefasst: Das [X.] Patent 579 705 wird mit Wirkung für das [X.] dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass sein Patentanspruch 1 folgende Fassung erhält: "1. Abscheider zur Trennung eines [X.], insbe-sondere von [X.], mit einem einzigen Einlass (2) für das zu trennende Gemisch, und einem Auslass (3) für die abgetrennte Flüs-sigkeit, mit einer Vollmantelzentrifuge (5), die eine an der Oberseite an-geordnete [X.] (10), eine dem Flüssigkeitsauslass (3) zuge-ordnete Übertrittsöffnung (11) und einen Feststoffablauf (12) aufweist, mit einem unterhalb des [X.] (12) abnehmbar angeordneten [X.] (6) für die nach jeder Zentrifugierphase unter Schwer-krafteinwirkung mit einem Restflüssigkeitsanteil abfließenden Feststoffe, mit einer Pumpe (9), die ein sich bis oberhalb einer maximalen, vorgege-benen Sedimentationshöhe nach unten in den [X.] (6) erstre-ckendes Ansaugrohr (14) aufweist, und mit einer Leitung (19), die die Druckseite der Pumpe (9) mit der [X.] (10) der Zentrifuge (5) verbindet, dadurch gekennzeichnet, dass der Einlass (2) für das zu tren-nende Gemisch an der Oberseite des [X.]s (6) vorgesehen ist." Die weitergehende Klage wird abgewiesen. Die Kosten des Rechtsstreits werden der Klägerin auferlegt. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: Die Beklagten sind Inhaber des am 1. April 1992 unter Inanspruchnahme der Priorität einer Patentanmeldung in [X.]vom 12. April 1991 angemel-deten, auch mit Wirkung für die [X.] erteilten europä-ischen Patents 579 705 ([X.]), das einen Abscheider zur Trennung eines [X.] betrifft. Der allein angegriffene [X.] lautet in der [X.]: 1 "1. Abscheider zur Trennung eines [X.], insbe-sondere von [X.], mit einem [X.] (2) für das zu tren-nende Gemisch, und einem Auslaß (3) für die abgetrennte Flüssigkeit, mit einer Vollmantelzentrifuge (5), die eine an der Oberseite angeordne-te[n] [X.] (10), eine dem Flüssigkeitsauslaß (3) zugeordnete Übertrittsöffnung (11) und einen Feststoffablauf (12) aufweist, mit einem unterhalb des [X.] (12) abnehmbar angeordneten [X.] (6) für die nach jeder Zentrifugierphase unter Schwerkrafteinwir-kung mit einem Restflüssigkeitsanteil abfließenden Feststoffe, mit einer Pumpe (9), die ein sich bis oberhalb einer maximalen, vorgegebenen Sedimentationshöhe nach unten in den [X.] (6) erstreckendes Ansaugrohr (14) aufweist, und mit einer Leitung (19), die die Druckseite der Pumpe (9) mit der [X.] (10) der Zentrifuge (5) verbindet, dadurch gekennzeichnet, dass der [X.] (2) für das zu trennende [X.] an der Oberseite des [X.]s (6) vorgesehen ist." Die ursprüngliche Klägerin, aus der die jetzige Klägerin durch formwan-delnde Umwandlung hervorgegangen ist, hat, gestützt auf den Nichtigkeits-grund der mangelnden Patentfähigkeit, die Nichtigerklärung des [X.] im Umfang seines Patentanspruchs 1 beantragt. Sie hat sich auf die Veröffentli-chung der [X.]n Patentanmeldung 300 439 ([X.]), die internationalen Anmeldungen [X.] ([X.]) und [X.] ([X.]) sowie auf die Unter-lagen des [X.] Gebrauchsmusters 87 02 001 ([X.]) gestützt, die mit Aus-nahme der [X.] sämtlich die Beklagten als Erfinder oder Inhaber ausweisen. 2 Das Patentgericht hat das Streitpatent mit Wirkung für die [X.] im Umfang seines Patentanspruchs 1 für nichtig erklärt. 3 - 4 - Hiergegen richtet sich die Berufung der beklagten Patentinhaber, die mit ihr das Streitpatent mit der aus dem Tenor ersichtlichen Fassung seines [X.] verteidigen. Die Klägerin verteidigt das angefochtene [X.]eil. 4 Im Auftrag des [X.]s hat Professor Dr. P. , [X.], ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat. 5 Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung führt unter Abänderung des angefochtenen Ur-teils zur Abweisung der Nichtigkeitsklage, soweit die Beklagten Patentanspruch 1 verteidigen. Dabei ist es für die Zulässigkeit des Rechtsmittels unschädlich, dass die Patentinhaberinnen als Berufungsklägerinnen zunächst in der Beru-fungsschrift den unzutreffenden Antrag gestellt haben, "das Patent in vollem Umfang mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] für nichtig zu erklären", denn das erst in der [X.] tatsächlich gewollte Klageziel, die vollständige Abweisung der Nichtig-keitsklage, ergab sich von Anfang an mit hinreichender Deutlichkeit aus der [X.] des angefochtenen [X.]eils und dem zugleich gestellten Kostenantrag (vgl. [X.], [X.]. v. 05.06.1997 - [X.], bei [X.] Nichtigkeits-rechtsprechung in [X.], [X.] 1994-1998, 571; [X.]. v. 13.01.2004 - [X.], [X.], [X.] 110-122 Nr. 64; [X.]. v. 06.04.2004 - [X.]/00, [X.]. 2005, 22 red. [X.].). 6 I. Das Streitpatent betrifft einen Trennabscheider, insbesondere für den-tale Abwässer. Solche Abscheider werden in der [X.] verwendet, wo Feststoff, der z.B. aus Knochen- und Zahnsplittern, Amalgamstücken oder Zell-stoffresten bestehen kann, von der Flüssigkeitsphase, die wesentlich aus [X.] - 5 - flüssigkeit und [X.]eichel besteht, abzutrennen ist. Bekannte Abscheider, wie sie z.B. in der [X.] beschrieben sind, weisen einen Einlass für das zu trennende Gemisch, einen Auslass für die abgetrennte Flüssigkeit, eine Vollmantelzentri-fuge, eine an der Oberseite angeordnete [X.], eine dem [X.] zugeordnete Übertrittsöffnung und einen Feststoffablauf auf. Sie verfügen über einen unterhalb des [X.] abnehmbar angeordneten [X.] für die nach dem Zentrifugieren mit einem Restflüssigkeitsanteil abfließenden Feststoffe, eine Pumpe, die ein Ansaugrohr aufweist, sowie eine Leitung, die die Druckseite der Pumpe mit der [X.] der Zentrifuge verbindet ([X.]. [X.]. 1 Z. 3-20). An diesem Abscheider bemängelt das Streitpatent, dass ein Vorsieb er-forderlich ist, um zu verhindern, dass vornehmlich aus der [X.]eischale größere Partikel in die [X.]kammer gelangen, die eine Unwucht in der [X.] verursachen oder den Reinheitsgrad der Flüssigkeit verringern können. 8 Durch die Erfindung soll der Abscheider in einer Weise vereinfacht wer-den, dass der Zentrifuge nur Feststoffteile in störungsfrei zu verarbeitender Größe zugeführt werden (vgl. [X.]. [X.]. 1 Z. 47-51). 9 Hierzu stellt Patentanspruch 1 des [X.] in seiner verteidigten Fassung einen Abscheider unter Schutz mit 10 (1) einem einzigen Einlass für das zu trennende Gemisch (2) einem Auslass für die abgetrennte Flüssigkeit, - 6 - (3) einer Vollmantelzentrifuge, die (3.1) eine an der Oberseite angeordnete [X.], (3.2) eine dem Flüssigkeitsauslass zugeordnete Übertrittsöff-nung und (3.3) einen Feststoffablauf aufweist, (4) einem [X.] (für die nach jeder Zentrifugierphase un-ter Schwerkrafteinwirkung mit einem Restflüssigkeitsanteil ab-fließenden Feststoffe), (4.1) der unterhalb des [X.] abnehmbar angeord-net ist und (4.2) an dessen Oberseite der [X.] vorgesehen ist, (5) einer Pumpe mit (5.1) einem Ansaugrohr, das sich bis oberhalb einer maxima-len, vorgegebenen Sedimentationshöhe nach unten in den [X.] erstreckt, und (5.2) einer Leitung, die die Druckseite der Pumpe mit der Ein-lassöffnung der Zentrifuge verbindet. - 7 - [X.]ieben ist dabei ein Abscheider für ein [X.] und nicht für ein Dreiphasengemisch, wie etwa bei bestimm-ten Ausführungsformen der [X.] und der [X.], bei der zusätzlich Saugluft anfällt. Jedoch lässt sich ein heute weitgehend üblicher Abscheider für ein Dreiphasen-gemisch zwanglos in die Luftabscheidung und eine anschließende Abscheidung der festen von der flüssigen Phase auftrennen. Durch die Anordnung des einzi-gen Einlasses an der Oberseite des [X.]s (Merkmal 2.1) soll - was sich nach Patentanspruch 1 in seiner erteilten Fassung nicht mit der notwendi-gen Klarheit ergab - erreicht werden, dass das Gemisch zunächst in den Ab-setzbehälter gelangt, in dem die größeren Teile zu Boden sinken ("sedimentie-ren") und so von der Pumpe nur die Flüssigkeit und die feinen und feinsten Feststoffteilchen in die Zentrifuge überführt werden ([X.]. [X.]. 1 Z. 55 - [X.]. 2 Z. 5). Dies wird durch die geänderte Formulierung erfasst, denn dann, wenn der einzige Einlass an der Oberseite des Abscheiders angeordnet ist, führt dies zwangsläufig zu einer Sedimentierung vor Erreichen der Zentrifuge. Einer be-sonderen Abtrennung grober Teilchen durch ein Vorsieb oder dergleichen [X.] es damit nicht mehr. 11 II. Das Patentgericht hat die teilweise Nichtigerklärung des [X.] im beantragten Umfang damit begründet, dass sich dessen Gegenstand für den Fachmann, einen Diplomingenieur der Fachrichtung Feinwerktechnik mit Erfah-rungen auf dem Gebiet der Medizintechnik, in nahe liegender Weise aus der [X.] ergebe, aus der ein Abscheider bekannt sei, bei dem eine Luftabscheideeinrich-tung einen [X.] für ein Saugluft-[X.] auf-weise. Nach Abtrennung der Luft werde das verbleibende Feststoff-Flüssigkeitsgemisch dem [X.] zugeführt und in einem Abscheider weiterbehandelt ([X.]ur 4). Zwar sei im Unterschied zum Streitpatent der Ab-setzbehälter nicht unterhalb des [X.] der Zentrifuge angeordnet, sondern neben der Zentrifuge und über eine Pumpe und eine Leitung mit dem 12 - 8 - Feststoffablauf verbunden. Die Anordnung des [X.] sei für den Fachmann aber eine einfache konstruktive Maßnahme, die er abhängig von den [X.] und dem Platzangebot vornehme. Die [X.] offenbare bereits, dass der [X.] auch über der Zentrifuge ([X.]ur 1) oder unter derselben ([X.]ur 3) angeordnet werden könne. Die Berufung macht hiergegen neben tatsächlich nicht vorliegenden (vgl. [X.], [X.]. v. 16.09.2008 - [X.], [X.], 91 - Antennenhalter) und jedenfalls im Berufungsverfahren geheilten Verfahrensfehlern in der Sache geltend, dass es die Abscheider nach der [X.] nicht verhinderten, dass auch ver-hältnismäßig große Partikel in die Zentrifuge gelangen könnten, weil auch diese Entgegenhaltung eine unmittelbar zur Zentrifuge führende [X.]-kammer vorsehe ([X.]uren 1 und 3). Es habe deshalb nicht nahe gelegen, die Ausführungsform nach den [X.]uren 4 und 6 mit einem zusätzlichen [X.] und einem oberhalb des [X.]s angeordneten Luft-Flüssigkeits-Feststoff-[X.] bei Verzicht auf den [X.] nach Art der Ausführungsform der [X.]ur 3 derart abzuändern, dass der [X.] an der Oberseite eines unterhalb des [X.] der Zentrifuge ange-ordneten [X.]s vorgesehen wird. 13 III. Diesem Vorbringen kann der Erfolg nicht versagt bleiben. Der [X.] kann der Beurteilung des Naheliegens durch das Patentgericht nicht beitreten. Er bewertet den Gegenstand des Patentanspruchs 1 des [X.] in seiner zulässigerweise eingeschränkt verteidigten Fassung als nicht durch den Stand der Technik nahe gelegt (Art. 54 EPÜ). 14 - 9 - Die angesichts der schon in der [X.]eibung des [X.] ange-sprochenen Übereinstimmung im Übrigen zu erörternden Unterschiede des Gegenstands des Patentanspruchs 1 des [X.] gegenüber der Offenba-rung in der [X.], die sich nicht auf deren [X.]. 1, 4 und 6 beschränkt und sehr wohl einen Trennabscheider auch allein für [X.] (vgl. [X.] 3-12) betrifft, beschränken sich auf die nachfolgend zu erörternden Merkmale (4.1) (Anordnung des [X.]s unterhalb des [X.]) und (4.2) (Lage des einzigen [X.]es an der [X.]), von denen jedes für sich genommen ebenfalls offenbart ist, deren [X.] durch die [X.] jedoch nicht vorweggenommen und auch nicht nahegelegt wird. Das Patentgericht hat die fehlende Neuheitsschädlichkeit dieser Entge-genhaltung an sich nicht verkannt, jedoch den Zusammenhang zwischen bei-den Merkmalen nicht beachtet und ihre Kombination deshalb nur unter dem Gesichtspunkt der (als prinzipiell beliebig angesehenen) räumlichen Unterbrin-gung des [X.]s betrachtet. 15 Bei Verzicht auf einen gesonderten [X.], wie ihn die [X.] in den [X.]uren 4 und 6 vorsieht, bietet es sich an, den [X.] unmittelbar un-terhalb des [X.] der Zentrifuge unterzubringen. Denn dadurch wird zum einen ein - stets wünschenswerter - kompakter Aufbau der Vorrichtung erreicht, zum anderen können die Feststoffe allein unter der Wirkung der Schwerkraft auf den Boden des [X.]s gelangen. So ist auch die [X.] nach [X.]ur 3 der [X.] aufgebaut, von der die [X.]eibung des Streitpa-tents ausgeht. Es ist dabei zu verneinen, dass es für den vom Patentgericht zutreffend definierten Fachmann nahe lag, auch bei einem solchen Abscheider den [X.] nicht der Zentrifuge (wie bei [X.]ur 3 und auch bei [X.]ur 1), sondern dem [X.] zuzuordnen. Hierfür fehlte es nämlich für den Fachmann an einer hinreichenden Anregung oder Veranlassung (vgl. [X.]Z 182, 1 - Betrieb einer Sicherheitseinrichtung; [X.]. [X.]. v. 30.04.2009 16 - 10 - - [X.], [X.], 743 [X.]; [X.], [X.]. v. 08.12.2009 - [X.], [X.], 407 - einteilige Öse). Insoweit fällt zwar bei der Ausführung nach [X.]. 4 das über den ersten Einlass (51) zugeführte Gas-[X.] nach unten in den [X.] 16 ([X.]). Dass dies "im [X.] an den Abscheidezyklon", also nach einem ersten, im Wesentlichen die Abtrennung der beim Absaugen der Mundhöhle anfallenden Gaskomponenten betreffenden [X.] geschieht, ist dabei nicht von ausschlaggebender Bedeutung. Für die Verneinung des [X.] ausschlaggebend ist vielmehr, dass das von der [X.]eischale über den zweiten Einlass (25) kommende [X.], das keine Luftabscheidung benötigt, aber ebenfalls grobe Teile enthalten kann, unmittel-bar dem Zentrifugenvorraum zugeführt wird und nicht erst dem Abscheider ([X.] 1-5). Auch wenn insoweit die Vorschaltung eines Siebs als ausreichend an-gesehen worden sein mag, führt diese Lösung den Fachmann nicht zu derjeni-gen des [X.] hin. Hinzu kommt, dass sich der Sinn, der sich bei der Zuführung von Absaugvorrichtung erfolgenden Abscheidung in den Absetzbe-hältern dem Fachmann nicht ohne Weiteres erschließt. Das Hineinführen des Gemischs in die Zentrifuge bei der zweiten Zuleitung steht der Erkenntnis des Fachmanns, dass die Sedimentation der Festkörper vor dem Eintritt in die [X.] anzustreben ist, vielmehr entgegen. Zudem bemängelt die [X.] ihrerseits am Stand der Technik, dass die Se-dimentation der Feststoffe bei weiteren Zentrifugierphasen durch die Rücksau-gung der Restflüssigkeit in die Zentrifuge gestört werde. Sie schlägt deshalb vor, dem [X.] der Zentrifuge eine Pumpe zuzuordnen, von deren Druckseite eine Leitung zum [X.] der Zentrifuge führt. Dies soll es ermöglichen, die Restflüssigkeit "möglichst schonend aus der bestgeklärten Zone abzuziehen" ([X.] 16/17), selbst wenn der [X.] gleichzeitig den [X.] bildet. Diese als "erste Ausführung" bezeichnete Ausgestaltung 17 - 11 - entspricht [X.]ur 3 (vgl. [X.]: "– wird der [X.] durch den [X.] gebildet"). Die Anordnung der Pumpe im [X.] ermöglicht es aber gemäß [X.] 20-22 weiter, den [X.] (vorteilhafterweise) vom (durch die [X.] gebildeten) [X.] zu trennen. Dadurch kann, wie die [X.] weiter erläutert, der Flüssigkeitssammelraum (des [X.]s) ein Mehrfaches der Flüssigkeitsmenge aufweisen, die nach jeder Zentrifu-gierphase von der Pumpe übergeleitet wird und die Absetzung der Feststoffe dadurch wesentlich verbessert werden ([X.] 30 - [X.] 11). Für die Rück-führung zur Zentrifuge wird ein Saugheber oder eine zweite Pumpe verwendet ([X.] 5-14); eine solche Ausgestaltung zeigt [X.]ur 1. Der Anteil der aus dem [X.] in die Zentrifuge zurückgelangenden Feststoffe soll hierdurch wesentlich verringert werden ([X.] 19-23). Die Erkenntnis, dass eine Sedimentierung bereits vor Zuführung des Gemischs an die Zentrifuge sinnvoll ist, erschließt sich hieraus erst recht nicht; die [X.] bleibt vielmehr bei einer Sedimentierung vor Rückführung der Flüssigkeit in die Zentrifuge stehen und vermittelt, soweit die Sedimentierung (nach der Ausführung nach [X.]ur 4) vor Zuführung in Zentrifuge erfolgt, keine Anregung dafür, dies systematisch und umfassend vorzusehen, wie dies beim [X.] ist. Damit folgt auch die Ausführungsform nach [X.]ur 4 jedenfalls bei der Zuleitung von [X.]eibecken dem zentralen Gedanken der Entgegenhaltung, das [X.] vom [X.] der Zentrifuge über eine erste Leitung in einen [X.] zu pumpen und von dort mittels einer zweiten Pumpe über eine zweite Leitung (erneut) der Eingangskammer der Zentrifuge zuzuleiten (vgl. [X.] 21-34). Eine Anregung, das zu verarbeitende Gemisch über einen einzigen an dessen Oberseite vorgesehenen Einlass zu-erst einem unterhalb des [X.] der Zentrifuge angeordneten [X.] zuzuführen und damit zwangsweise eine Sedimentierung vor Eintritt in die Zentrifuge vorzusehen, ist der [X.] daher nicht zu entnehmen. 18 - 12 - Die [X.], die lehrt, dem [X.] einen Nebenbehälter zuzuordnen, aber nicht, den [X.] bereits vor Zuführung des Gemischs an die Zentrifuge zu nutzen, liefert insoweit keine weitergehende Anregung. Es ist auch nicht erkennbar (und nicht einmal geltend gemacht worden), dass sich aus der [X.] und der [X.] Anregungen in Richtung auf den Gegenstand des Patentan-spruchs 1 des [X.] ergeben können. 19 Die Klägerin hat sich in der mündlichen Verhandlung erstmals auf die [X.] [X.] 427 988 berufen. Diese ist in der [X.]ei-bung des [X.] dahin abgehandelt, dass aus ihr zwar die Anordnung eines Sedimentierbehälters vor der Zentrifuge bekannt sei, dieser Behälter aber mit einem in die Zentrifuge mündenden Überlauf und mit einem bodennahen Einlass versehen sei, so dass er im Wesentlichen nur ein Vorsieb darstelle, und die Feststoffe in einem zweiten Behälter unterhalb der Zentrifuge gesammelt würden. Demnach geht diese Lösung über die nach übereinstimmendem Vor-trag der Parteien bekannten Lösungen mit einem Sieb prinzipiell nicht hinaus. 20 Auch diese Vorrichtung bot dem Fachmann mithin keinen hinreichenden Anlass zur Vorschaltung eines Sedimentierbeckens vor die Zentrifuge. 21 - 13 - [X.] Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 [X.] i.V.m. §§ 91, 92 Abs. 2 ZPO. 22 Meier-Beck [X.] Mühlens [X.] [X.] Vorinstanz: [X.], Entscheidung vom 27.02.2007 - 4 Ni 35/05 ([X.]) -