Bundesgerichtshof, Beschluss vom 25.02.2010, Az. I ZB 19/08

I. Für den Markeninhaber ist die am 12. Mai 1995 als Kollektivmarke angemeldete farbige (grün und weiß) Wort-/Bildmarke Nr. 395 20 154

Gegen die Eintragung hat der Widersprechende aus seiner am 28. Juni 1994 unter anderem für die Dienstleistungen

Das [X.] hat die Verwechslungsgefahr der Marken bejaht und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Auf die Beschwerde des Markeninhabers hat das [X.] den Widerspruch zurückgewiesen ([X.] 2005, 162). Auf die hiergegen gerichtete Rechtsbeschwerde des Widersprechenden hat der [X.] diese Entscheidung aufgehoben und die Sache an das [X.] zurückverwiesen ([X.], 322 - [X.]).

Im Verfahren vor dem [X.] hat der Widersprechende seinen Löschungsantrag weiterverfolgt. Der Markeninhaber ist dem entgegengetreten.

Das [X.] hat die Beschwerde des Markeninhabers zurückgewiesen (Beschl. v. 30.1.2008 - 25 W(pat) 42/02, juris). Hiergegen wendet sich der Markeninhaber mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde. Der Widersprechende beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

II. Das [X.] hat den Widerspruch wegen Verwechslungsgefahr für begründet erachtet (§ 43 Abs. 2 Satz 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.]). Dazu hat es ausgeführt:

Zwischen den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke und den Dienstleistungen, für die die jüngere Marke eingetragen sei, bestehe weitgehend Identität und im Übrigen hochgradige Ähnlichkeit.

Die Widerspruchsmarke verfüge über zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

Die Marken seien einander ähnlich. Darauf, ob der [X.] die angegriffene zusammengesetzte Marke präge, komme es nicht an. Es sei jedenfalls von einer selbständig kennzeichnenden Stellung dieses [X.] in der jüngeren Marke auszugehen. Vorliegend komme in Betracht, dass nicht nur der Wortbestandteil "[X.]", sondern auch das [X.] vom Verkehr als Unternehmenskennzeichen angesehen werde. Durch die Verbindung des als Unternehmenskennzeichen angesehenen [X.] mit dem [X.] werde dem Verkehr die Annahme nahegelegt, es bestünden wirtschaftliche und organisatorische Verbindungen zum Widersprechenden. Hierzu brauche die ältere Marke mit dem selbständig kennzeichnenden Bestandteil der jüngeren Marke nicht identisch zu sein; eine Zeichenähnlichkeit reiche aus. Die selbständig kennzeichnende Stellung des [X.] in der jüngeren Marke werde durch die einheitliche Farbgebung nicht aufgehoben.

III. Die zulässige Rechtsbeschwerde des Markeninhabers hat in der Sache keinen Erfolg.

Das [X.] hat das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] zwischen der Widerspruchsmarke, der Bildmarke Nr. 2 069 437, und der jüngeren Wort-/Bildmarke des Markeninhabers rechtsfehlerfrei bejaht.

1. Nach der ständigen Rechtsprechung des [X.] ist die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] vorliegt, ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 [X.] unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt ([X.], Urt. v. 29.7.2009 - I ZR 102/07, [X.], 235 [X.]. 15 = [X.], 381 - [X.]/[X.]). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. [X.], Urt. v. 13.9.2007 - [X.]/06, [X.]. 2007, [X.] = [X.], 343 [X.]. 33 = [X.], 1322 - [X.]/[X.] [[X.]]; [X.], Urt. v. [X.] - I ZR 231/06, [X.], 1055 [X.]. 23 = [X.], 1533 - airdsl). Der Gesamteindruck ist deshalb maßgeblich, weil der Durchschnittsverbraucher eine Marke regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. [X.], Urt. v. 12.6.2007 - [X.]/05, [X.]. 2007, [X.] = [X.], 700 [X.]. 35 - [X.]/Shaker [Limoncello]; [X.]Z 169, 295 [X.]. 21 - Goldhase).

2. Das [X.] ist zu Recht von weitgehender Dienstleistungsidentität ausgegangen und hat im Übrigen eine hochgradige Dienstleistungsähnlichkeit angenommen. Es hat seiner Prüfung zutreffend die Dienstleistungen des vom Markeninhaber präzisierten [X.] zugrunde gelegt, auch wenn diese im Register der jüngeren Marke noch nicht eingetragen sind (vgl. [X.], Urt. v. 13.12.2007 - I ZB 26/05, [X.], 714 [X.]. 35 = [X.], 1092 - idw; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 48 Rdn. 7).

3. Das [X.] hat angenommen, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei jedenfalls durchschnittlich. Der schwarz-weißen Widerspruchsmarke kämen auch farbige Verwendungsformen zugute, sofern mit ihnen keine besondere Bildwirkung verbunden sei. Dies gelte insbesondere für die häufig benutzte Wiedergabe des achtspitzigen Kreuzes in weiß auf rotem Grund.

a) Diese Ausführungen des [X.]s greift die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg mit der Begründung an, das achtspitzige Kreuz in einer Alleinstellung sei [X.]. Im karitativen Bereich werde es häufig in Verbindung mit Unternehmensbezeichnungen verwandt. Der Farbgebung komme in diesem Dienstleistungsbereich eine wesentliche Bedeutung zu. Der Widerspruchsmarke seien deshalb Verwendungsformen des Kreuzes in weiß auf rotem Grund nicht zuzurechnen.

b) Die Widerspruchsmarke verfügt aufgrund der charakteristischen Form des achtspitzigen Kreuzes von Hause aus über normale Unterscheidungskraft. Diese ist durch die Benutzungslage nicht geschwächt. Der Verkehr ist nach den Feststellungen des [X.]s daran gewöhnt, dass schwarz-weiß eingetragene Marken auch farbig verwendet werden und die Widerspruchsmarke vielfach mit weißem Kreuz auf rotem Grund benutzt wird. Durch die farblich unterschiedlichen Gestaltungen der Wappengrundfläche der Widerspruchsmarke ändert sich die Bildwirkung nicht. Die originäre Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke wird daher durch ihre Benutzung in unterschiedlichen Grundfarben nicht geschwächt. Dazu, ob ihre Kennzeichnungskraft durch umfängliche Benutzung auch isoliert ohne weitere Wortbestandteile gesteigert ist, hat das [X.] keine Feststellungen getroffen. Für das Rechtsbeschwerdeverfahren ist zugunsten des Markeninhabers daher nur von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.

Die normale Kennzeichnungskraft ist durch die Verwendung des achtspitzigen Kreuzes durch den [X.], der die in Rede stehende Kreuzform in roter Farbe oder in weißer Farbe in einem roten Kreis benutzt, nicht geschwächt. Der [X.] hat bereits in seiner ersten Entscheidung ausgeführt, dass die gemeinsame Verwendung der charakteristischen Kreuzform auf den gemeinsamen historischen Ursprung von [X.] und Malteserorden zurückzuführen ist und dies auch für den Schutzumfang von Bedeutung ist. Danach beruht die Koexistenz letztlich auf einer Abwägung der aus ihrem gemeinschaftlichen historischen Ursprung herrührenden Interessen des Widersprechenden und des [X.]s. Die aus der kennzeichenrechtlichen Gleichgewichtslage zwischen dem Widersprechenden und dem [X.] nach den Grundsätzen des Rechts der Gleichnamigen folgende Verpflichtung zur wechselseitigen Duldung (vgl. [X.]Z 130, 134, 148 - [X.] Spielkartenfabrik; [X.], Urt. v. 23.6.2005 - I ZR 288/02, [X.], 159 [X.]. 16 ff. = [X.], 238 - hufeland.de; [X.]/[X.]/[X.], Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, § 15 [X.] Rdn. 26) bewirkt keine Verringerung des Schutzes der von beiden Organisationen verwendeten Zeichen (vgl. [X.], 322 [X.]. 24 - [X.]). Ein Dritter kann daher aus der Verpflichtung der [X.] zur wechselseitigen Duldung nach dem Recht der Gleichnamigen keine Vorteile für sich herleiten.

Diese Maßstäbe hat das [X.] seiner Entscheidung zugrunde gelegt und ist zutreffend von einer zumindest normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen. Eine Schwächung der Widerspruchsmarke durch weitere Drittzeichen im Ähnlichkeitsbereich hat das [X.] nicht festgestellt. Hiergegen erinnert die Rechtsbeschwerde nichts.

4. Das [X.] hat eine Ähnlichkeit zwischen den Marken bejaht. Es hat in diesem Zusammenhang offengelassen, ob die jüngere zusammengesetzte Marke durch den [X.] geprägt wird. Es hat vielmehr angenommen, dass der [X.] in dem jüngeren Zeichen über eine selbständig kennzeichnende Stellung verfügt. Diese hat es daraus gefolgert, dass das [X.] vom Verkehr als Unternehmenskennzeichen angesehen werde. In der jüngeren Marke werde der Wortbestandteil [X.] als Unternehmenskennzeichen aufgefasst. Werde dieser mit einem weiteren Bestandteil - hier dem Bildzeichen - kombiniert, den der Verkehr ebenfalls als Unternehmenskennzeichen kenne, verfügten beide Bestandteile in der zusammengesetzten jüngeren Marke über eine selbständig kennzeichnende Stellung. Wegen der Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden [X.] der jüngeren Marke mit der Widerspruchsmarke werde der Verkehr zumindest von wirtschaftlichen und organisatorischen Verbindungen zwischen den Unternehmen der Markeninhaber ausgehen. Die unterschiedliche Farbgebung stehe dem nicht entgegen. Das [X.] hat danach seiner Entscheidung keine unmittelbare Verwechslungsgefahr, sondern eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn zugrunde gelegt. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

a) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn liegt vor, wenn ein mit der älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. [X.], Urt. v. 6.10.2005 - [X.]/04, [X.]. 2005, [X.] = [X.], 1042 [X.]. 30 f. = WRP 2005, 1505 - [X.] LIFE; [X.], 322 [X.]. 18 - [X.]; [X.], Urt. v. 28.6.2007 - I ZR 132/04, [X.], 258 [X.]. 33 = [X.], 232 - [X.]/T-InterConnect).

b) Gegen die Annahme einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn wendet sich die Rechtsbeschwerde mit der Begründung, auf dem in Rede stehenden Dienstleistungssektor komme der unterschiedlichen Farbgebung der Kreuzdarstellungen eine entscheidende Rolle zu. Von der Bedeutung der verschiedenen Farben für die Verneinung einer Verwechslungsgefahr sei das [X.] in seinem ersten Beschluss ebenfalls ausgegangen. Es hätte den Markeninhaber deshalb darauf hinweisen müssen, wenn es seiner zweiten Entscheidung eine abweichende Beurteilung zugrunde legen wollte. Im Falle eines Hinweises hätte der Markeninhaber ein Verkehrsgutachten vorgelegt. Dem kann nicht beigetreten werden.

c) Das [X.] war nicht gehalten, den Markeninhaber auf seine gegenüber dem ersten Beschluss abweichende Beurteilung der Bedeutung der unterschiedlichen Farbgebungen für die Verwechslungsgefahr ausdrücklich hinzuweisen. Mit der abweichenden Beurteilung mussten die Beteiligten nach der [X.]sentscheidung rechnen. Eines besonderen Hinweises nach § 82 Abs. 1 Satz 1 [X.] i.V. mit § 139 ZPO bedurfte es insoweit nicht.

Das [X.] hatte in seiner ersten vom [X.] aufgehobenen Entscheidung die Gewöhnung des Publikums an die konkrete Farbgestaltung von Kreuzdarstellungen zur Unterscheidung der Dienstleistungen unterschiedlicher Anbieter auf dem hier in Rede stehenden Dienstleistungssektor anhand verschiedenfarbiger üblicher Kreuzdarstellungen gefolgert. Nachdem der [X.] diese Beurteilung beanstandet hatte, weil dabei die Bedeutung der charakteristischen Gestaltung der achtspitzigen Form des Kreuzes der Widerspruchsmarke gegenüber gängigen Kreuzformen, auf die das [X.] abgestellt hatte, unberücksichtigt geblieben war, musste der Markeninhaber eine andere Beurteilung des [X.]s in seine Überlegungen auch ohne ausdrücklichen Hinweis einbeziehen. Vorliegend gilt dies umso mehr, als das [X.] in seiner Verfügung vom 20. April 2007 an die Beteiligten auf eine gegenüber der Erstentscheidung abweichende Beurteilung der Verwechslungsgefahr hingewiesen hatte.

d) Das [X.] hat angenommen, dass bei komplexeren Kreuzgestaltungen der Verkehr unterschiedlichen farblichen Wiedergaben anders als bei einfachen Kreuzformen keine besondere Bedeutung beimessen wird und unterschiedliche farbliche Gestaltungen vorliegend deshalb nicht geeignet sind, die Annahme organisatorischer und wirtschaftlicher Verbindungen und damit eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn auszuschließen. Das lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Mit ihrer gegenteiligen Würdigung setzt die Rechtsbeschwerde in unzulässiger Weise ihre eigene Auffassung an die Stelle derjenigen des Tatrichters.

Der Rechtsbeschwerde verhilft auch nicht die Rüge zum Erfolg, das [X.] habe die Bindungswirkung der Entscheidung des [X.]s nach § 89 Abs. 4 Satz 2 [X.] verkannt und keine Prüfung der der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn zugrunde liegenden Annahmen vorgenommen.

Das [X.] hat die Frage der selbständig kennzeichnenden Stellung des [X.] der jüngeren Marke und die Bedeutung der unterschiedlichen Farbgebungen der [X.] für die Annahme der Verwechslungsgefahr einer eigenen Beurteilung unterzogen.

e) Das [X.] hat danach eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn zu Recht bejaht. Im Hinblick auf die selbständig kennzeichnende Stellung des [X.] der jüngeren Marke wird der Verkehr aufgrund der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der zwischen den Marken bestehenden Zeichenähnlichkeit wegen der Identität oder zumindest hochgradigen Ähnlichkeit der Dienstleistungen jedenfalls organisatorische oder wirtschaftliche Verbindungen zwischen den Markeninhabern annehmen.

IV. [X.] beruht auf § 90 Abs. 2 Satz 1 [X.].