Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 25.02.2010, Az. I ZB 19/08

BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS [X.] Verkündet am: 25. Februar 2010 [X.] Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsbeschwerdeverfahren betreffend die Marke Nr. 395 20 154 Nachschlagewerk: ja [X.]: nein [X.]R: ja [X.] § 9 Abs. 1 Nr. 2 Die aus den Grundsätzen des Rechts der Gleichnamigen folgende Verpflichtung von [X.] zur wechselseitigen Duldung der Zeichen bewirkt keine Verringerung des Schutzes der Kennzeichen im Verhältnis zu [X.]. [X.], Beschluss vom 25. Februar 2010 - [X.] - [X.] - 2 - Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 25. Februar 2010 durch [X.], Dr. Schaffert, [X.] und [X.] beschlossen: Die Rechtsbeschwerde gegen den an [X.] Statt am 30. Januar 2008 zugestellten Beschluss des 25. [X.]s ([X.]) des [X.]s wird auf Kosten des Markeninhabers zurückgewiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 • festgesetzt. Gründe: [X.] Für den Markeninhaber ist die am 12. Mai 1995 als Kollektivmarke an-gemeldete farbige (grün und weiß) Wort-/Bildmarke Nr. 395 20 154 1 - 3 - am 6. Oktober 1995 für Dienstleistungen einer gemeinnützigen, karitativen Einrichtung einschließlich Organisation und Durchführung karitativer Hilfsleistungen Bedürftiger auf [X.] und [X.] eingetragen worden. Mit Eingabe vom 14. Juli 2005 hat der Markeninhaber ein neues Dienstleistungsverzeichnis eingereicht, in dem die Dienstleistungen wie folgt präzisiert und neu klassifiziert wurden: Klasse 36: Dienstleistungen einer gemeinnützigen, karitativen Einrichtung ein-schließlich Organisation und Durchführung karitativer Hilfsleistungen Bedürftiger auf nationaler und [X.], nämlich, Sammeln von Spenden für Dritte und/oder für wohltätige Zwecke; Klasse 43: Dienstleistungen einer gemeinnützigen, karitativen Einrichtung ein-schließlich Organisation und Durchführung karitativer Hilfsleistungen Bedürftiger auf nationaler und [X.], nämlich, Dienstleistungen von Alters-heimen, Unterbringungs- und Verpflegungsdienstleistungen; Klasse 44: Dienstleistungen einer gemeinnützigen, karitativen Einrichtung ein-schließlich Organisation und Durchführung karitativer Hilfsleistungen Bedürftiger auf nationaler und [X.], nämlich, medizinische Dienstleistun-gen und Gesundheitspflege für Menschen, insbesondere medizinische Versor-gung und Betreuung, psycho[X.] Betreuung, Dienstleistungen von Pflege- und Erholungsheimen; Klasse 45: Dienstleistungen einer gemeinnützigen, karitativen Einrichtung ein-schließlich Organisation und Durchführung karitativer Hilfsleistungen Bedürftiger auf nationaler und [X.], nämlich, persönliche und [X.] Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse. Gegen die Eintragung hat der Widersprechende aus seiner am 28. Juni 1994 unter anderem für die Dienstleistungen 2 Transport von Notfallpatienten, Kranken, Verletzten sowie geistig und körperlich behinderten Personen, Rettungsdienste; Veranstaltung von Reisen, insbeson-dere von Erholungs- und Pilgerreisen mit Kranken und/oder Behinderten; Rei-sebegleitung, insbesondere für Kranke und Behinderte; [X.]; Ausbil-dung in Erster Hilfe, im [X.], im Zivil- und Katastrophenschutz, in der Unfall- und Katastrophenhilfe, in der Pflege von Kranken, Verletzten oder [X.], im Gymnastikunterricht, Organisation und Veranstaltung von [X.], Kongressen und Seminaren; Dienstleistungen in Erster Hilfe und im [X.] 4 - nitätsdienst; Dienstleistung im Zivil- und Katastrophenschutz, nämlich Sanitäts-dienst, ABC-Dienst, Betreuungsdienst von Kranken, Verletzten oder Verwunde-ten, Fernmeldedienst; Dienstleistung im [X.]n und karitativen Betreuungs-dienst, nämlich Hilfsdienste für Alte, Kranke und Behinderte, Mahlzeitendienste; Medikamentennotdienst; Dienstleistungen von Ärzten, [X.], [X.], Optikern, Physiotherapeuten, eines Sanitäters, eines Zahnarztes; Dienst-leistungen einer medizinischen Ambulanz, eines Altenheimes, einer Blutbank, von Erholungsheimen, von Genesungsheimen, eines Krankenhauses, eines Kurheimes, eines medizinischen Labors, einer Leprastation, eines Pflegeheims, eines Sanatoriums eingetragenen schwarz-weißen Bildmarke Nr. 2 069 437

Widerspruch erhoben. Das [X.] hat die Verwechslungsgefahr der Marken bejaht und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Auf die Beschwerde des Markeninhabers hat das [X.] den [X.] zurückgewiesen ([X.] 2005, 162). Auf die hiergegen gerich-tete Rechtsbeschwerde des Widersprechenden hat der [X.] diese Entschei-dung aufgehoben und die Sache an das [X.] zurückverwiesen ([X.] 167, 322 - [X.]). 3 - 5 - Im Verfahren vor dem [X.] hat der Widersprechende seinen Löschungsantrag weiterverfolgt. Der Markeninhaber ist dem [X.]. 4 5 Das [X.] hat die Beschwerde des Markeninhabers zu-rückgewiesen (Beschl. v. 30.1.2008 - 25 W(pat) 42/02, juris). Hiergegen wendet sich der Markeninhaber mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde. Der [X.] beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen. I[X.] Das [X.] hat den Widerspruch wegen Verwechs-lungsgefahr für begründet erachtet (§ 43 Abs. 2 Satz 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.]). Dazu hat es ausgeführt: 6 Zwischen den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke und den Dienst-leistungen, für die die jüngere Marke eingetragen sei, bestehe weitgehend Iden-tität und im Übrigen hochgradige Ähnlichkeit. 7 Die Widerspruchsmarke verfüge über zumindest durchschnittliche [X.]. 8 Die Marken seien einander ähnlich. Darauf, ob der [X.] die angegriffene zusammengesetzte Marke präge, komme es nicht an. Es sei [X.] von einer selbständig kennzeichnenden Stellung dieses Bildbestand-teils in der jüngeren Marke auszugehen. Vorliegend komme in Betracht, dass nicht nur der Wortbestandteil "[X.]", sondern auch das [X.] vom Verkehr als Unternehmenskennzeichen angesehen werde. Durch die Verbindung des als Unternehmenskennzeichen angesehenen [X.] mit dem [X.] werde dem Verkehr die Annahme [X.], es bestünden wirtschaftliche und organisatorische Verbindungen zum 9 - 6 - Widersprechenden. Hierzu brauche die ältere Marke mit dem selbständig kenn-zeichnenden Bestandteil der jüngeren Marke nicht identisch zu sein; eine [X.] reiche aus. Die selbständig kennzeichnende Stellung des [X.] in der jüngeren Marke werde durch die einheitliche Farbgebung nicht aufgehoben. II[X.] Die zulässige Rechtsbeschwerde des Markeninhabers hat in der [X.] keinen Erfolg. 10 Das [X.] hat das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] zwischen der Widerspruchsmarke, der Bild-marke Nr. 2 069 437, und der jüngeren Wort-/Bildmarke des Markeninhabers rechtsfehlerfrei bejaht. 11 1. Nach der ständigen Rechtsprechung des [X.] ist die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] vorliegt, ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 [X.] unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der priori-tätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähn-lichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähn-lichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der [X.] ausgeglichen werden kann und umgekehrt ([X.], Urt. v. 29.7.2009 - I ZR 102/07, [X.], 235 [X.]. 15 = [X.], 381 - [X.]/[X.]). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. [X.], Urt. v. 13.9.2007 - [X.]/06, [X.]. 2007, [X.] = [X.], 12 - 7 - 343 [X.]. 33 = [X.], 1322 - [X.]/[X.] [[X.]]; [X.], Urt. v. [X.] - I ZR 231/06, [X.], 1055 [X.]. 23 = [X.], 1533 - airdsl). Der Gesamteindruck ist deshalb maßgeblich, weil der [X.] eine Marke regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. [X.], Urt. v. 12.6.2007 - [X.]/05, [X.]. 2007, [X.] = [X.], 700 [X.]. 35 - [X.]/Shaker [Li-moncello]; [X.] 169, 295 [X.]. 21 - Goldhase). 2. Das [X.] ist zu Recht von weitgehender [X.] ausgegangen und hat im Übrigen eine hochgradige Dienstleis-tungsähnlichkeit angenommen. Es hat seiner Prüfung zutreffend die Dienstleis-tungen des vom Markeninhaber präzisierten [X.] gelegt, auch wenn diese im Register der jüngeren Marke noch nicht eingetragen sind (vgl. [X.], Urt. v. 13.12.2007 - I ZB 26/05, [X.], 714 [X.]. 35 = [X.], 1092 - idw; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 48 Rdn. 7). 13 3. Das [X.] hat angenommen, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei jedenfalls durchschnittlich. Der schwarz-weißen Widerspruchsmarke kämen auch farbige Verwendungsformen zugute, sofern mit ihnen keine besondere Bildwirkung verbunden sei. Dies gelte insbesondere für die häufig benutzte Wiedergabe des achtspitzigen Kreuzes in weiß auf ro-tem Grund. 14 a) Diese Ausführungen des [X.]s greift die Rechtsbe-schwerde ohne Erfolg mit der Begründung an, das achtspitzige Kreuz in einer Alleinstellung sei [X.]. Im karitativen Bereich werde es häufig in Verbindung mit Unternehmensbezeichnungen verwandt. Der [X.] komme in diesem Dienstleistungsbereich eine wesentliche Bedeutung zu. 15 - 8 - Der Widerspruchsmarke seien deshalb Verwendungsformen des Kreuzes in weiß auf rotem Grund nicht zuzurechnen. 16 b) Die Widerspruchsmarke verfügt aufgrund der charakteristischen Form des achtspitzigen Kreuzes von Hause aus über normale Unterscheidungskraft. Diese ist durch die Benutzungslage nicht geschwächt. Der Verkehr ist nach den Feststellungen des [X.]s daran gewöhnt, dass schwarz-weiß eingetragene Marken auch farbig verwendet werden und die [X.] vielfach mit weißem Kreuz auf rotem Grund benutzt wird. Durch die farblich unterschiedlichen Gestaltungen der Wappengrundfläche der [X.] ändert sich die Bildwirkung nicht. Die originäre Kennzeichnungskraft der [X.] wird daher durch ihre Benutzung in unterschiedlichen Grund-farben nicht geschwächt. Dazu, ob ihre Kennzeichnungskraft durch umfängliche Benutzung auch isoliert ohne weitere Wortbestandteile gesteigert ist, hat das [X.] keine Feststellungen getroffen. Für das [X.] ist zugunsten des Markeninhabers daher nur von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Die normale Kennzeichnungskraft ist durch die Verwendung des acht-spitzigen Kreuzes durch den [X.], der die in Rede stehende Kreuz-form in roter Farbe oder in weißer Farbe in einem roten Kreis benutzt, nicht ge-schwächt. Der [X.] hat bereits in seiner ersten Entscheidung ausgeführt, dass die gemeinsame Verwendung der charakteristischen Kreuzform auf den ge-meinsamen historischen Ursprung von [X.] und Malteserorden zurück-zuführen ist und dies auch für den Schutzumfang von Bedeutung ist. Danach beruht die Koexistenz letztlich auf einer Abwägung der aus ihrem gemeinschaft-lichen historischen Ursprung herrührenden Interessen des Widersprechenden und des [X.]s. Die aus der kennzeichenrechtlichen Gleichgewichts-lage zwischen dem Widersprechenden und dem [X.] nach den 17 - 9 - Grundsätzen des Rechts der Gleichnamigen folgende Verpflichtung zur wech-selseitigen Duldung (vgl. [X.] 130, 134, 148 - [X.] Spielkartenfabrik; [X.], Urt. v. 23.6.2005 - I ZR 288/02, [X.], 159 [X.]. 16 ff. = [X.], 238 - hufeland.de; [X.]/[X.]/[X.], Gewerblicher Rechts-schutz, Urheberrecht, Medienrecht, § 15 [X.] Rdn. 26) bewirkt keine Ver-ringerung des Schutzes der von beiden Organisationen verwendeten Zeichen (vgl. [X.] 167, 322 [X.]. 24 - [X.]). Ein Dritter kann daher aus der Verpflichtung der [X.] zur wechselseitigen Duldung nach dem Recht der Gleichnamigen keine Vorteile für sich herleiten. Diese Maßstäbe hat das [X.] seiner Entscheidung zu-grunde gelegt und ist zutreffend von einer zumindest normalen Kennzeich-nungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen. Eine Schwächung der [X.] durch weitere Drittzeichen im Ähnlichkeitsbereich hat das [X.] nicht festgestellt. Hiergegen erinnert die [X.] nichts. 18 4. Das [X.] hat eine Ähnlichkeit zwischen den Marken bejaht. Es hat in diesem Zusammenhang offengelassen, ob die jüngere zu-sammengesetzte Marke durch den [X.] geprägt wird. Es hat vielmehr angenommen, dass der [X.] in dem jüngeren Zeichen über eine selbständig kennzeichnende Stellung verfügt. Diese hat es daraus gefolgert, dass das [X.] vom Verkehr als Unterneh-menskennzeichen angesehen werde. In der jüngeren Marke werde der [X.] [X.] als Unternehmenskennzeichen aufgefasst. Werde dieser mit einem weiteren Bestandteil - hier dem Bildzeichen - kombiniert, den der Verkehr ebenfalls als Unternehmenskennzeichen kenne, verfügten beide Be-standteile in der zusammengesetzten jüngeren Marke über eine selbständig kennzeichnende Stellung. Wegen der Ähnlichkeit dieses selbständig kenn-19 - 10 - zeichnenden [X.]s der jüngeren Marke mit der Widerspruchsmarke werde der Verkehr zumindest von wirtschaftlichen und organisatorischen [X.] zwischen den Unternehmen der Markeninhaber ausgehen. Die un-terschiedliche Farbgebung stehe dem nicht entgegen. Das [X.] hat danach seiner Entscheidung keine unmittelbare Verwechslungsgefahr, son-dern eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn zugrunde gelegt. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. a) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn liegt vor, wenn ein mit der älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmens-kennzeichen oder Serienzeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der [X.] bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgeru-fen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. [X.], Urt. v. 6.10.2005 - [X.]/04, [X.]. 2005, [X.] = [X.], 1042 [X.]. 30 f. = WRP 2005, 1505 - [X.] LIFE; [X.] 167, 322 [X.]. 18 - [X.]; [X.], Urt. v. 28.6.2007 - I ZR 132/04, [X.], 258 [X.]. 33 = [X.], 232 - INTERCONNECT/T-InterConnect). 20 b) Gegen die Annahme einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn wendet sich die Rechtsbeschwerde mit der Begründung, auf dem in Rede ste-henden Dienstleistungssektor komme der unterschiedlichen Farbgebung der Kreuzdarstellungen eine entscheidende Rolle zu. Von der Bedeutung der ver-schiedenen Farben für die Verneinung einer Verwechslungsgefahr sei das [X.] in seinem ersten Beschluss ebenfalls ausgegangen. Es hätte den Markeninhaber deshalb darauf hinweisen müssen, wenn es seiner zweiten Entscheidung eine abweichende Beurteilung zugrunde legen wollte. Im 21 - 11 - Falle eines Hinweises hätte der Markeninhaber ein Verkehrsgutachten vorge-legt. Dem kann nicht beigetreten werden. 22 c) Das [X.] war nicht gehalten, den Markeninhaber auf seine gegenüber dem ersten Beschluss abweichende Beurteilung der Bedeu-tung der unterschiedlichen Farbgebungen für die Verwechslungsgefahr aus-drücklich hinzuweisen. Mit der abweichenden Beurteilung mussten die [X.] nach der [X.]sentscheidung rechnen. Eines besonderen Hinweises nach § 82 Abs. 1 Satz 1 [X.] i.V. mit § 139 ZPO bedurfte es insoweit nicht. Das [X.] hatte in seiner ersten vom [X.] aufgehobenen Entscheidung die Gewöhnung des Publikums an die konkrete Farbgestaltung von Kreuzdarstellungen zur Unterscheidung der Dienstleistungen unterschiedli-cher Anbieter auf dem hier in Rede stehenden Dienstleistungssektor anhand verschiedenfarbiger üblicher Kreuzdarstellungen gefolgert. Nachdem der [X.] diese Beurteilung beanstandet hatte, weil dabei die Bedeutung der charakteris-tischen Gestaltung der achtspitzigen Form des Kreuzes der [X.] gegenüber gängigen Kreuzformen, auf die das [X.] abge-stellt hatte, unberücksichtigt geblieben war, musste der Markeninhaber eine andere Beurteilung des [X.]s in seine Überlegungen auch oh-ne ausdrücklichen Hinweis einbeziehen. Vorliegend gilt dies umso mehr, als das [X.] in seiner Verfügung vom 20. April 2007 an die [X.] auf eine gegenüber der Erstentscheidung abweichende Beurteilung der Verwechslungsgefahr hingewiesen hatte. 23 d) Das [X.] hat angenommen, dass bei komplexeren Kreuzgestaltungen der Verkehr unterschiedlichen farblichen Wiedergaben [X.] als bei einfachen Kreuzformen keine besondere Bedeutung beimessen wird und unterschiedliche farbliche Gestaltungen vorliegend deshalb nicht [X.] - 12 - eignet sind, die Annahme organisatorischer und wirtschaftlicher Verbindungen und damit eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn auszuschließen. Das lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Mit ihrer gegenteiligen Würdigung setzt die Rechtsbeschwerde in unzulässiger Weise ihre eigene Auffassung an die Stelle derjenigen des Tatrichters. Der Rechtsbeschwerde verhilft auch nicht die Rüge zum Erfolg, das [X.] habe die Bindungswirkung der Entscheidung des [X.]s nach § 89 Abs. 4 Satz 2 [X.] verkannt und keine Prüfung der der Verwechs-lungsgefahr im weiteren Sinn zugrunde liegenden Annahmen vorgenommen. 25 Das [X.] hat die Frage der selbständig kennzeichnenden Stellung des [X.]s der jüngeren Marke und die Bedeutung der unter-schiedlichen Farbgebungen der [X.] für die Annahme der Ver-wechslungsgefahr einer eigenen Beurteilung unterzogen. 26 e) Das [X.] hat danach eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn zu Recht bejaht. Im Hinblick auf die selbständig kennzeichnende Stellung des [X.]s der jüngeren Marke wird der Verkehr aufgrund der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der zwischen den Marken bestehenden Zeichenähnlichkeit wegen der Identität oder zumindest hochgra-digen Ähnlichkeit der Dienstleistungen jedenfalls organisatorische oder wirt-schaftliche Verbindungen zwischen den Markeninhabern annehmen. 27 - 13 - [X.] Die Kostenentscheidung beruht auf § 90 Abs. 2 Satz 1 [X.]. 28 [X.]
[X.] Vorinstanz: [X.], Entscheidung vom 30.01.2008 - 25 W(pat) 42/02 -