Bundespatentgericht, Beschluss vom 25.11.2015, Az. 24 W (pat) 65/14

Die am 18. Februar 2010 angemeldete farbig gestaltete (grün, weiß, rot) und nachfolgend abgebildete Wort-/Bildmarke

ist am 29. März 2010 unter der Nr. 30 2010 010 053 für Waren bzw. Dienstleistungen der [X.]assen 9, 16, 35, 38 und 42, u. a. „Computerprogramme und Software aller Art“ in das beim [X.] geführte Markenregister eingetragen worden. Die Eintragung wurde am 30. April 2010 veröffentlicht.

Gegen die Eintragung der angegriffenen Marke hat der Inhaber der prioritätsälteren, am 1. März 2005 unter der Nr. 003 091 659 eingetragenen [X.]swortmarke

EDILUS

Widerspruch erhoben. Die Eintragung der Widerspruchsmarke bezieht sich in der der [X.] entsprechenden [X.] Fassung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen auf

[X.]. 9: Software;

[X.]. 35: [X.]; elaborazione di dati;

[X.]. 42: [X.] per computer ed analisi di sistemi; [X.] per l'elaborazione elettronica di dati; consulenza in materia di software.In der [X.] und entsprechend den Fassungen der anderen [X.]ssprachen umfasst die Eintragung in das [X.] gemäß den Angaben in der elektronischen Datenbank des [X.] plus“ die Waren bzw. Dienstleistungen

[X.]. 9: Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild;

[X.]. 35: Computergestützte Datenverarbeitung; Datenverarbeitung;

[X.]. 42: [X.]; Erstellen von Programmen für die elektronische Datenverarbeitung; Beratung in Bezug auf Computersoftware.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Verfahren vor der Markenstelle mit Schriftsatz vom 25. Oktober 2010 die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Der Widersprechende hat daraufhin eine von ihm abgegebene eidesstattliche Versicherung vom 30. November 2010 mit beglaubigter Übersetzung u. a. mit [X.] für die Jahre 2004 bis 2010 eingereicht.

Die Markenstelle für [X.]asse 42 des [X.]s hat den Widerspruch durch Beschluss vom 29. Juni 2012 und die hiergegen gerichtete Erinnerung durch Beschluss vom 4. Juni 2014 zurückgewiesen. Sie hat in der Begründung des [X.] ausgeführt, der Widersprechende habe auf die durch die Inhaberin der angegriffenen Marke zulässig erhobene [X.] nicht glaubhaft gemacht, dass er die Widerspruchsmarke in Bezug auf den Zeitraum von fünf Jahren vor der [X.] der angegriffenen Marke für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen benutzt habe. Gemäß den vorgelegten Benutzungsunterlagen sei die Widerspruchsmarke in [X.] für ein spezifisches Softwareprogramm verwendet worden, das aber - ausgehend von der [X.] Fassung - nicht vom eingetragenen Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen umfasst sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden. Er hat davon abgesehen eine Begründung einzureichen.

Der Widersprechende beantragt zuletzt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für [X.]asse 42 des [X.]s vom 29. Juni 2012 und vom 4. Juni 2014 aufzuheben und die Löschung der Marke 30 2010 010 053 anzuordnen.

Die Inhaberin der jüngeren Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache eingelassen.

In der auf den entsprechenden Hilfsantrag des Widersprechenden erfolgten Ladung zur mündlichen Verhandlung vom 18. August 2015 hat der Senat die Beteiligten darauf hingewiesen, dass der Entscheidung auf der Grundlage der Angaben der elektronischen Datenbank des [X.] plus“ zwar die von der [X.] Fassung abweichende [X.] Fassung der in [X.]asse 9 für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren zugrunde zu legen sein dürfte, aber gleichwohl Bedenken bestünden, ob die eingereichten Benutzungsunterlagen ausreichten, die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen. Der Widersprechende hat danach den Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da der Widersprechende auf die von der Markeninhaberin erhobene Einrede der Nichtbenutzung die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht hat, § 43 Abs. 1 [X.], Art. 15 [X.] i. V. m. § 125b Nr. 4 [X.]. Die Markenstelle hat den Widerspruch daher im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen, vgl. § 43 Abs. 2 Satz 2 [X.].

1. Zwar geht der Senat auf der Grundlage der Angaben in der elektronischen Datenbank des [X.] plus“, u. a. auch der dort wiedergegebenen Eintragungsurkunde, davon aus, dass die Widerspruchsmarke [X.] 091 659 nach der [X.] Schutz in Bezug auf die Ware „Software“ ([X.]asse 9) genießt. Denn abweichend zu den Fassungen in den anderen Sprachen der [X.] ist die [X.] „Software“ danach in der Fassung der [X.] [X.]isch Gegenstand der Registrierung der Widerspruchsmarke. Dabei ist gemäß Art. 120 Abs. 3 Satz 1 [X.] in Zweifelsfällen der Wortlaut der Eintragung in der Sprache der Anmeldung maßgebend, sofern die [X.], wie vorliegend, eine Sprache des Amtes ist (vgl. Art. 120 Abs. 3 Satz 2, Abs. 2 [X.]).

2. Der Widersprechende hat aber auch in Bezug auf die Ware „Software auf dem Gebiet der Gebäudedatenmodellierung“ nicht glaubhaft gemacht, dass er die Widerspruchsmarke rechtserhaltend benutzt hat, so dass die Widersprechende im Streitverfahren keine Rechte aus der Widerspruchsmarke geltend machen kann, vgl. § 43 Abs. 1 Satz 3 [X.].

a) Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit ihrem am 28. Oktober 2010 beim [X.] eingegangenen Schriftsatz vom 25. Oktober 2010 die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Eine [X.], die ohne Beschränkung auf einen der beiden nach dem Gesetz in § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 [X.] vorgesehenen Benutzungszeiträume erhoben wird, ist regelmäßig als Erhebung beider Einreden zu verstehen, da die Inhaberin der angegriffenen Marke die ihr zur Verfügung stehenden Verteidigungsmöglichkeiten im Zweifel in vollem Umfang ausschöpfen will (vgl. [X.], 714, Rdn. 23 – idw; vgl. auch [X.]/[X.], [X.], 11. Aufl., § 43, Rdn. 26 m. w. N.). Nichts anderes ergibt sich aus dem Wortlaut der Einredeerklärung, wonach „die fehlende Benutzung nach Ablauf der Benutzungsschonfrist” gerügt wird. Nach dem Gesamtzusammenhang der Erklärung greift diese Formulierung den im vorausgehenden Absatz der Erklärung enthaltenen Hinweis auf den Ablauf der sog. Benutzungsschonfrist auf. Sie dient damit lediglich der [X.]arstellung, dass die Erhebung dieser Einrede nunmehr zulässig sei, nachdem diese „Frist“, vor dessen Ablauf dem Widersprechenden nicht die Einrede der Nichtbenutzung entgegengehalten werden kann, verstrichen sei. Eine sachliche Beschränkung der [X.], zumal im Hinblick auf den [X.] von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch nach § 43 Abs. 1 Satz 2 [X.], kann dieser Erklärung dagegen nicht entnommen werden.

b) Die durch die Inhaberin der angegriffenen Marke am 28. Oktober 2010 erhobene [X.] nach § 43 Abs. 1 Satz 2 [X.] ist auch rechtlich erheblich. Die sog. „Benutzungsschonfrist“, die allerdings entgegen der Markeninhaberin in ihrem Schriftsatz vom 25. Oktober 2010 nicht fünf Jahre nach der Anmeldung der Widerspruchsmarke, sondern fünf Jahre nach ihrer Eintragung am 1. März 2005 (vgl. Art. 15 Abs. 1 [X.]) endete, war zum Zeitpunkt der Erhebung der [X.] bereits abgelaufen.

c) Auf das somit nach § 43 Abs. 1 Satz 2 [X.] wirksame Bestreiten der Benutzung der Widerspruchsmarke oblag es dem Widersprechenden, alle zur Beurteilung der Benutzungslage gemäß Art. 15 [X.] erforderlichen tatsächlichen Umstände insbesondere nach Art, Ort und Umfang für den Zeitraum von fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch im Beschwerdeverfahren, also im Zeitraum vom 25. November 2010 bis zum 25. November 2015, darzulegen und durch präsente Beweismittel glaubhaft zu machen. Daran fehlt es hier. Die in der eidesstattlichen Versicherung des Widersprechenden vom 30. [X.] 2010 mit den beigefügten Anlagen enthaltenen Angaben sind nicht geeignet, in ihrer Zusammenschau für diesen Zeitraum eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke in der [X.] glaubhaft zu machen.

aa) Soweit der Widersprechende in seiner eidesstattlichen Versicherung erklärt, dass er durch den Verkauf der Bausoftware „Edilus“ im Zeitraum Januar bis November 2010 einen Umsatz von [X.] erzielt habe, bleibt mangels einer Zuordnung zum geografischen Gebiet, in welchem diese Umsätze erzielt worden sind, bereits offen, ob und inwieweit diese Umsatzangabe sich überhaupt auf [X.] im Gebiet der [X.] bezieht. Zudem entbehrt die Erklärung einer hinreichenden Aufschlüsselung der Umsatzangabe in Bezug auf den hier relevanten [X.], der am 25. November 2010 beginnt.

Unvollständiger Tatsachenvortrag geht zulasten des darlegungspflichtigen Widersprechenden, der die volle Verantwortung für einen schlüssigen Tatsachenvortrag und dessen Glaubhaftmachung trägt (vgl. [X.], [X.], 152, Rdn. 20 - [X.]; m. w. N. [X.]/[X.], 11. Aufl., § 43 Rdn. 58).

Keine andere Bewertung ergibt sich insofern aus den Angaben in den Anlagen zur eidesstattlichen Versicherung vom 1. Dezember 2010. Unter diesen Unterlagen bezieht sich lediglich eine einzige Rechnung vom 1. Dezember 2010 auf den in Rede stehenden [X.]. Sie dokumentiert den Verkauf einer Einheit eines [X.] mit Serviceleistungen zum Bruttopreis von [X.] an einen in [X.] ansässigen Käufer.

Dabei kann letztlich dahin gestellt bleiben, ob insoweit von einer form- und funktionsgerechten Benutzung der Widerspruchsmarke ausgegangen werden kann. Die eidesstattliche Versicherung als solche enthält hierzu überhaupt keine Aussage.

Die beigefügten Anlagen zeigen ebenfalls nicht unmittelbar, ob und wie die Ware selbst oder ihre Verpackung mit der Widerspruchsmarke versehen waren. Allein die Verwendung der Bezeichnung „Edilus“ in der Rechnung selbst stellt im Übrigen keinen hinreichenden Beleg für eine funktionsgerechte Verwendung dar (vgl. [X.]/[X.], [X.], 11. Aufl., § 26 Rdn. 66).

Jedenfalls kann allein die Veräußerung eines einzigen Exemplars einer Standardsoftware ungeachtet seines relativ hohen Verkaufspreises für sich genommen nicht als verkehrsübliche und wirtschaftlich nachvollziehbare Benutzung angesehen werden. Der Widersprechende führt in seiner eidesstattlichen Versicherung selbst aus, dass allein der Markt in [X.] hunderttausende Einheiten aufnehmen könne und es sich daher um einen großen [X.] und globalen Markt handele.

bb) Über keine hinreichende Aussagekraft verfügen ferner die in der eidesstattlichen Versicherung enthaltenen Angaben zu den Ausgaben für Werbung und Marketing in Höhe von 470.000 € im Jahr 2010. Die Erklärung lässt aufgrund ihres pauschalen Inhalts, insbesondere einer auch insoweit fehlenden Zuordnung zu einem bestimmten geografischen Gebiet keine Prüfung der Frage zu, ob und inwieweit diese Maßnahmen sich auf das Gebiet der [X.] bezogen haben und ob sie ihrer Art nach als relevante [X.] eingeordnet werden können, was insbesondere bei Wiedergabe der mit der Marke gekennzeichneten Ware in u. a. nach Auflagenhöhe bestimmten Katalogen in Betracht kommt (vgl. m. N. [X.]/[X.], [X.], 11. Aufl., § 26 Rdn. 38).

Zudem fehlt auch insoweit wie in Zusammenhang der Angaben zum Umsatz eine konkrete Aussage dazu, inwieweit ggf. erhebliche [X.] dem fraglichen [X.] ab dem 25. November 2010 zugerechnet werden können.

cc) Die weiteren Angaben in der eidesstattlichen Versicherung und ihren Anlagen insbesondere zu [X.] im Rahmen von Messeauftritten beziehen sich nicht auf den maßgeblichen [X.] und sind daher in vorliegendem Zusammenhang schon aus diesem Grund nicht unmittelbar erheblich.

dd) In der Gesamtbewertung kann danach im maßgeblichen [X.] allenfalls die Veräußerung einer einzigen Produkteinheit zugrunde gelegt werden, wobei sich selbst die Rechnung vom 1. Dezember 2010 auf eine vor dem maßgeblichen [X.] liegende Sachübertragung beziehen kann und auch nicht ersichtlich ist, dass die Ware, die Gegenstand dieser Rechnung ist, mit der Widerspruchsmarke [X.] gekennzeichnet war. Eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für „Software“ ist damit in Bezug auf den hier nach § 43 Abs. 1 Satz 2 [X.] maßgeblichen Zeitpunkt nicht glaubhaft gemacht.

Eine Benutzung der Widerspruchsmarke ist auch nicht in Bezug auf die eingetragenen Dienstleistungen der [X.]assen 35 und 42 glaubhaft gemacht, nachdem die durch den Widersprechenden eingereichten Unterlagen insoweit keine Angaben enthalten.

3. Über die Beschwerde konnte im schriftlichen Verfahren entschieden werden. Der Widersprechende hatte den zunächst gestellten Hilfsantrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen. Eine Verhandlung war auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit veranlasst, § 69 Nr. 3 [X.].

Die Beschwerdesache war auch entscheidungsreif. Die Beteiligten sind durch den Hinweis zur Terminsladung vom 18. August 2015 darauf aufmerksam gemacht worden, dass die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nach der vorläufigen Auffassung des Senats erheblichen Bedenken ausgesetzt sei. Weitere Hinweise waren unter Berücksichtigung der Neutralitätspflicht des Gerichts entbehrlich, weil es dem Widersprechenden zuzumuten war, die für die Glaubhaftmachung der Benutzung zentrale Bestimmung der rechtlich eindeutigen Benutzungszeiträume selbst vorzunehmen. Ein Verfahrensbeteiligter muss grundsätzlich sogar alle vertretbaren rechtlichen Gesichtspunkte von sich aus in Betracht ziehen (vgl. [X.] GRUR 2000, 894 [X.]; [X.]/[X.], [X.], 11. Aufl., § 43 Rdn. 70 f.).

4. Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens bestand kein Anlass, § 71 Abs. 1 [X.].