Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 22.11.2012, Az. I ZB 72/11

BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
I [X.]
Verkündet am:

22. November 2012

Führinger

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die Marke Nr. 306 52 708
Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

[X.]
[X.] § 8 Abs. 2 Nr. 1
a)

n-terscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.]. Insbesondere wird der Verkehr das Zeichen nicht stets als verkürzte Beschreibung der Wa-

b)
Abstrakte sprachwissenschaftliche Erkenntnisse, die auf der Annahme einer assoziativen Ergänzung von als Abkürzung erkannten Begriffen in ei-nem vom Kontext vorgegebenen Sinn beruhen, können nicht ohne weiteres für die als Rechtsfrage
zu beantwortende Beurteilung der [X.] herangezogenen werden. Bei dieser sind vielmehr die Umstände der konkret zu beurteilenden Bezeichnung und die Kennzeichengewohnheiten der maßgebenden Branche in den Blick zu nehmen.
[X.], Beschluss vom
22. November 2012 -
I [X.] -
[X.]

-
2
-

Der [X.]
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhandlung vom 22.
November
2012
durch den
Vorsitzenden Richter Prof.
Dr.
Bornkamm und die Richter
Prof.
Dr.
Büscher,
Prof. Dr.
Schaffert, Dr.
Kirchhoff
und Dr.
Löffler
beschlossen:
Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss des 29.
Senats ([X.]) des [X.] vom 21.
September 2011 aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung
und Entscheidung an das [X.] zurückverwiesen.
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000

festgesetzt.

Gründe:
[X.] Für die Markeninhaberin ist seit dem 28. Februar 2007 die
Wortmarke
[X.]
für die
Waren und Dienstleistungen der
Klasse 16
Lehr-
und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);
Klasse 28
Spiele, Spielzeug;
1
-
3
-

Klasse 35
Bestellannahme, [X.] und Rechnungsabwicklung, auch im Rah-men von e-commerce
eingetragen.
Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent-
und Markenamt die Lö-schung der Marke beantragt. Diese sei nicht unterscheidungskräftig und freihal-h-bezeich

Das Deutsche Patent-
und Markenamt
hat den
Löschungsantrag mit Be-schluss vom 31.
August 2009 zurückgewiesen. Auf die Beschwerde der Antrag-stellerin hat das [X.]
den Beschluss des Deutschen Patent-
und Markenamts aufgehoben, soweit der Löschungsantrag für die Ware der Klasse
28 Spielzeug

zurückgewiesen wurde. Insoweit hat es das Deutsche Patent-
und Markenamt angewiesen, die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen ([X.], Beschluss
vom
21.
September 2011

29
W
(pat)
40/09,
juris).
Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der vom Bundespatent-gericht zugelassenen Rechtsbeschwerde.
I[X.] Das [X.] hat angenommen, der angemeldeten Marke fehle für die
Ware

jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von §
8 Abs.
2 Nr.
1 [X.]. Dazu hat es ausgeführt:
Die angegriffene Marke habe für das

werde,
nur einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt.
2
3
4
5
-
4
-

n Sprache weder als Wort noch als Abkürzung lexikalisch nachweisbar. Io-
aber nur als verkürzte Beschreibung der Ware verstehen. Das opti-sche Gerät

ein fernrohrähnliches Spielzeug, bei dem sich beim Drehen bunte Glassteinchen zu verschiedenen Mustern und Bildern anordne-ten

[X.] Sprache ausschließlich im Begri
n-dung bringen. Hinzu komme, dass der fast gleichlautende und fast gleich ge-rzt werde und dass diese Abkürzung auch im [X.] tatsächlich für [X.]skope bzw. deren spezifische Eigenschaften benutzt werde.
Bei dem Markenwort handele es sich deshalb um eine Abwandlung, die zwar als solche wahrgenommen werde, in welcher der Verkehr aber ohne wei-o-
m Kurzwort bezeichnet werde, werde der Verkehr diese Bezeichnung nicht als Herkunftshinweis, sondern nur als verkürzte Sachangabe verstehen. Der [X.] müsse dazu keine Interpretationsbemühungen anstellen. Das Fehlen der -verändere
weder den allgemein bekannten [X.], noch komme der Verkürzung eine unge-wöhnliche Eigenart zu. Diese Ansicht
werde gestützt durch die Erkenntnisse der Linguistik im Rahmen der sogenannten
Assoziations-
oder Prototypentheorie. Danach sei der Wahrnehmungs-
und Verständnishorizont der Hörenden und Sehenden bei Fehlen eines
Wortes, aber auch bei Fehlen von [X.] darauf 6
7
-
5
-

ausgerichtet, das Wort in der Weise zu ergänzen, wie es sehr häufig in der All-gemeinsprache vorkomme und
in Bezug auf den im Kontext vorgegebenen Sinn
hier in Bezug auf die beanspruch

bekannt sei.
Demgegenüber rechtfertige der Umstand, dass die ebenfalls mit der En-

und

Ste-und

verkürzt würden, keine andere Beurteilung.
Da dem angemeldeten Zeichen für [X.]skope die erforderliche [X.] fehle und das Gerät [X.]skop unter den angemeldeten Wa-alle,
sei der Oberbegriff insgesamt zu löschen.
II[X.] Die
zulässige
Rechtsbeschwerde ist begründet. Die Beurteilung des [X.]s, das angemeldete Wort [X.]

sei l-nicht unterscheidungskräftig, hält der rechtlichen Nachprüfung
nicht
stand.
1. Unterscheidungskraft im Sinne von §
8 Abs.
2 Nr.
1 [X.] ist die [X.] Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterschei-dungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kenn-zeichnet und die Waren oder Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. [X.], Urteil vom 21.
Januar 2010

C398/08, [X.], 228 Rn.
33 = [X.], 364

[X.] [Vorsprung durch Technik]; [X.], Beschluss vom 21.
Dezember
2011

I
ZB
56/09, [X.], 270
Rn.
8
= [X.], 337

Link economy). Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintra-8
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-
6
-

gungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass [X.] auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden ([X.], Beschluss vom 4.
Dezember 2008

I
ZB
48/08, [X.], 778 Rn.
11 = [X.], 813

Willkommen im Leben; Beschluss vom 24.
Juni 2010

I
ZB
115/08, [X.], 1100 Rn.
10 = [X.], 1504

[X.]!). Die Unterscheidungskraft ist im Hinblick
auf jede der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz beansprucht, gesondert zu beurtei-len. Abzustellen ist auf die Anschauung des angesprochenen Verkehrs. Dabei ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Wa-ren oder Dienstleistungen abzustellen ([X.], Urteil vom 8.
Mai 2008

[X.], [X.]. 2008, [X.] = [X.], 608 Rn.
67

EUROHYPO; [X.], Beschluss vom 15.
Januar 2009

I
ZB
30/06, [X.], 411 Rn.
8 = [X.], 439

STREETBALL).
2. Das [X.] hat angenommen, die angesprochenen [X.]skreise würden e-.
Diese Ausführungen halten den Angriffen der Rechtsbeschwerde nicht stand. Das [X.] hat zu hohe Anforderungen an das Vorliegen von [X.] im Sinne von §
8 Abs.
2 Nr.
1 [X.] gestellt.
a) Allerdings ist einer
angemeldeten Bezeichnung die Eintragung als Mar-ke wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zu versagen, wenn die Wort-bestandteile einer Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt enthalten, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei derartigen beschreibenden An-gaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Un-terscheidungsmittel versteht (vgl. [X.], Beschluss vom 22.
Januar 2009 12
13
-
7
-

I
ZB
52/08, [X.], 952 Rn.
10 = [X.], 960
[X.], [X.]). Kann
dagegen
einem Wortzeichen für die fraglichen Waren oder Dienst-leistungen kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zuge-ordnet
werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der [X.] oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr

etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung

stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass ihm die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt ([X.], [X.], 270 Rn.
11
Link economy; [X.], Beschluss vom 4.
April 2012
I
ZB
22/11, [X.], 1143 Rn.
9 = [X.], 1396
Starsat).

b)
Entgegen der Annahme des [X.]s
wird der durch die Bezeichnung von Spielzeug angesprochene
normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher
die Bezeichnung
-stehen.
[X.]) Das [X.] hat nicht festgestellt, dass die Bezeichnung oder einer im Inland bekannten Fremdsprache ist. Es ist vielmehr davon [X.], dasnoch als Abkürzung lexikalisch nachweisbar sei und die Bedeutung des aus
es in ihrer Alleinstellung nicht sehr bekannt
sei.
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-
8
-

Entgegen der Annahme des [X.]s lässt sich die Annahme einer im Inland gebräuchlichen Abkürzung nicht darauf stützen, dass der fast gleichlautende und fast gleich geschriebene englischsprai-dosrd. Das [X.] hat nicht fest-gestellt, dass dieser Umstand das allein maßgebende inländische Sprachver-ständnis beeinflusst hat (vgl. [X.], [X.], 270 Rn.
14
Link economy).
Auch diwerde im [X.] tatsächlich als Abkürzung für [X.]skope oder deren spezifische Eigenschaften benutzt, wird von den dazu getroffenen Feststellungen nicht getragen. Vergeblich stützt
sich das [X.]
in diesem Zusammenhang auf den Umstand
-net werde (vgl. http://www.3gapps.de/kaleido). So hat das Deutsche Patent-
und Markenamt in seiner Stellungnahme gemäß §
87 Abs.
2, §
68 Abs.
1 als Produktbeschreibung, sondern als Produktname verwendet wird und es im Softwarebereich allgemein üblich ist, Marken mit beschreibenden Anklängen zu Soweit sich das [X.] weiter darauf stützt, werde auf im angegriffenen Beschluss näher bezeichneten Internetseiten , kann
dies durch einen
Aufruf der entsprechenden Seiten nicht nachvollzogen werden.
Im Übrigen hat das [X.] keine Umstände festgestellt, die dafür sprechen könnten, dass die angeführten Internetseiten geeignet sind, das inländische Verkehrsverständnis zu prägen (vgl. [X.], [X.], 270 Rn.
14
Link economy).
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-
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-

bb) [X.] rechtlichen Bedenken begegnet auch die Annahme des Bundespa
enommen
werde, aber als gering-fügig anzusehen sei. Der Verkehr werde die angegriffene Bezeichnung ohne ennen

Diese
Beurteilung berücksichtigt nicht, Kunstwort nicht nur denkbar ist, sondern sogar tatsächlich benutzt wird. So hat das Deutsche
Patent-
und Markenamt
in seinem Beschluss vom 31.
August 2009
festgestellt,

[X.] für ein Kraftfahrzeug
([X.] 1.5 dCi [X.]), eine Damenuhr
(Fossil [X.] [X.] Damenuhr)
sowie für einen
Internetshop
([X.].Shop)
verwendet
wird (Anlage 1 bis 3 zum Beschluss vom 31.
August 2009). Abweichende Feststellungen hat das [X.] nicht getroffen.
Ob

dem
wie das Amt weiter geltend macht

als Bestandteil des

lexikalisch nachweisbar ist, kann auf sich beruhen.
cc) Dem [X.] kann auch nicht in der Annahme gefolgt

sei eine nur geringfügige Abweichung verständigen Durchschnittsverbraucher
sind Begriffe

wie etwa
Mikroskop, Teleskop und Periskop bekannt. Er wird
aufgrund seiner Kenntnis der damit beschriebenen Gegenstände Wortbildungselement erkennen, das auf ein Gerät zur optischen Betrachtung hindeutet. Damit kommt der Nachsilbe
eine wesentliche Funktion im Hinblick auf die Frage zu, welcher Gegenstand durch den Gesamtbegriff beschrieben ein
wesentlicher Bezugspunkt 18
19
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-
10
-

für die Annahme einer konkreten beschreibenden Bedeutung
des übrigen Wortbestandteils.
dd) Das [X.] hat angenommen, seine Beurteilung werde auch durch die Erkenntnisse der Linguistik im Rahmen der sogenannten Assoziationstheorie

oder Prototypentheorie

gestützt, wonach der Wahr-nehmungs-
und Verständnishorizont der
Hörenden und Sehenden bei Fehlen eines
Wortes, aber auch bei Fehlen von [X.] darauf ausgerichtet sei, das Wort in der Weise zu ergänzen, wie es sehr häufig in der [X.] vorkomme und in Bezug auf den
im Kontext vorgegebenen Sinn
hier in Bezug

bekannt sei. Auch diese Ausführungen halten den Angriffen der Rechtsbeschwerde nicht stand.
(1) Sprachwissenschaftliche
Erkenntnisse, die auf der Annahme einer assoziativen Ergänzung von als Abkürzung erkannten Begriffen
in einem vom Kontext vorgegebenen Sinn beruhen, können nicht ohne weiteres für die als Rechtsfrage zu beantwortende Beurteilung der Unterscheidungskraft herangezogenen werden. Wie dargelegt,
ist für die Verneinung der Unterscheidungskraft ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsin-halt
erforderlich. Eine bloße Assoziation, die dem Verkehr etwa durch ein sprechendes Zeichen einen Hinweis nicht nur auf die betriebliche Herkunft, sondern auch auf die gekennzeichnete Ware gibt, steht der Annahme einer Unterscheidungskraft nicht entgegen (vgl. [X.], Beschluss vom 18.
März 1999

I
ZB
27/96, [X.], 988, 990 = [X.], 1038
[X.]; [X.]/[X.], [X.], 3.
Aufl., §
14
Rn.
563).
(2) Die Annahme, dass der Durchschnittsverbraucher

nur als steht auch nicht mit der Le-21
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-
11
-

benserfahrung im Einklang. Wie dargelegt, hat das [X.] nicht hinreiche-griff verstanden werden kann und zudem tatsächlich kennzeichnend verwendet wird. Das Deutsche Patent-
und Markenamt
ist in seinem Beschluss vom 31.
August 2009 außerdem zutreffend
davon ausa-
und

und

das [X.] nicht getroffen. Soweit es in diesem Zusammenhang mögliche Begriffe stehen könnten (Endokrinologe, Endomorphose, [X.]), spricht
auch
dies
gegen eine auf abstrakten
linguistischen
Erkenntnissen
basierende
pauschalierende Betrachtungsweise
und für eine die Umstände der konkret zu beurteilenden Bezeichnung und der Kennzeichengewohnheiten der maßgebenden Branche
in den Blick nehmende
Prüfung des Einzelfalls (vgl.
auch [X.],
Beschluss vom 31.
März 2010
I
ZB
62/09, [X.]Z 185, 152 Rn.
18
f., 21
Marlene-Dietrich-Bildnis II).
-
12
-

IV. Der angefochtene Beschluss ist somit aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das [X.]
zu-rückzuverweisen (§
89 Abs.
4 Satz
1 [X.]).
Bornkamm

Büscher

Schaffert

Kirchhoff

Löffler
Vorinstanz:
[X.], Entscheidung vom 21.09.2011 -
29 W (pat) 40/09 -

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