Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 12.07.2011, Az. X ZR 56/09

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
X [X.]/09
Verkündet am:

12. Juli 2011

Wermes

Justizamtsinspektor

als Urkundsbeamter

der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

Besonderer Mechanismus
[X.] § 139
Abs. 1; [X.] 2003 Art. 1; [X.] zu Art. 22 ([X.] [X.] 1408); ZPO § 256

a)
Für das Interesse an der Feststellung, dass dem Schutzrechtsinhaber keine Ansprüche aus einem gewerblichen Schutzrecht zustehen, ist eine Verwarnung aus dem Schutzrecht nicht erforderlich. Es genügt, dass sich der Rechtsinhaber eines Anspruchs aus dem Schutzrecht berühmt.
b)
Eine Schutzrechtsverwarnung setzt das Verlangen, eine strafbewehrte [X.] abzugeben, jedenfalls dann nicht voraus, wenn dem [X.] nicht vorgeworfen wird, das Schutzrecht bereits verletzt zu haben. Es reicht aus, dass der Schutzrechtsinhaber bestimmte Handlungen als Schutzrechtsverletzung bezeichnet und ankündigt, im Fall ihrer Begehung durch den [X.] gerichtlichen Rechtsschutz in Anspruch zu nehmen.
c)
Der Schutzrechtsinhaber verliert seine Ansprüche nach dem Besonderen Mechanismus des [X.] vom 16. April 2003 nicht schon dadurch, dass er sich auf eine Anfrage desjenigen, der ein dem Mechanismus unterliegendes Arzneimittel importieren oder im [X.] vertreiben will, auf seine Rechte beruft, ohne konkret mitzuteilen, aus welchem Schutz-recht er diese herleitet.
[X.], Urteil vom 12. Juli 2011 -
X [X.]/09 -
O[X.]

[X.]
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2
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Der X.
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 12.
Juli 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr.
Meier-Beck, [X.], die Richterin Mühlens
und die
Richter Dr.
[X.] und Dr. Bacher
für Recht erkannt:
Die Revision gegen das am 23. April 2009 verkündete Urteil des 3.
Zivilsenats des Hanseatischen Oberlandesgerichts [X.] wird, soweit die negative Feststellungsklage abgewiesen worden ist, mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass die Klage als unbe-gründet abgewiesen wird, soweit die Klägerin die Feststellung be-gehrt, dass der [X.] bis zum 24. August 2010 kein Unterlas-sungsanspruch wegen des Vertriebs des Arzneimittels Neurontin zugestanden hat.
Auf die Revision
der Klägerin wird das vorbezeichnete Urteil inso-weit aufgehoben, als die Klageforderung auf Zahlung von 2.687,60 [X.] nebst Zinsen abgewiesen ist. Auf die Berufung der Klägerin wird unter Abänderung des Urteils des [X.] vom 13. März 2008 die [X.] verurteilt, an die Klägerin 2.687,60 [X.] nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 2. November 2006
zu zahlen.
Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens vor dem Bundesge-richtshof.
Von Rechts wegen
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Tatbestand:

Die Klägerin nimmt die [X.], soweit das Verfahren in die [X.] gelangt ist, auf Feststellung in Anspruch, dass der [X.] keine Rechte aus einem Patent und/oder ergänzenden Schutzzertifikat zustehen, mit denen die Einfuhr und/oder das Inverkehrbringen von Arzneimitteln unter der Bezeichnung "Neurontin"
in [X.] unter dem Gesichtspunkt des Beson-deren Mechanismus gemäß Art.
1 des [X.]gesetzes vom 18.
September 2003 in Verbindung mit [X.] Nr. 2 zu Art. 22 des [X.] vom 16. April 2003 ([X.] [X.] 1408) verhindert werden konn-te, weiter auf Ersatz vorgerichtlicher
Auslagen. Die Regelung in [X.] zum [X.] lautet:
Im Falle der [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.] oder der
[X.] kann sich der Inhaber eines Patents oder eines Ergänzenden Schutzzertifi-kats für ein Arzneimittel, das in einem Mitgliedstaat zu einem [X.]-punkt eingetragen [berichtigt in: beantragt]
wurde, als ein entspre-chender Schutz für das Erzeugnis in einem der vorstehenden neuen Mitgliedstaaten nicht erlangt werden konnte, oder der vom Inhaber Begünstigte auf die durch das Patent oder das [X.] eingeräumten Rechte berufen, um zu [X.], dass das Erzeugnis in Mitgliedstaaten, in denen das betref-fende Erzeugnis durch ein Patent oder Ergänzendes Schutzzertifi-kat geschützt ist, eingeführt und dort in den Verkehr gebracht wird; dies gilt auch dann, wenn das Erzeugnis in jenem neuen [X.] erstmalig von ihm oder mit seiner Einwilligung in den [X.] gebracht wurde.
Jede Person, die ein Arzneimittel im Sinne des vorstehenden [X.] in einen Mitgliedstaat einzuführen oder dort zu vermarkten beabsichtigt, in dem das Arzneimittel Patentschutz oder den Er-gänzenden Schutz genießt, hat
den zuständigen Behörden in dem die Einfuhr betreffenden Antrag nachzuweisen, dass der [X.] oder der von ihm Begünstigte einen Monat zuvor darüber unterrichtet worden ist.
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Die [X.] vertreibt in [X.] unter anderem das Präparat "Neu-rontin". Die Klägerin ist als Parallelimporteurin von Arzneimitteln tätig. Sie bringt in [X.] umkonfektionierte Arzneimittel auf den Markt, die von der MPA Ph

GmbH aus anderen Mitgliedstaaten der [X.] nach [X.] im-
portiert werden.
Die Klägerin zeigte der [X.] im Jahr 2006 ihre Absicht an, die Arz-neimittel "Neurontin", "[X.]", "Lyrika"
und "Zoloft"
aus den im Besonderen Mechanismus genannten [X.] einzuführen. Sie bat jeweils um Mitteilung, ob diese Arzneimittel unter den Besonderen Mechanismus nach [X.], Nr.
2 zu Art.
22 des [X.] fielen. Die [X.] bejahte dies und bat ihrerseits, hinsichtlich des Arzneimittels "Neurontin"
mit Schreiben vom 21.
November
2006, um Bestätigung, dass die Klägerin die genannten Arzneimittel nicht aus den jeweils im Einzelnen genannten neuen [X.] nach [X.] importieren und keine entsprechende Zulas-sung
beantragen werde. Ferner wies sie
darauf hin, dass sie bekanntlich ihr in diesem Zusammenhang
zustehende Positionen konsequent mit den zur Verfü-gung stehenden Mitteln verteidige. Die Klägerin forderte daraufhin hinsichtlich des Arzneimittels "Neurontin" von der [X.] die Mitteilung, auf welches Pa-tent diese sich berufe. Die [X.] berief sich mit Schreiben vom 7.
Februar
2007 ausdrücklich -
wenn auch ohne Nennung der Patentnummer

auf ein ihr zustehendes Patent, das nach dem Besonderen Mechanismus der Einfuhr von "Neurontin"
entgegenstehe. Sie lehnte
nähere
Auskünfte
unter Hinweis darauf
ab,
dass die von der Klägerin benötigten Informationen
öffent-lich zugänglich seien. Auf den Hinweis der Klägerin, dass der Patentschutz für den Wirkstoff des Arzneimittels "Neurontin", nämlich Gabapentin, ausgelaufen sei, berief sich die [X.] darauf, dass
dies zwar für das Basispatent zutreffe, sie sich aber auf ein Patent für [X.] berufen könne, das noch bis 2010 in [X.] stehe. Nähere Informationen müsse sie der Klägerin nicht zur Verfügung stellen. Auf die Mitteilung der Klägerin über
den
beabsich-tigten Vertrieb des Arzneimittels "Neurontin"
wies die [X.] erneut darauf hin, dass die Klägerin dieses
nicht rechtmäßig einführen könne. Erst in ihrer 2
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Erwiderung auf die vorliegende Klage berief sich die [X.] auf das am 24.
August 1990 angemeldete, auch mit Wirkung für die Bundesrepublik [X.] erteilte [X.] Patent 414
263
der mit ihr [X.] G

AG, das ein Verfahren zur Stabilisierung einer festen pharmazeu-
tischen Zubereitungsform von cyclischen Aminosäuren
betrifft und nach Erlass des Berufungsurteils durch [X.]ablauf erloschen ist.
Patentanspruch 4 dieses Patents schützt eine nach einem der Patentansprüche 1 bis 3 hergestellte pharmazeutische Zubereitung.
Der Patentschutz für den Wirkstoff des Arzneimittels "Zoloft" war jedoch bereits im Jahr 2005 abgelaufen. Die Klägerin begehrt insoweit Erstattung der Kosten der Inanspruchnahme ihres Bevollmächtigten in Höhe von 2.687,60
[X.].
Die Klägerin
hat zuletzt u.a. beantragt festzustellen, dass der [X.]
keine Rechte aus einem Patent und/oder Ergänzenden Schutzzertifikat zu-stehen, mit denen die Einführung und/oder das Inverkehrbringen von [X.] unter der Bezeichnung "Neurontin"
in [X.] unter dem Gesichts-punkt des Besonderen Mechanismus verhindert werden kann, und die [X.] zur Zahlung von 2.687,60
[X.] nebst Zinsen zu verurteilen.
Das [X.] hat die Klage abgewiesen; seine Entscheidung ist in [X.] 2008, 533 veröffentlicht. Die Berufung der Klägerin ist erfolglos geblie-ben ([X.], [X.] 2009, 333). Mit ihrer vom Senat im Umfang der beiden vorgenannten Anträge zugelassenen [X.] verfolgt die Klägerin die erwähnten zweitinstanzlichen Anträge mit der [X.] weiter, dass sie die Feststellung der Erledigung des [X.] insoweit begehrt, als dieser das Nichtbestehen eines Unterlassungsanspruchs zum Gegenstand hat. Die [X.] tritt dem Rechtsmittel entgegen.
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Entscheidungsgründe:

I.
Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung, soweit für das [X.]sverfahren noch von Bedeutung, im Wesentlichen wie folgt begründet:
Der Klageantrag zu 1 sei unzulässig und überdies auch unbegründet. Es fehle an dem für die Erhebung der negativen Feststellungsklage gemäß §
256 ZPO erforderlichen besonderen Feststellungsinteresse der Klägerin. Die [X.] habe die Klägerin weder förmlich abgemahnt, noch habe sie sich gegen-über der Klägerin eines konkreten Anspruchs berühmt. [X.] Inhalt einer Abmahnung sei regelmäßig die konkrete Angabe der Verletzungshandlung, die Grundlage ihrer rechtlichen Würdigung, die Aufforderung zur Abgabe einer be-stimmten Unterlassungsverpflichtungserklärung sowie die Fristsetzung und [X.] gerichtlichen Vorgehens für den Fall der Ablehnung oder des fruchtlo-sen Fristablaufs. Die Antwortschreiben der [X.] auf die Anfragen der Klä-gerin zu einem möglichen Eingreifen des Besonderen Mechanismus erfüllten keines dieser Kriterien. Ein [X.] liege dann vor, wenn der Gegner geltend mache, dass sich aus einem bestehenden Rechtsverhältnis unter bestimmten Voraussetzungen, deren Eintritt nicht ungewiss sei, ein Anspruch ergeben könnte. Die Ankündigung, lediglich unter bestimmten Voraussetzungen in die rechtliche und tatsächliche Prüfung einzutreten, ob ein Anspruch bestehe, [X.] hingegen nicht aus. Das erste Schreiben der [X.] vom 21. November 2006 könne ein Feststellungsinteresse nicht begründen. Es habe
über die Er-klärung hinaus, dass ein rechtmäßiger Import von "Neurontin"
nicht möglich sei, keine konkrete Inanspruchnahme der Klägerin auf Ansprüche aus dem Patent-recht
zum Inhalt. Bei den weiteren Schreiben der [X.] vom 7.
Februar
2007 und vom 13.
März
2007 handle es sich im Wesentlichen um die Ankündigung der [X.], für den Fall des Parallelimports des [X.] "Neurontin"
in die Prüfung etwaiger Ansprüche und deren Durchsetzbar-keit einzutreten.
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Der Klageantrag sei darüber hinaus auch unbegründet. Die [X.] lägen im Hinblick auf die Pa-rallelimporte des Arzneimittels "Neurontin"
aus den Beitrittsländern ([X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.] und die [X.]) vor. Die in der Berufungsinstanz zwischen den Parteien noch strittige Frage, ob es für die Beurteilung des Eingreifens des Besonderen Mechanismus auf die [X.] oder die "Eintragung"
des Patents ankomme, sei dahingehend zu be-antworten, dass der [X.]punkt der Anmeldung entscheidend sei. Diese Ausle-gung ergebe sich auch aus einem Vergleich der gleichermaßen verbindlichen verschiedenen Sprachfassungen sowie daraus, dass die [X.] [X.] nach Abschluss des [X.] durch das Protokoll über die Be-richtigung des [X.] entsprechend korrigiert worden sei. Die von der [X.] geäußerte Rechtsansicht,
dass das Arzneimittel "Neurontin"
unter den Besonderen Mechanismus falle
und ein rechtmäßiger Parallelimport aus den genannten Beitrittsländern nach [X.] nicht möglich sei, sei somit zutreffend gewesen.
Der [X.] ständen mithin Ansprüche aus
dem [X.]n Patent zu, deren Geltendmachung nach dem Besonderen Mechanismus ihr auch nicht unter dem Gesichtspunkt des §
242 BGB oder der Verwirkung verwehrt
sei. Der allgemeine Einwand der Verwirkung greife nicht durch, da die [X.] auf die Anfragen der Klägerin zum Eingreifen des Besonderen Mechanismus stets ab-lehnend reagiert habe. Eine Verwirkung oder eine unzulässige Rechtsausübung könne auch nicht mit der Verletzung etwaiger Mitteilungspflichten der [X.] begründet werden. Eine Pflicht der [X.], auf die Anfragen der Klägerin über die erteilten Antworten hinaus zu reagieren, insbesondere das Schutzrecht konkret zu benennen, bestehe nicht. Sie
ergebe sich weder aus dem den Rege-lungen des Besonderen Mechanismus noch entsprechend der im Bereich des Markenrechts entwickelten Rechtsprechung des [X.] zum [X.] zwischen dem Markeninhaber und dem Parallelimporteur von [X.] aus dem zwischen dem Inhaber eines Patents oder ergänzenden Schutz-zertifikats und dem Parallelimporteur bestehenden gesetzlichen Schuldverhält-9
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nis. Daran ändere nichts, dass es sich bei dem Besonderen Mechanismus um eine Ausnahme zur [X.] handle. Die erforderlichen Informati-onen über etwaige Patente oder ergänzende Schutzzertifikate seien öffentlich zugänglich und damit ohne Weiteres recherchierbar. Dass diese Recherchen kostenträchtig seien, führe nicht zu einer Offenbarungspflicht des
Schutzrechts-inhabers. Es falle daher grundsätzlich in den [X.], sich vor Aufnahme des Parallelimports darüber zu informieren, ob sein
beabsichtigtes Vorgehen
rechtmäßig sei. Insbesondere zeige die Regelung des Besonderen Mechanismus, dass zunächst der Parallelimporteur zu klären ha-be, ob dieser
Mechanismus eingreife. Denn nach dem Wortlaut der Regelung habe der Parallelimporteur nur in diesem Fall den zuständigen Behörden in dem die Einfuhr betreffenden Antrag nachzuweisen, dass der Schutzrechtsin-haber einen Monat zuvor über den beabsichtigten Parallelimport unterrichtet worden sei.
Schließlich habe die Klägerin auch keinen Anspruch auf Ersatz der [X.] Anwaltskosten, die im Zusammenhang mit der Korrespondenz zwischen den Parteien über die
Anwendbarkeit des Besonderen Mechanismus auf die Einfuhr und das Inverkehrbringen des Präparats "Zoloft"
entstanden [X.]. Ein solcher Anspruch ergebe sich weder unter dem Gesichtspunkt einer notwendigen Gegenabmahnung noch aus einem Eingriff in den eingerichteten Gewerbebetrieb (§
823 BGB) noch aus §
280 Abs.
1 Satz
1 BGB. Eine Gegen-abmahnung sei schon mangels Abmahnung seitens der [X.] nicht erfor-derlich gewesen. Ansprüche aus §
823 BGB oder §
280 BGB schieden zudem auch deshalb aus, weil insoweit zu berücksichtigen sei, dass die Klägerin die [X.] ohnehin hätte rechtlich klären lassen müssen, da nur dann, wenn der Besondere Mechanismus eingreife, eine Unterrichtung des Schutzrechtsin-habers durch den Parallelimporteur vorzunehmen und gegenüber den zustän-digen Behörden nachzuweisen sei. Bei den geltend gemachten Anwaltskosten handle es sich mithin um "Sowieso-Kosten", deren Ersatz die Klägerin nicht verlangen könne.
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II.
Diese Beurteilung hält den Angriffen der Revision hinsichtlich der ne-gativen Feststellungsklage mit der Maßgabe stand, dass diese nicht als unzu-lässig, sondern als unbegründet abzuweisen ist, soweit die Klägerin auf die Feststellung des Nichtbestehens eines Unterlassungsanspruchs anträgt. [X.] der geltend gemachten Anwaltskosten
erweist sich die Klage hingegen als begründet.
1.
Der Antrag
zur Feststellungsklage bedarf zunächst der Auslegung. Er ist als Feststellungsbegehren dahin zu verstehen, dass der [X.] ge-genüber der Klägerin keine Ansprüche wegen der Einführung oder des [X.] aus den vom Besonderen Mechanismus erfassten neuen Mit-gliedstaaten
unter der Bezeichnung "Neurontin"
importierter Arzneimittel zu-stehen. Da solche Ansprüche allenfalls auf das inzwischen durch [X.]ablauf erloschene [X.] Patent 414
263 gestützt werden konnten, kommt nicht in Betracht und wird auch von der Klägerin nicht geltend gemacht, dass sich die [X.] eines über den 24. August 2010 hinausreichenden Unterlassungsan-spruchs berühmt haben könnte. Die Klägerin hat insoweit ihr Feststellungsbe-gehren in der Hauptsache für erledigt erklärt. Damit stellt sie aber noch zur Ent-scheidung, ob der [X.] wegen von ihr bis zum 24. August 2010 begange-ner oder drohender Handlungen ein Unterlassungsanspruch zugestanden hat.
2.
Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts ist das Feststel-lungsinteresse für diesen Antrag zu bejahen.
a)
Nach ständiger Rechtsprechung des [X.] ist ein rechtliches Interesse an einer alsbaldigen Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses zu bejahen, wenn dem Recht oder der Rechtsposition des [X.] eine gegenwärtige Gefahr der Ungewissheit droht und das erstrebte Urteil geeignet ist, diese Gefahr zu beseitigen (vgl. z.B. [X.], Urteil vom 27.
Oktober
1998

X
ZR
92/96, NJW
1999, 430, 432; vom 22.
März
1995

XII
ZR
20/94, NJW 1995, 2032, 2033; vom 10.
Oktober
1991

IX
ZR
38/91, NJW
1992, 436, 437 jeweils mwN). Eine solche Gefahr ist [X.] dann zu bejahen, wenn sich der [X.] eines Anspruchs gegen den Klä-13
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ger berühmt. Dafür ist nicht notwendigerweise erforderlich, dass der [X.] behauptet, bereits eine durchsetzbare Forderung gegenüber dem Kläger zu haben. Dessen Rechtsstellung ist schon dann schutzwürdig betroffen, wenn geltend gemacht wird, aus dem bestehenden Rechtsverhältnis könne sich unter bestimmten Voraussetzungen, deren Eintritt noch ungewiss ist, ein Anspruch gegen ihn ergeben ([X.], NJW
1992, 436, 437). Demgegenüber enthält die bloße Ankündigung, unter bestimmten Voraussetzungen in eine Prüfung einzu-treten, ob ein Anspruch gegen den Kläger besteht, noch keinen
ernsthaften hin-reichend bestimmten Eingriff in dessen Rechtssphäre, der ein alsbaldiges Inte-resse an gerichtlicher Klärung eines Rechtsverhältnisses der Parteien zu be-gründen vermag ([X.], NJW
1992, 436, 437).
b)
Das Berufungsgericht hat zwar im Ansatz zutreffend angenommen, dass ein Feststellungsinteresse in der Regel dann zu bejahen ist, wenn sich der mit einer Feststellungsklage [X.] eines Anspruchs gegen den Kläger be-rühmt. Jedoch verletzt die Auslegung des Berufungsgerichts, dass die [X.] der [X.] an die Klägerin vom 21.
November
2006, 7.
Februar
2007 und vom 13.
März
2007 lediglich die Ankündigung der [X.] zum Inhalt hätten, für den Fall des Parallelimports des Medikaments "Neurontin"
in die [X.] etwaiger Ansprüche und ihrer rechtlichen Durchsetzbarkeit einzutreten, die Auslegungsregel des §
133 BGB, nach der bei der Auslegung einer Willenser-klärung der wirkliche Wille zu erforschen und nicht an dem buchstäblichen Sinn des Ausdrucks zu haften ist. Sie befasst sich schon nicht ausreichend mit dem Wortlaut dieser Schreiben und lässt die Interessenlage der Parteien außer [X.].
Mit ihrem an die P

GmbH gerichteten Schreiben vom 8. November
2006 bat die Klägerin um "verbindliche Mitteilung", ob für den Import des Arz-neimittels
Neurontin der Besondere Mechanismus eingreife; sie frage bei der P

GmbH als dem unter Umständen durch den Besonderen Mechanismus
begünstigten Zulassungsinhaber an. In ihrem Antwortschreiben vom 21.
November
2006 führte die [X.] aus, dass Neurontin unter den "[X.]"
falle und die Klägerin dieses Medikament
folglich nicht rechtmäßig aus den neuen Mitgliedstaaten importieren könne. Sie bat um die 16
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Bestätigung, dass die Klägerin das Arzneimittel nicht aus den neuen [X.]en einführen und keine entsprechende Zulassung beantragen werde. Schon diese Aufforderung geht nach Wortsinn und allgemeinem Sprachge-brauch über die Ankündigung einer bloßen Prüfung
hinaus, ob ein Anspruch eventuell besteht. Denn die Aussage, Neurontin falle unter den Besonderen ("Spezifischen") Mechanismus,
konnte im Zusammenhang des Schreibens nur die Bedeutung haben, dass der [X.] bei einem Vertrieb des Arzneimittels im Inland Ansprüche aus einem Patent oder ergänzenden [X.], auf die sie sich nach dem Besonderen Mechanismus im Fall
eines Imports aus den neuen Mitgliedstaaten berufen könne.
Dass die [X.] gegenüber der Klägerin ernstlich ein ihr nach ihrer Auffassung zustehendes Recht geltend machte, kommt insbesondere in dem Schreiben vom 7.
Februar
2007 zum Ausdruck, in dem sich die [X.] aus-drücklich

wenn auch ohne Nennung der Patentnummer

auf ein ihr zustehen-des Patent berief, das nach dem Besonderen Mechanismus der Einfuhr von "Neurontin"
entgegenstehe. Das Berufungsurteil zeigt keine Umstände auf, die seine außerhalb des eindeutigen Wortlauts dieser Erklärung liegende Deutung nachvollziehbar erscheinen lassen. Seine Auslegung ist daher rechtsfehlerhaft und für das Revisionsgericht nicht bindend. Das Revisionsgericht
kann damit
und da weitere Feststellungen weder erforderlich noch zu erwarten sind, die Schreiben der [X.] selbst auslegen (vgl. [X.], Urteil vom 10.
Oktober
1991

IX
ZR
38/91, NJW
1992, 436, 437).
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Die [X.] hat
in ihren Schreiben zum Ausdruck
gebracht, dass sie über eine Rechtsposition verfüge, mit der sie die Einfuhr von "Neurontin"
durch die Klägerin verhindern könne. Mit der Einforderung einer Bestätigung, dass die Klägerin die Einfuhr und die Beantragung einer Zulassung unterlassen werde, hat sie es
unternommen, diese Position auch durchzusetzen. Die Ernsthaftigkeit ihres [X.] unterstreicht der im Schreiben vom 21. November 2006 unmittelbar nachfolgende Hinweis der [X.], dass sie "bekanntlich"
die ihr in diesem Zusammenhang zustehenden Rechte "konsequent mit den zur Verfügung stehenden rechtlichen Mitteln"
verteidige.
Es mag zwar sein, dass sich hieraus, wie das Berufungsgericht gemeint hat, noch keine konkrete Ankündigung rechtlicher Schritte für den Fall ergab, dass die [X.] die erbetene Bestätigung nicht abgab. Darauf kommt es [X.] nicht an. Denn für die Berühmung ist nicht entscheidend, welche rechtli-chen Schritte die [X.] der Klägerin angedroht hat, sondern welche materi-ellrechtlichen Ansprüche sie für sich in Anspruch genommen
hat. Insoweit [X.] die Äußerungen der [X.] entgegen der Auffassung des Berufungsge-richts nicht den Schluss zu, dass die [X.] für den Fall, dass die erbetene Bestätigung seitens der Klägerin nicht abgegeben werde, erst in die Prüfung etwaiger Ansprüche und ihrer rechtlichen Durchsetzbarkeit eintreten werde. Vielmehr werden solche Ansprüche unzweideutig behauptet. Auch wenn der Hinweis, Rechtspositionen "bekanntlich"
mit den zur Verfügung stehenden rechtlichen Mitteln zu verteidigen, hinsichtlich Art und [X.]punkt
etwaiger rechtli-cher Schritte nicht konkretisiert ist, hat er doch in Verbindung mit der Forderung einer Bestätigung, dass die Einfuhr unterlassen werde, nicht nur die Ankündi-gung einer Prüfung der Rechtslage zum Inhalt, sondern bringt zum Ausdruck, dass der [X.] bei einem Import des Arzneimittels Neurontin aus den [X.] dass sie diese Ansprüche
auch in geeigneter Form durchsetzen werde, wenn die [X.] es unternehmen sollte, ihre Rechte zu verletzen.

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c)
Da die
Klägerin nicht dargelegt hat, vor dem 24. August 2010 Neu-rontin tatsächlich nach [X.] importiert zu haben, fehlt es jedoch an den tatsächlichen Grundlagen für die Bejahung eines
rechtlichen
Interesses
an
der Feststellung des Nichtbestehens von Schadensersatz-
und Auskunftsansprü-chen sowie weiteren Folgeansprüchen einer Verletzung des sich aus dem Pa-tentrecht ergebenden
Ausschlussrechts.
Insoweit hat das Berufungsgericht die Feststellungsklage zutreffend als unzulässig behandelt.
Eine [X.] hat die Klägerin insoweit nicht abgegeben.
3.
Der Feststellungsantrag
zum Unterlassungsanspruch ist nicht be-gründet.
a)
Die Revision nimmt die Beurteilung des Berufungsgerichts hin, dass die tatbestandlichen Voraussetzungen des Besonderen Mechanismus mit Blick auf das 1990 angemeldete [X.] Patent 414
263 erfüllt seien, und [X.] sich auch nicht gegen die Würdigung des Berufungsgerichts, dass der [X.]n deswegen Rechte zustehen. Ein Rechtsfehler tritt nicht hervor; insbe-sondere wird die Annahme eines Unterlassungsanspruchs nach § 139 Abs. 1 [X.] durch die Feststellung getragen, dass die Klägerin ihre Absicht angezeigt hat, Neurontin in der Bundesrepublik [X.] vertreiben zu wollen. Dadurch ist
die Gefahr entsprechender rechtsverletzender Handlungen begrün-det worden.
b)
Keinen Erfolg hat
die Revision mit ihrer Rüge, die Weigerung der [X.]n, vor Klageerhebung das Schutzrecht (konkret) zu nennen, das sie bei einem Import geltend machen zu können
meine, schließe aus Rechtsgründen eine Berufung auf den Besonderen Mechanismus aus.
Dazu bedarf
es keiner Erörterung der Frage, ob der Schutzrechtsinhaber, der nach Absatz 2 des Besonderen Mechanismus von demjenigen, der die [X.] eines Arzneimittels beabsichtigt, über diese Absicht
unterrichtet worden ist, verpflichtet ist
oder ob ihn jedenfalls die Obliegenheit trifft, das Schutzrecht konkret zu benennen, das nach seiner

des Schutzrechtsinhabers

Meinung 21
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durch die Einfuhr des Arzneimittels verletzt wird. Die Nichtbeachtung einer sol-chen, sich nach Ansicht der Klägerin aus dem durch die Unterrichtung begrün-deten gesetzlichen Schuldverhältnis ergebenden und
hier zugunsten der Kläge-rin unterstellten Verpflichtung führt nämlich auch unter Berücksichtigung der zum Markenrecht entwickelten Grundsätze (s. dazu [X.], Urteil vom 12. Juli 2007

I ZR 147/04, [X.]Z 173, 217 = [X.], 156
Rn. 24

Aspirin II) im Streitfall nicht
zum Verlust des
nach
§
139 Abs.
1 [X.] aus dem Schutzrecht folgenden Unterlassungsanspruchs.
Zum einen unterscheidet sich die Rechtslage nach dem Besonderen Me-chanismus im Patentrecht in wesentlichen Punkten von der im Markenrecht. Der Markeninhaber kann sich, auch wenn das Markenrecht dadurch erschöpft ist, dass das Arzneimittel von ihm oder mit seiner Zustimmung in einem ande-ren Mitgliedstaat der Europäischen [X.] in den Verkehr gebracht worden ist, der Benutzung der Marke im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb des in das Inland (re-)importierten Arzneimittel in einer vom (Parallel-)Importeur neu gestalteten Verpackung aus berechtigten Gründen [X.] von § 24 Abs. 2 Mar-kenG (Art. 7 Abs. 2 [X.]) widersetzen. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen [X.] beeinträchtigt das Umpacken mit einer Marke versehener Arzneimittel als solches den spezifischen Gegenstand der Marke, der darin besteht, die Herkunft der mit ihr versehenen Ware zu garantie-ren, und kann tatsächliche Gefahren für diese Herkunftsgarantie begründen (vgl. [X.], Urteil vom 23. April 2002

C-143/00, Slg. 2002, [X.] = [X.], 879 Rn. 29

[X.]; Urteil vom 26. April 2007

[X.]/04, [X.], 586 Rn. 15, 30

[X.]/[X.]). Der Markeninhaber kann sich allerdings dem weiteren Vertrieb der Ware nicht widersetzen, wenn die Ausübung seines
Rechts eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten [X.] des Art. 36 Satz 2 AEUV (früher: Art. 30 Satz
2 EG)
darstellt (vgl. [X.],
[X.], 879 Rn. 18, 31

[X.]; [X.], 586 Rn.
16

[X.]/[X.]). Eine solche verschleierte Beschränkung liegt dann vor, wenn das Umpacken unter Beach-tung der berechtigten Interessen des Markeninhabers erfolgt und ein vom [X.]
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keninhaber durchgesetztes Verbot des Umpackens zu einer künstlichen Ab-schottung der Märkte zwischen den Mitgliedstaaten beitragen würde. Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen [X.]
und des [X.] kann der Markeninhaber demnach die Veränderung verbie-ten, die mit jedem Umpacken eines mit seiner Marke versehenen Arzneimittels verbunden ist und ihrem Wesen nach die Gefahr einer Beeinträchtigung des [X.] des Arzneimittels schafft, es sei denn, das Umpacken ist er-forderlich, um die Vermarktung der parallel importierten Ware zu ermöglichen und die berechtigten Interessen des Markeninhabers sind gewahrt (vgl. [X.],
[X.], 586 Rn. 19

[X.]/[X.]; [X.], Urteil vom 12. De-zember 2002

I ZR 133/00, [X.], 336, 337 f.

Beloc;
[X.]Z 173, 217 Rn. 18

Aspirin II).
Zu
den Voraussetzungen, die der Importeur erfüllen muss, damit die berechtigten Interessen des Markeninhabers gewahrt sind, gehört, dass das umgepackte Arzneimittel nicht so aufgemacht sein darf, dass der Ruf der Marke geschädigt wird, namentlich die Verpackung nicht schadhaft, von schlechter Qualität oder unordentlich sein darf, und dass der Importeur den Markeninhaber vorab von der Absicht unterrichtet, das umgepackte Arzneimittel zu vertreiben, und ihm auf Verlangen ein Muster liefert
([X.], Urteil vom 11.
Juli 1996

C-427, 429, 436/93,
Slg. 1996,
I3545 = GRUR Int. 1996, 1144 Rn. 79

[X.] u.a./Paranova; vgl. auch [X.], Urteil vom 19. [X.] 2000

I ZR 89/98, [X.], 422, 423

ZOCOR).
Damit sollen [X.] und der freie Waren-
und Dienstleistungsverkehr in der [X.] in das Gleichgewicht gebracht werden. Demgegenüber hat
nach dem Besonderen Mechanismus der
Importeur nicht das
Recht, aus den genannten neuen Mit-gliedstaaten importierte Arzneimittel unter bestimmten Bedingungen im Inland zu vertreiben. Vielmehr kann sich der Patentinhaber beim Import von im Inland patentrechtlich geschützten Arzneimitteln aus den genannten neuen [X.]en als Ausnahme vom Grundsatz der [X.] schlechthin auf seine Patentrechte berufen und den Import und den Vertrieb im Inland un-tersagen.
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Zum anderen böte auch der Rückgriff auf die Rechtslage im Markenrecht keine Rechtfertigung für die Annahme, dass der Schutzrechtsinhaber seine Rechte nach dem Besonderen Mechanismus schon dadurch
verliert, dass er sich auf eine Anfrage desjenigen, der ein dem Mechanismus unterliegendes Arzneimittel importieren will, auf seine Rechte beruft, ohne konkret mitzuteilen, auf welches Schutzrecht er sich stützt.
Mit der in erster Linie dem Schutz der berechtigten Interessen des Markeninhabers dienenden Vorabunterrichtung wird, da der Markeninhaber innerhalb einer angemessenen Frist auf die Unter-richtung durch den Importeur zu reagieren hat, auch dem Interesse des [X.] an einer möglichst schnellen Vermarktung des importierten Arzneimittels im Inland Rechnung getragen (vgl. [X.],
[X.], 879 Rn. 62, 66

[X.]). Der Importeur soll in einem angemessenen [X.]raum Klarheit darüber erlangen, ob er zum Umpacken der mit der Marke versehenen Arzneimittel berechtigt ist und diese nach Erhalt der dafür erforderlichen Ge-nehmigungen vertreiben darf. Der Gerichtshof hat hervorgehoben, dass das System der Unterrichtung nur dann angemessen funktionieren kann, wenn sich alle Beteiligten in redlicher Weise bemühen, die berechtigten Interessen des anderen zu achten ([X.], 879 Rn. 62

[X.] u.a.). Die somit im wechselseitigen Interesse bestehende Pflicht zur Vorabunterrichtung durch den Parallelimporteur begründet nach der Rechtsprechung des Bundes-gerichtshofs eine Sonderbeziehung, die sich in einem gesetzlichen [X.] mit dem Markeninhaber konkretisiert, wenn der Importeur diesen in dem dargestellten Sinn unterrichtet ([X.]Z 173, 217 Rn. 26

Aspirin II). Dieses ge-setzliche Schuldverhältnis ist wie jede Rechtsbeziehung den Grundsätzen von Treu und Glauben unterworfen (vgl. [X.], Urteil vom 19. Juni 1986

[X.], [X.], 54, 55

Aufklärungspflicht des Abgemahnten; Urteil vom 19. [X.] 1989

[X.], [X.], 381

Antwortpflicht des Abgemahnten). Der Zweck der Vorabunterrichtung, zwischen den Beteiligten in kurzer [X.] Klarheit darüber zu schaffen, ob die von dem Importeur angekündigte Art und Weise der Vermarktung des importierten Arzneimittels vom Markeninhaber
be-anstandet wird, hat zur Folge, dass der Importeur in besonderem Maß auf die Reaktion des [X.] darf. Beanstandet dieser das beab--
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sichtigte Umverpacken in der angezeigten Form nicht oder nur unter einem be-stimmten Gesichtspunkt, kann sich der Parallelimporteur darauf verlassen, der Markeninhaber werde gegen ihn auch in Zukunft Ansprüche aus der Marke nicht auf einen bislang nicht gerügten tatsächlichen oder rechtlichen Gesichts-punkt stützen. Macht der Markeninhaber gleichwohl einen Anspruch unter [X.] auf einen Umstand geltend, den er in einem angemessenen [X.]raum nach der Vorabunterrichtung nicht beanstandet hat, handelt er treuwidrig (§ 242 BGB), weil er sich dadurch zu seinem Verhalten auf die Vorabunterrichtung in Widerspruch setzt ([X.]Z 173, 217 Rn. 27

Aspirin II).
Von einem solchen Selbstwiderspruch kann im Streitfall keine Rede sein. Das Verhalten der [X.]n, die sich sogleich und unmissverständlich gegen die Einfuhr durch die Klägerin gewandt hat, kann im Sinn des §
242 BGB auch nicht als arglistig oder rechtsmissbräuchlich (vgl. [X.], Urteil vom 20. Januar 2005

I ZR 29/02, [X.], 581

The Colour of Elégance)
angesehen werden; es stellt schließlich auch keine sittenwidrige Behinderung durch Ausnützen einer forma-len Rechtsstellung dar (vgl. nur [X.], Urteil vom 28.
Februar 2002

I
ZR
177/99,
[X.]Z 150, 82
= [X.], 967

Hotel Adlon).
4.
Die Beurteilung des [X.] durch das Berufungsgericht kann keinen Bestand haben.
Die unberechtigte Verwarnung aus einem
Schutz-recht stellt einen Eingriff in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Ge-werbebetrieb dar und kann, wenn der Eingriff rechtswidrig und schuldhaft ist, zum Schadensersatz verpflichten ([X.], Beschluss vom 15.
Juli 2005

GSZ
1/04, [X.]Z
164, 1, 2 = [X.], 882, 884

Unberechtigte Schutz-rechtsverwarnung).
Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts können die tatbestandlichen Voraussetzungen eines solchen Schadensersatzanspruchs nicht verneint werden.
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Das Berufungsgericht ist zwar im Ansatz zutreffend davon ausgegangen, dass ein Schadensersatzanspruch wegen einer unberechtigten Schutzrechts-verwarnung ein ernsthaftes und endgültiges Unterlassungsbegehren voraus-setzt. Ein nur der Rechtswahrung dienender Meinungsaustausch über die Rechtslage begründet einen solchen Anspruch noch nicht ([X.], Urteil vom 10.
Juli
1997

I
ZR
42/95, [X.], 896, 897

Mecki-Igel
III).
Das [X.]sgericht
hat jedoch zu Unrecht angenommen, dass eine Schutzrechtsver-warnung
nur dann vorliege, wenn der Rechtsinhaber von seinem Gegner die Abgabe einer
förmlichen Unterlassungserklärung verlange, hierfür eine Frist setze und für den Fall der Zuwiderhandlung oder des fruchtlosen Fristablaufs konkrete rechtliche Schritte androhe.
Dies mag Voraussetzung einer zum Schadensersatz verpflichtenden Schutzrechtsverwarnung sein, wenn der Schutzrechtsinhaber dem [X.] zum Vorwurf macht, das Schutzrecht bereits verletzt zu haben. Denn dann ist die Wiederholung der schutzrechtsverletzenden Handlungen zu besorgen, und diese [X.] kann regelmäßig nur dadurch ausgeräumt werden, dass der Verletzer sich nicht nur verpflichtet, die rechtsverletzenden Handlun-gen nicht fortzusetzen, sondern auch für den Fall einer Verletzung dieser (ver-traglich übernommenen) Unterlassungsverpflichtung die Zahlung einer [X.] verspricht, deren Höhe so bemessen ist, dass sie ausreicht, den Verletzer nachdrücklich zur Beachtung der Rechte des Schutzrechtsinhabers anzuhalten.
Verlangt der Schutzrechtsinhaber in dieser Situation nicht die Ab-gabe einer Unterlassungserklärung, kann dies Zweifel an seinem ernsthaften Willen wecken, sein Schutzrecht tatsächlich durchzusetzen und notfalls gericht-liche Schritte einzuleiten, wenn sich der (vermeintliche) Verletzer nicht [X.].
Sind schutzrechtsverletzende Handlungen jedoch noch nicht begangen worden, sondern hat sich der Verletzer lediglich eines Rechts zur Benutzung des immateriellen Schutzguts berühmt oder gar

wie zunächst im Streitfall

nur angefragt, ob der Schutzrechtsinhaber in
einer beabsichtigten Benutzung eine Verletzung seiner Rechte sieht, ist es nicht sachgerecht, eine Schutzrechtsver-29
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warnung nur dann anzunehmen, wenn der Schutzrechtsinhaber die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung fordert. Denn eine solche Erklä-rung kann er regelmäßig nicht verlangen, wenn es nicht gilt, eine durch frühere Verletzungshandlungen begründete [X.] auszuräumen. [X.] ist der Schutzrechtsinhaber schon dann klaglos gestellt, wenn der an der Benutzung des immateriellen Schutzguts interessierte Wettbewerber erklärt, von der
Benutzung Abstand nehmen zu wollen, und damit eine etwa [X.] Erstbegehungsgefahr wieder ausräumt. Dann muss es aber im Interesse des vom Großen Senat für Zivilsachen für wesentlich erachteten wirksamen [X.] zwischen dem durch Art.
14 [X.] verfassungsrechtlich geschützten Inte-resse des Schutzrechtsinhabers, sein Recht geltend machen zu können, und dem gleichfalls jedenfalls als Ausfluss der allgemeinen Handlungsfreiheit (Art.
2 Abs.
1 [X.]) durch das Grundgesetz geschützten Interesse des [X.], sich außerhalb des Schutzbereichs bestehender Rechte unter Beachtung der Gesetze frei entfalten zu können ([X.]Z 164, 1, 3) in Fällen, in denen keine [X.] besteht, auch für eine Schutzrechtsverwarnung genügen, wenn der Schutzrechtsinhaber ernsthaft und endgültig geltend macht, dass die beabsichtigten Benutzungshandlungen sein Ausschlussrecht verletzten, und für den Fall der Verletzung die Durchsetzung seiner Rechte androht.
Unter Zugrundelegung dieses Maßstabs ist
die im Wesentlichen den zum Arzneimittel Neurontin abgegebenen Erklärungen entsprechende Antwort der [X.] auf die Anfrage der Klägerin, ob für den Import des Arzneimittels Zo-loft der Besondere Mechanismus eingreife, als Schutzrechtsverwarnung zu [X.]. Denn die [X.] hat

wie im Fall Neurontin

unmissverständlich erklärt, dass der Import eine Schutzrechtsverletzung darstelle, und auf ihre der Klägerin bekannte Entschlossenheit verwiesen, im Verletzungsfall die zur
Durchsetzung ihrer Rechte erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Dies konnte die Klägerin nicht anders als die Androhung gerichtlicher Schritte im Falle eines Imports des Arzneimittels verstehen. Diese Verwarnung war nach Auslaufen des Schutzes für das Arzneimittel Zoloft rechtswidrig.
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5.
Da weitere Feststellungen weder erforderlich noch zu erwarten sind, kann der Senat in der Sache selbst entscheiden und der Klägerin den geltend gemachten Schadensersatzanspruch zuerkennen.
Die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung war schuldhaft, da die [X.] keine Patentverletzung geltend machen durfte, ohne sich zu [X.], ob ihr tatsächlich ein Schutzrecht zustand, aufgrund dessen sie den Im-port des Arzneimittels Zoloft untersagen konnte. Wäre die [X.]
dieser Ver-pflichtung nachgekommen, hätte sie
vom
Auslaufen des Patentschutzes ohne Weiteres Kenntnis erlangt.
Durch die Schutzrechtsverwarnung ist der Klägerin ein Schaden in der geltend gemachten Höhe entstanden. Denn sie durfte es ohne Weiteres für er-forderlich halten, sich zur Abwehr der Verwarnung anwaltlicher Hilfe zu bedie-nen, zumal die [X.] ein bestimmtes Schutzrecht nicht genannt hatte und daher für die Klägerin nicht ohne Weiteres feststellbar war, dass Patentschutz tatsächlich nicht mehr bestand. Gegen den angesetzten Gegenstandswert und den Gebührensatz sind Bedenken weder von der [X.] geltend gemacht noch sonst ersichtlich.
Für ein Mitverschulden der Klägerin treten keine Anhaltspunkte hervor. Insbesondere besteht kein Anlass, der Klägerin den geltend gemachten [X.] deshalb ganz oder auch nur teilweise zu versagen, weil es, wie das Be-rufungsgericht meint,
allein Sache der Klägerin gewesen wäre, die Patent-rechtslage im Hinblick auf den Besonderen Mechanismus zu klären.
Auch in diesem Zusammenhang kommt es nicht darauf an, ob die [X.] verpflichtet war, der Klägerin auf Anfrage dasjenige Schutzrecht oder diejenigen Schutz-rechte zu nennen, die einem Import des Arzneimittels entgegenstehen konnten. Denn wenn die [X.] die Anfrage nicht konkret beantwortete, gleichwohl jedoch mitteilte, der Klägerin sei der Import des Arzneimittels und dessen Ver-trieb im Inland untersagt, musste diese Angabe jedenfalls richtig sein. Statt dessen hat die [X.] eine vermeidbare Unsicherheit dadurch geschaffen, dass sie die Klägerin zu der Ermittlung zwang, ob es Schutzrechte gab und 34
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welche dies gegebenenfalls waren, die die von der Klägerin ausgesprochene Verwarnung rechtfertigen konnten. Es ist nicht gerechtfertigt, die [X.] ganz oder teilweise von der Haftung für die Kosten freizustellen, die
der Klägerin hierdurch entstanden sind.
III.
Die Kostenentscheidung beruht
auf §
97 Abs.
1 ZPO, §
92 Abs.
2 Nr. 1 ZPO.
Meier-Beck
[X.]
Mühlens

Richter am Bundesgerichtshof

Dr. [X.] kann wegen Urlaubs

nicht unterschreiben.

Meier-Beck
Bacher
Vorinstanzen:
[X.], Entscheidung vom 13.03.2008 -
315 O 339/07 -

O[X.], Entscheidung vom 23.04.2009 -
3 U 75/08 -

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