Bundespatentgericht, Beschluss vom 07.02.2024, Az. 29 W (pat) 523/21

Die Wortfolge

who [X.]

ist am 17. Dezember 2018 zur Eintragung in das beim [X.] ([X.]) geführte Register für folgende Waren angemeldet worden:

Klasse 09: elektronische Steuerungen für Fahrzeuge, insbesondere für Fahrräder oder Motorräder; Messgeräte für Fahrzustände; zeiterfassende [X.]ordcomputer; elektronische Steuerungen für Fahrzeugkomponenten, insbesondere Federungen, [X.]remsen, Getriebe;

Klasse 12: Fahrzeugteile; [X.]etätigungselemente für Fahrzeuge aller Art; [X.]etätigungseinrichtungen für Fahrzeuge aller Art; [X.]etätigungseinrichtungen für [X.]remssysteme und Getriebeschaltsysteme von Fahrzeugen; [X.] und [X.]etätigungseinrichtungen sowie die zugehörigen [X.] zum [X.]etätigen von [X.]remse, Kupplung, Getriebeschaltung, Dekompression, Gas, Luft, Zündung bei Fahrzeugen oder Fahrzeugbrennkraftmaschinen; hydraulische [X.]etätigungselemente und daraus bestehende Systeme für Fahrzeuge; Hydraulikkomponenten als Fahrzeugteile; Nehmerzylinder [Fahrzeugteile] für [X.]etätigungssysteme; Geberzylinder [Fahrzeugteile] für [X.]etätigungssysteme; Radaufnahmen für Fahrzeuge, insbesondere Radgabeln; Federungen für Fahrzeuge; Stoß- und Schwingungsdämpfer für Fahrzeuge; Lenker für Fahrzeuge, insbesondere für Fahrräder oder Motorräder;

Klasse 25: Sport-, Freizeit- und Arbeitsbekleidung; Sportschuhe; Sportmützen.

Mit [X.]eschluss vom 23. Juni 2021 hat die Markenstelle für Klasse 25 des [X.] die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gem. §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] zurückgewiesen.

Die angemeldete Wortmarke "who [X.]" sei aus den zum Grundwortschatz der [X.] gehörenden Worten "who", "stops" und "you" gebildet, die in ihrer konkreten Zusammenstellung von den hier angesprochenen allgemeinen Verkehrskreisen - und selbst von [X.] Kunden mit nur sehr geringen [X.] Sprachkenntnissen - ohne weiteres i. S. v. "wer hält dich auf? / wer hält dich davon ab? / wer stoppt dich?" verstanden werde. Damit handele es sich bei der Aussage "who [X.]" lediglich um eine für die Werbesprache typische an das Werte- und Selbstbestimmungsgefühl der Kunden appellierende sowie eine Ermutigung zum Ausdruck bringende [X.]otschaft. Diese Aussagekraft messe auch die Anmelderin ihrer Marke bei, denn einer ihrer Internetseiten seien folgende Sätze zu entnehmen: "Unsere [X.]otschaft ist simpel: [X.]? [X.]". [X.]egegne der Kunde dem angemeldeten Slogan in Verbindung mit den hier beanspruchten Waren der Klassen 9, 12 und 25 sei der Rückschluss auf eine zum Kauf animierende Werbebotschaft naheliegend. Unabhängig davon, ob elektronische Steuerungen, Fahrzeugteile oder [X.]ekleidungs-, Kopfbedeckungs- oder Schuhwaren mit den Worten "who [X.]" offeriert würden und an welcher Stelle der Waren diese Kennzeichnung angebracht sei, werte der Kunde diese stets nur als einen ermutigenden Appell bzw. eine Aufforderung tätig zu werden und das so bezeichnete Angebot anzunehmen. Die solchen Aussprüchen immanente gewisse begriffliche Unschärfe sehe der Verkehr nicht als betriebskennzeichnend an, da er daran gewöhnt sei, dass sich die Werbesprache verkürzter, plakativer Ausdrucksweisen bediene, um Sachverhalte kurz, schnell und unkompliziert zu vermitteln. Auch bestehe keine schutzbegründende Mehrdeutigkeit des Slogans. Selbst bei voneinander abweichender Deutung der Marke stehe in jedem Fall das Verständnis als Werbebotschaft im Vordergrund. Die Marke weise zudem keine ungewöhnliche Struktur oder [X.]esonderheiten syntaktischer oder semantischer Art auf, die geeignet wären, die Wortfolge von dem dahinterstehenden Sinngehalt zu lösen und das Zeichen aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise zu etwas Anderem werden zu lassen als eine bloße (Werbe)[X.]otschaft.

Gegen den [X.]eschluss des [X.] richtet sich die [X.]eschwerde der Anmelderin mit dem sinngemäßen Antrag,

den [X.]eschluss der Markenstelle für Klasse 25 vom 23. Juni 2021 aufzuheben.

Von den verfahrensgegenständlichen Waren der Klassen 9, 12 und 25 würden sowohl der inländische Fachverkehr als auch der allgemeine inländische Verbraucher angesprochen. Ein relevanter Teil der beteiligten Verkehrskreise verfüge nur über unterdurchschnittliche oder allenfalls durchschnittliche Englischkenntnisse. Der [X.]estandteil "stop" werde daher nur mit ,,halten, stillstehen" übersetzt, nicht jedoch mit "abhalten". Daher sei auch der [X.] nur die [X.]edeutung "wer hält dich auf" zu entnehmen. Diese sei doppeldeutig und die beiden [X.]egriffsinhalte widersprächen sich. Zum einen werde mit der Phrase "wer hält dich auf" die Frage danach gestellt, wer "deine" Fortbewegung, also eine [X.]ewegung von A nach [X.], stoppen oder zum Halten bringen könne. Auf der anderen Seite könne der [X.]egriff "who [X.]" im Sinne von modernen Motivationstechniken verstanden werden. Dann habe er die [X.]edeutung, dass das Leben vorwärtsgeht, dich keiner aufhält und der Angesprochene alle seine Ziele erreichen kann. Die Widersprüchlichkeit der Aussage führe zu einem phantasievollen Gesamteindruck, der die Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke begründe. Der Slogan löse zudem durch seine Doppeldeutigkeit einen Merkeffekt aus, so dass eine Verwendung in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren ungewöhnlich sei. Es handele sich auch nicht nur um eine schlagwortartige oder eine für die Werbung typische Aufforderung zur Inanspruchnahme einer Offerte. Diesbezüglich habe die Markenstelle nicht nachgewiesen, dass die Wortzusammenstellung bei Angaben im geschäftlichen Verkehr, insbesondere in der Werbung, gemeinhin verwendet werde. Die [X.]enutzung von "[X.]?" durch die [X.]eschwerdeführerin sei diesbezüglich unschädlich. Vielmehr zeige diese, dass das angemeldete Wortzeichen stets nur in Zusammenhang mit den Waren eines Unternehmens – nämlich der Anmelderin – in Erscheinung trete und damit einen Herkunftshinweis darstelle. Zudem habe die Markenstelle das angemeldete Zeichen nicht im Zusammenhang mit den Waren gewürdigt, für die die Eintragung begehrt werde. Für diese sei kein Zusammenhang mit der Frage "wer hält dich auf" ersichtlich. Die Waren der [X.] beträfen allesamt elektronische Steuerungen für Fahrzeuge und Messgeräte für Fahrzustände. Sie dienten also der Fortbewegung und hätten mit Stillstand ("stop") nichts zu tun. Gleiches gelte für die überwiegende Zahl der Waren der Klasse 12. Soweit die Oberbegriffe der Klassen 9 und 12 auch [X.]remsen umfassten, könne ebenfalls nicht von einer beschreibenden Angabe ausgegangen werden. Mit der Wortfolge "who [X.]" werde offenkundig keine Sache angesprochen, sondern eine Person. Wollte man die Wortfolge auf Waren beziehen, beispielsweise [X.]remsen, so müsste diese "what [X.]" lauten. Die Marke sei daher sprachlich untypisch gebildet. In [X.]ezug auf die [X.]ekleidung der Klasse 25 sei völlig unklar, welche Eigenschaft eines Kleidungsstückes durch die Wortfolge "who [X.]" beschrieben werden solle.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt [X.]ezug genommen.

Die gemäß §§ 66, 64 Abs. 6 [X.] zulässige [X.]eschwerde hat auch in der Sache Erfolg.

Der Eintragung des angemeldeten Zeichens who [X.] stehen keine Schutzhindernisse gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 [X.] entgegen, so dass der [X.]eschluss der Markenstelle aufzuheben war.

A. Im Laufe des Verfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die [X.]eurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht ([X.]GH [X.] 2020, 411 Rn. 8 - #darferdas? [X.]). Die [X.] der fehlenden Unterscheidungskraft aus Art. 3 Abs. 1 [X.]uchst. b und des Freihaltebedürfnisses aus Art. 3 Abs. 1 [X.]uchst. [X.] 2008/95/[X.] ([X.]) finden sich nun in Art. 4 Abs. 1 [X.]uchst. b und [X.] ([X.]) 2015/2436 ([X.]) und werden unverändert umgesetzt durch § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 [X.].

[X.]. Dem Anmeldezeichen fehlt nicht die erforderliche Unterscheidungskraft.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, dass die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet ([X.] [X.] 2015, 1198 Rn. 59 f. – [X.]/[X.]]; [X.]GH [X.] 2020, 411 Rn. 10 – #darferdas? [X.]; [X.], 301 Rn. 11 – [X.]; [X.], 934 Rn. 9 – [X.]). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten ([X.] [X.] 2010, 228 Rn. 33 – [X.]/HA[X.]M [Vorsprung durch Technik]; [X.]GH a. a. [X.] – #darferdas? [X.]; a. a. [X.]– [X.]). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden ([X.]GH a. a. [X.] – [X.]). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen [X.]estandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden [X.]etrachtungsweise zu unterziehen ([X.] [X.] 2004, 428 Rn. 53 – [X.]; [X.]GH a. a. [X.] Rn. 15 – [X.]).

Maßgeblich für die [X.]eurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt ([X.]GH [X.] 2013, 1143 Rn. 15 – [X.] werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist ([X.] [X.] 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/[X.]; [X.]GH [X.], 376 Rn. 11 – grill meister).

Werbeslogans und sonstige spruchartige bzw. schlagwortartige Wortfolgen – wie die hier angemeldete [X.]ezeichnung – sind bei der [X.]eurteilung der Unterscheidungskraft wie sonstige Wortzeichen zu behandeln, unterliegen also weder strengeren noch geringeren Schutzvoraussetzungen ([X.] [X.] Int. 2012, 914 Rn. 25 – Smart/HA[X.]M [[X.] DAS [X.]ESONDERE EINFACH]; a. a. [X.] Rn. 36 – [X.]/HA[X.]M [Vorsprung durch Technik]; [X.] 2004, 1027, Rn. 33 und 34 – [X.] [Das Prinzip der [X.]equemlichkeit]; [X.]GH [X.] 2015, 173 Rn. 17 – for you; [X.], 872 Rn. 14 – [X.]; [X.], 565 Rn. 14 – smartbook; [X.] in [X.]/ [X.]/Thiering, [X.], 14. Aufl., § 8 Rn. 286 m. w. N.). Es ist nicht erforderlich, dass sie einen selbständig kennzeichnenden [X.]estandteil enthalten oder in ihrer Gesamtheit einen besonderen fantasievollen Überschuss aufweisen ([X.]GH [X.] 2002, 1070, 1071 – [X.]ar jeder Vernunft). Der Verkehr wird in einem Werbeslogan jedenfalls dann keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren und Dienstleistungen sehen, wenn sich die Wortfolge ausschließlich auf sachbezogene Angaben oder allgemeine Anpreisungen beschränkt ([X.] in [X.]/[X.]/Thiering, a. a. [X.], § 8 Rn. 286 m. w. N.)

C. Nach den vorgenannten Grundsätzen verfügt das Anmeldezeichen who [X.] über das erforderliche Maß an Unterscheidungskraft. Es beinhaltet weder eine konkrete Sachangabe, noch kann festgestellt werden, dass das Zeichen stets nur als Werbeaussage und nicht auch als Unterscheidungsmittel aufgefasst wird.

1. [X.]ei der [X.]eurteilung des Verständnisses des angemeldeten Zeichens ist hinsichtlich der beanspruchten Waren neben den [X.] auf das allgemeine Publikum, nämlich sowohl auf den Durchschnittsverbraucher als auch auf gewerbliche Kunden abzustellen.

2. Die aus einfachen Wörtern der [X.] gebildete Wortfolge who [X.] wird mit "wer stoppt dich", "wer hält dich auf", "wer hält dich ab" ins [X.] übersetzt und von den angesprochenen Verkehrskreisen problemlos jedenfalls im Sinne der ersten beiden [X.]edeutungen verstanden.

a. Diese Aussage lässt hinsichtlich der beanspruchten Waren – selbst bezüglich der [X.]remsen, die in den beanspruchten "Fahrzeugteilen" enthalten sind – keinen im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinngehalt oder einen engen beschreibenden [X.]ezug erkennen. Hierzu hat auch die Markenstelle in ihrem [X.]eschluss nichts ausgeführt.

Die [X.]eschwerdeführerin hat zwar zutreffend erklärt, dass mit dem Pronomen "who" i. S. v. "wer" im [X.] eine Person gemeint ist, nicht dagegen eine Sache, da es andernfalls "what [X.]", und damit "was hält dich auf", heißen müsste. Dies gilt grundsätzlich auch im [X.]n. "Wer" bezeichnet Personen, "was" bezeichnet grammatikalisch [X.]. Es kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass die angesprochenen Verkehrskreise diesen Unterschied nicht wahrnehmen, da es durchaus sprachüblich ist, auf die Frage "wer hält dich auf" zu antworten "der Schnee, [X.], die [X.]ahnschranke" etc.

Dies kann jedoch dahingestellt bleiben, da es jedenfalls eines gedanklichen Zwischenschritts bedarf, um zu einer werblichen Sachaussage auch im Sinne von "wer hält dich beim Auto- bzw. Fahrradfahren an/auf? Die [X.]remse" etc. zu gelangen. Im Rahmen der [X.]eurteilung der Unterscheidungskraft ist eine derartige analysierende [X.]etrachtungsweise aber unzulässig, weil sich aus ihr keine in den Vordergrund drängende, für den Durchschnittsverbraucher ohne weiteres ersichtliche [X.]eschreibung der Waren und Dienstleistungen ergibt (vgl. [X.]GH, [X.], 565 Rn. 24 - smartbook; [X.], 270 Rn. 12 - Link economy). Ferner müsste der Grund hinzugedacht werden, weshalb die angesprochene Person bzw. der angesprochene Kunde ("you") aufgehalten/gestoppt wird. Der [X.]eurteilung, ob das Schutzhindernis mangelnder Unterscheidungskraft besteht, ist jedoch das Zeichen nur in seiner angemeldeten Form zugrunde zu legen und darf nicht um weitere [X.]estandteile ergänzt werden (vgl. [X.]GH [X.] 2015, 179 Rn. 22 - for you; [X.] 2013, 731 Rn. 14 ff. – [X.]; [X.], 65 Rn. 17 – [X.]uchstabe T mit Strich).

b. Entgegen der Auffassung der Markenstelle wird der hier jeweils angesprochene Verbraucher die Wortfolge who [X.] auch nicht stets nur als Werbeaussage ohne Unterscheidungskraft verstehen.

aa. Selbst, wenn man die Auffassung der Markenstelle zugrunde legt, bei dem Anmeldezeichen handele es sich "lediglich um eine für die Werbesprache typische an das Werte- und Selbstbestimmungsgefühl der Kunden appellierende sowie eine Ermutigung zum Ausdruck bringende [X.]otschaft", würde dies die Schutzunfähigkeit des [X.] nur begründen, wenn sich die [X.]otschaft in der Aufforderung zum Kauf erschöpft ([X.]GH [X.] 2015, 179 Rn. 26 - for you; [X.], 1093 [1095] – [X.], [X.], 2010, 935 Rn. 5 – [X.]). Für ein solches Verständnis bedürfte es jedoch zumindest gedanklicher Zwischenschritte. Es ist schon fraglich, ob der Verkehr in dem Slogan überhaupt einen "ermutigenden" Appell erblicken würde, jedoch folgt selbst daraus nicht unmittelbar, dass er einen solchen als Aufforderung zum Erwerb der so gekennzeichneten Ware versteht. Im Gegenteil, liegt doch in den [X.]egriffen "aufhalten, stoppen, abhalten" weniger eine Aufforderung als eine [X.]ehinderung. Diese haben damit weniger eine "animierende" als vielmehr eine demotivierende [X.]edeutung. Die Wortfolge regt vielmehr zum Nachdenken darüber an, wer/was den direkt angesprochenen Kunden in welchem Zusammenhang stoppt, aufhält, abhält.

bb. Zwar ist nicht auszuschließen, dass der Verkehr who [X.] auch als Werbebotschaft wahrnimmt. Die Markenstelle hat aber keine konkreten Feststellungen dazu getroffen, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Aussage ausschließlich als Werbung und nicht zugleich als Unterscheidungsmittel verstehen werden. Ausreichende Indizien für ein solches Verkehrsverständnis konnte auch der [X.] nicht ermitteln. Die Recherche des [X.]s - u. a. unter "www.slogans.de" und im Wörterbuch der Werbesprache ([X.], 1991) - zeigt, dass zwar die einzelnen Wörter, insbesondere "stops" und "you", wie auch die direkte Ansprache des Kunden (du/sie/you) werbeüblich sind. Jedoch ist weder die [X.] zu finden noch führt eine Recherche nach "who stops" zu einem Ergebnis. Gleiches gilt für die Suche nach "wer hält dich auf" und "wer stoppt dich" sowie "wer stoppt" und "wer hält auf". Zu "[X.]" ergibt die Suche zwar einige Treffer, von denen jedoch nur wenige die passende Reihenfolge aufweisen und die stets aus ganzen Sätzen bestehen. Zu "[X.]" finden sich zwar 101 Slogans. "[X.]" in der passenden Reihenfolge sind jedoch nicht darunter. Aus Treffern zu den einzelnen Wortelementen lässt sich hingegen nichts für eine Schutzunfähigkeit der angemeldeten [X.]ezeichnung in ihrer Gesamtheit ableiten. Sofern sich die Wortfolge oder ihre [X.] Übersetzung bei der Recherche finden lässt, wird diese überwiegend jeweils im Kontext mit weiteren Angaben sowie mit Satzzeichen verwendet. So findet sich z. [X.]. "[X.]? [X.]", "The only one who [X.] is yourself" (vgl. [X.]/), "Wer hält Dich auf? Runter vom Sofa, alles verstauen und ab geht’s auf das Wasser." (vgl. [X.]), "Wer hält Dich auf, das [X.]este aus Dir zu machen? Du, oder?" (vgl. https://www.strengthfirst.de/mysterioese-kraefte-im-sport-bier-fuer-mehr-leistung/), "[X.] from accomplishing your goal", "[X.] when the action gets rough?", "The only one who [X.] is yourself.", "Wer stoppt Dich rechtzeitig?", etc. Soweit die [X.]eschwerdeführerin in der Werbung für ihre eigenen Produkte das Anmeldezeichen unter anderem nicht als abgebrochene bzw. offengelassene Frage verwendet, sondern mit erläuternden Zusätzen verbindet (vgl. "Unsere [X.]otschaft ist simpel: [X.]? [X.]"), mag sich die Frage einer rechtserhaltenden [X.]enutzung stellen, Auswirkungen auf die Unterscheidungskraft des [X.] hat dies nicht. Der [X.]eurteilung, ob das Schutzhindernis mangelnder Unterscheidungskraft besteht, ist nämlich das Zeichen nur in seiner angemeldeten Form zugrunde zu legen und darf nicht um weitere [X.]estandteile ergänzt werden (s. o.).

In der hier zu beurteilenden verkürzten Form ist das Anmeldezeichen jedenfalls weder als beschreibende Qualitätsangabe für Waren feststellbar, noch kann dem Vorgesagten entnommen werden, dass der inländische Verkehr an die ausschließlich werbliche Verwendung der angemeldeten Wortfolge gewöhnt ist.

D. Wegen der fehlenden Eignung zur unmittelbaren [X.]eschreibung der beanspruchten Waren unterliegt die angemeldete Wortfolge auch keinem Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.].

Die [X.]eschwerde hat daher Erfolg.