Bundespatentgericht, Beschluss vom 06.06.2013, Az. 30 W (pat) 86/11

Die am 18. Mai 2004 international unter der Nummer 827 804 registrierte Wortmarke

[X.]

beansprucht Schutz für das Gebiet der [X.] für die Waren der

Klasse 09:_

Die internationale Registrierung dieser Marke ist am 19. August 2004 veröffentlicht worden.

Hiergegen ist Widerspruch erhoben aus der [X.] Marke 1 178 253

die seit 24. Juni 1991 für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 41, 42 und 45 eingetragen ist:

"Tätigkeiten einer Full-Service-Werbeagentur, nämlich Werbung und Werbemittlung, insbesondere Entwickeln von Werbekonzepten; [X.], Unternehmensberatung; innenarchitektonische Einrichtungsberatung; EDV-Systemberatung; Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung sowie entgeltliche Gebrauchsüberlassung von Programmen für die Datenverarbeitung in Form von besonderen Vertragsverhältnissen (Lizenzen); technische und/oder betriebsorganisatorische Beratung über Kommunikationstechniken; Durchführung von Schulungen zum innerbetrieblichen Einsatz von Rationalisierungslösungen und Programm-Anwendungen; maschinenlesbare Datenträger, Computer, einschließlich vernetzter, elektrische Kommunikationsend- und -verbindungsgeräte".

Die Inhaberin der angegriffenen [X.] hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Der Widersprechende hat daraufhin drei eidesstattliche Versicherungen vom 8. September 2005 sowie vom 25. Januar und vom 21. November 2007 mit [X.] für die Jahre 2003 bis 2006 nebst weiteren Unterlagen eingereicht, die folgende Benutzungsform zeigen:

Die Markenstelle für Klasse 9 - Internationale Registrierungen - des [X.] hat mit einem ersten Beschluss vom 9. September 2008 den Widerspruch wegen fehlender Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung zurückgewiesen. Der kennzeichnende Charakter der Marke sei durch die benutzte gegenüber der eingetragenen Form verändert worden. Die hiergegen eingelegte Erinnerung ist mit Beschluss vom 7. Juni 2011 zurückgewiesen worden, da der Widersprechende eine Benutzung der Widerspruchsmarke für den Benutzungszeitraum Mai 2006 bis Mai 2010 (gemeint wohl: 2011) jedenfalls hinsichtlich der Dauer und des Umfangs nicht hinreichend glaubhaft gemacht habe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden. Zur weiteren Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung hat er eine weitere eidesstattliche Versicherung vom 14. März 2012 mit [X.] für die Jahre 2007 bis 2011 mit [X.] vorgelegt. Nach seiner Auffassung ist der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke durch die geringfügig abweichende Benutzungsform nicht verändert worden. Darüber hinaus bestehe Verwechslungsgefahr. Zwischen der von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistung "Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung" und der Ware "Software" bestehe eine hochgradige Ähnlichkeit. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei aufgrund umfangreicher Benutzung gesteigert. Klanglich verfügten die Zeichen über einen identischen Wortanfang und ein identisches Wortende. Die [X.], die Vokalfolge "[X.]" und auch der Sprechrhythmus seien identisch. Der zusätzliche Buchstabe "P" in der jüngeren Marke falle in der unbetonten Mittelsilbe und als dumpf gesprochener Laut nicht ins Gewicht. Auch visuell seien sich die Zeichen aufgrund der überwiegend identischen und identisch angeordneten Buchstaben, zumal am [X.] und -ende, hochgradig ähnlich.

Der Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 - Internationale Registrierungen - des [X.] vom 9. September 2008 und vom 7. Juni 2011 aufzuheben und der international unter der Nummer 827 804 registrierten Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 178 253 den Schutz in der [X.] zu verweigern.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulässige Beschwerde des Widersprechenden hat auch in der Sache Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht für das angesprochene Publikum die Gefahr von Verwechslungen in klanglicher Hinsicht (§§ 119, 124, 107, 114, 43 Abs. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] i.V.m. Art. 5 PMMA, Art. 6

Die Inhaberin der angegriffenen [X.] hat die Benutzung der Widerspruchsmarke in zulässiger Weise bestritten, so dass auf Seiten der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 [X.] nur die Produkte zu berücksichtigen sind, für die eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht worden ist. Zum Zeitpunkt der [X.] der internationalen Registrierung der angegriffenen Marke in dem vom [X.] herausgegebenen [X.]sblatt (§§ 124, 114 Abs. 1 [X.]), hier am 19. August 2004, war die Widerspruchsmarke bereits länger als fünf Jahre eingetragen ([X.] im Register: 24. Juni 1991). Das Bestreiten ist undifferenziert und betrifft deshalb beide Benutzungszeiträume gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 [X.]. Deshalb oblag es dem Widersprechenden, die rechtserhaltende Benutzung seiner Marke in den beiden Zeiträumen August 1999 bis August 2004 und Juni 2008 bis Juni 2013 hinsichtlich aller maßgeblichen Umstände, insbesondere nach Art, Zeit, Ort und Umfang darzulegen und glaubhaft zu machen. Dies ist ihm jedenfalls für die Dienstleistung "Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung sowie entgeltliche Gebrauchsüberlassung von Programmen für die Datenverarbeitung in Form von besonderen Vertragsverhältnissen (Lizenzen)" gelungen. Im einzelnen:

Aus den eidesstattlichen Versicherungen vom 25. Januar und vom 21. November 2007 sowie vom 14. März 2012 geht hervor, dass die [X.] in beiden relevanten Benutzungszeiträumen im Rahmen eines Produkts "Informations- und Wissensmanagement" eine auf die individuellen Bedürfnisse des Kunden zugeschnittene Server-Software angeboten und im [X.] vertrieben hat, die es ermöglicht, unter verschiedenen EDV-Systemen gesammelte und gespeicherte Daten bzw. stattfindende Arbeitsabläufe miteinander zu vernetzen. Diese Software kam beispielsweise im Rahmen der neu ausgerichteten [X.] in deren zentralem Informationssystem zur Einsatz- und Übungsauswertung von Auslandseinsätzen zum Einsatz. Nach dem Inhalt des mit der eidesstattlichen Versicherung vom 14. März 2012 vorgelegten Prospekts "Marketing Intelligence - [X.] der [X.]" handelt es sich bei dem vom Unternehmen des Widersprechenden in Lizenz zur Verfügung gestellten Programm um eine Software-Architektur, die im Kundenmanagement von Anwendern Informationen aufbereitet.

Ausweislich der eidesstattlichen Versicherung des Widersprechenden vom 21. November 2007 wurden mit der genannten Software in den Jahren 2003 bis 2006 in [X.] jeweils mehr als … [X.] umgesetzt. Für die Jahre 2007 bis 2011 wurden unter dem 14. März 2012 jährliche Umsätze von jeweils mindestens … [X.] eidesstattlich versichert. Entgegen der im Verfahren vor dem [X.] geäußerten Auffassung der Markeninhaberin begegnet es keinen Bedenken, dass sich der Widersprechende auf die Nennung von [X.] beschränkt hat (vgl. [X.], Markenrecht, 2. Aufl., Rn. 333). Die [X.] reichen auch ohne weiteres aus, um eine Scheinbenutzung oder eine nur gelegentliche, mengenmäßig unbedeutende Benutzung auszuschließen.

Nach den der eidesstattlichen Versicherung vom 21. November 2007 beigegebenen Unterlagen wurde die Software den Kunden in Form einer [X.] zur Verfügung gestellt, die in den Jahren 2003 bis 2006, somit auch im ersten Benutzungszeitraum, folgende Gestaltung aufwies:

Für den zweiten Benutzungszeitraum ist folgende weitgehend ähnliche Gestaltung belegt worden (Anlage zur eidesstattlichen Versicherung vom 14. März 2012):

Soweit diese Abbildung das Datum 20. Mai 2008 aufweist, das außerhalb des relevanten Benutzungszeitraums (6. Juni 2008 bis 6. Juni 2013) liegt, ist dies unschädlich, weil in der genannten eidesstattlichen Versicherung ausgeführt ist, dass die [X.]-Hüllen von 2007 bis 2011, somit auch im relevanten Zeitraum, so gestaltet waren.

Bei beiden Benutzungsformen steht der Anerkennung einer rechtserhaltenden Benutzung zunächst nicht entgegen, dass der Datenträger neben der Kennzeichnung

auch die als Marke gekennzeichnete Bezeichnung "[X.]" bzw. "Infonea" aufweist. Die hier allein interessierende Kennzeichnung

ist deutlich abgesetzt und insoweit unschwer als Zweitkennzeichnung einzuordnen. Das begegnet unter dem Gesichtspunkt der rechtserhaltenden Benutzung keinen Bedenken (vgl. [X.], 592, 593 Nr. 13 ff. – [X.]; [X.], 729, 730 Nr. 18 – [X.]).

Soweit die Widerspruchsmarke

in der Form

verwendet worden ist, schadet dies ebenfalls nicht. Nach § 26 Abs. 3 Satz 1 [X.] ist eine rechtserhaltende Benutzung anzuerkennen, wenn die benutzte Form den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. Davon ist nach der Rechtsprechung des [X.] auszugehen, wenn der angesprochene Verkehr unter Berücksichtigung der branchenüblichen Form der Verwendung von Marken die eingetragene und die benutzte Form trotz und gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach als dieselbe Marke ansieht (vgl. z.B. BGH [X.], 729 Nr. 17 - [X.]; [X.], 772 Nr. 39 - [X.]). Das ist hier der Fall.

Die benutzte Form unterscheidet sich von der eingetragenen dadurch, dass zum einen die Schriftart von [X.] auf [X.] kursiv umgestellt wurde, und zum andern das vorher den Buchstaben "o" in "comma" ersetzende Kommazeichen zwischen die beiden Wortbestandteile "comma" und "soft" versetzt worden ist. Bei ersterem handelt es sich um eine ohne weiteres zulässige Modernisierung (vgl. [X.]/[X.], [X.], 10. Aufl., § 26 Rn. 141). Die Verschiebung des Kommas verändert den optischen Gesamteindruck der Widerspruchsmarke nur unwesentlich. Denn das graphisch gestaltete Komma wird sowohl in der eingetragenen als auch in der benutzten Form gleichermaßen lediglich als Illustration des ersten [X.] der Widerspruchsmarke verwendet und verstanden. So hat der [X.] in einem vergleichbaren Fall die Einbindung der Wortmarke "[X.]" in eine graphische Gestaltung mit einer markanten Abbildung eines Getreidespeichers als Versinnbildlichung des durch die Marke geschützten Wortes als rechtserhaltend anerkannt ([X.], 1038, 1039 – Kornkammer). Im vorliegenden Fall kann nichts anderes gelten, zumal das bildlich herausgestellte [X.] nicht – wie im "[X.] - neu hinzugefügt wurde, sondern bereits in der eingetragenen Form vorhanden und lediglich die Position verändert worden ist.

Unerheblich ist schließlich, dass die benutzte Form ihrerseits unter der Registernummer [X.] 399 41 967 als Marke eingetragen ist (§ 26 Abs. 3 Satz 2 [X.]; zur Richtlinienkonformität dieser Bestimmung s. [X.] [X.], 1257 – [X.] [PROTI]).

Nach alledem ist von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke jedenfalls für die Dienstleistung "Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung sowie entgeltliche Gebrauchsüberlassung von Programmen für die Datenverarbeitung in Form von besonderen Vertragsverhältnissen (Lizenzen)" auszugehen.

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des [X.] als auch des [X.] unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z.B. [X.] [X.], 1098 Nr. 44 - [X.]/[X.]; [X.], 933 Nr. 32 - [X.]; GRUR 2011, 915 Nr. 45 - [X.]; [X.], 1040 Nr. 25 - pjur/pure; [X.], 930 Nr. 22 - [X.]/[X.]; [X.], 64 Nr. 9 - Maalox/[X.]; [X.], 235 Nr. 15 - [X.]/[X.]). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (st. Rspr., z.B. [X.], 1040 Nr. 25 - pjur/pure; [X.], 930 Nr. 22 - [X.]/[X.]; [X.], 64 Nr. 9 - Maalox/[X.]; [X.], 1103 Nr. 37 – Pralinenform II; [X.] GRUR 2008, 343 Nr. 48 - [X.]/[X.]). Nach diesen Grundsätzen kann die Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken nicht verneint werden.

Zwischen den genannten Dienstleistungen der Widerspruchsmarke und den von der angegriffenen [X.] beanspruchten Waren der Klasse 09 "Computer software, namely software to perform automated application integration" (Software, nämlich Software für die automatisierte Durchführung von Anwendungsintegrationen) besteht ersichtlich hochgradige Ähnlichkeit.

Eine Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Produkte ist anzunehmen, wenn diese in Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen - insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder [X.], ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe - so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen

Nach diesen Grundsätzen ist von hochgradiger Produktähnlichkeit auszugehen, weil die angesprochenen Verkehrskreise durchaus den Eindruck haben können, die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens. Insoweit bestehen Berührungspunkte in ihrer Beschaffenheit, denn "Software" ist ein immaterielles Produkt bzw. im Unterschied zu Hardware ein nicht technisch-physikalischer Funktionsbestandteil einer Datenverarbeitungsanlage (vgl. [X.] - [X.], 6. Auflage, [X.], 2006, [X.]-ROM), bei dem es für die angesprochenen Verkehrskreise letztlich unerheblich ist, ob die benötigten Programme bzw. Lizenzen dafür im Rahmen einer Dienstleistung oder als Ware zur Verfügung gestellt werden. Überschneidungen gibt es auch in der regelmäßigen betrieblichen Herkunft; denn es gibt zahlreiche Unternehmen, die nicht nur "[X.]" anbieten, sondern auch "Software" als Ware auf Datenspeichern vertreiben.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist durchschnittlich. Zwar gibt der [X.] "soft" einen beschreibenden Hinweis auf das Endprodukt der Dienstleistung "Software". Dies gilt jedoch nicht für den Bestandteil "comma", der keinerlei Sinnbezug zu [X.] erkennen lässt.

Bei dieser Ausgangslage hält die angegriffene [X.] den zur Vermeidung von Verwechslungen erforderlichen deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke nicht ein.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (z.B. [X.], 1040 Nr. 25 - pjur/pure; [X.], 930 Nr. 22 – [X.]/[X.]; [X.], 64 Nr. 15 - Maalox/[X.]; [X.], 729 Nr. 23 - [X.]). Dabei ist von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen (vgl. [X.]/[X.], a.a.[X.], § 9 Rn. 211). Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, ([X.] und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. [X.] [X.], 413 Nr. 19 - [X.]/SIR; GRUR 2005, 1042 Nr. 28 - [X.] LIFE; [X.]. 2004, 843 Nr. 29 - [X.]; BGH [X.], 235 Nr. 15 - [X.]/[X.]; [X.], 484 Nr. 32 - [X.]; [X.], 60 Nr. 17 - [X.]; [X.], 779, 781 - Zwilling/[X.]). Dabei genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Richtung (st. Rspr. vgl. z.B. BGH [X.], 235 Nr. 18 - [X.]/[X.] m.w.N.; vgl. [X.]/[X.], a.a.[X.], § 9 Rn. 224 m.w.N.).

Das ist hier in klanglicher Hinsicht der Fall. Insoweit sind sich die Kollisionsmarken hochgradig ähnlich. Sie verfügen jeweils über drei Silben ("[X.]" bzw. "[X.]"), über die identische Vokalfolge ("[X.]") und eine ähnliche Konsonantenfolge ("K-M-S-F-T" bzw. "[X.]"), wobei der Konsonant "P" in der Mitte der angegriffenen [X.] klanglich nur wenig hervortritt. Bei dieser Sachlage kann eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden, so dass unter Aufhebung der [X.] der angegriffenen Marke der Schutz in der [X.] zu verweigern war.

Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 [X.], da [X.] für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind.