Bundespatentgericht, Urteil vom 12.03.2019, Az. 3 Ni 10/17 (EP)

Die Beklagte ist eingetragene lnhaberin des am 5. Januar 2004 unter Inanspruchnahme der [X.] Priorität [X.] 10301906 vom 17. Januar 2003 als internationale Patentanmeldung PCT/EP2004/000017 angemeldeten und vor dem [X.] in der regionalen Phase erteilten [X.] Patents EP 1 587 368 (Streitpatent), dessen Erteilung mit Wirkung für die [X.] beim [X.] am 27. Mai 2009 bekannt gemacht wurde. Dieses Patent wird vom [X.] unter dem Aktenzeichen 50 2004 009 524.0 geführt. Das Streitpatent betrifft ein "[X.]" und umfasst 5 Patentansprüche, die folgendermaßen lauten:

Mit ihrer Klage vom 11. Januar 2017 greift die Klägerin das Patent in vollem Umfang an. Sie bestreitet die [X.], 4 und 7 gemäß dem neuen Hauptantrag sowie die Klarheit der neuen Ansprüche 3 und 7. Des Weiteren bestreitet sie die Neuheit und das Beruhen der Gegenstände des neuen [X.] auf erfinderischer Tätigkeit. Schließlich seien nach ihrer Ansicht die Verfahren zur Repellierung von Arthropoden gemäß den neuen Ansprüchen 6 und 7 vom Patentschutz ausgeschlossen. Sie stützt sich u.a. auf die Druckschriften:

K1 EP 1 587 368 [X.] (= Streitpatent)

[X.] EP 0 682 869 [X.]

K5 EP 1 609 362 [X.]

[X.] WO 02/43494 A2

K7 Carlotti, [X.] und [X.], [X.], [X.], 11, [X.] bis 98

[X.] [X.], "Third International Flea & Tick Control Symposium", 2002, 24, Titelblatt, Impressum, [X.] und [X.] bis 20

[X.] [X.], Principal Register, Serial Number: 78622474, [X.]: 05/04/2005, 5 Seiten und Fotographie der Verpackung von "[X.] Advantix

[X.] [X.], Internetseite zu "[X.] Advantix

[X.] [X.], Internetseite zu "About [X.] Advantix

[X.] = [X.] ohne web.archive.org-Aufdruck

[X.] WO 02/087338 [X.]

[X.] [X.] Guideline for the testing and evaluation of the efficacy of antiparasitic substances for the treatment and prevention of tick and flea infestations in [X.], 14. Juli 2016, [X.] bis 22.

Aus der [X.] gehe lediglich hervor, dass mit dem [X.] nach [X.] et al. grundsätzlich sowohl Kontakt- als auch [X.] gemessen werden könnten. Ein Bezug zu den streitpatentgemäßen Kombinationen von Wirkstoffen werde jedoch nicht offenbart. Auch aus den Beispielen A und B der [X.] gehe das Merkmal "als Kontakt-[X.] sowie als Distanz-[X.]" des neuen Anspruchs 3 nicht hervor. Zum einen werde die dort beschriebene Wirkung nur für die spezielle, in diesen Beispielen verwendete Formulierung aufgezeigt, nicht aber für jegliche streitpatentgemäß verwendbare Kombination von Permethrin und [X.]. Zum anderen werde die Wirkung nur für zwei spezielle Zeckenarten offenbart, nicht aber für Arthropoden im Allgemeinen. Dasselbe gelte für den Gegenstand des neuen Anspruchs 7. Auch die Verwendung gemäß dem neuen Anspruch 4 gehe über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung hinaus. Die [X.] und B der [X.] offenbarten nicht unmittelbar und eindeutig, dass die Verbesserung der Wirkung von Permethrin durch [X.] unabhängig von der konkret verwendeten Art der Formulierung von Permethrin und [X.] und von der Art der zu repellierenden Arthropoden sei. Zudem sei eine verstärkende Wirkung von [X.] auf die Repellentwirkung von Permethrin nicht einmal im Zusammenhang mit den konkreten Repellentversuchen offenbart.

Die im Anspruch 3 verwendeten Begriffe Kontakt-[X.] und Distanz-[X.] – letzterer wird auch im neuen Anspruch 7 verwendet – seien im Streitpatent nicht näher erläutert und auch im Fachgebiet nicht eindeutig definiert, weshalb es sich um vage und unklare Begriffe handele, so dass sie nicht die auch im [X.] bei neu vorgelegten Ansprüchen zu prüfenden Erfordernisse von Art. 84 EPÜ erfüllten. Die Ansprüche 3 und 7 seien daher auch wegen mangelnder Klarheit nicht patentfähig. Unter [X.] werde auch eine abtötende Wirkung verstanden, der Begriff „Distanz-Repellent“ sei jedenfalls nicht eindeutig und klar, auf den Schriftsatz vom 8. Februar 2019 wird Bezug genommen.

Die Klägerin sieht durch die [X.] [X.] und [X.]/[X.] sowie durch die mittels [X.] belegte offenkundige Vorbenutzung des Produkts "[X.] Advantix®" die streitpatentgemäße Verwendung von Permethrin in Kombination mit [X.] zur Repellierung von Arthropoden durch topische Anwendung auf Warmblütlern gemäß den neuen Ansprüchen 3 bis 5 und 7 neuheitsschädlich vorweggenommen. Bei dem Merkmal "als Distanz-[X.]" werde keine neue Verwendungsmöglichkeit beansprucht, sondern lediglich der Wirkungsmechanismus einer bekannten Verwendung spezifiziert, wodurch keine neue Lehre zum technischen Handeln begründet werde. Dasselbe gelte für das Merkmal "wobei [X.] zur Verstärkung der Repellentwirkung von Permethrin eingesetzt wird".

Hinsichtlich der neuen Ansprüche 1, 2 und 6 bestreitet die Klägerin das Vorliegen der erfinderischen Tätigkeit ausgehend vom Stand der Technik gemäß [X.], [X.] sowie [X.]/[X.]. In diesen Ansprüchen würde lediglich das [X.] [X.] anstelle des im Stand der Technik verwendeten Permethrins verwendet. [X.] sei aber, wie schon das Streitpatent einleitend ausführe, ein auch für die repellendierende Wirkung gegen Zecken und Fliegen bekanntes [X.] und werde im Stand der Technik als typisches Beispiel für synthetische [X.]e angeführt. Damit könne der Ersatz von Permethrin durch [X.] keine erfinderische Tätigkeit begründen, zumal das Streitpatent keinerlei experimentelle Daten zu [X.] offenbare.

Die Anspruchsfassungen der [X.] seien gegenüber der [X.] unzulässig erweitert. Zudem seien deren Gegenstände aus dem Stand der Technik gemäß [X.], [X.], [X.], [X.]/[X.] und [X.] bekannt und enthielten lediglich fachübliche Merkmale.

Die Klägerin beantragt,

das [X.] Patent 1 587 368 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent die Fassung des [X.], hilfsweise die Fassung eines der [X.] 1 bis 3, sämtlich gemäß Schriftsatz vom 20. Dezember 2018, weiter hilfsweise die Fassung eines der [X.] 4 bis 11 gemäß Schriftsatz vom 21. Dezember 2018, weiter hilfsweise die Fassung eines der [X.] bis 16 gemäß Schriftsatz vom 11. Februar 2019 erhält.

Sie verteidigt ihr Patent im Umfang der neuen Ansprüche 1 bis 7 gemäß Hauptantrag und der [X.] 1 bis 16 und tritt den Vorhalten der Klägerin in allen Punkten entgegen. Zur Stütze Ihres Vortrags legt sie u.a. folgende Dokumente vor:

[X.] Korting, [X.] und [X.] (Eds.), "Therapeutische Verfahren in der Dermatologie – Dermatika und Kosmetika", [X.] 2001, [X.] bis 741

[X.] WO 2004/064522 [X.] (= [X.])

KSVR4 Gordh, G., „[X.]“, [X.]. [X.], [X.] u.a., 2001, S. 776

[X.] [X.], R., Chemie der Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel, Bd. 1, [X.], [X.] 1970, S. 487 bis 496

[X.]1 [X.] Animal Health GmbH, BAH-D[X.]I-Parasitology, [X.], Erklärung Dr. T…, 8. Februar 2019, [X.] bis 6.

Der neue Hauptantrag lautet

1. Verwendung von [X.] in Kombination mit einem Agonisten der nicotinergen Acetylcholinrezeptoren von Arthropoden zur Repellierung von [X.] bei [X.] Tieren.

2. Verwendung gemäß Anspruch 1, wobei der nicotinische Agonist ausgewählt wird aus der Gruppe:

V. Neonicotinoide

VI. Nithiazin

VII. Spinosyne

3. Verwendung von Permethrin in Kombination mit [X.] zur Repellierung von Arthropoden bei [X.] Tieren als Distanz-Repellent.

4. Verwendung von Permethrin in Kombination mit [X.] zur Repellierung von Arthropoden bei [X.] Tieren, wobei [X.] zur Verstärkung der Repellentwirkung von Permethrin eingesetzt wird.

5. Verwendung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4 zur Repellierung von Zecken, Flöhen, Mücken und/oder Fliegen an [X.] Tieren.

Der Hilfsantrag 1 bezieht sich im Anspruch 1 des [X.] auf den Wirkstoff [X.] als Agonisten der nicotinergen Acetylrezeptoren von Arthropoden und konkretisiert die repellierende Wirkung der anspruchsgemäßen Kombination als Distanz-Repellent. Anspruch 2 des [X.] ist zudem gestrichen. Der Hilfsantrag 2 basiert auf Hilfsantrag 1, lediglich der Anspruch 3 des [X.] ist gestrichen. Der Hilfsantrag 3 bezieht sich nur noch auf die Kombination von [X.] und [X.]. Gegenüber der Anspruchsfassung des [X.] unterscheidet er sich daher dadurch, dass der Anspruch 2 des [X.] gestrichen ist. Wegen der [X.] 4 bis 11 wird auf den Schriftsatz vom 21. Dezember 2018 und wegen der [X.] bis 16 auf den Schriftsatz vom 11. Februar 2019 verwiesen.

Aus Sicht der Beklagten leiteten sich die Ansprüche 1 bis 5 des [X.] mit den neu eingefügten Merkmalen aus den eingereichten Anmeldeunterlagen gemäß der [X.] [X.] her.

Die Verwendung gemäß Anspruch 1 des [X.] sei neu, da keines der von der Klägerin angeführten Dokumente die Verwendung von [X.] und einem Agonisten der nicotinergen Acetylcholinrezeptoren von Arthropoden zur Repellierung offenbare. Auch die nunmehr speziell beanspruchte [X.] einer kombinierten Anwendung von Permethrin mit [X.] werde weder durch die Dokumente [X.] und [X.] bis [X.] noch durch die Vorbenutzung gemäß [X.] vorweggenommen. Dasselbe gelte für die im neuen Anspruch 4 beanspruchte Verstärkung der Repellentwirkung von Permethrin durch [X.]. Der im Stand der Technik offenbarte synergistische Effekt zwischen [X.] und Permethrin beziehe sich lediglich auf die Toxizität der Substanzen nicht aber auf die repellierende Wirkung.

Da im Stand der Technik eine Untersuchung der Fern- und Kontaktwirkung bei der Verwendung von [X.]en und Neonikotinoiden nicht offenbart oder thematisiert worden sei, gebe es für den Fachmann keine Veranlassung, solche Untersuchungen durchzuführen. Auch fänden sich im Stand der Technik keine Hinweise auf einen Einfluss von [X.] auf die repellierende Wirkung von Permethrin, zumal [X.] alleine keine repellierende Wirkung habe. Schließlich befasse sich keines der vorliegenden Dokumente mit [X.] und dessen möglicher repellierenden Wirkung auf Arthropoden. Daher hätten die Gegenstände der neuen Ansprüche auch nicht nahegelegen. Die Bedeutung der Begriffe „Repellent“ oder „repellierende Wirkung“ seien dem Fachmann als Effekt, der dazu führt, dass ein Ektoparasit den Kontakt zu dem Wirtstier meide, geläufig, wovon ein Abtöten nicht umfasst sei. Daher seien die Begrifflichkeiten und Ansprüche entgegen der Ansicht der Klägerin auch klar.

Die Gegenstände der [X.] seien aus denselben Gründen wie diejenigen des [X.] sowohl hinsichtlich der Offenbarung in der [X.] zulässig als auch neu und beruhten auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die auf die Nichtigkeitsgründe der unzulässigen Erweiterung (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 [X.] [X.] Art. 138 Abs. 1 c) EPÜ) und der mangelnden Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 [X.] [X.] Art. 138 Abs. 1 a) EPÜ) gestützte Klage ist zulässig, jedoch nur insoweit begründet, als das Patent gemäß Hauptantrag und den [X.] 1 und 2 verteidigt wird.

Soweit das Streitpatent im Wege der zulässigen Selbstbeschränkung nicht mehr verteidigt wird, war es mit Wirkung für die [X.] ohne Sachprüfung für nichtig zu erklären (zur [X.] Rspr. im [X.] vgl. z. B. [X.] GRUR 2007, 404 – [X.]; Busse/Keukenschrijver, [X.], 8. Aufl., § 82 Rdn. 119 m. w. Nachw.; [X.]/[X.], [X.], 10. Aufl., § 81 Rdn. 127).

1. Das Streitpatent betrifft die Verwendung von Flumethrin bzw. Permethrin in Kombination mit einem Agonisten der nicotinergen Acetylcholinrezeptoren von Arthropoden (= Gliederfüßer), insbesondere von [X.], zur Repellierung von Arthropoden bei Warmblütern (vgl. Ansprüche gemäß neuem Hauptantrag und [X.] [0001]).

Nach den Ausführungen im Streitpatent war es bekannt, dass topische [X.]haltige Formulierungen gegen parasitierende Insekten an Tieren wirksam sind. Dasselbe gilt für die Wirksamkeit von [X.], die Agonisten oder Antagonisten der nicotinergen Acetylcholinrezeptoren von Insekten enthalten. Auch die Kombination von Permethrin mit Agonisten oder Antagonisten der nicotinergen Acetylcholinrezeptoren von Insekten zur Bekämpfung von Parasiten war im Stand der Technik beschrieben. Allerdings wiesen [X.] auf Permethrinbasis eine geringe Wirksamkeit gegenüber Flöhen, Mücken und Fliegen auf, während [X.] auf Basis von Agonisten oder Antagonisten der nicotinergen Acetylcholinrezeptoren von Insekten gegen Zecken praktisch keine Wirksamkeit besitzen. Daher war eine Mehrfachbehandlung der Tiere mit verschiedenen Formulierungen erforderlich (vgl. [X.] 10 bis [X.] 37).

2. Vor diesem Hintergrund ist die dem Streitpatent zugrunde liegende Aufgabe darin zu sehen, ein Produkt bereitzustellen, das sehr effizient den akuten Befall durch Arthropoden verhindern kann.

3. Gelöst wird diese Aufgabe u.a. jeweils durch die Verwendung gemäß der Ansprüche 1 und 3 des [X.], welche folgende Merkmale aufweisen:

Patentanspruch 1

1.A Verwendung von Flumethrin

1.B in Kombination mit einem Agonisten der nicotinergen Acetylcholinrezeptoren von Arthropoden

1.C zur Repellierung von Arthropoden bei warmblütigen Tieren,

Patentanspruch 3

3.A Verwendung von Permethrin

3.B in Kombination mit [X.]

3.C zur Repellierung von Arthropoden bei warmblütigen Tieren,

3.D als Distanz-Repellent.

4. Bei dem vorliegend zuständigen Fachmann handelt es sich um einen auf Parasitologie spezialisierten Veterinärmediziner mit langjähriger praktischer Berufserfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung von Insektiziden und [X.]ziden, der bei Bedarf mit einem Formulierungstechniker bzw. Galeniker mit speziellen Kenntnissen im Veterinärbereich zusammenarbeitet.

Der nebengeordnete Anspruch 3, mit dem das Patent gemäß Hauptantrag u.a. verteidigt wird, erweist sich mangels Patentfähigkeit als nicht bestandsfähig, weil dessen Gegenstand jedenfalls nicht neu i[X.]

1. Vor der Bewertung der [X.] und der Patentfähigkeit des [X.] ist zunächst der Sinngehalt des streitpatentgemäß verwendeten Begriffs "Repellierung" bzw. "Repellent" im Merkmal 1.C des Anspruchs 1 und 3.C des Anspruchs 3 sowie des damit eng verbundenen Begriffs "Distanz-Repellent" im Merkmal 3.D des Anspruchs 3 gemäß Hauptantrag zu ermitteln, da diese von den Verfahrensbeteiligten unterschiedlich ausgelegt werden.

a) Die Streitpatentschrift definiert den Begriff "Repellierung" bzw. "Repellent"

In der Fachwelt werden unter dem Begriff "Repellent" in Bezug auf die [X.] abzuwehrenden Arthropoden chemische Substanzen zusammengefasst, die blutsaugende Gliedertiere wie Insekten und [X.]innentiere, in deren Unterklasse "

Eine Abtötung der Arthropoden gehört demnach nicht zur Repellierung, sondern stellt allenfalls ein sekundäres Ergebnis nach Kontakt mit dem Wirkstoff dar. So bezeichnet das Standardlehrbuch [X.] Insektizide mit "Knock-down-Wirkung", d.h. mit abtötender Wirkung, als unechte Repellentien. Diese abtötenden Substanzen werden somit von "normalen" Repellentien unterschieden, die demgemäß keine abtötende Wirkung besitzen (vgl. [X.] S. 727 re. [X.]. erster voll[X.] Abs. Satz 1 bis 3). Das Fachbuch [X.] weist sogar explizit darauf hin, dass Repellentien nicht abtöten (vgl. [X.] S. 487 [X.] 2). Im Übrigen ergibt sich auch aus der Streitpatentschrift, dass die Abtötung nicht Gegenstand der [X.]en Lehre ist, da die Mortalität nur im Zusammenhang eines nicht unter dem Umfang der Erfindung fallenden Vergleichsbeispiels untersucht wird und ansonsten eine Abtötung von Arthropoden nicht thematisiert wird (vgl. [X.] S. 28 [X.] 1 bis 2).

b) Unter Berücksichtigung der obigen Begriffsbestimmung zu "Repellent" und den Angaben in der Streitpatentschrift versteht der Fachmann unter einem "Distanz-Repellent" im streitpatentgemäßen Sinn chemische Substanzen, die dazu führen, dass sich annähernde Arthropoden entweder vom potentiellen Wirt entfernen oder nicht auf die [X.] am Wirt wechseln. Demgegenüber hat ein Kontakt-Repellent die Wirkung, dass Arthropoden sich vorzeitig, d.h. vor einem Stich oder Biss, von der [X.] fallen lassen (vgl. [X.] [0144]).

2. Sämtliche Merkmale der Anspruchsfassung gemäß Hauptantrag sind der [X.] und der [X.] zu entnehmen. Die Anspruchsfassung gemäß Hauptantrag ist daher nicht unzulässig erweitert.

a) Der geltende Anspruch 1 leitet sich von den erteilten Patentansprüchen 1, 2 und Abs. [0019] der [X.] bzw. den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 1, 2 und S. 4 [X.] 24 bis 25 der [X.] her. Die neuen Ansprüche 2 und 5 entsprechen den erteilten bzw. den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 3 und 4. Der neue Anspruch 3 ist in den erteilten Patentansprüchen 1, 2 sowie in Abs. [0014], [0018], [0027] erste Strukturformel, [0158] [X.]. 1b, [0159] der [X.] und in den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen 1, 2 sowie S. 4 [X.]1, 22/23, S. 9 erste Strukturformel, S. 36 [X.] 3 bis 6 der [X.] offenbart. Der neue Anspruch 4 findet seine [X.] in den erteilten Patentansprüchen 1, 2 sowie in Abs. [0014], [0018], [0027] erste Strukturformel, [0034], [0104], [0105] und [0158] der [X.] bzw. in den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen 1, 2 sowie S. 4 [X.] 1, 22/23, S. 9 erste Strukturformel, S. 14 [X.]. Abs., S. 23 [X.] 2 bis 18 und S. 35/36 seitenübergr. Abs. der [X.].

b) Aus der [X.] in der [X.]. 1b und den dazugehörigen Textstellen ([X.] S. 36 [X.] 6 bis 9; [X.] [0159]) ergibt sich unmittelbar und eindeutig, dass die [X.] Gegenstand sowohl der ursprünglich eingereichten Unterlagen als auch des Streitpatents ist und gezielt untersucht wird, so dass dieses Merkmal entgegen der Ansicht der Klägerin zu keiner unzulässigen Erweiterung führt. Dagegen spricht auch nicht der Einwand der Klägerin, dass die Ergebnisse der [X.]. 1b insbesondere in Anbetracht der enorm hohen Standardabweichung statistisch nicht relevant seien, weshalb der Fachmann diesen keine Beachtung geschenkt habe, zumal es sich dabei um keine

Dies steht auch nicht im Widerspruch zur ursprünglichen [X.]. Zwar ist der Klägerin insoweit Recht zu geben, dass in den ursprünglichen Unterlagen und wortgleich in der Streitpatentschrift angegeben ist, dass der Repellentmechanismus der [X.]e und damit von Permethrin und Flumethrin eine Kontaktmöglichkeit mit dem Wirkstoff erfordere (vgl. [X.] S. 16 [X.] 23 bis 25; vgl. [X.] [0049]). Allerdings bezieht sich diese Aussage nur auf die Wirkstoffklasse der [X.]e nicht aber auf die [X.]e Kombination von Permethrin bzw. Flumethrin mit einem Agonisten der nicotinergen Acetylcholinrezeptoren von Arthropoden, insbesondere mit [X.].

Das Merkmal 3.D beinhaltet auch keine unzulässige Verallgemeinerung eines Ausführungsbeispiels, in dem der beanspruchte Effekt nur hinsichtlich einer konkreten Wirkstoffkombination und einer Zeckenart offenbart worden i[X.] Denn ein im Verhältnis zu den Ausführungsbeispielen in der Beschreibung breit formulierter Anspruch ist unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Erweiterung dann unbedenklich, wenn sich ein in der Anmeldung und in der Patentschrift beschriebenes Ausführungsbeispiel der Erfindung für den Fachmann als Ausgestaltung der im Anspruch umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellt und diese Lehre in der beanspruchten Allgemeinheit für ihn bereits der Anmeldung und der Patentschrift entweder in Gestalt eines bereits formulierten Anspruchs oder nach dem Gesamtzusammenhang der Unterlagen als zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung gehörig entnehmbar ist (vgl. [X.]/[X.], [X.], 11. Aufl., § 38 Rn. 8d). Vorliegend beschäftigen sich sowohl die gesamte ursprünglich eingereichte Beschreibung als auch die gesamte Streitpatentschrift mit der Repellierung von Arthropoden, wie z.B. von Zecken, Mücken und Fliegen. Dabei geht es um die Minimierung der [X.]. Diese wird durch Mittel erreicht, die Wirkstoffe aus der Gruppe der [X.]e/Pyrethrine in Kombination mit Wirkstoffen enthalten, die am [X.] agonistisch wirken (vgl. [X.] z.B. Abs. [0010] und [0163]; [X.] S. 2 [X.] 20 bis 27 und S. 38 [X.] 4 bis 7). Es ist somit unschädlich, dass im Ausführungsbeispiel zur [X.] mit

3. Damit ist die Anspruchsfassung gemäß Hauptantrag zwar zulässig, allerdings ist der Gegenstand des Anspruchs 3 nicht neu, so dass die Anspruchsfassung gemäß Hauptantrag nicht patentfähig i[X.]

a) Aus dem Dokument [X.] ist die Verwendung einer Kombination von Permethrin und [X.] zur Repellierung der Zecken II.1.a), beschäftigt sich aber auch mit der Abwehr der vom Hund beabstandeten Zecken und somit mit einer Distanz-repellierenden Wirkung der untersuchten [X.] und [X.]-haltigen Zusammensetzung. Dies wird auch durch die Aussage in der [X.] bestätigt, dass wegen der repellierenden Aktivität die Gelegenheit für Zecken zum Anheften und Blutsaugen ("opportunity for ticks to attach and feed"; vgl. [X.] S. 20 spaltenübergr. Abs.) verringert wird. [X.] diese Gelegenheit zum Anheften beschreibt auch der Privatsachverständige der Beklagten in der Erklärung [X.]1, wenn er vom "[X.]" spricht (vgl. [X.]1 S. 2 [X.]. Abs.). Dabei spielt es keine Rolle, ob der Fachmann unter "attach" ein Eingraben der Zecke in die Haut oder den Übertritt der Zecke auf das Wirtstier versteht. Denn durch die Formulierung "opportunity for ticks to attach" wird unmissverständlich ausgedrückt, dass es um den Übertritt und nicht um den Biss bzw. Stich als ersten Schritt der Nahrungsaufnahme geht.

b) Die Argumentation, dass es sich bei der [X.] gemäß Merkmal 3.D um ein neues Anwendungsgebiet einer bekannten Wirkstoffkombination handle, wodurch nach [X.]-

Auch die Auffassung des [X.], dass die objektive Eignung eines an sich bekannten Mittels für eine neue Verwendung für die Kategorie der Verwendungspatente typisch ist und dem Schutz einer neuen Verwendung nicht entgegen steht (vgl. [X.], [X.], 681, Rn. [36] le. Satz – [X.]), weshalb nach Ansicht der Beklagten die [X.] aufgrund des darin nicht enthaltenen Hinweises auf die [X.] die [X.]e Verwendung nicht vorwegnehme, führt zu keiner neuheitsbegründenden Abgrenzung von der Lehre der [X.]. Für die hier zu beurteilende Fallgestaltung ist nach Meinung des Senats die [X.]-Entscheidung

4. Die weiteren Ansprüche 1, 2, 4 und 5 des [X.] bedürfen keiner isolierten Prüfung, weil die Beklagtenvertreter in der mündlichen Verhandlung erklärt haben, dass sie die Antragsstellung nach Haupt- und Hilfsanträgen als geschlossene Anspruchssätze verstehen (vgl. [X.] GRUR 2007, 862 – [X.]; [X.] GRUR 1997, 120 – Elektrisches [X.]eicherheizgerät; B[X.] GRUR 2009, 46 – Ionenaustauschverfahren).

Das Streitpatent gemäß Hauptantrag ist damit nicht bestandsfähig.

Dasselbe trifft auch für die Anspruchsfassungen der [X.] und 2 zu. Der jeweilige Anspruch 2 dieser Hilfsanträge ist wortgleich zum Anspruch 3 gemäß Hauptantrag, so dass für den jeweiligen Anspruch 2 des [X.] und 2 dieselbe Argumentation wie für den Anspruch 3 des [X.] gilt und der jeweilige Anspruch 2 der [X.] und 2 somit mangels Neuheit gegenüber [X.] nicht patentfähig i[X.]

Die Klage ist nicht begründet, soweit die Beklagte das Streitpatent mit Hilfsantrag 3 verteidigt.

1. Hilfsantrag 3 ist zulässig, weil sämtliche Merkmale dieser Anspruchsfassung der [X.] und der [X.] zu entnehmen sind.

Der Anspruch 1 leitet sich von den erteilten Patentansprüchen 1, 2 und Abs. [0019], [0027] erste Strukturformel und [0144] der [X.] bzw. den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 1, 2 und S. 4 [X.] 24 bis 25, S. 9 erste Strukturformel, S. 33 [X.] 3 bis 12 der [X.] her. Der Anspruch 2 entspricht dem erteilten bzw. dem ursprünglich eingereichten Anspruch 4.

II.2.b) bereits dargelegt – lediglich eine Ausgestaltung der allgemeinen Lehre des Streitpatents dar, dass die Wirkstoffkombination aus [X.]/ Pyrethrin und Agonisten der nicotinergen Acetylcholinrezeptoren von Arthropoden zur effektiven Repellierung und insbesondere zur effektiven [X.] von Arthropoden verwendet werden kann. Somit ist aber nicht nur die [X.] von Arthropoden durch die Wirkstoffkombination Permethrin und [X.] in [X.] und [X.] offenbart, sondern die Kombination sämtlicher in [X.] und [X.] aufgezeigten [X.]e/Pyrethrine und Agonisten der nicotinergen Acetylcholinrezeptoren von Arthropoden und damit auch von den

2. Die Verwendung des Anspruchs 1 erweist sich als neu. Die Druckschriften [X.] bis [X.] und [X.]0a/[X.]0b nehmen die Gegenstände der mit Hilfsantrag 3 verteidigten Ansprüche nicht neuheitsschädlich vorweg.

2.1 Die Druckschrift [X.] betrifft die Verwendung von Agonisten und Antagonisten der nicotinergen Acetylcholinrezeptoren von Insekten zur Bekämpfung von parasitierenden Insekten an Menschen und Tieren (vgl. [X.] u.a. Anspruch 1). Dabei können die verwendeten Agonisten und Antagonisten in der Zubereitung auch weitere Wirkstoffe wie [X.]e, für die beispielhaft u.a. Flumethrin aufgezeigt wird, enthalten (vgl. [X.] S. 14 [X.] 15 bis 18, S. 15 [X.] 9 bis 10). Flumethrin wird im weiteren Verlauf der Druckschrift sogar als besonders bevorzugter zusätzlicher Wirkstoff gelehrt (vgl. [X.] S. 21 [X.] 48 bis 49). Allerdings beschäftigt sich die [X.] mit der Bekämpfung von parasitierenden Insekten und damit im Unterschied zur streitpatentgemäßen Repellierung mit deren Abtötung. Zwar fehlt in [X.] eine explizite Definition des Begriffs "Bekämpfung". Allerdings wird durchgängig in der gesamten Druckschrift nur dieser eine Begriff verwendet und in den Beispielen die Bekämpfung anhand der Mortalitätsrate bestimmt (vgl. [X.] Ansprüche 1, 7 bis 9, S. 2 [X.] 1 bis 3, 14 bis 16, S. 6 [X.] 19 bis 21 iVm S. 25 Beispiel A und S. 26 Anwendungsbeispiel B). Der Fachmann versteht somit den Begriff "Bekämpfung der parasitierenden Insekten" in der [X.] als Abtötung der parasitierenden Insekten. Eine streitpatentgemäße Repellierung und insbesondere eine [X.] mittels einer Flumethrin- und [X.]-haltigen Zusammensetzung ist daher der [X.] nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen. Dasselbe gilt für das nachveröffentlichte [X.] der [X.], das bezüglich des Begriffs "Bekämpfung der parasierenden Insekten" dieselbe [X.] enthält wie die [X.] (vgl. [X.] Patentanspruch 1, Abs. [0001], [0004], [0008] iVm Abs. [0138] und [0140]).

2.2 Auch in der [X.] wird der Begriff "Bekämpfung (= control)" im Sinne einer "Abtötung" von [X.] verwendet. In dieser Druckschrift wird die Bekämpfung von parasitären Insekten und hier auch von [X.] an Warmblütern mit einer Kombination von [X.]en und Neonicotinoiden, die in dieser Druckschrift als [X.] bezeichnet werden, beschrieben, wobei als Beispiel für [X.]e u.a. Flumethrin und als besondere Ausführungsform einer Nicotinylverbindung [X.] offenbart wird (vgl. [X.] Ansprüche 1, 4, S. 2 [X.] 2 bis 5, S. 3 [X.] 2 bis 4, 27 bis 30 und S. 8 [X.] 15 bis 20 li. Formel, S. 12 [X.] 31 bis S. 13 [X.] 2, S. 13 [X.] 12 bis 15). Unter "Bekämpfung/control" versteht die [X.] dabei zunächst das Unschädlichmachen und insbesondere das Abtöten von Insekten und [X.] (vgl. [X.] S. 2 [X.] 8 bis 11). Da die [X.] im Folgenden aber nur noch von Abtötung und Abtötungsaktivität spricht, verbindet der Fachmann den Begriff "Bekämpfung/control" in der [X.] unmittelbar und eindeutig mit der Abtötung von Insekten und [X.] (vgl. [X.] S. 2 [X.] 23 bis 25, S. 3 [X.] 22 bis 26, S. 20 [X.] 2 bis S. 21 [X.] 11). Somit ist ein repellierender Einsatz der Kombinationsformulierung im Sinne einer streitpatentgemäß abschreckenden Wirkung der [X.] ebenfalls nicht zu entnehmen.

2.3 Die von der Klägerin des Weiteren herangezogenen Druckschriften [X.], [X.] und [X.]0a/[X.]0b unterscheiden sich bereits dadurch von der Anspruchsfassung, dass in diesen Druckschriften die Kombination des [X.]s Permethrin mit [X.] aufgezeigt wird, während das [X.] Flumethrin nicht offenbart ist (vgl. [X.] S. 17 Titel, li. [X.]. Abs. 1 le. Satz und S. 20 spaltenübergr. Abs.; vgl. [X.] le. S. "Active Ingredients" [X.] 2; vgl. [X.]0b S. 1 Abs. 1 und 3).

In dem [X.] werden zwar verschiedene Verbindungsklassen von Insektiziden und dabei Flumethrin als Beispiel für ein insektizides [X.] und [X.] als Vertreter der Insektizidklasse der Chloronicotinylverbindungen offenbart (vgl. [X.] S. 86 [X.]. 1 Einträge 5 und 8). Im Unterschied zur Anspruchsfassung wird in [X.] allerdings keine Kombination eines [X.]s mit einer Chloronicotinylverbindung und insbesondere nicht eine Kombination von Flumethrin mit [X.] verwendet.

3. Die Verwendung gemäß Anspruch 1 beruht zudem auf einer erfinderischen Tätigkeit.

II.3. diskutiert – die Verwendung einer Kombination von Permethrin mit [X.] zur [X.] von Flöhen und Zecken bei Hunden (vgl. [X.] S. 17 Titel, re. [X.]. erster [X.]iegelpunkt, S. 19 [X.]. 2, spaltenübergr. Abs. Satz 1 und 2, S. 20 spaltenübergr. Abs.). Allerdings gibt die [X.] weder explizit noch implizit einen Hinweis darauf, Permethrin in der verwendeten Kombination durch Flumethrin zu ersetzen.

II.1.b)). Die [X.] offenbart darüber hinaus Vertreter für beide Formen der Repellierung und führt dabei aus, dass einige synthetische [X.]e den "flushing effect" aufzeigen. Sie wirken somit im streitpatentgemäßen Sinn als Kontakt-Repellent. Dabei lässt die [X.] offen, welche synthetischen [X.]e diese Eigenschaft aufweisen (Formulierung "some" in [X.] [X.]. 1 und S. 87 li. [X.]. [X.] 12). Der Fachmann erhält somit aus [X.] keinen Hinweis, dass Flumethrin zu den Vertretern der [X.]e gehört, die repellierende Eigenschaften aufweisen, und insbesondere keine Anregung, dass es als Distanz-Repellent wirken könnte. Damit vermittelt auch die [X.] dem Fachmann weder einen Anreiz noch eine hinreichende Erfolgserwartung, Permethrin in der Kombination gemäß [X.] durch Flumethrin zu ersetzen.

Für die mangelnde Erfolgserwartung spricht auch, dass zum [X.] des Streitpatents über die Rezeptormechanismen von Arthropoden bei der Wirtssuche und Wirtsidentifikation sowie den Wirkungsmechanismus der Repellents wenig bekannt gewesen ist (vgl. [X.] S. 730 Kap. "71.3 Wirkungsmechanismen" 1. Abs. und spaltenübergr. Abs., vgl. [X.] S. 487 Abs. 1 [X.] 8 bis 9). Der Fachmann hatte daher keinen mechanistischen Ansatzpunkt, anhand dessen er den Erfolg eines Austausches von Permethrin durch Flumethrin einschätzen konnte. Zudem gab es im Stand der Technik zum [X.] keine vergleichenden Untersuchungen von Permethrin und Flumethrin, die eine Kenntnis der Mechanismen obsolet gemacht hätte. Auch eine Standardtestmethode für Repellents stand nicht zur Verfügung. Der im Streitpatent verwendete [X.] stellt lediglich eine mögliche Testmethode dar, die allerdings nicht als Standard beschrieben worden i[X.]

IV.2.1 und IV.2.2), weshalb diese Druckschriften den Fachmann nicht dazu veranlassen können, ihre Lehre bei der Suche nach einer auf der Repellierung von Arthropoden basierenden Lösung zu berücksichtigen. Aus diesem Grund bestand für den Fachmann auch keine Veranlassung, die [X.] – wie von der Klägerin vorgeschlagen – als Ausgangspunkt für seine Überlegungen zur Lösung der streitpatentgemäßen Aufgabe heranzuziehen. Vielmehr wird er sich dazu an dem Stand der Technik orientieren, der sich mit der Repellierung von Arthropoden bei warmblütigen Tieren beschäftigt und der ihm beispielsweise in der Druckschrift [X.] zur Verfügung steht.

4. Der Anspruch 1 in der gemäß Hilfsantrag 3 verteidigten Fassung hat daher Bestand. Mit ihm hat auch der darauf rückbezogene, vorteilhafte Ausführungsformen betreffende Anspruch 2 Bestand.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 [X.] [X.] § 92 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 [X.] [X.] § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.