Bundespatentgericht, Beschluss vom 11.11.2021, Az. 30 W (pat) 805/20

Die Antragsgegner war Inhaber des am 1. Dezember 2018 angemeldeten und am 9. April 2019 eingetragenen Designs 40 2018 204 040-0001 mit der Erzeugnisangabe “Akupunkturnadeln, Nadeln für chirurgische Zwecke“.

Gegen dieses eingetragene Design hat der Antragsteller mit einem am 6. Juni 2019 beim [X.] ([X.]) eingegangenen [X.], der am 11. Juni 2019 um die Adresse des Antragstellers ergänzt wurde, Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit nach § 34a [X.] wegen fehlender Neuheit/Eigenart gestellt. Zur Begründung hat er ausgeführt, dass Produkte nach dem angegriffenen Design bereits seit dem 14. September 2016 auf der Verkaufsplattform [X.] im  [X.] Markt angeboten worden seien.

Dieser [X.] wurde dem Antragsgegner mit [X.] vom 12. Juni 2019, das am selben Tag als Übergabeeinschreiben zur Post aufgegeben wurde, zugestellt.

Mit einem am 17. Juni 2019 beim [X.] eingegangenen Faxschreiben hat der Antragsgegner persönlich den Verzicht auf das angegriffene Design erklärt.

Mit weiterem, am 20. Juni 2019 beim [X.] eingegangenem Faxschreiben hat er in die Löschung des angegriffenen Designs 40 2018 204 040-0001 eingewilligt und um dessen sofortige Löschung gebeten.

Mit Eingabe vom 12. Juli 2019 haben sich [X.] für den Antragsgegner bestellt und in seinem Namen „vorsorglich den Verzicht auf das eingetragenen Design 40 2018 204 040-0001“, unter Freistellung des Antragstellers von allen Ansprüchen aus dem Design, erklärt. Zudem haben sie „hilfsweise und vorsorglich und mit Vollmacht des Antragsgegners“ in die Löschung des eingetragenen Designs nach § 33 Abs. 6 [X.] eingewilligt.

Der Antragsteller hat mit am 17. Juli 2019 beim [X.] eingegangenem [X.] das [X.] in der Hauptsache für erledigt erklärt und Kostenantrag gestellt. Die Kosten des [X.]s seien dem Antragsgegner aufzuerlegen, da dieser bösgläubig diverse Produkte des Antragstellers auf [X.] unter Hinweis auf das angegriffene Design, dessen Schutzunfähigkeit ihm bekannt gewesen sei, habe löschen lassen. Aus einem Chat-Verlauf bei [X.] (Anlage [X.] zum [X.] vom 24.09.2020) gehe hervor, dass der Antragsgegner wiederholt die Verletzung seiner registrierten Designs reklamiert und mit Abmahnung durch seinen Anwalt gedroht habe. Mit Schreiben vom 11. Juni 2019 (Anlage [X.] zum [X.] vom 17.07.2019) sei er zur Unterlassung des widerrechtlichen Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb des Antragstellers aufgefordert und ihm sei die gerichtliche Durchsetzung dieses Anspruchs angedroht worden.

Mit [X.] seiner [X.]n vom 7. August 2019 hat der Antragsgegner der Erledigungserklärung widersprochen und beantragt, „über die Nichtigkeit des Designs zu entscheiden“.

Zur Begründung hat er ausgeführt, das Verfahren sei infolge des Verzichts „nunmehr als in der Hauptsache beendet“ anzusehen. Es handele sich bei dem Verzicht aber „nicht um ein erledigendes Ereignis“. Die Kosten des [X.]s seien gemäß § 93 ZPO dem Antragsteller aufzuerlegen, da der gutgläubig handelnde Antragsgegner keine Veranlassung zur Stellung des [X.]s gegeben und das Löschungsbegehren des Antragstellers sofort gesichert habe, indem er den Verzicht und die Einwilligung in die Löschung erklärt habe.

Mit Beschluss vom 9. Juli 2020 hat die Designabteilung 3.5 des [X.] festgestellt, dass sich das [X.] in der Hauptsache erledigt hat. Die Kosten des Verfahrens wurden dem Antragsteller auferlegt, der Gegenstandswert wurde auf 30.000 € festgesetzt.

Zur Begründung ist ausgeführt, der Antrag auf Feststellung der Erledigung sei zulässig und begründet. Das [X.] habe sich in der Hauptsache erledigt. Die vom Antragsgegner persönlich am 20. Juni 2019 erklärte Einwilligung in die Löschung des angegriffenen Designs, durch die das Schutzrecht von Anfang an erloschen sei, stelle ein erledigendes Ereignis dar. Im Zeitpunkt dieses erledigenden Ereignisses sei der [X.] sowohl gemäß § 34a [X.] zulässig als auch wegen Nichtigkeit des Designs nach § 33 Abs. 1 Nr. 2 [X.] begründet gewesen. Es sei unstreitig, dass der Antragsgegner seit Anfang des Jahres 2017 - und damit vor dem Anmeldetag - auf dem [X.] Markt Produkte angeboten habe, die der Neuheit und Eigenart des angegriffenen Designs im Anmeldezeitpunkt entgegengestanden hätten.

Die Kosten des Verfahrens habe gemäß § 34a Abs. 5 Satz 1 HS 2 [X.] i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 [X.], §§ 91 Abs. 1 und 93 ZPO der Antragsteller zu tragen. Wer im [X.] die Kosten zu tragen habe, entscheide sich grundsätzlich nach dem [X.], §§ 91 ff. ZP[X.] Jedoch seien die Kosten vorliegend ausnahmsweise entsprechend § 93 ZPO dem – im Feststellungsstreit über die Erledigung obsiegenden - Antragsteller aufzuerlegen, weil der Antragsgegner keine Veranlassung zur Stellung des [X.]s gegeben und den geltend gemachten Anspruch sofort anerkannt habe.

Der Antragsgegner habe nach Erhalt des Schreibens des Antragstellers vom 11. Juni 2019 und telefonischer Rücksprache am 13. Juni 2019 mit dem Bevollmächtigten des Antragstellers umgehend am 17. Juni 2019 den Verzicht und sodann am 20. Juni 2019 die Einwilligung in die Löschung des angegriffenen Designs erklärt, wodurch das Schutzrecht von Anfang an erloschen und das Löschungsbegehren in vollem Umfang gesichert worden sei. Damit liege ein „sofortiges“ Anerkenntnis im Sinne von § 93 ZPO vor. Der Antragsgegner habe durch sein Verhalten auch keinen Anlass zur Stellung des [X.]s gegeben. Es sei unstreitig, dass der Antragsteller ihn vor Stellung des [X.]s nicht zum Verzicht auf das angegriffene Design aufgefordert habe. Eine solche vorherige Löschungsaufforderung sei vorliegend auch nicht entbehrlich gewesen. In der vorgelegten [X.]-Kommunikation habe der Antragsgegner lediglich mit Abmahnung durch seinen Anwalt gedroht und damit [X.] nicht verlassen, was für sich nicht die Entbehrlichkeit einer Löschungsaufforderung begründe. Auch aus dem sonstigen Gesamtverhalten des Antragsgegners ergebe sich kein Anhaltspunkt dafür, dass eine vorherige Aufforderung zur Löschung von vornherein zwecklos oder dem Antragsteller unzumutbar erscheinen musste.

Mit seiner Beschwerde wendet sich der Antragsteller gegen die ihn beschwerende Kostenentscheidung.

Er macht weiterhin geltend, dass der Antragsgegner Veranlassung zur sofortigen Stellung des [X.]s ohne vorherige Löschungsaufforderung gegeben habe. Insbesondere sei eine vorherige Löschungsaufforderung vorliegend entbehrlich gewesen, nachdem der Antragsgegner wiederholt die Löschung der Angebote des Antragstellers bei [X.] durch eine Meldung im sog. VeRi-Programm von [X.] veranlasst habe. Dies müsse unter Berücksichtigung der technischen Entwicklung dem in der Rechtsprechung anerkannten Fall gleichgestellt werden, wonach eine vorherige Löschungsaufforderung entbehrlich sei, wenn der Schutzrechtsinhaber bereits eine Verletzungsklage erhoben oder eine einstweilige Verfügung erwirkt habe.

Der Antragsteller und Beschwerdeführer beantragt sinngemäß,

1. den Beschluss der Designabteilung 3.5 des [X.]s vom 21. Mai 2019 im Kostenpunkt aufzuheben und dahingehend abzuändern, dass die Kosten des [X.]s dem Antragsgegner auferlegt werden;

2. dem Antragsgegner die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Der Antragsgegner beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Senat hat den Beteiligten am 24. September 2021 einen rechtlichen Hinweis erteilt.

Die [X.]n des Antragsgegners haben mit [X.] vom 6. Oktober 2021 mitgeteilt, dass das Mandat niedergelegt sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulässige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg.

1. Die Beschwerde des Antragstellers gegen die ihn beschwerende Kostengrundentscheidung im Beschluss der Designabteilung 3.5 des [X.]s vom 9. Juli 2020 ist zulässig, insbesondere statthaft.

Gemäß § 23 Abs. 4 Satz 1 [X.] findet gegen die Beschlüsse des [X.]s in Verfahren nach dem [X.] die Beschwerde an das [X.] statt. Zwar können aufgrund der Bestimmungen der §§ 34a Abs. 5 Satz 2 Halbsatz 2 [X.], § 84 Abs. 2 Satz 2 [X.] i. V. m. § 99 Absatz 1 ZPO Kostengrundentscheidungen in [X.] grundsätzlich nur zusammen mit der Hauptsacheentscheidung angegriffen werden, während eine isolierte Anfechtung der Kostenentscheidung grundsätzlich ausgeschlossen ist (vgl. [X.]/[X.]/[X.]/[X.] [im Folgenden zitiert als: [X.]], [X.], 6. Aufl. 2019, § 34 a Rn. 42; B[X.] 30 W (pat) 801/15 = BeckRS 2016, 127364 – [X.]; siehe auch zum Patentnichtigkeitsverfahren: [X.]/[X.], Patentgesetz, 11. Aufl. 2015, § 84 Rn. 43).

Hat die Designabteilung aber wie hier nach einseitiger Erledigungserklärung durch den Antragsteller seinem Antrag stattgegeben und die Erledigung in der Hauptsache festgestellt, über die Kosten jedoch nach den Grundsätzen des § 93 ZPO – unter Annahme eines „sofortigen Anerkenntnisses“ des [X.]s - entschieden und dadurch den Antragsteller im Kostenpunkt beschwert, so muss diesem hiergegen - und losgelöst von der Hauptsacheentscheidung - ein Rechtsmittel eröffnet werden, zumal sich für ihn die Anfechtung der in der Hauptsache zu seinen Gunsten ergangenen Feststellung verbietet (vgl. [X.], ZPO, 33. Aufl. 2020, § 91a Rn. 49 unter Hinweis auf die Grundsätze zur Anfechtung einer fehlerhaften Entscheidung; siehe auch [X.], 1340; [X.] NJW-RR 1997, 956; [X.], 151). Dies stimmt auch mit der Rechtsprechung des Senats überein, wonach im [X.] entsprechend § 99 Abs. 2 ZPO dann eine isolierte Beschwerde gegen die Kostenentscheidung statthaft sein muss, wenn die Designabteilung von einem „Anerkenntnis“ ausgeht und die Kosten abweichend von § 91 Abs. 1 ZPO nicht der unterlegenen Partei, sondern entsprechend § 93 ZPO dem Antragsteller auferlegt (vgl. B[X.], a. a. [X.], BeckRS 2016, 127364 – [X.]; siehe auch [X.], 6. Aufl. 2020, § 99 Rn. 29).

2. Die Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Die Designabteilung hat dem im Verfahren über die Erledigung obsiegenden Antragsteller zu Unrecht die Kosten des [X.]s auferlegt.

a. Gegenstand der Beschwerde ist alleine die Kostengrundentscheidung im Beschluss der Designabteilung vom 9. Juli 2020, losgelöst von der inhaltlichen Richtigkeit der nicht angefochtenen Hauptsacheentscheidung, die in Bestandskraft erwachsen ist und nicht der Prüfung durch das Beschwerdegericht unterliegt (vgl. OLG Köln, [X.], 91, 92; MüKoZPO-Schulz, a. a. [X.], § 99 Rn. 29). Zu prüfen ist damit die richtige Anwendung der Kostentatbestände, insbesondere des von der Designabteilung angenommenen § 93 ZPO, d.h. der Frage, ob der [X.] „sofort“ anerkannt und keinen Anlass zur Klageerhebung gegeben hat (MüKoZPO-Schulz, a. a. [X.], § 99 Rn. 29). Sonstige prozessuale oder materiell-rechtliche Mängel der angefochtenen Entscheidung, die ihren Grund nicht im Kostenrecht haben, können dagegen mit der isolierten Kostenbeschwerde nicht geltend gemacht werden (MüKoZPO-Schulz, a. a. [X.], § 99 Rn. 29).

b. Wer im [X.] die Kosten zu tragen hat, entscheidet sich wie im Patentnichtigkeits- bzw. Gebrauchsmusterlöschungsverfahren grundsätzlich nach dem [X.] (§ 91 ZPO). Dies ergibt sich aus der Verweisung in § 34a Abs. 5 Satz 1 2. Halbs. [X.] auf § 84 Abs. 2 S. 2 [X.] und von dort auf die Kostenvorschriften der ZPO (vgl. [X.], a. a. [X.], 6. Aufl., § 34a Rdnr. 35).

Das [X.] nach § 91 ZPO findet auch vorliegend, nach einseitiger Erledigungserklärung des Antragstellers, Anwendung. Stellt im [X.] der [X.] und Antragsgegner bei Erledigungserklärung durch den Antragsteller die Erledigung streitig und beantragt – wie hier sinngemäß - weiterhin die Zurückweisung des [X.]s, so wird das Verfahren über die Erledigung fortgeführt (vgl. [zum [X.]] Busse/Keukenschrijver, [X.], 9. Aufl., § 82 Rn. 63; siehe ferner [X.], a. a. [X.], § 91a Rn. 34). Die Designabteilung prüft und entscheidet, ob die Hauptsache tatsächlich erledigt ist, d. h. ob der ursprünglich zulässige und begründete [X.] durch ein nachträgliches Ereignis gegenstandslos geworden ist. Trifft das zu, stellt das Patentamt – wie hier - die Erledigung der Hauptsache fest (Busse/Keukenschrijver, a. a. [X.], § 82 Rn. 63). Da dabei eine strenge am Sach- und Streitstand ausgerichtete Prüfung der Erfolgsaussicht des ursprünglichen [X.]s vorzunehmen ist, handelt es sich um eine echte Sachentscheidung, bei der die nach § 91a ZPO bezweckte Verfahrensvereinfachung nicht in Betracht kommt (Busse/Keukenschrijver, a. a. [X.], § 82 Rn. 63). Wegen der Notwendigkeit einer streitigen Sachentscheidung (Feststellung über die Erledigung) folgt die Kostenentscheidung nicht § 91a ZPO, sondern dem [X.] nach § 91 ZPO (h. M., vgl. u.a. [X.], 12, 14; [X.], a. a. [X.], § 91a Rn. 47; [X.]/[X.], ZPO, 42. Aufl., § 91a Rn. 39; Busse/Keukenschrijver, a. a. [X.], § 82 Rn. 63; jeweils mwN).

Dies führt vorliegend zur Kostenauferlegung nach § 34a Abs. 5 Satz 1 2. Halbsatz [X.], § 84 Abs. 2 Satz 2 [X.] i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO auf den [X.] und Antragsgegner, der im Streit über die Erledigung des [X.]s unterlegen ist. Die Designabteilung hat die Erledigung des ursprünglich zulässigen und begründeten [X.]s mit Recht festgestellt. Entgegen der Auffassung seiner früheren Verfahrensbevollmächtigen stellt die bereits am 20. Juni 2019 vom Antragsgegner persönlich erklärte Einwilligung in die Löschung seines Designs ein erledigendes Ereignis dar, da sie ex tunc-Wirkung entfaltet und unmittelbar zur Folge hat, dass die Schutzwirkungen des Designs als von Anfang an nicht eingetreten gelten, § 33 Abs. 6 Satz 2 [X.] (vgl. B[X.], a. a. [X.], BeckRS 2016, 127364 – [X.]; [X.], a. a. [X.], § 33 Rn. 38; zum Erlöschen des Schutzrechts als erledigendes Ereignis siehe ferner Cepl/[X.], [X.] zum Gewerblichen Rechtsschutz, 2. Aufl. 2018, § 91a Rn. 13). Sämtliche nachfolgenden Erklärungen der Prozessbevollmächtigten des Antragsgegners in Bezug auf das Schutzrecht, u. a. mit [X.] vom 12. Juli 2019, gehen demgegenüber ins Leere, zumal die Einwilligung in die Löschung nach ihrem Zugang beim [X.] am 20. Juni 2019 nicht mehr zurückgenommen werden konnte ([X.], a. a. [X.], § 33 Rn. 38) und ihre Rechtswirkungen bereits eingetreten waren.

c. Eine davon abweichende Kostenauferlegung nach Maßgabe des § 93 ZPO auf den Antragsteller kommt entgegen der Auffassung der Designabteilung nicht in Betracht, da ein „Anerkenntnis“ im Sinne der Vorschrift nicht vorliegt.

aa. Mit der Designabteilung ist zwar davon auszugehen, dass im [X.] aufgrund der Verweisung in § 34a Abs. 5 Satz 1 2. Halbs. [X.] auf § 84 Abs. 2 S. 2 [X.] - ebenso wie im Patentnichtigkeitsverfahren oder Gebrauchsmusterlöschungsverfahren - sinngemäß auch die Regelung des § 93 ZPO gilt, was bedeutet, dass dem Antragsteller die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen sind, wenn der Antragsgegner und [X.] nicht durch sein Verhalten zur Antragstellung Veranlassung gegeben und den geltend gemachten Anspruch sofort anerkannt hat.Im [X.] kommt zwar ebenso wenig wie im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ein Anerkenntnis im zivilprozessualen Sinn in Betracht, weil ein Anerkenntnisurteil (§ 307, 313b ZPO) in diesen Verfahren nicht ergehen kann. Die entsprechende Anwendung von § 93 ZPO ist jedoch dann möglich und geboten, wenn der [X.]/Antragsgegner dem Antragsteller in vergleichbarer Weise einen Erfolg des Löschungs- bzw. Antragsbegehrens sichert (vgl. B[X.], a. a. [X.], BeckRS 2016, 127364 – [X.]). Dies kann bei einem auf die absoluten und/oder relativen Nichtigkeitsgründe des § 33 Abs. 1, 2 [X.] gestützten [X.] der Fall sein, wenn der [X.] - wie vorliegend - in die Löschung des eingetragenen Designs einwilligt (§ 33 Abs. 6 Satz 1 [X.]) mit der Folge, dass die Schutzwirkungen des Designs als von Anfang an nicht eingetreten gelten, § 33 Abs. 6 Satz 2 [X.] (vgl. B[X.], a. a. [X.], BeckRS 2016, 127364 – [X.]).

bb. Allerdings muss der [X.], um die Anwendung der Kostenvorschrift nach § 93 ZPO zu seinen Gunsten zu eröffnen, zugleich auch auf die Fortsetzung des Rechtsstreits in der Hauptsache verzichten (vgl. MüKoZPO-Musielak, a. a. [X.], § 307 Rn. 5 mwN). Dies hat der [X.] vorliegend aber nicht getan, da er durch seine damaligen Verfahrensbevollmächtigten der nachfolgenden Erledigungserklärung des Antragstellers widersprochen, an seinem [X.] festgehalten und hierdurch die Durchführung eines streitigen ([X.] veranlasst hat.

§ 93 ZPO ist Ausdruck des das gesamte Kostenrecht prägenden Veranlasserprinzips und durchbricht aus Billigkeitsgründen die Grundregel des § 91 ZPO, wonach den [X.] die Kostenlast trifft. Der Zweck der Regelung geht allerdings über die Herstellung von Kostengerechtigkeit hinaus ([X.], a. a. [X.], § 93 Rn. 1). Indem sie den Rechtsuchenden dazu anhält, unnötige Prozesse zu vermeiden, dient sie zugleich der Entlastung der Gerichte([X.], 2490 Rn. 19; [X.], NJW-RR 2001, 42, 43; [X.]. a. a. [X.], § 93 Rn. 1; [X.], ZPO, [X.], 22. Aufl., § 93 Rn. 1). Hinzu tritt der Gesichtspunkt der Prozessökonomie, der es gebietet, in jedem Stadium des Rechtsstreits Möglichkeiten zu eröffnen, die zu einer zügigen Erledigung führen (vgl. [X.], a. a. [X.], § 93 Rn. 1 mwN).

Ausgehend hiervon setzt ein Anerkenntnis im Sinne von § 93 ZPO stets voraus, dass der Wille des Beklagten erkennbar wird, den vom Kläger gegen ihn erhobenen Anspruch für begründet zu erklären, sich also diesem Anspruch zu unterwerfen und den Rechtsstreit wegen dieses Anspruchs nicht fortsetzen zu wollen (vgl. u. a. [X.] GRUR 2018, 755, Rn. 12; MüKoZPO-Musielak, a. a. [X.], § 307 Rn. 5). Ein Beklagter, der zwar vorbehaltlos die Klageforderung erfüllt, aber weiterhin Abweisung der Klage beantragt, erkennt nicht an ([X.] NJW 1985, 2713, 2716; MüKoZPO-Musielak, a. a. [X.], § 307 Rn. 5 mwN), da er an seinem [X.] festhält ([X.] NJW 1985, 2713, 2716) und die Fortsetzung des Prozesses veranlasst.

So liegt der Fall auch hier. Der Antragsgegner hat zwar nach § 33 Abs. 6 Satz 2 [X.] in die Löschung (mit ex-tunc-Wirkung) seines Designs eingewilligt und dem Antragsteller hierdurch der Sache nach einen Erfolg seines Antragsbegehrens gesichert. Jedoch hat er nachfolgend der Erledigungserklärung des Antragstellers widersprochen und weiterhin auf seinem Zurückweisungsantrag beharrt, so dass die Designabteilung eine strenge am Sach- und Streitstand ausgerichtete Prüfung der Erfolgsaussicht des ursprünglichen [X.]s vornehmen und eine echte - streitige - Sachentscheidung treffen musste.

Für die Annahme eines Anerkenntnisses im Sinne von § 93 ZPO bleibt daher entgegen der Auffassung der Designabteilung kein Raum.

d. Sonstige Billigkeitsgesichtspunkte gemäß § 84 Abs. 2 Satz 2 [X.] sind nicht ersichtlich. Der Vortrag zur Gutgläubigkeit des Antragsgegners, der nicht um die Grundsätze des Designrechts sowie die Schutzunfähigkeit seines Designs gewusst habe, spielt für die Kostenentscheidung im Feststellungsstreit über die Erledigung des Verfahrens keine Rolle. Auch die Tatsache, dass der Antragsgegner sofort nach Zustellung des [X.]s in die Löschung seines Designs eingewilligt hat, befreit ihn aus den dargelegten Grundsätzen nicht von der Kostenlast, da ein Anerkenntnis im Sinne von § 93 ZPO mangels Verzicht auf die Fortführung des Rechtsstreits nicht vorliegt. Der Antragsgegner hätte, um seiner Kostentragungspflicht zu entgehen, der Erledigungserklärung des Antragstellers zustimmen müssen.

e. Es verbleibt daher bei der Kostenfolge nach §§ 34a Abs. 5 Satz 1 2. Halbs. [X.], 84 Abs. 2 Satz 2 [X.] i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO zu Lasten des im Streit über die Verfahrenserledigung unterlegenen Antragsgegners, so dass der angefochtene Beschluss der Designabteilung im Kostenpunkt wie aus der [X.] ersichtlich abzuändern ist.

3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind nach § 23 Abs. 4 Satz 5, 84 Abs. 2 Satz 2 [X.], 91 Abs. 1 ZPO ebenfalls dem Antragsgegner aufzuerlegen.