Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 14.01.2010, Az. I ZR 92/08

[X.]IM NAMEN DES VOLKES URTEIL [X.]/08 Verkündet am: 14. Januar 2010 [X.] Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja [X.]: nein [X.]R: ja [X.] [X.] § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5, § 64a; [X.] § 6 Abs. 2 a) Auf der Vorderseite von Bekleidungsstücken angebrachte Symbole ehemali-ger Ostblockst[X.]ten (hier: Bezeichnung "[X.]" und deren St[X.]tswappen) fasst der Verkehr regelmäßig nur als dekoratives Element und nicht als Pro-duktkennzeichen auf. b) Eine durch eine Markenanmeldung begründete Erstbegehungsgefahr entfällt, wenn die Markenanmeldung wegen unterbliebener Zahlung der Anmeldege-bühren kraft Gesetzes (§ 64a [X.], § 6 Abs. 2 [X.]) als zurückge-nommen gilt. [X.], [X.]eil vom 14. Januar 2010 - [X.]/08 - [X.] - Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 14. Januar 2010 durch [X.] [X.] und [X.], Dr. Bergmann und [X.] für Recht erkannt: Auf die Revision des [X.]n wird das [X.]eil des 29. Zivilsenats des [X.] vom 24. April 2008 aufgehoben. Die Berufung des [X.] gegen das [X.]eil des [X.], [X.] für Handelssachen, vom 31. Juli 2007 wird [X.]. Der Kläger trägt die Kosten der Rechtsmittel. Von Rechts wegen

Tatbestand: Der Kläger ist Inhaber der Wortmarke Nr. 30330983 "[X.]". Diese ist mit Priorität vom 24. Juni 2003 eingetragen für 1 Waren aus Metall, soweit in Klasse 6 enthalten, Schilder aus Metall; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; mit Musik be-spielte Tonträger; Schallplatten, Musikkassetten, Compact Discs, Software; Be-kleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Sportbekleidungsstücke, T-Shirts, Sportschuhe, Trikots, Strümpfe, [X.], Socken, Schlafanzüge, Badeanzüge, Halstücher, Schals, Schärpen, Gürtel, Krawatten, Jacken, Hosen, Hemden, Mäntel, Hosenträger, Overalls, Stirnbänder, Schuhe und Stiefel, Un-terwäsche. - 3 - 2 Der Kläger ist zudem Inhaber der nachfolgend dargestellten Bildmarke Nr. 30080365, die mit Priorität vom 31. Oktober 2000 unter anderem für [X.] und Textilien, soweit in Klasse 24 enthalten, registriert ist. Der Kläger war Inhaber der weiteren Bildmarke Nr. 30334503.9, die ebenfalls aus der Abbildung des St[X.]tswappens der ehemaligen [X.] bestand und für Bekleidungsstücke und T-Shirts eingetragen war. Die Marke wurde während des Revisionsverfahrens gelöscht. 3 Der [X.] ist Gesellschafter und Geschäftsführer der [X.] GbR. Diese vertreibt Produkte mit Emblemen der ehemaligen [X.]. Sie bewarb ein T-Shirt mit der Wort-/Bildbezeichnung "[X.] mit St[X.]tswappen" im [X.] wie nachstehend entsprechend der Anlage [X.] abgebildet: 4 - 4 - 5 Der [X.] meldete Mitte 2006 beim [X.] die nachstehende Wort-/Bildmarke Nr. 306413035 an, die aus dem Wort-bestandteil "[X.]" und dem Bildbestandteil des St[X.]tswappens der [X.] be-stand: - 5 - Die Anmeldegebühr zahlte der [X.] nicht. Ende 2006 meldete er ei-ne gleiche Wort-/Bildmarke erneut an (Nr. 306694581). Die Anmeldung nahm er anschließend wieder zurück. 6 7 Der Kläger hat den [X.]n auf Unterlassung in Anspruch genommen. Das [X.] hat die Klage abgewiesen. In der Berufungsinstanz hat der Kläger beantragt, 8 dem [X.]n zu verbieten, das nachstehend abgebildete Zeichen

auf Bekleidungsstücken und/oder Kopfbedeckungen anzubringen, unter dem Zeichen die genannten Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu benutzen, unter dem Zeichen die genannten Waren einzuführen oder auszuführen und/oder das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen, insbesondere gemäß Anlage [X.]. 9 Das Berufungsgericht hat den [X.]n antragsgemäß verurteilt. 10 Mit seiner (vom Senat zugelassenen) Revision begehrt der [X.] die Wiederherstellung des landgerichtlichen [X.]eils. Der Kläger beantragt, die Revi-sion zurückzuweisen. - 6 - Entscheidungsgründe: 11 [X.] Das Berufungsgericht hat den Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 [X.] für begründet erachtet und hierzu ausgeführt: 12 Aufgrund des Verhaltens des [X.]n drohe eine Verletzung der Wortmarke "[X.]" des [X.]. Zwischen dieser Marke und den von dem [X.] angemeldeten Marken bestehe eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 [X.]. [X.] beträfen Waren, die mit denen, für die die Marke Schutz beanspruche, identisch oder zumindest hochgradig ähnlich seien. Zwischen den [X.] bestehe Zeichenähnlichkeit. Die Anmeldung der Marken durch den [X.]n begründe eine Erstbe-gehungsgefahr für Markenverletzungen. Der [X.] habe dadurch zu erken-nen gegeben, dass er die Zeichen markenmäßig verwenden wolle. Durch die unterbliebene Zahlung der Gebühr für die erste Markenanmeldung des [X.] und eine etwaige Rücknahme der zweiten Markenanmeldung sei die [X.] nicht entfallen. Auch das Schreiben des Prozessbevollmächtigten des [X.]n vom 3. März 2008 habe eine Erstbegehungsgefahr nicht besei-tigt, weil sich der [X.] in diesem Schreiben die beanstandete Verwendung vorbehalten habe. 13 Die Werbung für Bekleidungsstücke mit dem [X.] "[X.] mit St[X.]tswappen" verletze ebenfalls die Wortmarke des [X.]. In dieser [X.] verwende der [X.] das angegriffene [X.] markenmäßig. Dafür spreche die Anbringung in hervorgehobener Form nach Art einer Marke. 14 - 7 - I[X.] Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des [X.] und zur Wiederherstellung des die Klage abweisenden [X.]eils des Landge-richts. 15 16 1. Dem Kläger steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 5 [X.] wegen der Werbung der [X.] GbR für das mit "Ringershirt [X.]" bezeichnete T-Shirt nicht zu. Diese Werbung verletzt weder die Wortmarke Nr. 30330983 "[X.]" noch die Bildmarke Nr. 30080365 des [X.] gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 [X.]. a) Das Berufungsgericht hat angenommen, die [X.] GbR habe das in Rede stehende Logo auf dem T-Shirt markenmäßig verwendet. Davon sei bereits auszugehen, wenn sich nicht ausschließen lasse, dass einige Ange-hörige der angesprochenen Verkehrskreise es als Herkunftsangabe auffassten. Werde ein Zeichen unmittelbar auf der Ware angebracht, spreche dies für eine kennzeichenmäßige Verwendung. Es entspreche auch verbreiteter Übung im Bekleidungsbereich, Bekleidungsstücke mit großen Buchstaben zu versehen. Der Verkehr sei an diese Form der Anbringung einer Marke gewöhnt. Eine daneben bestehende dekorative Funktion oder ein aus Gründen der Nostalgie erfolgender Hinweis auf die frühere [X.] schließe die Herkunftsfunktion der Bezeichnung nicht aus. 17 Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand. Das Berufungsgericht ist bei der Prüfung, ob das Logo auf dem T-Shirt mar-kenmäßig benutzt worden ist, von einem unzutreffenden Maßstab ausgegan-gen. Es hat nicht auf das für die Beurteilung maßgebliche Verständnis des [X.] abgestellt, sondern auf die Auffassung nur eines kleinen Teils des angesprochenen Publikums. 18 - 8 - b) Eine markenmäßige Verwendung oder - was dem entspricht - eine Verwendung als Marke setzt voraus, dass die Bezeichnung im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Wa-ren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unterneh-men dient (vgl. [X.], [X.]. v. 12.11.2002 - [X.]/01, [X.]. 2002, [X.] = [X.], 55 [X.]. 51 ff. - [X.]; [X.], [X.]. v. 30.4.2008 - I ZR 123/05, [X.], 793 [X.]. 15 = [X.], 1196 - Rillenkoffer). Die Rechte aus der Marke nach der Bestimmung des § 14 Abs. 2 Nr. 2 [X.], deren Anwendung das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr voraussetzt, sind daher auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen [X.] die Hauptfunktion, das heißt die Gewährleistung der Her-kunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte (zu Art. 5 Abs. 1 lit. b [X.] [X.], [X.]. v. 12.6.2008 - [X.]/06, [X.]. 2008, [X.] = [X.], 698 [X.]. 57 - [X.][X.]; [X.]. v. 18.6.2009 - [X.]/07, [X.], 756 [X.]. 59 = [X.], 930 - [X.]/[X.]; zu § 14 Abs. 2 Nr. 2 [X.] [X.] 171, 89 [X.]. 22 - Pralinenform; [X.], [X.]. v. 5.2.2009 - I ZR 167/06, [X.], 484 [X.]. 60 = [X.], 616 - [X.]). 19 c) Die Beurteilung, ob eine Bezeichnung vom Verkehr als Herkunftshin-weis verstanden wird, obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter ([X.], [X.]. [X.] - [X.], [X.], 414, 415 = [X.], 610 - [X.] Schaumgebäck). Im Ansatz zutreffend hat das Berufungsgericht in diesem Zu-sammenhang auch auf die Kennzeichnungsgewohnheiten in dem maßgebli-chen Warensektor abgestellt (vgl. [X.], [X.]. v. [X.] - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = [X.], 1281 - [X.]), in dem der Verkehr in unter-schiedlicher Größe angebrachte Aufdrucke markenrechtlich geschützter [X.] auf der Vorderseite von Bekleidungsstücken vorfindet. Das [X.] hat jedoch rechtsfehlerhaft nicht ausreichend berücksichtigt, dass die [X.] - 9 - wort auf die Frage, ob der Verkehr ein auf der Vorderseite eines Bekleidungs-stückes angebrachtes Motiv als produktbezogenen Hinweis auf die Herkunft oder als bloß dekoratives Element auffasst, nach der Art und der Platzierung des Motivs variieren kann. Denn anders als bei eingenähten Etiketten auf der Innenseite von Bekleidungsstücken (vgl. hierzu [X.], [X.]. v. 24.4.2008 - I ZB 21/06, [X.], 1093 [X.]. 22 = [X.], 1428 - [X.]) geht der Verkehr bei Bildern, Motiven, Symbolen und Wörtern auf der Vorderseite von Bekleidungsstücken nicht generell davon aus, es handele sich um einen Herkunftshinweis. Ob dies der Fall ist, bedarf vielmehr einer Beurtei-lung im jeweiligen Einzelfall. Der Verkehr wird zwar Zeichen, die ihm als Pro-duktkennzeichen für Bekleidungsstücke bekannt sind, ebenfalls als [X.] auffassen, wenn sie auf der Außenseite der Kleidung angebracht sind (vgl. [X.], [X.]. [X.] - I ZR 21/98, [X.], 158, 160 = [X.], 44 - [X.]). Zeichen, die dem Verkehr - wenn auch in ande-rem Zusammenhang - als Produktkennzeichen bekannt sind, wird er häufig ebenso als Kennzeichen ansehen (vgl. [X.], 258, 260). Entsprechendes gilt für Phantasiebezeichnungen oder Bildzeichen, wie sie vielfach von Unternehmen zur Kennzeichnung von Bekleidungsstücken au-ßen auf der Kleidung verwandt werden. Diese Maßstäbe lassen sich auf die angegriffene Bezeichnung nicht übertragen, weil der Verkehr das beanstandete Logo auf dem T-Shirt als Zusammensetzung der Abkürzung der früheren [X.] und ihres St[X.]tswappens erkennt. Der durch-schnittlich informierte angemessen aufmerksame Durchschnittsverbraucher hat danach bei der Wiedergabe auf der Vorderseite von Bekleidungsstücken keine Veranlassung, der Bezeichnung statt dieser ihm bekannten Bedeutung nun-mehr zumindest auch einen Herkunftshinweis zu entnehmen. 2. Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des [X.], dem Kläger stehe wegen der Anmeldung der aus dem [X.] - 10 - standteil "[X.]" und dem Bildbestandteil "St[X.]tswappen der vormaligen [X.]" bestehenden Marken Nr. 306413035 und Nr. 306694581 ein Unterlassungsan-spruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 [X.] gegen den [X.]n zu. 22 a) Das Berufungsgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass ein auf eine [X.] gestützter Unterlassungsanspruch wegen der [X.] ausscheidet, weil diese noch keine kennzeichenmäßige Be-nutzung darstellen (vgl. [X.], [X.]. v. 13.3.2008 - I ZR 151/05, [X.], 912 [X.]. 24 ff. = [X.], 1353 - [X.]). b) Ein auf die Anmeldung der Marken Nr. 306413035 und Nr. 306694581 gestützter vorbeugender Unterlassungsanspruch ist ebenfalls nicht gegeben. 23 [X.]) Allerdings ist aufgrund der Anmeldung eines Zeichens als Marke im Regelfall zu vermuten, dass eine Benutzung des Zeichens für die eingetrage-nen Waren oder Dienstleistungen in naher Zukunft bevorsteht, wenn keine [X.] Umstände vorliegen, die gegen eine solche Benutzungsabsicht sprechen ([X.] [X.], 912 [X.]. 30 - [X.]). Davon ist auch das [X.] ausgegangen; konkrete Umstände, die gegen eine Benutzungsabsicht auf Seiten des [X.]n sprechen, hat es nicht festgestellt. 24 bb) Das Berufungsgericht hat auch zu Recht angenommen, aufgrund der zweifachen Markenanmeldungen sei davon auszugehen, dass der [X.] beabsichtigt habe, das angemeldete Zeichen als Marke zu benutzen. Im [X.] begründet die Anmeldung einer Marke auch eine Begehungsgefahr für eine markenmäßige Benutzung ([X.] [X.], 484 [X.]. 70 - [X.]; vgl. hierzu auch [X.], [X.]. v. 10.10.2002 - [X.], [X.], 428, 431 = [X.], 647 - [X.]). Davon ist auch im vorliegenden Fall auszuge-hen, weil die Anbringung der angemeldeten Marken in [X.] 25 - 11 - Funktion auf Etiketten, Anhängern, Labeln, Kassenzetteln, Rechnungen und Geschäftspapier, aber auch durch eine besondere Präsentation in der Werbung möglich ist. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass der [X.] nach seiner Darstellung die Markenanmeldungen vorgenommen hat, um die Rechts-ansicht des [X.] zur Schutzfähigkeit der [X.] einzuholen, weil durch die Anmeldung auch in diesem Fall ungeachtet dieses subjektiven Beweggrundes des Anmelders die objektive Gefahr rechts-verletzender Benutzungshandlungen besteht. cc) Mit Erfolg wendet sich die Revision aber dagegen, dass das [X.] angenommen hat, die von den Markenanmeldungen ausgehende Erstbegehungsgefahr sei nicht entfallen. 26 (1) Ein aufgrund einer Markenanmeldung oder -eintragung begründeter vorbeugender Unterlassungsanspruch erlischt, wenn die Begehungsgefahr wegfällt. Dabei sind an die Beseitigung der Erstbegehungsgefahr grundsätzlich weniger strenge Anforderungen zu stellen als an den Fortfall der durch eine Verletzungshandlung begründeten Gefahr der Wiederholung des Verhaltens in der Zukunft (vgl. [X.], [X.]. v. 11.7.1991 - I ZR 31/90, [X.], 116, 117 = [X.], 719 - [X.]; [X.]. v. 31.5.2001 - I ZR 106/99, [X.], 1174, 1176 = [X.], 1076 - Berühmungsaufgabe). Anders als für die durch eine Verletzungshandlung begründete [X.] besteht für den Fortbestand der Erstbegehungsgefahr keine Vermutung (vgl. [X.], [X.]. v. 23.2.1989 - I ZR 18/87, [X.], 432, 434 = WRP 1989, 496 - [X.]). Für die Beseitigung der Erstbegehungsgefahr genügt daher grundsätz-lich ein "actus contrarius", also ein der Begründungshandlung entgegengesetz-tes Verhalten ([X.] [X.], 912 [X.]. 30 - [X.]). 27 - 12 - (2) Zum Fortfall der Erstbegehungsgefahr reicht entgegen der Ansicht der Revision allerdings nicht bereits die für den [X.]n abgegebene Erklärung vom 3. März 2008 aus, wonach die Markenanmeldungen nicht weiterverfolgt und die angemeldeten Zeichen nicht markenmäßig benutzt werden. Diese Er-klärung stellt, solange die Markenanmeldungen fortbestehen, kein die Erstbe-gehungsgefahr ausräumendes entgegengesetztes Verhalten dar. 28 (3) Nach der - allerdings erst nach dem [X.]eil des [X.] - Rechtsprechung des Senats führt die Rücknahme der [X.] oder ein Verzicht auf die Eintragung der Marke aber regelmäßig zum Fortfall der Erstbegehungsgefahr ([X.] [X.], 912 [X.]. 30 - [X.]; [X.]. v. 4.12.2008 - I ZR 94/06, [X.], 299 [X.]. 12). 29 Die aufgrund der Anmeldung der Wort-/Bildmarke Nr. 306413035 ent-standene Erstbegehungsgefahr ist entfallen, weil die Markenanmeldung wegen unterbliebener Zahlung der Anmeldegebühren gemäß § 64a [X.], § 6 Abs. 2 [X.] kraft Gesetzes als zurückgenommen gilt. Damit besteht die von dieser Markenanmeldung ausgehende Erstbegehungsgefahr nicht mehr. Entsprechendes gilt für die zweite Markenanmeldung (Wort-/Bildmarke Nr. 306694581), nachdem der [X.] diese Markenanmeldung zurückge-nommen hat. 30 - 13 - II[X.] Danach ist das Berufungsurteil aufzuheben (§ 562 Abs. 1 ZPO). Die Berufung gegen das landgerichtliche [X.]eil ist zurückzuweisen, weil die Klage unbegründet ist (§ 563 Abs. 3 ZPO). 31 32 Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO. [X.] Pokrant Büscher
Bergmann Kirchhoff Vorinstanzen: [X.], Entscheidung vom 31.07.2007 - 9 [X.]/07 - [X.], Entscheidung vom 24.04.2008 - 29 U 4160/07 -