Bundespatentgericht, Beschluss vom 01.02.2024, Az. 25 W (pat) 537/22

Am 30. Juni 2020 ist das Zeichen

[X.]

als Wortmarke von der Beschwerdeführerin für nachfolgende Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 35:

Datenbankverwaltung; Erfassung, Aktualisierung und Pflege von Daten in Datenbanken [Büroarbeiten]; [X.] und -Pflege von Daten in Computerdatenbanken; Zusammenstellung und Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Werbung; Unternehmensberatung; kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet;

Klasse 42:

[X.], Software as a Service [SaaS] und Vermietung von Software; IT-Dienstleistungen; Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen; Datenvervielfältigungs- und -konvertierungsdienste, Datenkodierungsdienste; Entwicklung, Programmierung und Implementierung von Software; IT-Beratungs-, [X.];

[X.]:

Beratung zu gewerblichen Schutzrechten; juristische Dienstleistungen für Verfahren in Zusammenhang mit gewerblichen Schutzrechten; Rechtsberatung; Überwachen von Marken für Rechtsberatungszwecke; Überwachung von gewerblichen Schutzrechten für Rechtsberatungszwecke; Verwaltung von gewerblichen Schutzrechten; Zurverfügungstellen von Informationen über gewerbliche Schutzrechte; Verwaltung von geistigen Schutzrechten für Dritte; Vergabe von Lizenzen an gewerblichen Schutz- und Urheberrechten.

Mit Beschluss des [X.], Markenstelle für Klasse 42, vom 7. März 2022 wurde die Markenanmeldung wegen Fehlens der Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass die angemeldete Bezeichnung sprachregelgerecht aus den beiden englischsprachigen Begriffen „trademark“ und „engine“ gebildet sei und vom angesprochenen Verkehr im Sinne einer Software verstanden werde, die in markenrechtlichen Angelegenheiten zum Einsatz komme. Er sehe in ihr lediglich einen Sachhinweis auf IT-Dienstleistungen im Zusammenhang mit Software, die dem Sammeln, Verwalten, Auswerten oder der Zusammenstellung z. B. von Auskünften, Informationen oder Daten in Markenangelegenheiten diene, oder „auf Dienstleistungen, die damit zur Verfügung gestellt würden.“ Die angemeldeten Dienstleistungen könnten Software, die in markenrechtlichen Angelegenheiten zum Einsatz komme, zum Gegenstand haben oder mittels einer solchen erbracht werden. Es komme nicht darauf an, ob die mit „[X.]“ bezeichnete Konzeption auf die Anmelderin zurückgehe bzw. ihre Idee gewesen sei, denn eine Marke stelle - anders als ein Patent - kein Leistungsschutzrecht dar.

Die Beschwerdeführerin hat sich im Rechtsmittelverfahren nicht zur Sache geäußert. Vor dem [X.] hat sie ausgeführt, dass das Anmeldezeichen in seiner konkreten Form eine Wortkombination ohne konkrete Bedeutung sei, die für die inländischen Verkehrskreise keinen Sinn ergebe. Es werde als neu geschaffenes Kunstwort aufgefasst und vermittele in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen keine beschreibende Aussage. Es gebe keine Maschine, die Marken herstelle. Die von der Markenstelle zugrunde gelegte Bedeutung erfordere mehrere Gedankenschritte. Darüber hinaus bestehe kein Freihaltebedürfnis an dem in Rede stehenden Zeichen gerade im Kontext mit den angemeldeten Dienstleistungen. Ein beschreibender Sinngehalt könne durch eine hinreichend fantasievolle Wortbildung überlagert sein.

Die Beschwerdeführerin beantragt:

Der Beschluss des [X.], Markenstelle für Klasse 42, vom 7. März 2022 wird aufgehoben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss vom 7. März 2022, den Hinweis des [X.]s vom 7. Juni 2023, das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 1. Februar 2024 sowie auf den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

Die nach § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 [X.] statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Es kann nicht festgestellt werden, dass der Eintragung des gegenständlichen Zeichens als Marke Hindernisse, insbesondere nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 [X.], entgegenstehen.

1. Dem Anmeldezeichen kommt die notwendige Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] zu.

Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. [X.], 569, Rn. 10 - [X.]; [X.], 731, Rn. 11 - [X.]; [X.], 1143, Rn. 7 - [X.]; [X.], 270, Rn. 8 - Link economy; [X.], 1100, Rn. 10 - [X.]!; [X.], 825, Rn. 13 - [X.]; [X.], 850, Rn. 18 - [X.]; GRUR 2018, 301, Rn. 11 - [X.]). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. [X.] GRUR 2003, 604, Rn. 60 - [X.]; [X.], 565, Rn. 17 - [X.]). Bei der Beurteilung von [X.] ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. [X.] [X.], 411, Rn. 24 - Matratzen Concord/[X.]; [X.], 943, 944, Rn. 24 - [X.] 2; [X.], 428, Rn. 30 f. - Henkel; [X.] [X.], 850 - [X.]) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. [X.] [X.], 1143, 1144, Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872, Rn. 10 - [X.]; GRUR 2014, 482, Rn. 22 - test; [X.] MarkenR 2010, 439, Rn. 41 bis 57 - Flugbörse).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. [X.] [X.], 850, Rn. 19 - [X.]; [X.] [X.], 674, Rn. 86 - Postkantoor), oder sonst gebräuchliche Wörter der [X.] oder einer bekannten Fremdsprache, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. [X.] [X.], 270, Rn. 8 - Link economy; [X.], 778, Rn. 11 - [X.]; [X.], 640, Rn. 13 - hey!). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, zu ihnen aber einen engen beschreibenden Bezug aufweisen (vgl. [X.] [X.], 850, Rn. 19 - [X.]).

Bei einem mehrteiligen [X.] kommt es zum einen auf die Schutzfähigkeit in seiner Gesamtheit an, da auch die Verbindung ausschließlich schutzunfähiger Zeichenkomponenten hinreichende Unterscheidungskraft aufweisen kann. Zum anderen reicht ein schutzfähiges Element trotz weiterer schutzunfähiger Bestandteile in der Regel aus, um die Unterscheidungskraft des [X.] zu begründen (vgl. hierzu [X.]/Hacker/Thiering, [X.], 14. Auflage, § 8 Rn. 247). Es ist zwar zulässig, die Wortelemente eines Zeichens zunächst getrennt zu betrachten. Die Beurteilung der Unterscheidungskraft muss dann allerdings auf einer sich anschließenden Prüfung der Gesamtheit der Bestandteile beruhen (vgl. BPatG 29 W (pat) 53/20 - OpenDress).

Nach diesen Grundsätzen verfügt die angemeldete Bezeichnung „[X.]“ über die erforderliche Unterscheidungskraft.

a) Von den angemeldeten Dienstleistungen der Klassen 35, 42 und 45 werden der Fachverkehr, der u. a. Software- und Beratungs-Dienstleistungen, insbesondere im Bereich gewerblicher Schutzrechte, nachfragt, wie auch der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher angesprochen.

b) Das sprachregelgerecht gebildete, lexikalisch nicht nachweisbare Anmeldezeichen setzt sich aus den beiden getrennt geschriebenen [X.] Substantiven „trademark“ und „engine“ zusammen. Ersteres hat im [X.] die Bedeutungen „Markenzeichen“ oder „Marke“ (vgl. [X.] „[X.]“ unter „https://dict.leo/englisch-deutsch/trademark“ als Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis vom 7. Juni 2023). Es hat Eingang in den [X.] Wortschatz gefunden (vgl. „[X.]“ unter „[X.]“ als Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis vom 7. Juni 2023).

„engine“ ist ebenfalls ein [X.] Begriff und bedeutet zunächst „Maschine, Antrieb, Motor“. In der Informationstechnologie bezeichnet er einen eigenständigen Teil eines Computerprogramms, der für gewisse, in der Regel komplexe Berechnungen oder Simulationen zuständig ist und oft selbsttätig im Hintergrund, ohne unmittelbar von einer Steuerung durch den Benutzer abhängig zu sein, läuft. So gibt es eine „Spiel-Engine“ zur Steuerung eines Computerspiels und eine „Grafik-Engine“ für dessen Darstellung (vgl. BPatG 30 W (pat) 520/13, in BeckRS 2015, 126298, Rn. 31 - [X.] [X.]; Online-Enzyklopädie „[X.]“ unter „[X.]...“ als Anlage 3 zum gerichtlichen Hinweis vom 7. Juni 2023).

Der angesprochene Verkehr und insbesondere die Fachkreise werden den Sinngehalt der beiden Wortbestandteile verstehen, zumal sie auch in der [X.] Sprache häufig Verwendung finden, und demzufolge dem Anmeldezeichen die Bedeutung „Markenmaschine“ oder „Markenprogramm, das im Hintergrund läuft“ beimessen.

c) Ausgehend von diesen beiden Bedeutungen weist die Wortfolge „[X.]“ keinen ausreichend engen Sachbezug zu den vorliegend in Rede stehenden Dienstleistungen auf.

Das Vorliegen des Schutzhindernisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] bemisst sich nicht nur danach an, ob die Wortbestandteile für sich betrachtet unterscheidungskräftig sind. Ergänzend ist danach zu fragen, ob dem durch die Verbindung der Bestandteile entstandenen Gesamtzeichen die Eignung zur betrieblichen Herkunftskennzeichnung fehlt (vgl. [X.] [X.], 674, 678, Rn. 99 - Postkantoor; [X.], 680, 681, Rn. 40 - [X.]). Es ist anerkannt, dass ein beschreibender Sinngehalt eines Wortes im Einzelfall durch eine hinreichend fantasievolle Wortbildung überlagert sein kann, so dass dem Zeichen in seiner Gesamtheit die erforderliche Unterscheidungskraft nicht mehr abzusprechen ist (vgl. z. B. [X.] GRUR 1995, 408, 409 – [X.]; [X.], 639, 640 – [X.]; [X.] (pat) 50/05 – linguadict; 24 W (pat) 124/06 – derma fit; 24 W (pat) 95/07 – [X.]; 30 W (pat) 24/10 - jura:werk; BPatG 30 W (pat) 527/17 – [X.]). Dabei kann eine die bloße Summenwirkung der beschreibenden Einzelbestandteile übersteigende und damit schutzbegründende Wirkung insbesondere auch durch die Ungewöhnlichkeit der Kombination erzielt werden, so etwa bei Verbindungen von [X.], deren beschreibender Charakter in so unterschiedlichen und miteinander nicht in Verbindung zu bringenden Bereichen liegt, dass eine (einheitliche) sachbezogene Aussage der gesamten Kombination nicht mehr erkennbar ist (vgl. BPatG 30 W (pat) 527/17 – [X.]).

(1) Soweit der angesprochene Verkehr den zweiten Wortbestandteil „engine“ im Sinne eines eigenständigen, im Hintergrund und unabhängig von einer Steuerung durch den Benutzer laufenden Teils eines Computerprogrammes versteht, wird er keinen klaren Bezug zu dem ersten Wortbestandteil „trademark“ herstellen können. Vielmehr wird er zum Nachdenken angeregt, inwiefern diese Art von selbständiger Steuerungssoftware mit Marken im Zusammenhang steht. Es gibt zwar Markenprogramme, insbesondere zur Verwaltung dieser Schutzrechte. Allerdings erfordern sie regelmäßig Eingaben des Benutzers. Selbst wenn beispielsweise das Ende der Schutzdauer einer Marke automatisch berechnet und gemeldet wird, so obliegt es weiterhin dem Verwender der jeweiligen Software zu entscheiden, ob ihr Schutz verlängert werden soll. Dass Marken quasi vollautomatisch und ohne Mitwirkung des Nutzers von einem Computerprogramm angemeldet oder verwaltet werden, konnte der [X.] nicht ermitteln.

Ebenso liegt es fern, den Begriff „[X.]“ entsprechend dem oben genannten Ausdruck „Spiel-Engine“ zu interpretieren. Mit diesem wird eine Komponente bezeichnet, um den Betrieb eines Spiels zu gewährleisten. Demgegenüber handelt es sich bei einer Marke um ein Schutzrecht, mit dem keine bestimmten Abläufe und Funktionalitäten in einem Computer verbunden sind.

Insoweit handelt es sich bei dem Anmeldezeichen um eine Wortkombination, die keine oder nur eine schwer verständliche Aussage vermittelt, zumal die Komponente „trademark“ dem Bereich gewerblicher Schutzrechte und die Komponente „engine“ dem [X.] zuzuordnen sind.

(2) Die Verkehrskreise, die der Verbindung „[X.]“ die Bedeutung „Markenmaschine“ beimessen, sind ebenfalls nicht in der Lage, ihr ohne weitere Überlegungen einen eindeutigen Begriffsgehalt zu entnehmen. So kann darunter eine Maschine - eventuell in Form eines Computers - verstanden werden, die Marken kreiert oder speichert bzw. mit deren Hilfe Markenrechte geltend gemacht werden können. Es bleibt aber letztlich völlig offen, was mit dem Begriff „Markenmaschine“ konkret gemeint ist. Die Verbindung eines dem Maschinenbau entlehnten [X.] Begriffs („engine“) mit der Bezeichnung eines immateriellen Monopolrechts („trademark“) ist neuartig, überraschend und wirkt aus sich heraus originell.

(3) Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem Umstand, dass Gegenstand angemeldeter Dienstleistungen der Klassen 35, 42 und 45 Marken sein können oder sind. Es bleibt auch in diesem Kontext unklar, was mit dem Bestandteil „engine“ zum Ausdruck gebracht wird. So konnte nicht festgestellt werden, dass er als Synonym für Datenbanken, geschweige denn für „Werbung; Unternehmensberatung; kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte“ oder „Vermittlung von Handels- oder Wirtschaftskontakten“ Verwendung findet (Klasse 35).

Gegenstand oder Hilfsmittel zur Erbringung der Dienstleistungen

„[X.], Software as a Service [SaaS] und Vermietung von Software; IT-Dienstleistungen; Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen; Datenvervielfältigungs- und -konvertierungsdienste, Datenkodierungsdienste; Entwicklung, Programmierung und Implementierung von Software; IT-Beratungs-, [X.]“ (Klasse 42)

sind oder können zwar Computerprogramme sein, in die - wie oben dargestellt - eine Engine integriert sein kann. Allerdings werden diese nicht durch eine im Hintergrund laufende Softwarekomponente charakterisiert und beschrieben.

Schwerpunkt der beanspruchten Dienstleistungen der [X.] sind gewerbliche Schutzrechte, unter die auch Marken („trademark“) fallen. Allerdings ist nicht erkennbar, welche Funktion einer Maschine oder einem Hintergrundprogramm („engine“) in Verbindung mit

„Beratung zu gewerblichen Schutzrechten; juristische Dienstleistungen für Verfahren in Zusammenhang mit gewerblichen Schutzrechten; Rechtsberatung; Überwachen von Marken für Rechtsberatungszwecke; Überwachung von gewerblichen Schutzrechten für Rechtsberatungszwecke; Verwaltung von gewerblichen Schutzrechten; Zurverfügungstellen von Informationen über gewerbliche Schutzrechte; Verwaltung von geistigen Schutzrechten für Dritte; Vergabe von Lizenzen an gewerblichen Schutz- und Urheberrechten“

zukommt. Selbst wenn Marken automatisch mit Hilfe eines Computers miteinander verglichen werden sollten, so erfordern die Dienstleistungen der [X.] eine intellektuelle Überprüfung der vom [X.] als identisch oder ähnlich angesehenen Marken sowie eine Beratung des betroffenen Markeninhabers zum weiteren Vorgehen. Insofern ist für sie ein Hintergrundprogramm nicht wesensbestimmend.

Zusammenfassend verfügt damit das Anmeldezeichen aufgrund der ungewöhnlichen Begriffskombination über die für eine Eintragung zu fordernde Unterscheidungskraft.

2. Mangels einer eindeutigen Sachaussage unterliegt der gegenständliche Gesamtausdruck „[X.]“ auch keinem Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.].

Die Beschwerde hat daher Erfolg.