Bundesgerichtshof, Urteil vom 20.01.2011, Az. I ZR 31/09

Die Klägerin nimmt die Beklagte - soweit im Revisionsverfahren noch von Interesse - aus ihrer [X.] Nr. 666 005 auf Einwilligung in die Löschung der Eintragung der [X.] 301 02 097 hinsichtlich eines Teils der [X.] in Anspruch.

Die Klägerin ist Inhaberin der am 14. November 1996 international registrierten Wort-/Bildmarke Nr. 666 005:

Die [X.] genießt in [X.] Schutz unter anderem für folgende Waren der [X.]: Reise- und Handkoffer, Sporttaschen (nicht angepasst an die aufzunehmenden Gegenstände), Handtaschen, Rucksäcke und Seesäcke, Geldbörsen, Regenschirme, Sonnenschirme.

Die Beklagte ist Inhaberin der am 13. Januar 2001 angemeldeten und am 12. Februar 2001 eingetragenen [X.] 301 02 097:

Sie genießt Schutz unter anderem für folgende Waren der [X.]: Leder- und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in der [X.] enthalten, Reise- und Handkoffer, Motorradkoffer, Regenschirme, Sonnenschirme, Sattlerwaren.

Die Beklagte ist ferner Inhaberin der am 29. Juni 1992 international registrierten Wort-/Bildmarke Nr. 591 261:

Diese Marke genießt in [X.] Schutz für Gepäckträger für Fahrzeuge, Handkoffer, Taschen und Koffer für Motorräder.

Die Klägerin hält sich als Inhaberin der Marke Nr. 666 005 für berechtigt, von der Beklagten die Einwilligung in die Löschung der Marke Nr. 301 02 097 grundsätzlich bezüglich sämtlicher Waren der [X.] zu verlangen. Sie hat von ihrem Löschungsantrag allerdings die für die weitere Marke der Beklagten Nr. 591 261 geschützten Waren ausgenommen, weil nach ihrer Darstellung insoweit eine Koexistenzvereinbarung der Parteien besteht.

Die Klägerin hat zuletzt beantragt, die Beklagte zu verurteilen, gegenüber dem [X.] im Wege der Teillöschung das Warenverzeichnis der Marke Nr. 301 02 097 hinsichtlich der [X.] auf die nachfolgenden Waren zu beschränken: Gepäckträger für Fahrzeuge, Handkoffer, Taschen und Koffer für Motorräder.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat die Einrede der Nichtbenutzung und - gestützt auf ihre Marke Nr. 591 261 - die Einrede der Löschungsreife der Klagemarke erhoben.

Das [X.] hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin ist ohne Erfolg geblieben. Mit der vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihren zuletzt gestellten Klageantrag weiter.

I. Das Berufungsgericht hat angenommen, der [X.]lägerin stehe der auf ihre [X.] Nr. 666 005 gestützte Anspruch auf Einwilligung in die teilweise Löschung der Eintragung der Wort-/Bildmarke Nr. 301 02 097 nicht nach § 51 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] zu. Hierzu hat es ausgeführt:

Die einander gegenüberstehenden Zeichen seien nicht verwechslungsfähig. Es sei zwar Identität oder Ähnlichkeit der Waren in [X.]lasse 18 gegeben. Die [X.]ennzeichnungskraft der [X.] sei zumindest durchschnittlich. Es bestehe jedoch keine Zeichenähnlichkeit.

Zeichen dürften nicht allein auf ihre klangliche Übereinstimmung geprüft werden. Vielmehr sei zu beachten, dass auch dem Bildbestandteil unter Umständen eine prägende Bedeutung zukomme. Bei der [X.] sei das „[X.]“ - die Seitenansicht zweier Rücken an Rücken sitzender unbekleideter Menschen [X.] und Frau) - für die Marke prägend; wer das „[X.]“ sehe, denke sofort an [X.]. Daher verbiete es sich, allein auf die phonetische Übereinstimmung der Wortbestandteile abzustellen. Maßgeblich sei vielmehr der Gesamteindruck der Marken.

Bei einer Gegenüberstellung der Zeichen seien Gemeinsamkeiten allenfalls in der phonetischen Übereinstimmung der Wortbestandteile zu finden. Bereits die bildliche Darstellung der Wortbestandteile weiche erheblich voneinander ab; der Wortbestandteil „[X.]“ der [X.] enthalte keine Großschreibung und wesentlich unterschiedliche drucktechnisch verstärkte Buchstaben. Entscheidend sei jedoch, dass sich das die [X.] jedenfalls mitprägende „[X.]“ nahezu vollständig von dem in der Beklagtenmarke stilisierten „[X.]“ unterscheide. Es sei daher keine Zeichenähnlichkeit gegeben.

Unter diesen Umständen könne offenbleiben, ob die Einreden der Nichtbenutzung und der Löschungsreife der [X.] durchgriffen.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der [X.]lägerin hat Erfolg. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann der von der [X.]lägerin auf ihre Wort-/Bildmarke Nr. 666 005 gestützte Anspruch auf teilweise Löschung der Eintragung der Wort-/Bildmarke Nr. 301 02 097 aus § 51 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] nicht verneint werden.

1. Die Eintragung einer Marke wird gemäß § 51 Abs. 1 [X.] auf [X.]lage wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn ihr ein Recht im Sinne der §§ 9 bis 13 [X.] mit älterem Zeitrang entgegensteht. Diese Voraussetzung ist nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] erfüllt, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit der eingetragenen Marke mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden.

2. Nach der ständigen Rechtsprechung des [X.] ist die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] vorliegt, ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 [X.], unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der [X.]ennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte [X.]ennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt ([X.], Beschluss vom 3. April 2008 - [X.], [X.], 903 Rn. 10 = [X.], 1342 - [X.]; Beschluss vom 25. Februar 2010 - [X.], [X.], 833 Rn. 12 = [X.], 1159 - Malteserkreuz II).

3. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die für die prioritätsältere Marke der [X.]lägerin und die angegriffene Marke der Beklagten geschützten Waren der [X.], auf die sich der Teillöschungsantrag der [X.]lägerin bezieht, identisch oder ähnlich sind.

4. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, die [X.]ennzeichnungskraft der [X.] sei mindestens durchschnittlich, wird von der Revision nicht angegriffen und lässt keinen Rechtsfehler erkennen.

5. Das Berufungsgericht hat angenommen, Zeichen dürften nicht allein auf ihre klangliche Übereinstimmung geprüft werden. Vielmehr sei zu beachten, dass auch dem Bildbestandteil unter Umständen eine prägende Bedeutung zukomme. Maßgeblich sei dann der Gesamteindruck der Marke. Da sich das die [X.] jedenfalls mitprägende „[X.]“ nahezu vollständig von dem in der Beklagtenmarke stilisierten Buchstaben „[X.]“ unterscheide, sei danach trotz der phonetischen Übereinstimmung des [X.] „[X.]“ keine Zeichenähnlichkeit und damit keine Verwechslungsgefahr gegeben. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

a) Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen abzustellen. Das schließt zwar nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können ([X.], Urteil vom 6. Oktober 2005 - [X.]/04, [X.]. 2005, [X.] = [X.], 1042 Rn. 28 f. - [X.]; [X.], Urteil vom 14. Mai 2009 - I ZR 231/06, [X.], 1055 Rn. 23 = [X.], 1533 - airdsl, [X.]). Allein auf den dominierenden Bestandteil einer zusammengesetzten Marke kommt es aber nur dann an, wenn alle anderen Markenbestandteile zu vernachlässigen sind ([X.], Urteil vom 12. Juni 2007 - [X.]/05, [X.]. 2007, [X.] = [X.], 700 Rn. 41 f. - [X.]/Shaker [Limoncello/[X.]]; vgl. [X.], Beschluss vom 22. September 2005 - [X.], [X.], 60 Rn. 19 = [X.], 92 - [X.], [X.]).

Nach diesen Maßstäben ist im Streitfall für die Beurteilung der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Wort-/Bildmarken nicht nur auf deren Bildbestandteil, sondern auch auf deren Wortbestandteil abzustellen. Der Bildbestandteil der [X.] (das „[X.]“) mag zwar für den Gesamteindruck der [X.] - wie das Berufungsgericht angenommen hat - prägend oder jedenfalls mitprägend sein. Das Berufungsgericht hat jedoch nicht festgestellt, dass der Wortbestandteil der [X.] („[X.]“) gegenüber diesem Bildbestandteil zu vernachlässigen ist. Auch hinsichtlich der Beklagtenmarke hat das Berufungsgericht nicht festgestellt, dass der Wortbestandteil („[X.]“) gegenüber dem Bildbestandteil (dem stilisierten Buchstaben „[X.]“) weitgehend in den Hintergrund tritt.

b) Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im ([X.], im [X.]lang oder in der Bedeutung zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können ([X.], Beschluss vom 1. Oktober 1998 - [X.], [X.]Z 139, 340, 347 - Lions; [X.], [X.], 903 Rn. 17 - [X.]; [X.], [X.], 1055 Rn. 26 - airdsl).

aa) Für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit reicht regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten [X.]; es genügt daher, wenn die Zeichen einander entweder im ([X.] oder im [X.]lang oder in der Bedeutung ähnlich sind ([X.]Z 139, 340, 347 - Lions; [X.], Urteil vom 6. Mai 2004 - I ZR 223/01, [X.], 783, 784 = [X.], 1043 - [X.]/[X.]; [X.], [X.], 60 Rn. 17 - [X.]; [X.], Urteil vom 14. Februar 2008 - I ZR 162/05, [X.], 803 Rn. 21 = [X.], 1192 - [X.]; [X.], [X.], 1055 Rn. 26 - airdsl; vgl. auch [X.], Beschluss vom 13. Dezember 2007 - [X.], [X.], 714 Rn. 37 = [X.], 1092 - idw; Beschluss vom 13. Dezember 2007 - [X.], [X.], 719 Rn. 35 = [X.], 1098 - idw Informationsdienst Wissenschaft).

Danach ist im Streitfall die Zeichenähnlichkeit grundsätzlich zu bejahen, weil die einander gegenüberstehenden Zeichen in klanglicher Hinsicht im Wortbestandteil „[X.]“ bzw. „[X.]APPA“ miteinander übereinstimmen. Auch bei der [X.] ist in klanglicher Hinsicht allein auf den Wortbestandteil „[X.]“ abzustellen, selbst wenn der Bildbestandteil gemeinhin als „[X.]“ bezeichnet wird. Eine Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht kommt hinsichtlich des [X.] eines Wort-/Bildzeichens nicht in Betracht (vgl. [X.], [X.], 60 Rn. 24 - [X.]).

bb) Eine nach dem Bild und/oder dem [X.]lang zu bejahende Verwechslungsgefahr scheidet nur dann ausnahmsweise aus, wenn dem einen oder auch beiden Zeichen ein ohne weiteres erkennbarer konkreter Begriffsinhalt zukommt ([X.], Urteil vom 28. August 2003 - [X.], [X.], 1044, 1046 = [X.], 1436 - [X.]; Urteil vom 13. November 2003 - [X.], [X.], 240, 241 - [X.]/[X.]; vgl. auch [X.], [X.], 715 Rn. 38 - idw; [X.], 719 Rn. 38 - idw Informationsdienst Wissenschaft; [X.], Urteil vom 29. Juli 2009 - [X.], [X.], 235 Rn. 19 = [X.], 381 - [X.]/AIDU).

Im vorliegenden Fall ist die nach dem [X.]lang zu bejahende Zeichenähnlichkeit nicht durch Unterschiede im Bedeutungsgehalt der [X.]ollisionszeichen ausgeschlossen. In begrifflicher Hinsicht hat das Berufungsgericht nicht festgestellt, dass der Verkehr der [X.] oder der Beklagtenmarke einen konkreten Sinngehalt beilegt. Ein solcher Sinngehalt ist auch nicht ersichtlich.

cc) Das Berufungsgericht hat angenommen, trotz der phonetischen Übereinstimmung des [X.] „[X.]“ sei keine Zeichenähnlichkeit und damit keine Verwechslungsgefahr gegeben, weil sich das die [X.] jedenfalls mitprägende „[X.]“ nahezu vollständig von dem in der Beklagtenmarke stilisierten Buchstaben „[X.]“ unterscheide. Dieser Beurteilung kann nicht zugestimmt werden.

Es kann offenbleiben, ob eine nach dem [X.]lang zu bejahende Identität oder Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen auch durch Abweichungen im Bild in einem Maße neutralisiert werden kann, dass eine Zeichenähnlichkeit und damit eine Verwechslungsgefahr ausscheidet (so [X.]/[X.], [X.], 3. Aufl., § 14 Rn. 851; aA [X.] in [X.]/[X.], [X.], 9. Aufl., § 9 Rn. 186; vgl. auch Büscher in Büscher/[X.]/[X.], Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 2. Aufl., § 14 [X.] Rn. 377). Eine solche Neutralisierung kommt allenfalls dann in Betracht, wenn die mit den Zeichen gekennzeichneten Waren regelmäßig nur auf Sicht gekauft werden. Davon kann im Streitfall nicht ausgegangen werden.

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der [X.] zu Art. 8 Abs. 1 Buchst. [X.] und zur gleichlautenden Bestimmung des Art. 4 Abs. 1 Buchst. b [X.], deren Umsetzung ins [X.] Recht § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] dient, impliziert die umfassende Beurteilung der Ähnlichkeit der Zeichen in Bedeutung, Bild und [X.]lang, dass die begrifflichen und visuellen Unterschiede zwischen zwei Zeichen ihre vorhandenen klanglichen Ähnlichkeiten neutralisieren können, wenn zumindest eines der Zeichen eine eindeutige und bestimmte Bedeutung hat, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise sie ohne Weiteres erfassen können (vgl. [X.], Urteil vom 22. Juni 1999 - [X.]/97, [X.]. 1999, [X.] = GRUR Int. 1999, 734 Rn. 25-28 = [X.], 806 - [X.]; Urteil vom 12. Januar 2006 - [X.]/04, [X.]. 2006, [X.] = [X.], 237 Rn. 19 f. - Ruiz-Picasso u.a./[X.] [[X.]/PICARO]; Urteil vom 23. März 2006 - [X.]/04, [X.]. 2006, [X.] = [X.], 413 Rn. 21 f. und 34 f. - Muehlhens GmbH & Co. [X.]G/[X.] [[X.]/SIR]; [X.], [X.], 700 Rn. 34 f. und 41 f. - [X.]/Shaker [Limoncello/[X.]]; [X.], Urteil vom 13. September 2007 - [X.]/06, [X.]. 2007, [X.] = [X.], 343 Rn. 32-35 = [X.], 1322 - [X.]/[X.] [[X.]]; Urteil vom 18. Dezember 2008 - [X.]/06, [X.]. 2008, [X.] = [X.], 356 Rn. 98 - [X.]/[X.] [[X.]/MOBILIX]).

Es kann dahinstehen, ob der Gerichtshof der [X.] mit dieser Rechtsprechung die Ansicht des Gerichts erster Instanz der [X.] gebilligt hat, dass eine klangliche Ähnlichkeit durch visuelle Unterschiede neutralisiert werden kann, wenn die mit den Zeichen gekennzeichneten Waren so vermarktet werden, dass die maßgebenden Verkehrskreise die Zeichen beim Erwerb der Waren gewöhnlich auch optisch wahrnehmen (vgl. [X.], [X.], 413 Rn. 51 und 34 ff. - Muehlhens GmbH & Co. [X.]G/[X.] [[X.]/SIR]; [X.], 343 Rn. 36 f. - [X.]/[X.] [[X.]]). Im Streitfall ist weder vom Berufungsgericht festgestellt noch von den Parteien vorgetragen, dass die mit dem in Rede stehenden Zeichen der [X.]lägerin versehenen Waren der [X.]lasse 18 in der Regel nur auf Sicht gekauft werden. In den Fällen, in denen die mit dem Zeichen versehenen Waren nicht auf Sicht, sondern auf Nachfrage gekauft werden, kommt eine Neutralisierung der klanglichen Übereinstimmung durch visuelle Unterschiede nicht in Betracht, weil die maßgebenden Verkehrskreise die Zeichen beim Erwerb der Waren nicht optisch wahrnehmen.

III. Danach ist das Berufungsurteil auf die Revision der [X.]lägerin im [X.]ostenpunkt und insoweit aufzuheben, als das Berufungsgericht hinsichtlich der auf die [X.] Nr. 666 005 gestützten Ansprüche zum Nachteil der [X.]lägerin erkannt hat. Im Umfang der Aufhebung ist die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die [X.]osten des Nichtzulassungsbeschwerdeverfahrens und der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Das Berufungsgericht wird die Frage der Verwechslungsgefahr erneut zu beurteilen haben. Gegebenenfalls wird es sich auch mit den Einreden der Nichtbenutzung und der Löschungsreife der [X.] befassen müssen, zu denen es bislang - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - noch keine Feststellungen getroffen hat.