Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 20.01.2011, Az. I ZR 31/09

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I
ZR
31/09
Verkündet am:
20. Januar 2011
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

[X.]
[X.] § 9 Abs. 1 Nr. 2
Eine nach dem Klang zu bejahende Identität oder
Ähnlichkeit einander gegen-überstehender Zeichen kann allenfalls dann durch Abweichungen im Bild in ei-nem Maße neutralisiert werden, dass eine Zeichenähnlichkeit und damit eine Verwechslungsgefahr ausscheidet, wenn die mit den Zeichen gekennzeichne-ten Waren regelmäßig nur auf Sicht gekauft werden.
[X.], Urteil vom 20. Januar 2011 -
I [X.] -
OLG [X.]

LG [X.] I

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2
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Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 20. Januar
2011
durch [X.] Prof. Dr.
Bornkamm und [X.], Dr. Schaffert und Dr. Koch
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts [X.] vom 27.
November 2008 im Kos-tenpunkt und insoweit aufgehoben, als das Berufungsgericht hin-sichtlich der auf die [X.] Nr. 666 005 gestützten Ansprüche zum Nachteil der Klägerin erkannt hat.
Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des [X.] und der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Klägerin nimmt die Beklagte -
soweit im Revisionsverfahren noch von Interesse -
aus ihrer [X.] Nr. 666 005 auf Einwilligung in die Löschung
der
Eintragung der [X.] Nr. 301 02 097 hinsichtlich eines Teils der [X.] in Anspruch.

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Die Klägerin ist Inhaberin der am
14. November 1996 international re-gistrierten Wort-/Bildmarke Nr. 666 005:

Die [X.] genießt in [X.] Schutz unter anderem für folgende Waren der [X.]: Reise-
und Handkoffer, Sporttaschen
(nicht angepasst an die aufzunehmenden Gegenstände), Handtaschen, Rucksäcke und Seesäcke, Geldbörsen, Regenschirme, Sonnenschirme.
Die Beklagte ist Inhaberin der am
13. Januar 2001 angemeldeten und am 12. Februar 2001 eingetragenen [X.] Nr. 301 02 097:

Sie genießt
Schutz unter anderem für folgende Waren der
Klasse
18: Leder-
und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in der [X.] ent-halten, Reise-
und Handkoffer,
Motorradkoffer, Regenschirme,
Sonnenschirme,
Sattlerwaren.
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Die Beklagte ist ferner
Inhaberin der am 29. Juni 1992 international re-gistrierten Wort-/Bildmarke Nr. 591 261:

Diese Marke
genießt in [X.] Schutz für Gepäckträger für Fahr-zeuge,
Handkoffer, Taschen und Koffer für Motorräder.
Die Klägerin hält sich als Inhaberin der Marke
Nr. 666 005 für berechtigt, von der Beklagten die Einwilligung in die Löschung der
Marke Nr. 301 02 097
grundsätzlich bezüglich
sämtlicher
Waren der [X.] zu verlangen. Sie hat von ihrem Löschungsantrag allerdings
die für die weitere Marke der Beklagten Nr. 591 261 geschützten Waren ausgenommen, weil nach ihrer Darstellung in-soweit
eine Koexistenzvereinbarung der
Parteien
besteht.

Die Klägerin hat zuletzt beantragt, die Beklagte zu verurteilen, gegenüber dem Deutschen Patent-
und Markenamt im Wege der Teillöschung
das Waren-verzeichnis der Marke Nr. 301 02 097 hinsichtlich der [X.] auf die nachfolgenden Waren zu beschränken: Gepäckträger für Fahrzeuge,
Handkof-fer, Taschen und Koffer für Motorräder.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat die Einrede
der Nichtbe-nutzung und -
gestützt auf ihre Marke
Nr. 591 261 -
die Einrede der Löschungs-reife der [X.] erhoben.
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Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin ist ohne Erfolg geblieben. Mit der vom Senat zugelassenen Revision, deren Zu-rückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihren zuletzt gestell-ten Klageantrag weiter.
Entscheidungsgründe:
[X.] Das Berufungsgericht
hat angenommen,
der Klägerin stehe der auf ih-re [X.] Nr. 666 005 gestützte Anspruch auf Einwilligung in die
teilweise Löschung der Eintragung der Wort-/Bildmarke Nr. 301 02 097 nicht nach §
51 Abs. 1, §
9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] zu. Hierzu hat es ausgeführt:
Die einander gegenüberstehenden Zeichen seien nicht verwechslungs-fähig. Es sei zwar
Identität
oder
Ähnlichkeit der Waren in [X.] gegeben. Die Kennzeichnungskraft der [X.]
sei
zumindest durchschnittlich. Es bestehe
jedoch keine Zeichenähnlichkeit.
Zeichen dürften nicht allein
auf ihre klangliche Übereinstimmung geprüft werden. Vielmehr sei zu beachten, dass auch dem [X.] eine prägende Bedeutung zukomme. Bei
der [X.] sei das Gemini-Logo

-
die Seitenansicht zweier Rücken an Rücken sitzender unbe-kleideter Menschen [X.] und Frau) -
für die Marke prägend; wer
das Gemini-Logo

sehe, denke
sofort an [X.]. Daher verbiete es sich, allein auf die pho-netische Übereinstimmung der Wortbestandteile abzustellen. Maßgeblich sei vielmehr der Gesamteindruck der Marken.
Bei einer Gegenüberstellung der Zeichen seien Gemeinsamkeiten allen-falls in der phonetischen Übereinstimmung der
Wortbestandteile
zu finden. Be-reits die bildliche
Darstellung
der
Wortbestandteile weiche
erheblich voneinan-11
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der ab; der Wortbestandteil [X.]

der [X.] enthalte
keine Groß-schreibung und wesentlich unterschiedliche drucktechnisch verstärkte Buchsta-ben. Entscheidend
sei
jedoch, dass sich das die
[X.] jedenfalls mitprä-gende Gemini-Logo

nahezu vollständig von dem in der Beklagtenmarke stili-sierten K

unterscheide. Es sei daher keine
Zeichenähnlichkeit gegeben.
Unter diesen Umständen könne offenbleiben, ob
die Einreden
der Nicht-benutzung und der Löschungsreife der [X.] durchgriffen.
I[X.] Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der
Klägerin
hat Er-folg. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann der von der Klägerin auf ihre Wort-/Bildmarke Nr. 666 005 gestützte
Anspruch auf teilweise Löschung der Eintragung der Wort-/Bildmarke Nr. 301 02 097 aus §
51 Abs. 1, §
9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] nicht verneint werden.

1. Die Eintragung einer Marke wird gemäß §
51 Abs. 1 [X.] auf [X.] wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn ihr ein Recht im Sinne der §§
9 bis 13 [X.] mit älterem Zeitrang entgegensteht. Diese Voraussetzung ist nach §
9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] erfüllt, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit der ein-getragenen Marke mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älte-rem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Ver-wechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden.
2. Nach der ständigen Rechtsprechung des [X.] ist die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr im Sinne von §
9 Abs. 1 Nr. 2 [X.]
vorliegt, ebenso wie bei §
14 Abs. 2 Nr. 2 [X.],
unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wech-16
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selwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienst-leistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt ([X.], Beschluss vom 3. April 2008 -
I [X.], [X.], 903 Rn.
10 = [X.], 1342 -
SIER-RA ANTIGUO; Beschluss vom 25. Februar 2010 -
I [X.], [X.], 833 Rn.
12 = [X.], 1159 -
Malteserkreuz II).
3. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon
ausgegangen, dass
die für die prioritätsältere Marke der Klägerin und die angegriffene Marke der Beklag-ten geschützten Waren der [X.], auf die sich der [X.] der Klägerin bezieht, identisch
oder ähnlich sind.
4. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, die Kennzeichnungskraft der [X.] sei mindestens
durchschnittlich, wird von der Revision nicht ange-griffen und lässt keinen Rechtsfehler erkennen.
5. Das Berufungsgericht hat angenommen, Zeichen dürften nicht allein auf ihre klangliche Übereinstimmung geprüft werden. Vielmehr sei zu beachten, dass auch dem Bildbestandteil unter Umständen eine prägende Bedeutung zu-komme. Maßgeblich sei dann der Gesamteindruck der Marke. Da sich das die -llständig von dem
Zeichenähnlichkeit und damit keine Verwechslungsgefahr gegeben. Diese Be-urteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
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a) Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den jeweiligen
Ge-samteindruck der einander
gegenüberstehenden Zeichen abzustellen. Das schließt zwar nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angespro-chenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können ([X.], Urteil
vom 6.
Oktober 2005 -
C-120/04, [X.]. 2005, [X.] = [X.], 1042
Rn. 28 f. -
THOMSON LIFE; [X.], Urteil vom 14. Mai 2009 -
I
ZR
231/06, [X.], 1055 Rn.
23 = [X.], 1533 -
airdsl, mwN). [X.] auf den dominierenden Bestandteil einer zusammengesetzten Marke kommt es aber
nur dann an, wenn alle anderen Markenbestandteile zu ver-nachlässigen sind ([X.], Urteil vom 12. Juni 2007 -
C-334/05, [X.]. 2007, [X.] = [X.], 700
Rn.

41 f. -
[X.]/Shaker [Limoncello/LIMON-CHELO]; vgl. [X.], Beschluss vom 22. September 2005 -
I [X.], [X.], 60 Rn.
19 = [X.], 92 -
co[X.]odrillo, mwN).
Nach diesen Maßstäben ist im Streitfall für die Beurteilung der [X.] der einander gegenüberstehenden Wort-/Bildmarken nicht nur auf deren Bildbestandteil, sondern auch auf deren Wortbestandteil abzustellen. Der [X.] (das -) mag zwar für den Gesamtein-druck der [X.] -
wie das Berufungsgericht angenommen hat -
prägend oder jedenfalls mitprägend
sein. Das Berufungsgericht hat jedoch nicht festge-gegenüber diesem Bildbestandteil zu vernachlässigen ist. Auch hinsichtlich der Beklagtenmarke hat das Berufungsgericht nicht festgestelltgegenüber dem Bildbestandteil (dem stilisierten Buchstaben weitgehend in den Hintergrund tritt.
b) Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im ([X.], im Klang oder in der Bedeutung zu be-23
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urteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildli-cher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können ([X.], Beschluss
vom 1. Oktober 1998 -
I [X.], [X.]Z 139, 340, 347
-
Lions; [X.], [X.], 903 Rn.
17 -
SIERRA ANTIGUO;
[X.], [X.], 1055 Rn.
26 -
airdsl).
[X.]) Für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit reicht regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten [X.]; es genügt [X.], wenn die Zeichen einander entweder im ([X.] oder im Klang oder in der Bedeutung ähnlich sind ([X.]Z 139, 340, 347 -
Lions; [X.], Urteil vom 6.
Mai 2004 -
I
ZR 223/01, [X.], 783, 784 = [X.], 1043 -
NEURO-VIBOLEX/[X.]; [X.], [X.], 60 Rn.
17 -
co[X.]odrillo; [X.], Urteil vom 14. Februar 2008 -
I [X.], [X.], 803 Rn.
21 = [X.], 1192 -
HEITEC; [X.], [X.], 1055 Rn.
26 -
airdsl; vgl. auch [X.], Beschluss vom 13. Dezember 2007 -
I [X.], [X.], 714 Rn.
37 = [X.], 1092 -
idw; Beschluss vom 13.
Dezember 2007 -
I
ZB
39/05, [X.], 719 Rn.
35 = [X.], 1098 -
idw Informations-dienst Wissenschaft).
Danach ist im Streitfall die Zeichenähnlichkeit grundsätzlich zu bejahen, weil die einander gegenüberstehenden Zeichen in klanglicher Hinsicht im [X.] übereinstimmen. Auch bei der [X.] ist in klanglicher Hinsicht allein abzustellen, selbst wenn der Bildbestandteil gemeinhin -e-zeichnet wird. Eine Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht kommt hin-sichtlich des [X.] eines Wort-/Bildzeichens nicht in Betracht (vgl. [X.], [X.], 60 Rn.
24 -
co[X.]odrillo).
[X.]) Eine nach dem Bild und/oder dem Klang zu bejahende Verwechs-lungsgefahr scheidet nur dann ausnahmsweise aus, wenn dem einen oder auch 26
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beiden Zeichen ein ohne weiteres erkennbarer konkreter Begriffsinhalt zu-kommt ([X.], Urteil vom 28. August 2003 -
I [X.], [X.], 1044, 1046 = [X.], 1436 -
Kelly; Urteil vom 13. November 2003 -
I [X.], [X.], 240, 241 -
MIDAS/[X.]; vgl. auch [X.], [X.], 715 Rn.
38 -
idw; [X.], 719 Rn.
38 -
idw Informationsdienst Wissenschaft; [X.], Urteil vom 29. Juli 2009 -
I [X.], [X.], 235 Rn.
19 = [X.], 381 -
AIDA/[X.]).
Im vorliegenden Fall ist die nach dem Klang zu bejahende Zeichenähn-lichkeit nicht durch Unterschiede im Bedeutungsgehalt der [X.] ausgeschlossen. In begrifflicher Hinsicht hat das Berufungsgericht nicht [X.], dass der Verkehr der [X.] oder der Beklagtenmarke einen konkre-ten Sinngehalt beilegt. Ein solcher Sinngehalt ist auch nicht ersichtlich.
[X.]) Das Berufungsgericht hat angenommen, trotz der phonetischen Übereinstimmung und damit keine Verwechslungsgefahr gegeben, weil sich das die [X.] -e-nicht zugestimmt werden.
Es kann offenbleiben, ob eine nach dem Klang zu bejahende Identität oder Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen auch durch Abwei-chungen im Bild in einem Maße neutralisiert werden kann, dass eine Zeichen-ähnlichkeit und damit eine Verwechslungsgefahr ausscheidet (so
Ingerl/[X.], [X.], 3.
Aufl., §
14 Rn.
851; [X.] in [X.]/[X.], [X.], 9. Aufl., §
9 Rn.
186; vgl. auch Büscher in Büscher/[X.]/[X.], Gewerbli-cher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 2.
Aufl., §
14 [X.] Rn.
377). Eine solche Neutralisierung kommt allenfalls
dann in Betracht, wenn 29
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die mit den Zeichen gekennzeichneten Waren regelmäßig nur auf Sicht gekauft werden. Davon kann im Streitfall nicht ausgegangen werden.
Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union
zu Art. 8 Abs. 1 Buchst. [X.] und zur gleichlautenden Bestimmung des Art. 4 Abs. 1 Buchst.
b MarkenRL, deren Umsetzung ins
deutsche Recht §
9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] dient, impliziert die umfassende Beurteilung der Ähnlichkeit der Zeichen in Bedeutung, Bild und Klang, dass die begrifflichen und visuellen [X.] zwischen zwei Zeichen ihre vorhandenen klanglichen Ähnlichkeiten neutralisieren können, wenn zumindest eines der Zeichen eine eindeutige und bestimmte Bedeutung hat, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise sie ohne Weiteres erfassen können (vgl. [X.], Urteil vom 22.
Juni 1999 -
C-342/97, [X.]. 1999, [X.] = GRUR Int. 1999, 734
Rn.
25-28 = [X.], 806
-
Lloyd; Urteil vom 12. Januar 2006 -
C-361/04, [X.]. 2006, [X.] = [X.], 237
Rn.
19 f. -
Ruiz-Picasso u.a./[X.] [[X.]/PICARO]; Urteil vom 23.
März 2006 -
C-206/04, [X.]. 2006, [X.] = [X.], 413
Rn.
21 f. und 34 f. -
Muehl-hens GmbH & Co. KG/[X.] [[X.]/SIR]; [X.], [X.], 700
Rn.
34
f. und 41
f. -
[X.]/Shaker [Limoncello/[X.]]; [X.], Urteil vom 13.
September 2007 -
C-234/06, [X.]. 2007, [X.] = [X.], 343
Rn.
32-35 = [X.], 1322
-
Il [X.]/[X.] [[X.]]; Urteil vom 18.
Dezember 2008 -
C-16/06, [X.].
2008, [X.] =
GRUR-RR
2009, 356
Rn.
98 -
Éditions [X.]/[X.] [[X.]/MOBILIX]).

Es kann dahinstehen, ob der [X.] mit dieser
Rechtsprechung die
Ansicht des Gerichts erster Instanz der Europäi-schen Union gebilligt
hat, dass
eine klangliche Ähnlichkeit durch visuelle Unter-schiede neutralisiert werden
kann, wenn die mit den Zeichen gekennzeichneten Waren so vermarktet werden, dass die maßgebenden Verkehrskreise die [X.] beim Erwerb der Waren gewöhnlich auch optisch wahrnehmen (vgl. 32
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[X.], [X.], 413
Rn.
51 und 34 ff. -
Muehlhens GmbH & Co. KG/[X.] [[X.]/SIR]; [X.], 343
Rn.
36 f. -
Il [X.]/[X.] [[X.]]). Im Streitfall ist weder vom Berufungsgericht festgestellt noch von den Parteien vorgetragen, dass die mit dem in Rede stehenden Zeichen der Klägerin versehenen Waren der [X.] in der
Regel nur auf Sicht gekauft werden. In den Fällen, in denen die mit dem Zeichen versehenen Waren nicht auf Sicht, sondern auf Nachfrage gekauft
werden, kommt eine Neutralisierung der klanglichen Übereinstimmung
durch visuelle Unterschiede nicht in Betracht, weil die maßgebenden Verkehrskreise die Zeichen beim
Erwerb der Waren nicht optisch wahrnehmen.
II[X.] Danach ist das Berufungsurteil auf die Revision der Klägerin im Kos-tenpunkt und insoweit aufzuheben, als das Berufungsgericht hinsichtlich der auf die [X.] Nr. 666 005 gestützten Ansprüche zum Nachteil der Klägerin er-kannt
hat. Im Umfang der Aufhebung ist die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Nichtzulassungsbeschwerdeverfah-rens und der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
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Das Berufungsgericht wird die Frage der Verwechslungsgefahr erneut zu beurteilen haben. Gegebenenfalls wird es sich auch mit den Einreden der Nichtbenutzung und der Löschungsreife der [X.] befassen müssen, zu denen es bislang -
von seinem Standpunkt aus folgerichtig -
noch keine Fest-stellungen getroffen hat.

Bornkamm
Pokrant
Büscher

Schaffert
Koch
Vorinstanzen:
LG [X.] I, Entscheidung vom 21.08.2007 -
33 O 4478/06 -

OLG [X.], Entscheidung vom 27.11.2008 -
6 U 4556/07 -

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