Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 14.08.2012, Az. X ZR 3/10

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X [X.]
Verkündet am:

14. August 2012

Wermes

Justizamtsinspektor

als Urkundsbeamter

der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache
Nachschlagewerk:
ja
[X.]:
nein
[X.]R:
ja

UV-unempfindliche Druckplatte
EPÜ Art. 87 Abs. 1, 4, Art. 88 Abs. 4, Art. 138 Abs. 1 Buchst. c; [X.].
II § 6 Nr. 3; [X.] § 21 Abs. 1 Nr. 4, § 22 Abs. 1
a)
Die Inanspruchnahme der Priorität einer früheren Anmeldung setzt voraus, dass die [X.] die Gesamtheit der Merkmale der durch den Patentanspruch umschriebenen technischen Lehre deutlich offenbaren. Wird die erfindungsgemäße Lehre durch eine im [X.] nicht (deutlich) offenbarte Eigenschaft eines ihrer Bestandteile charakterisiert, die dem Fachmann eine zielgerichtete Auswahl geeigneter Ausführungsformen erlaubt (hier: fehlende [X.] gegen-über ultraviolettem Licht), fehlt es an einer [X.] im [X.], wenn die Eigenschaft objektiv auch einem dort offenbarten Ausführungsbeispiel zukommt, sie für den Fachmann aber jedenfalls nicht ohne Weiteres zu erkennen ist.
b)
Entsprechendes gilt für den [X.] des [X.] über den Inhalt der Anmeldung (unzulässige Erweiterung: vgl. [X.], [X.]eil vom 17.
Juli
2012

X
ZR
117/11
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Polymerschaum, zur [X.] in [X.] vorgesehen).
[X.], [X.]eil vom 14. August 2012 -
X [X.] -
[X.]

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2
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Der X.
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhandlung vom 14.
August 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr.
Meier-Beck, [X.], die Richterin [X.], [X.]
Grabinski und die Richterin Schuster
für Recht erkannt:
Auf die Berufung der Beklagten wird das am 10. Dezember 2009 an [X.] statt zugestellte [X.]eil des 3.
[X.]s ([X.]) des [X.] abgeändert:
Die Klage wird insgesamt abgewiesen.
Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Von Rechts wegen
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3
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Tatbestand:
Die Beklagte, die auf Grund einverständlichen Parteiwechsels nach erfolg-ter Umschreibung des Patents in das Verfahren eingetreten ist, ist Inhaberin des mit Wirkung für die [X.] erteilten [X.] Pa-tents 823
327 ([X.]), das am 5.
August 1997 unter Inanspruchnahme der Priorität dreier Voranmeldungen in [X.] vom 6. August 1996, 14. [X.] 1996 und 22. Januar 1997 angemeldet worden ist, ein Verfahren zur Her-stellung einer positiv arbeitenden lithographischen Druckplatte betrifft und zehn Patentansprüche umfasst. Patentanspruch
1, auf den die übrigen [X.] unmittelbar oder mittelbar zurückbezogen sind, lautet in der erteilten Fassung in der Verfahrenssprache Englisch:
"A method for making a lithographic printing plate, [X.] a step of scanning and exposing a positive photosensitive [X.] positive photosensitive composition having no photosensitivity to ultraviolet light and showing a difference in [X.] in an [X.] an [X.], [X.], [X.] inducing the differ-ence in [X.],
a)
a light-absorbing dye having an absorption band covering a part or whole of a wavelength region of from 650 to 1300 nm as a photo-thermal conversion material, and
b)
a high molecular compound, of which the [X.] in an alkali de-veloper is changeable mainly by a change other than a chemical change, formed on a support,
by means of a light ray belonging to a wavelength region of from 650 to 1300 nm and having a light intensity
of at least 2 x 106
mJ/s cm² which is sufficient to let the high molecular compound form an image."
Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des [X.] sei nicht patentfähig und das Streitpatent offenbare die Erfindung nicht so deutlich und vollständig, dass der Fachmann sie ausführen könne. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung und mit zwei Hilfsanträgen in geänderten Fassungen verteidigt.
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Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt, soweit es über die Fassung nach [X.] hinausgeht. Nach diesem hat Patentanspruch
1 folgende Fassung in [X.] erhalten:
"Verfahren zur Herstellung einer lithographischen Druckplatte, wel-ches einen Schritt des [X.] und Belichtens einer positiven foto-empfindlichen lithographischen Druckplatte mit einer positiven foto-empfindlichen Zusammensetzung mit keiner [X.] ge-genüber ultraviolettem Licht, welche einen [X.] in einem alkalischen Entwickler zwischen einem belichteten und einem unbelichteten Teil aufweist, umfasst, welche als Komponenten zum Hervorrufen des [X.]s umfasst
(a) einen lichtabsorbierenden Farbstoff mit einem Absorptionsfre-quenzbereich, welcher einen Teil oder die Gesamtheit des Wellenlän-genbereichs von 650 bis 1.300 nm abdeckt, als [X.], und
(b) eine hochmolekulare Verbindung, deren Löslichkeit in einem alkali-schen Entwickler hauptsächlich durch eine Änderung, die sich von [X.] chemischen Änderung unterscheidet, veränderbar ist, welche auf einem Träger ausgebildet ist, mittels einer Lichtstrahlung, welche zu einem Wellenlängenbereich von 650 bis 1.300 nm gehört und welche eine Lichtintensität von mindestens 2 x 106
mJ/s cm² aufweist, die zur Ausbildung eines Bildes durch die hochmolekulare Verbindung [X.], worin die fotoempfindliche Zusammensetzung weiterhin enthält
(c) ein löslichkeitsunterdrückendes [X.]el, welches zum Senken der Auflösungsrate der Mischung, umfassend einen lichtabsorbierenden Farbstoff
der Komponente (a) und eine hochmolekulare Verbindung der Komponente (b), in dem alkalischen Entwickler in der Lage ist, wo-rin das löslichkeitsunterdrückende [X.]el (c) mindestens einen Be-standteil, ausgewählt aus [X.], Phosphorsäureestern, aromatischen Carbonsäureestern, Carbonsäureanhydriden, [X.], aromatischen Aldehyden, aromatischen Aminen und aromatischen Ethern, darstellt."
Dagegen wendet sich die Berufung der Beklagten, die das Streitpatent in seiner erteilten Fassung verteidigt.
Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.
Als gerichtlicher Sachverständiger hat Professor Dipl.-Phys. A.

W.

,

, Hochschule

, S.

, ein 3
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schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.
Entscheidungsgründe:
Die zulässige Berufung hat Erfolg.
I.
Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer lithogra-phischen Druckplatte, die Träger der Druckinformationen für das Druckverfah-ren des lithographischen Offsetdrucks (eines indirekten Flachdruckverfahrens) ist. Die druckenden Partien der Druckplatte zeigen dabei ein wasserabstoßen-des (hydrophobes) und fettfreundliches ([X.]) Verhalten. Beim Druck wird die Druckplatte mit einer dünnen Farbschicht beaufschlagt, die nur die oleophi-len Bereiche benetzt und sich dort in einem dünnen Film anlagert. Sie wird von dort auf einem Gummizylinder abgenommen, auf dem ein spiegelverkehrtes Bild entsteht, das mit Druck auf das Papier übertragen wird.
Nach dem Streitpatent wird eine positive lichtempfindliche Zusammenset-zung als oleophile Beschichtung für die (normalerweise aus Aluminiumblech bestehende, infolge elektrochemischer Aufrauung stark hydrophile) Druckplatte verwendet, die gegenüber Lichtstrahlen in einem Wellenlängenbereich von 650 bis 1.300
nm empfindlich ist. Durch den Belichtungs-
und anschließenden [X.] wird der Bereich entfernt, der mit Licht beaufschlagt wurde; es bleiben mithin die nicht belichteten Stellen der Beschichtung erhalten.
Zusammen mit dem Fortschritt in der Bildbearbeitungstechnologie durch Computer wurde die Aufmerksamkeit auf ein fotoempfindliches oder wärme-empfindliches direktes Plattenherstellungssystem gerichtet, bei dem ein (Foto-) [X.] direkt aus digitaler Bildinformation durch einen Laserstrahl (mit dem

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ein Negativbild geschrieben wird) oder einen Thermoschreibkopf ohne Verwen-dung einer Silbersalzmaskierungsschicht gebildet wird ("Computer-to-Plate-Technologie"; CtP-Technologie). Das Bild wird dabei auf der mit dem fotoemp-findlichen Material beschichteten Druckplatte im Wesentlichen durch einen [X.] in einem Entwickler zwischen einem belichteten und einem nicht belichteten Teil
der Druckplatte erzeugt ([X.]. Abs.
9).
Je nachdem, in welchem Bereich des Spektrums die Absorptionsfrequenz des Farbstoffs liegt, muss zusätzlich eine Wärmebehandlung der belichteten Platte erfolgen und/oder es muss unter Gelblicht gearbeitet werden, um [X.] Beschichtungsmaterial vor unerwünschter Belichtung mit dem UV-Anteil zu schützen ([X.]. Abs.
6).
Durch das Streitpatent soll ein Verfahren zur Herstellung einer positiven fotoempfindlichen lithografischen Druckplatte zur Verfügung gestellt werden, das eine einfache Konstruktion der benötigten Vorrichtung ermöglicht, die mit hoher Empfindlichkeit arbeitet und bei der die Druckplatte eine hervorragende Aufbewahrungsstabilität besitzt; eine Nachbelichtungswärmebehandlung soll nicht erforderlich, die Belichtung bei gewöhnlichem weißen Licht möglich sein und die Druckplatte soll ausgezeichnete Brenneigenschaften aufweisen und bei hoher Empfindlichkeit belichtet werden ([X.]. Abs.
19 bis 23).
Zur Lösung dieses Problems schlägt Patentanspruch
1 des [X.] in seiner erteilten Fassung ein Verfahren zur Herstellung einer Druckplatte vor, das
1.
einen Schritt des [X.] und Belichtens einer fotoempfindlichen li-thographischen Druckplatte umfasst (B[X.]: M1)
1.1
mit einer positiven fotoempfindlichen Zusammensetzung (B[X.]: M2),
1.2
die keine [X.] gegenüber ultraviolettem Licht (B[X.]: [X.]) aufweist und
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1.3
einen [X.] in einem alkalischen Entwickler zwischen einem belichteten und einem unbelichteten Teil [X.] (B[X.]: M4).
2.
Der [X.] wird durch folgende Komponenten her-vorgerufen (B[X.]: M5):
2.1
einen lichtabsorbierenden Farbstoff als Material zur fotothermi-schen Umwandlung mit einem Absorptionsfrequenzbereich, der den Wellenlängenbereich von 650 bis
1.300 nm ganz oder zum Teil abdeckt, und
2.2
eine hochmolekulare Verbindung (B[X.]: M6),
2.2.1
deren Löslichkeit in einem alkalischen Entwickler haupt-sächlich durch eine sich von einer chemischen Änderung unterscheidende Änderung veränderbar ist und
2.2.2
die auf einem Träger ausgebildet ist (B[X.]: [X.], [X.], [X.]).
3.
Die Belichtung erfolgt mittels einer Lichtstrahlung
(3.1)
in einem Wellenlängenbereich von 650 bis 1.300 nm und
(3.2)
mit einer Lichtintensität von mindestens 2 x 106
mJ/s cm² (die zur Ausbildung des Bilds durch die hochmolekulare Verbindung ausreicht).

Einige Merkmale bedürfen besonderer Erläuterung.
Da der Anteil von UV-Strahlung im Tageslicht und bei vielen [X.] zu ungewollter Anbelichtung der Druckplatten führen und dies bei [X.] tivplatten zu [X.] und/oder zur Verringerung der [X.] führen kann (Lehrbuch der Druckindustrie, 1990, [X.]; [X.]), verwendet das Streitpatent eine gegenüber ultraviolettem Licht unempfindliche Zusammensetzung (Merkmal 1.2). Die [X.] muss dabei dergestalt sein, dass sie eine Bearbeitung ohne Einhaltung besonderer Schutztechniken ermöglicht (vgl. [X.]. Abs. 21: "[X.] positive [X.] lithographic printing plate, which does not require an [X.] 14
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light and whereby the operation can be carried out under usual white light con-taining ultraviolet light", sowie Abs. 6, in dem als Nachteil des Stands der [X.] dargestellt wird, dass das fotoempfindliche Material gegenüber ultraviolet-tem Licht empfindlich und es daher notwendig sei, das Verfahren unter [X.] auszuführen, das kein ultraviolettes Licht enthalte, was unter dem Ge-sichtspunkt der Betriebseffizienz problematisch sei).
Der [X.] zwischen einem belichteten Teil und einem unbelichteten Teil (Merkmal 1.3), der darauf beruht, dass durch die Belichtung, insbesondere deren thermische Wirkung, die fotoempfindliche Schicht so ver-ändert wird, dass ihre Löslichkeit in einem alkalischen Entwickler deutlich [X.] ist als ohne diese Einwirkung (Merkmal 2.2.1), muss folglich so beschaffen sein, dass er durch eine Lichtstrahlung außerhalb des [X.] aktiviert wird (Merkmal 3.1).
Dazu besteht
die lichtabsorbierende Schicht nach Merkmal 2.1 aus einem organischen Stoff, der in der Lage ist, elektromagnetische Strahlung im Bereich des tiefen Rots und des nahen [X.] (650

1.300
nm) oder mindestens in einem Teilbereich davon zu absorbieren, sowie einer hochmolekularen Verbin-dung (Merkmal 2.2), d.h. einem Stoff mit einem hohen Molekulargewicht, der in seiner Löslichkeit in einer alkalischen Lösung durch eine reversible physikali-sche Reaktion "geschaltet" wird; er geht bei Einwirkung der alkalischen Lösung im einen Zustand schnell und im anderen Zustand erheblich langsamer in [X.] (Merkmal 2.2.1). Die hochmolekulare Verbindung bildet auf der [X.] die oleophile Schicht, die entsprechend dem zu druckenden Bild bestehen bleibt, an den nichtdruckenden Stellen aber aufgelöst wird.
Die Lichtintensität von mindestens 2 x 106
mJ/s cm² (Merkmal 3.2) besagt, dass die [X.] so leistungsfähig sein muss, dass sie umgerech-net auf einen Quadratzentimeter 2.000 Watt abgibt. Die Anwendung der [X.] erfolgt scannend, d.h. ein kleiner Lichtpunkt (Spot) von typischerweise 10
µm

20 µm wird in x-
und y-Richtung über die Fläche geführt.
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-
II.
Das Patentgericht hat angenommen, dass die Erfindung für den Fachmann ausführbar offenbart sei. Es ist jedoch der Ansicht, dass [X.] des [X.] in seiner erteilten Fassung durch die erst nach dem Anmeldetag des [X.] erfolgte [X.] der internationalen [X.]-39894 ([X.]) als Anmeldung mit älterem Zeitrang neuheits-schädlich getroffen werde. Es hat, soweit es das Patent teilweise für nichtig er-klärt hat, seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:
Die [X.] nehme wirksam die Priorität der [X.] Patentanmeldungen 9608394.4 ([X.].1) und 9614693.1 ([X.].2) in Anspruch und stelle deshalb das prioritätsältere Recht dar. Dass die [X.] alle Merkmale des Patentanspruchs 1 des [X.] in seiner erteilten Fassung mit Ausnahme der Angaben zur Lichtintensität vorwegnehme, stehe außer Streit. Aber auch die Lichtintensität sei entgegen der Auffassung der Beklagten vorweggenommen. Sie sei zwar nicht ausdrücklich vorbeschrieben, die nach der [X.] verwendeten [X.] hätten jedoch eine Leistung von 200
mW, emittierten Licht einer Wellenlän-ge zwischen 600
und 1.100
nm und seien auf einen Strahlendurchmesser von 10
µm fokussiert. Daraus errechne sich im Idealfall eine Lichtintensität von 2,55 x 108
mJ/s cm².

Der Gegenstand der [X.] sei den Prioritätsanmeldungen unmittelbar und eindeutig zu entnehmen. Nach
den anzuwendenden Grundsätzen der [X.] sei über das explizit [X.]iebene hinaus auch das als offenbart anzusehen, was zwar nicht ausdrücklich erwähnt, aus der Sicht des [X.] jedoch für die Ausführung der unter Schutz gestellten Lehre selbstver-ständlich sei und vom Fachmann mitgelesen werde und daher keiner besonde-auch bei der Ermittlung des Inhalts einer für die wirksame Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts maßgeblichen ursprünglichen Anmeldung einzubeziehen mit der einschränkenden Maßgabe, dass es auch darauf ankomme, ob der mit durchschnittlichen Kenntnissen und Fähigkeiten ausgestattete Fachmann des
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betreffenden Gebiets eine solche selbstverständliche Ergänzung der Anmel-dung als zur Erfindung gehörend entnehmen könne.
Nach diesen Grundsätzen sei von der Identität der Verfahren gemäß den prioritätsbegründenden Anmeldungen [X.].1 und [X.].2 mit den in den [X.]n der [X.] beschriebenen Gegenständen auszugehen. Das insoweit [X.] strittige Merkmal, nach dem die Löslichkeit der Beschichtungszusammen-setzung in einem wässrigen alkalischen Entwickler durch einfallende UV-Strahlung nicht erhöht werde (the aqueous developer [X.] of the composi-tion is not increased by incident UV radiation), sei zwar in [X.].1 und [X.].2 nicht ausdrücklich erwähnt. Der Fachmann, ein Diplomchemiker oder Diplomphysi-ker, der mit der Herstellung von Materialien für die Fotografie vertraut sei und über Kenntnisse und Erfahrungen verfüge, wie sich diese Materialien auf die Herstellung von Vervielfältigungsformen oder Druckplatten übertragen ließen, lese dieses Merkmal beim Studium der [X.].1 und [X.].2 jedoch mit. Er stelle nämlich sofort fest, dass die Durchführung der in [X.].1 und [X.].2 beschriebenen Verfahren kein [X.] erfordere. Denn es sei [X.].1 und [X.].2 kein Hinweis auf die zwingende Einhaltung einer solchen Maßnahme zu entnehmen. [X.] werde das Verfahren als sehr einfach durchführbar beschrieben. Das sei dem Fachmann im Umgang mit [X.] direkt bebilderbaren Druckplatten ohnehin geläufig. Das Fehlen einer solchen Angabe sei für den Fachmann da-her ein klarer Hinweis, dass einfallende UV-Strahlung, die sowohl Bestandteil des Sonnenlichts als auch künstlicher Lichtquellen sein könne und mithin im Weißlicht vorkomme, die Löslichkeit der Beschichtungszusammensetzung nicht beeinflusse. Führte einfallendes UV-Licht nämlich zu einer Veränderung der Löslichkeit der Beschichtungszusammensetzung, wäre eine zufriedenstellende Bebilderung nicht möglich, da kein klares Bild entstehe. Der Fachmann ent-nehme dem [X.] dieser Anmeldungen auch ohne ausdrückliche Erwähnung als selbstverständlich, dass bei der durch einen Wärmeeintrag er-folgenden Belichtung der Druckplatten die Löslichkeit der Beschichtungszu-sammensetzung durch einfallendes UV-Licht nicht beeinflusst werde. Nichts anderes folge aus der [X.] der [X.] Patentanmeldung 22
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Sho
56-69192 ([X.]); der Umgang mit [X.] direkt bebilderbaren [X.] sei dem Fachmann ohnehin geläufig gewesen.
III.
Diese Beurteilung hält den Angriffen der Berufung nicht in vollem Umfang stand.
1.
Die am 22.
April
1997 angemeldete, aber erst am 30.
Oktober
1997 und damit nach dem Anmeldedatum des [X.] veröffentlichte [X.] ist als ältere, nachveröffentlichte Patentanmeldung nur bei der [X.] (Art.
54 Abs.
3 EPÜ). Da ihr Anmeldedatum nach den Prioritätsda-ten des [X.] liegt, ist sie aber nur insoweit zu berücksichtigen, als sie die Priorität der in ihr beanspruchten Prioritätsanmeldungen [X.].1 und/oder [X.].2 wirksam in Anspruch nimmt (Art.
87, 88 Abs.
3, 4, Art.
89 EPÜ). Dabei ist nur das zu berücksichtigen, was den [X.] unmittelbar und eindeutig zu entnehmen ist ([X.], [X.]. vom 11.
September
2001

X
ZR
168/98, [X.] 148, 383 = [X.], 146

Luftverteiler).

2.
Davon kann bei dem Merkmal 1.2 des [X.] entsprechenden Merkmal der in der [X.] gegebenen technischen Lehre, die Bestandteile der [X.] Zusammensetzung so zu wählen, dass die Löslichkeit in einem wässrigen Entwickler durch einfallende UV-Strahlung nicht erhöht wird, entge-gen der Auffassung des Patentgerichts keine Rede sein. Dies hat auch die [X.] 3.2.5 des [X.] in ihrer Entscheidung vom 12.
August
2004 ([X.]; [X.]) so gesehen. Die Beschwer-dekammer hat sich dabei darauf gestützt, dass die [X.].2 keine unmittelbare und eindeutige [X.] der Unempfindlichkeit der Zusammensetzung für UV-Licht enthalte. Dass die Zusammensetzung hitzeempfindlich sei und eine Druckplatte durch Hitzebeaufschlagung geschaffen werde, setze nicht [X.] voraus, dass die Zusammensetzung unempfindlich für UV-Licht sei. Zwar sei es möglich, dass die in der [X.].2 beschriebenen Zusammensetzungen un-

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empfindlich für UV-Licht seien, jedoch führe dies nicht zu einer impliziten Offen-barung dieses Merkmals. Zudem beziehe sich die [X.] auf sechs Tests für die Bestimmung, ob eine Zusammensetzung für die Erfindung geeignet sei. Nur [X.] betreffe die UV-Empfindlichkeit; er sei aber in der [X.].2 nicht offenbart. Die Priorität werde damit zu Unrecht beansprucht.
Der [X.] tritt im Ergebnis der Auffassung der Technischen Beschwerde-kammer bei. Wie die Beklagte zutreffend ausführt, differenzieren die [X.].1 und die [X.].2 anders als die [X.] nicht zwischen UV-empfindlichen und UV-unempfindlichen Beschichtungen. Dies stellt auch die Klägerin nicht in Abrede.
Die Annahme des Patentgerichts, dass das Merkmal gleichwohl aus fachmännischer Sicht mitzulesen sei, ist nicht gerechtfertigt. Sie beruht im [X.] auf der Erwägung, dass den [X.]en kein Hinweis auf die Notwendigkeit zu entnehmen sei, unter [X.] zu arbeiten. Das Fehlen ei-nes solchen Hinweises ist jedoch in seiner
Bedeutung für den Fachmann am Anmeldetag der [X.].1 und [X.].2 zumindest ambivalent. Denn wie die Beklagte unwiderlegt vorgetragen und der gerichtliche Sachverständige in der mündli-chen Verhandlung nachdrücklich bestätigt hat, war zu diesem Zeitpunkt das Arbeiten unter [X.] durchwegs üblich und wurde, wie sich aus der als Anlage [X.] überreichten Kodak-[X.] ergibt, von [X.] auch für die als [X.] (Direct Image Thermal Plates) bezeichneten Platten emp-fohlen, von denen die Klägerin geltend gemacht hat, dass sie (im Wesentlichen) tageslichtunempfindlich gewesen seien. Es lässt sich daher aus fachmänni-scher Sicht mit mindestens gleicher Berechtigung annehmen, dass in der [X.].1 und der [X.].2 ein entsprechender Hinweis zu erwarten gewesen wäre, wenn ein Verfahren beschrieben werden sollte, das wegen der [X.] der beschriebenen fotoempfindlichen Zusammensetzungen kein [X.] erfor-derte. Auch der gerichtliche Sachverständige hat in der mündlichen Verhand-lung angegeben, dass die Fachwelt zum Prioritätszeitpunkt einen solchen Hin-weis erwartet hätte und dass aus seinem Fehlen der Schluss gezogen werden 26
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musste, es seien Schutzmaßnahmen erforderlich. Die [X.] hätte sich demnach erst im Weg eines Austestens ergeben. Von einer unmittel-baren und eindeutigen [X.] des Merkmals 2.1 kann mithin nicht ge-sprochen werden.
Auch von einer impliziten [X.] kann entgegen der Auffassung der Vorinstanz nicht ausgegangen werden, ungeachtet dessen, dass wie auch die Beklagte nicht in Abrede stellt, in den Beispielen der [X.].1 und der [X.].2 Zu-sammensetzungen beschrieben werden, die objektiv gegenüber ultraviolettem Licht unempfindlich sind.
Wie der [X.] erst kürzlich in Fortführung seiner älteren Rechtsprechung (Beschluss vom 17.
Januar
1980

X
ZB
4/79, [X.] 76, 97

[X.]) bestätigt hat, genügt die Vorbekanntheit einer Verfahrensanweisung, deren Be-folgung zwangsläufig eine Sache oder einen Zustand zur Folge hat, die objektiv die von der Erfindung gelehrte Beschaffenheit aufweist, für die Vorwegnahme der erfindungsgemäßen Lehre im Sinn der Neuheitsprüfung ([X.]eil vom 24. Juli 2012

X
ZR
126/09

Leflunomid, zur [X.] vorgesehen). Darauf, ob der Fachmann Anlass hatte, die Sache auf das Vorhandensein der erfin-dungsgemäßen Eigenschaften zu analysieren, kommt es dabei nicht an. Wäre daher die [X.].1 oder die [X.].2 gegenüber dem Streitpatent als für die Neuheits-prüfung relevanter Stand der Technik zu berücksichtigen, spräche mithin [X.] dafür, dass ein (auch im Übrigen erfindungsgemäßes) Verfahren als [X.] anzusehen wäre, bei dem eine Zusammensetzung verwendet wird, die

objektiv

keine [X.] gegenüber ultraviolettem Licht aufweist.
Indessen kommen die [X.].1 und [X.].2 nicht selbst als ältere Anmeldungen in Betracht, sondern sind nur für die Frage relevant, ob die [X.] ihre Priorität wirksam in Anspruch nehmen kann. Dafür muss das Merkmal, nach dem die Löslichkeit der Beschichtungszusammensetzung in einem wässrigen alkali-schen Entwickler durch einfallende UV-Strahlung nicht erhöht wird, nicht nur im Sinn des Art. 88 Abs. 4 EPÜ (entsprechend Art. 4 [X.]) in der Gesamtheit 28
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14
-
der Anmeldeunterlagen deutlich offenbart, sondern auch der [X.].1 oder der [X.].2 als zur Erfindung gehörend zu entnehmen sein (vgl. [X.], Beschluss vom 23. Januar 1990

[X.], [X.] 110, 123, 126

[X.]; [X.]eil vom 11. September 2001

[X.], [X.] 148, 383, 388

Luftverteiler). Dies ist jedoch nicht der Fall.
Nach der ständigen Rechtsprechung des [X.]s ist hierfür erforderlich, dass der Fachmann die im Patentanspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterlagen

"unmittelbar und eindeutig" ([X.] 148, 383, 389

Luftverteiler; [X.]eil vom 16.
Dezember
2008

X
ZR
89/07, [X.] 179, 168 Rn.
25

Olanzapin; [X.]eil vom 8.
Juli
2010

Xa
ZR 124/07, [X.], 910, Rn.
62

fälschungssicheres Dokument)

als mögliche Ausführungsform der Erfindung
entnehmen kann ([X.]eil vom 21.
September
1993

X
ZR
50/91, [X.]. 1996, 204, 206

[X.] 03; Beschluss vom 11.
September
2001

X
ZB
18/00, [X.], 49

Drehmomentübertragungseinrichtung; [X.]eil vom 18.
Februar 2010

Xa
ZR
52/08, [X.], 599, Rn.
22, 24

Formteil). Wird ein Bestandteil der Lehre einer Entgegenhaltung (hier: der [X.]) durch eine im [X.] (hier: [X.].1, [X.].2) nicht deutlich offenbarte Eigenschaft charakterisiert, die dem Fachmann eine zielgerichtete Auswahl geeigneter Aus-führungsformen erlaubt (hier: fehlende [X.] gegenüber ultravio-lettem Licht), fehlt es an einer [X.] in der Nachanmeldung, wenn die Eigenschaft objektiv auch einem offenbarten Ausführungsbeispiel des [X.] zukommt, sie für den Fachmann aber jedenfalls nicht ohne [X.] zu erkennen ist.
Der [X.] hat allerdings zur Vermeidung einer unbilligen [X.]änkung des Anmelders bei der Ausschöpfung des [X.]s auch Verallge-meinerungen ursprungsoffenbarter Ausführungsbeispiele zugelassen. Er hat einen "breit" formulierten Anspruch unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen
Erweiterung jedenfalls dann für unbedenklich erachtet, wenn sich ein in der Anmeldung beschriebenes Ausführungsbeispiel der Erfindung für den [X.] als Ausgestaltung der im Anspruch umschriebenen allgemeineren techni-31
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-
schen Lehre darstellt und diese Lehre in der beanspruchten Allgemeinheit für ihn bereits der Anmeldung

sei es in Gestalt eines in der Anmeldung formulier-ten Anspruchs, sei es nach dem Gesamtzusammenhang der Unterlagen

als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar ist ([X.], [X.], 49, 51

Drehmomentübertragungseinrichtung). Solche Verallgemeinerungen sind vornehmlich dann zugelassen worden, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels, die zusammengenommen, aber auch für sich be-trachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind, nur eines oder nur ein-zelne in den Patentanspruch aufgenommen werden (ständige Rechtsprechung seit [X.] 110, 123, 126

[X.]; zuletzt [X.]eil vom 30. August 2011

X
ZR
12/10, juris, Rn.
30). Als zulässig ist jedoch

jedenfalls in der älteren Rechtsprechung

auch die Verallgemeinerung einer chemischen Verbindung angesehen worden ([X.]eil vom 18.
Dezember
1975

X
ZR
51/72, [X.] 66, 17, 30

[X.]). Die Grenze des [X.] ist jedoch überschritten, wenn mit der Abstraktion auf eine als solche nicht genannte oder für den [X.] ohne Weiteres erkennbare Eigenschaft abgehoben wird. Für die [X.] gilt jedenfalls kein weiterer Maßstab. Hierfür reicht daher nicht schon der Umstand aus, dass sich beim Nacharbeiten der [X.] eines Ausführungsbeispiels dieses Merkmal ergibt.
So liegt der Fall hier. Die [X.] ist in der [X.].1 und in der [X.].2 nicht genannt, und sie war auch nicht ohne Weiteres zu erkennen. Damit kann die [X.] nicht in prioritätsbegründender Weise auf diese Eigenschaft und damit auf ein Unterscheidungskriterium für die Auswahl zur Erzielung des erfin-dungsgemäßen Erfolgs geeigneter Zusammensetzungen abstellen, das die [X.] nicht offenbaren, geschweige denn als zur
Erfindung gehö-rend benennen.
Somit ist die Priorität der [X.].1 und der [X.].2 nicht wirksam in Anspruch genommen und der [X.] kommt nur der Zeitrang ihres Anmeldetags zu, der nach dem für das Streitpatent wirksam in Anspruch genommenen [X.] liegt. Die [X.] ist damit nicht als ältere, nachveröffentlichte Anmeldung bei der Neu-33
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heitsprüfung zu berücksichtigen und rechnet nicht nach Art.
54 Abs.
3 EPÜ zum Stand der Technik.
3.
Schließlich wird Patentanspruch 1 des [X.] auch nicht durch die Kodak-[X.] "[X.] Gold

Thermal Plates" vorweggenommen oder nahegelegt. Diese beschreibt zwar Druckplatten, deren UV-Empfindlichkeit in gewissem Umfang herabgesetzt sein mag, wie auch der gerichtliche Sach-verständige bestätigt hat. Jedoch erreichte
die Unempfindlichkeit nicht ein der-artiges Ausmaß, dass ein Einsatz zum Beispiel unter Tageslichteinwirkung und ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen möglich gewesen wäre. Das kommt auch in der Spezifikation zum Ausdruck, in der es heißt: "For manual handling and platesetter loading, operate in yellow safelight."
4.
Der weitere Stand der Technik kommt dem Gegenstand des [X.] nicht näher. Die [X.] betrifft nicht die Beschichtung von [X.], sondern Filme für die [X.]. Der Einsatz
des dort be-schriebenen Systems unterscheidet sich grundlegend vom Einsatz als lithogra-phische Druckplatte. Es ist nicht ersichtlich, was die Übertragung der Lehre der [X.] auf lithographische Druckplatten nahegelegt haben sollte. Im Übrigen trifft die Begründung, die das Patentgericht für die Rechtsbeständigkeit des [X.] nach Hilfsantrag
II gegeben hat, auch für den Gegenstand des Patentanspruchs 1 in seiner erteilten Fassung zu.
IV.
Wenn der Kläger mit einem der geltend gemachten Nichtigkeitsgrün-de Erfolg hatte, sind auf die Berufung des Beklagten auch die weiteren, in erster Instanz vom Kläger geltend gemachten, vom Patentgericht aber nicht für durch-greifend erachteten Angriffsmittel Verfahrensgegenstand, ohne dass es deren ausdrücklicher erneuter Geltendmachung, etwa im Weg der Anschlussberu-fung, bedarf (vgl. zum Berufungsverfahren früheren Rechts nach der Zivilpro-zessordnung [X.],
[X.]eil vom 25.
November
2003

X
ZR
159/00, [X.], 532

Nassreinigung). Dies gilt auch für weitere Nichtigkeitsgründe, hier den [X.] der mangelhaften [X.]. Insoweit haben sich jedoch 35
36
37
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17
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im Berufungsverfahren keine Gesichtspunkte ergeben, die das vom [X.] hierzu gefundene Ergebnis in Frage stellen könnten.
V.
Die Kostenentscheidung beruht auf §
121 Abs.
2 [X.] und §
91 Abs.
1 ZPO.
Meier-Beck
[X.]

[X.]

Grabinski

Schuster

Vorinstanz:
[X.], Entscheidung vom 10.12.2009 -
3 Ni 24/08 ([X.]) -

38