Bundespatentgericht, Beschluss vom 18.09.2012, Az. 24 W (pat) 531/10

Mit Beschluss vom 25. Mai 2010 hat die Markenstelle für Klasse 3 [X.] durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes der international registrierten Wortmarke [X.] 877 942

[X.] - N - [X.]

für die Waren

„Klasse 3: cosmetics“

den Schutz für die [X.] versagt. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Marke bestehe ausschließlich aus einer nicht unterscheidungskräftigen und freihaltebedürftigen Angabe. Das schutzsuchende Zeichen setze sich aus dem [X.] „[X.]“ für „Balance, Ausgeglichenheit und Ausgleich“ und dem [X.] Begriff für „aufhellen“, „[X.]“, zusammen. Beide Wortbestandteile würden, wie die Markenstelle unter Verweis auf verschiedene, zur Akte gereichte Belege dargelegt hat, in der Kosmetikbranche als Hinweise auf ausgleichende Eigenschaften sowie im Sinne von „aufhellen“ verwendet. Zumindest vom angesprochenen [X.] für Kosmetikprodukte, der hierzu über hinreichende Kenntnisse der [X.] Fachsprache verfüge, werde er auch so verstanden. Der Buchstabe „N“ stelle, umrahmt von zwei Wörtern und von Mittelstrichen, ein gängiges Verbindungselement dar, das in diesem Kontext als werbeübliche Verkürzung des Wortes „und“ verstanden werde. Bei den angesprochenen [X.] werde die Angabe „[X.] - N - [X.]“ im Zusammenhang mit den beanspruchten Kosmetikprodukten in ihrer Gesamtheit daher lediglich als beschreibender Sachhinweis darauf aufgefasst, dass diese Produkte ausgleichende und aufhellende Wirkung hätten.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Markeninhaberin mit ihrer Beschwerde. Sie wendet ein, die von der Markenstelle zur Akte gereichten Internetauszüge ließen lediglich eine Aussage darüber zu, dass sich die beiden Wortbestandteile „[X.]“ und „[X.]“ in Zusammenhang mit Worten setzen ließen, die ihrerseits beschreibend auf den Bereich der Kosmetika hinwiesen. Auch der inländische [X.] für Kosmetika werde „[X.] - N - [X.]“ nicht ohne weiteres als „ausgleichen und aufhellen“ verstehen. Der Buchstabe „n“ könne unterschiedliche Bedeutungen haben. Er werde als Verbindungselement zwischen zwei Worten nicht nur mit der Bedeutung „und“ verwendet, sondern könne im [X.] auch die Endung –„ing“ abkürzen und die Bedeutung „in“ oder „im“ haben. Daher könnten der schutzsuchenden Wortkombination auch die Bedeutungen „[X.] IN [X.]“ oder „[X.] [X.]“ zukommen. Der Verkehr könne mit ihr zudem das [X.] Seebad „[X.]“ assoziieren. Das Zeichen weise eine schutzbegründende Mehrdeutigkeit auf. Die Annahme, dass es für die Schutzfähigkeit einer Marke allein auf das Verständnis des angesprochenen [X.]s ankommen könne, treffe nicht zu und lasse sich insbesondere den Entscheidungen des Gerichtshofs der [X.] [X.] [X.], 411ff., Rn. 45 - Matratzen [X.]/[X.] und [X.] GRUR 1999, 723, 726, Rn. 29 - [X.] nicht entnehmen. Bei Zeichen, die für Massenartikel wie Kosmetikprodukte beansprucht würden und sich an breite Verkehrskreise richteten, sei es nicht zulässig, zur Beurteilung ihrer markenrechtlichen Schutzfähigkeit allein auf das Verständnis der angesprochenen [X.] abzustellen. Schließlich verweist die Markeninhaberin darauf, dass der internationalen Registrierung [X.] 847058 „BRONZE - N - [X.]“ in [X.] ebenfalls Schutz gewährt worden sei.

Die Markeninhaberin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 3 [X.] des [X.] vom 25. Mai 2010 aufzuheben.

Ergänzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen. Zusammen mit einem gerichtlichen Hinweis hat der Senat der Markeninhaberin mit Gelegenheit zur Stellungnahme vorab verschiedene Ausdrucke inländischer Internetseiten als Beleg für die Verwendung von Ausdrücken im Inland übersandt, in denen der Buchstabe „-N-“ als Bindeglied zwischen zwei Worten benutzt wird.

Die gem. §§ 66 Abs. 1, 2, 64 Abs. 1 S. 1 [X.] zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Zu Recht und mit zutreffender Begründung hat die Markenstelle für Klasse 3 [X.] der für die Waren „cosmetics“ beanspruchten Wortmarke „[X.] - N - [X.]“ den Schutz für die [X.] verweigert, §§ 119, 124, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] i. V. m. Art.5 PMMA, Art. 6 quinquies B PVÜ.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren dienen können. Diese auf Art. 3 Abs. 1 Buchst. [X.] [X.] beruhende Vorschrift verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass beschreibende Zeichen und Angaben von jedermann, insbesondere von den Mitbewerbern der Markeninhaberin, frei verwendet werden können (st. Rspr. d. [X.], vgl. z. B. [X.] GRUR 1999, 723, Rn. 25 - [X.]; [X.], 514, Rn. 73 - Linde, [X.]; [X.], 674, Rn. 54, 55 - Postkantoor; [X.], 233, Rn. 62 - Standbeutel; [X.], 503, Rn. 23 - adidas/[X.] Mode u. a.; [X.] [X.] 2007, 204, Rn. 75 - [X.]ELLTE[X.]H; [X.] GRUR Int. 2010, 503, Rn. 34 - [X.]; [X.] GRUR Int. 2011, 400, Rn. 37 - Zahl 1000; vgl. auch BGH [X.], 850, 856, Rn. 35 - [X.]). Die in § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] aufgeführten, beschreibenden Zeichen sind vom Schutz deshalb ausgeschlossen, weil ihrer Monopolisierung einem berechtigten Bedürfnis der Allgemeinheit an ihrer ungehinderten Verwendbarkeit widerspricht ([X.], [X.]/[X.], [X.], 10. Aufl. 2011, Rn. 265 zu § 8). Dieses Allgemeininteresse wird bereits durch die bloße potenzielle Beeinträchtigung der wettbewerblichen Grundfreiheiten tangiert (vgl. [X.] GRUR 2005, 127, 129; [X.], 338, 340 - Etikett; [X.], 1017, 1019 - Bonbonform).

und/oder den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher“ (vgl. [X.] [X.], 411, Rn. 24 - Matratzen [X.]/[X.] im [X.] an [X.] GRUR 1999, 723, Rn. 29 - [X.]; [X.] [X.], 682, Rn. 23-25 – [X.]; Ströbele, Ströbele/[X.], a. a. [X.], Rn. 393 zu § 8). Mithin kann auch das Verständnis der am Handel beteiligten Fachkreise allein von ausschlaggebender Bedeutung sein (vgl. Ströbele, Ströbele/[X.], a. a. [X.], Rn. 393 zu § 8; Ströbele [X.] 2006, 433, 435; BPatG [X.] 2007, 527, 529 f. - Rapido).

Entgegen der von der Markeninhaberin geäußerten Auffassung kommt es dabei auf die absolute Größe des durch die Markenanmeldung angesprochenen [X.] inländischer Fachleute ebenso wenig an (vgl. [X.] [X.], 674, Rn. 58 - Postkantoor; [X.], 534, Rn. 25-31 - [X.]; [X.], [X.]/[X.], a. a. [X.], Rn. 396 zu § 8; [X.], [X.] 2006, 433 - 435) wie auf dessen Größe in Relation zur Anzahl der durch das Zeichen zusätzlich angesprochenen Endverbraucher.

Die von der Markeninhaberin benannte Entscheidung des Gerichts der [X.] vom 12. März 2008 ([X.], BeckRS 2010, 91890- [X.]) deutet auf Unterschiede in der Rechtsanwendung des Gemeinschaftsmarkenrechts im Vergleich zum harmonisierten nationalen Markenrecht hin. Sie entfaltet für den Senat jedoch keine Bindungswirkung und gibt keinen Anlass, von der dargestellten gefestigten Rechtsprechung des Gerichtshofs der [X.] dazu abzuweichen, dass auch das Verständnis der am Handel beteiligten Fachkreise für die Frage der markenrechtlichen Schutzfähigkeit eines Zeichens allein von ausschlaggebender Bedeutung sein kann.

In diesem Punkt folgte der Gerichtshof der [X.] Generalanwalt [X.], der an mehreren Stellen seiner Schlussanträge ausdrücklich neben den „[X.]“ die „Händler“ als in diesem Zusammenhang maßgebliche beteiligte Verkehrskreise bezeichnet hat, wobei er insbesondere auf den zwischenstaatlichen Handel und das in diesem Bereich zu berücksichtigende Allgemeininteresse abgestellt hat (vgl. Rn 45, 46, 47, 50 und 57 der Schlussanträge vom 24.11.2005 in dieser [X.]-Rechtssache [X.]-421/04). Diese Überlegungen tragen dem im 2. Erwägungsgrund der Markenrichtlinie hervorgehobenen Grundprinzip Rechnung, wonach das vordringliche Anliegen des harmonisierten [X.] Markenrechts darin besteht, den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr innerhalb des Systems eines unverfälschten [X.] zu gewährleisten (vgl. näher [X.], [X.]/[X.], a. a. [X.], Rn. 394 zu § 8).

Die hier schutzsuchende Wortfolge „[X.] - N - [X.]“ richtet sich an die an Kosmetikprodukten interessierten Endverbraucher ebenso wie an den am Handel mit diesen Produkten beteiligten [X.]. In dieser Branche gehört die Welthandelssprache [X.] im Inland zu denjenigen Fremdsprachen, derer sich die international agierende Fachwelt und die fachspezifisch orientierte Werbebranche erfahrungsgemäß besonders häufig bedienen.

Mit „[X.]“ i. S. v. „ausgleichen“ und „[X.]“ i. S. v. „aufhellen“ (vgl. [X.] [X.], Neubearbeitung 2004, [X.], 92) kombiniert die schutzsuchende Wortfolge zwei Verben der [X.] Sprache miteinander, die jeweils als Bestimmungsangabe für die in Klasse 3 beanspruchten Kosmetikartikel dienen können.

Beide Ausdrücke gehören zu dem in der Kosmetikbranche häufig verwendeten Fachvokabular. So sind im Handel Seren, Lotionen und [X.]remes zur Aufhellung geröteter Haut und zur Reduktion von Hyperpigmentierung, Sonnenschäden und so genannter Altersflecken erhältlich, die Unterschiede in der Pigmentierung der Haut ausgleichen sollen. Auf die aufhellende Eigenschaft dieser Produkte können ihre Hersteller mit dem [X.] Wort „[X.]“ hinweisen: So bewirbt die Markeninhaberin auf ihrer Internetseite http://www.laurageller.com/store/face-foundations-and-powders/products/[X.] - N - [X.]-baked-color-correcting-foundation mit „[X.] - N - [X.]“ eine Grundierung zur Farbkorrektur „für ein makelloses Finish“.

Der Begriff „[X.]“, dessen Bedeutung sich nicht nur der [X.], sondern auch der inländische Durchschnittsverbraucher durch die Nähe zum [X.] Wort „Balance“ leicht zu erschließen vermag, spielt in der Kosmetikbranche nicht zuletzt deshalb eine herausragende Rolle, weil die Vorstellung von Schönheit traditionell eng mit äußerlicher Symmetrie einerseits und dem Erreichen eines inneren Gleichgewichts andererseits verknüpft wird.

Dass es auch im Inland üblich ist, den Buchstaben „N“ zur Verbindung zweier englischsprachiger Begriffe zu verwenden, belegen die der Markeninhaberin vorab übersandten Nachweise zur Benutzung von Wortkombinationen wie „[X.]ASH-N-GO“; „beans-n-bites“; „Rack n Roll“, „book-n-drive“ „rock ’n pop“ oder „Arts’n’Boards“. Dass dem Buchstaben „N“ in dieser Funktion die Bedeutung „und“ zukommen kann, stellt die Markeninhaberin nicht in Abrede. Einen entsprechenden lexikalischen Nachweis enthält beispielsweise eine ältere Auflage der [X.] [X.] (17. Aufl. 1973, [X.], [X.]) für die Wortkombination „[X.]“: „[X.], [[X.] „wiegen und rollen], [X.] (…)“.

Aus dem Vortrag der Markeninhaberin, nach welchem dem Buchstaben „N“ als Verbindungselement zweier Worte noch weitere Bedeutungen zukommen können, lässt sich keine schutzbegründende Mehrdeutigkeit der beanspruchten Wortkombination „[X.] - N - [X.]“ ableiten. In rechtlicher Hinsicht ist es nicht erforderlich, dass der Verkehr die Bezeichnung in allen Bedeutungsmöglichkeiten als sachbezogenen Begriff wahrnimmt. Ein Zeichen ist nämlich bereits dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es auch nur in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (vgl. [X.] [X.] 2003, 450 - [X.]; [X.] [X.] 2004, 111, 115 - [X.]/[X.]ampina Melkunie).

Auch auf die Frage der Neuheit einer Wort- oder Markenneubildung kommt es nicht an; die Feststellung der Unterscheidungskraft einer Marke erfolgt im Wege einer Prognose unabhängig von einer Benutzung (vgl. [X.],  [X.]/[X.], a. a. [X.], Rn. 139 zu § 8 m. w. N.).

Angesichts dessen wird zumindest der mit den hier beanspruchten Kosmetikprodukten angesprochene [X.] das schutzsuchende Zeichen als sachlichen Hinweis auf die mit einem Kosmetikprodukt verbundenen Eigenschaften i. S. v. „aufhellen und ausgleichen“ verstehen. Auch Mitbewerbern der Markeninhaberin muss es mithin möglich bleiben, die schutzsuchende Wortkombination als beschreibende Sachangabe zur Anpreisung ihrer Konkurrenzprodukte im Inland zu verwenden. Einer Schutzrechtserstreckung von „[X.] - N - [X.]“ auf das Gebiet der [X.] steht daher ein Freihaltebedürfnis i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] entgegen, §§ 119, 124, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] i. V. m. Art. 5 PMMA, Art. 6 quinquies B PVÜ.

Aus der Schutzgewährung für andere - ihrer Ansicht nach vergleichbare - Marken vermag die Markeninhaberin keinen Anspruch auf Registrierung im vorliegenden Fall herzuleiten. Voreintragungen - selbst identischer Marken - führen weder für sich genommen, noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung zu befinden haben. Denn die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke stellt keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage dar. Die Schutzfähigkeit einer Marke ist bezogen auf den konkreten Einzelfall ausschließlich anhand der gesetzlichen Bestimmungen zu prüfen; einer vorgängigen Amtspraxis (des [X.] oder eines ausländischen Markenamts) kommt daher keine entscheidende Bedeutung zu (st. Rspr.; vgl. z. B. [X.] [X.], 428, Nr. 63 - [X.]; [X.], 674, Nr. 43, 44 - Postkantoor GRUR 2009, 676 Nr. 19 - S[X.]HWABENPOST u. a.; [X.] 2009, 478, Nr. 57 - American [X.]lothing; [X.] 1998, 248 - Today; [X.], 1093, Nr. 18 - [X.]; [X.], 33 - Papaya; [X.], 425 - VOLKSFLAT).

Aus diesen Gründen war die Beschwerde zurückzuweisen.