Bundespatentgericht, Beschluss vom 18.03.2020, Az. 29 W (pat) 558/18

Das Wortzeichen

finden statt suchen

ist am 22. Juni 2018 unter der Nummer 30 2018 015 290.9 zur Eintragung als Marke in das beim [X.] ([X.]) geführte Register für nachfolgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 9: Computersoftware [gespeichert oder herunterladbar]; [X.], nämlich Anwendungen für Smartphones, [X.], [X.] und sonstige mobile oder stationäre IT-Geräte [herunterladbar]; CD-ROMs; Datenbanken oder über das [X.] gelieferte Veröffentlichungen [herunterladbar]; optoelektronische gespeicherte und lesbare Verzeichnisse auf CD-ROM; Computer-Hardware; Apparate zum Empfang, zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten;

Klasse 16: Papier; Pappe [Karton]; Papier- und Schreibwaren sowie Lehr- und Unterrichtsmittel; Druckereierzeugnisse; gedruckte Telefonbücher und -verzeichnisse; gedruckte Informations- und Auskunftsverzeichnisse; Buchbinderartikel;

Klasse 35: Werbung; Werbung in bzw. für elektronische und gedruckte Telefonbücher, Telefon- und [X.], Informations- und Auskunftsverzeichnisse; Zusammenstellung von Verzeichnissen zur Veröffentlichung im [X.] [Büroarbeiten]; Unternehmensverwaltung; Geschäftsführung; Zusammenstellen, Systematisieren und Pflege von Daten und Informationen in Computerdatenbanken; Büroarbeiten; Zusammenstellen von Daten in Computerdatenbanken; Veröffentlichung und Herausgabe von [X.] für Werbezwecke;

Klasse 38: Telekommunikation; mobile und IP-basierte Telekommunikationsdienste; elektronische Übermittlung von Information [einschließlich Webseiten] und anderen Daten; Bereitstellung des Zugriffs auf Datenbanken und Informationen über ein globales Computernetz; Bereitstellung des Zugriffs auf Datenbanken, insbesondere auch im [X.];

[X.]: Unterhaltung; [X.] elektronischer Veröffentlichungen [nicht herunterladbar]; Bereitstellung elektronischer Veröffentlichungen [nicht herunterladbar] über IP-basierte oder mobile Kommunikationsdienste; Veröffentlichung und Herausgabe von [X.] [ausgenommen für Werbezwecke] auch gespeichert auf analogen und digitalen Datenträgern und Smartphone-Applikationen [[X.]]

Klasse 42: Programmierung und Design von Webseiten im [X.]; Bereitstellen von Suchmaschinen im [X.] und über andere IP-basierte oder mobile Kommunikationsdienste; Speicherung von Daten in Computerdatenbanken; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; elektronische Speicherung von Daten für Dritte; Erstellen und Wartung von Software, insbesondere Datenbanksoftware; Bereitstellung von [X.] [nicht herunterladbar]; IT-Dienstleistungen; Software as a Service [SaaS].

Mit Beschluss vom 15. Oktober 2018 hat die Markenstelle für Klasse 35 des [X.] die Anmeldung gemäß §§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 37 Abs. 1 [X.] wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, bei dem angemeldeten Zeichen handle es sich um eine sprachüblich gebildete und im Verkehr völlig gebräuchliche Wortfolge, die von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres im Sinne einer sinnvollen Sachaussage verstanden werde. In Verbindung mit den so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen werde die angemeldete Wortfolge – auch soweit es sich nicht um eine unmittelbar beschreibende Sachangabe handle – dahingehend verstanden, dass der angesprochene Verkehr mit Hilfe dieser Waren und Dienstleistungen dazu in die Lage versetzt werde, z.B. Informationen und Daten auf einen Blick und möglichst unkompliziert zu finden, anstatt lange danach suchen zu müssen. Damit weise das angemeldete Zeichen lediglich werblich anpreisend auf das Motto, Thema bzw. das Ziel und/oder den Zweck der Waren und Dienstleistungen hin. Es handle sich um einen werbeüblich gebildeten Slogan, welcher die Aufmerksamkeit und den [X.] der angesprochenen Verkehrskreise fördere.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des [X.] vom 15. Oktober 2018 aufzuheben.

Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, das angemeldete Zeichen lasse im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen keinen ausschließlich beschreibenden Sinngehalt erkennen. Die von der Markenstelle angenommene Bedeutung setze einen erheblichen Interpretationsaufwand voraus. Ein ausschließlich beschreibender Inhalt des Slogans bzw. des angemeldeten Zeichens sei aufgrund des fehlenden Sachbezugs der Aussage und der Mehrdeutigkeit der Wortfolge nicht zu erkennen. Das angemeldete Zeichen sei weder eine bloße Anpreisung oder Werbeaussage allgemeiner Art noch eine übliche Redewendung, sondern besitze in grammatikalischer und inhaltlicher Hinsicht eine gewisse Eigenart und unterscheide sich von vergleichbaren Werbeaussagen. Es besage inhaltlich das Gegenteil des bekannten biblischen Spruches „suchet, so werdet ihr finden“, der zuerst ein Suchen und dann ein Finden beschreibt. Das Argument der Markenstelle, der angesprochene Verkehr verstehe den Slogan dahingehend, dass er mit Hilfe der mit dem angemeldeten Zeichen beworbenen bzw. gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen dazu in die Lage versetzt werde, z. B. Informationen und Daten auf einen Blick und möglichst unkompliziert zu finden, anstatt lange danach suchen zu müssen, spreche für eine Interpretationsbedürftigkeit des angemeldeten Zeichens. Aufgrund dieser Interpretationsbedürftigkeit sowie seiner Kürze, Originalität und Prägnanz weise das Zeichen Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] auf. Es bestehe aus diesen Gründen auch kein Freihaltebedürfnis. Die Beschwerdeführerin verweist zudem auf eine Mehrzahl von Voreintragungen sowie Vorentscheidungen.

In der mündlichen Verhandlung vom 9. Oktober 2019 hat der [X.] dargelegt, dass er das Anmeldezeichen für einige wenige Waren und Dienstleistungen für schutzfähig erachte. Zur Klarstellung einer unklaren Fassung des Verzeichnisses in Klasse 35 wurde der Übergang ins schriftliche Verfahren beschlossen.

Nach einem erneuten [X.] hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 28. November 2019, eingegangen am selben Tag, auf einen Teil der ursprünglich beanspruchten Waren und Dienstleistungen verzichtet. Sie verfolgt ihr [X.] nur noch in Bezug auf folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 16: Papier; Pappe [Karton]; Buchbindeartikel;

Klasse 35: Werbung in elektronischen und gedruckten Telefonbüchern; Unternehmensverwaltung; Geschäftsführung;

[X.]: Unterhaltung.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die nach §§ 64 Abs. 6, 66 [X.] zulässige Beschwerde hat nach Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses durch die Beschwerdeführerin in der Sache Erfolg, da der Eintragung des angemeldeten Zeichens für die verbleibenden Waren und Dienstleistungen keine absoluten Schutzhindernisse entgegenstehen. Insoweit fehlt es dem Zeichen weder an der erforderlichen Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] noch handelt es sich um eine freihaltebedürftige Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.]. Der angegriffene Beschluss war daher aufzuheben.

1. Das angemeldete Zeichen weist insbesondere die erforderliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] auf.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet ([X.] [X.] 2012, 304 Rn. 23 – Smart Technologies/[X.] [[X.] DAS [X.]]; [X.] 2010, 228 Rn. 33 – [X.]/ [X.] [Vorsprung durch Technik]; [X.], 608 Rn. 66 f. – [X.]; [X.], 932 Rn. 7 – #darferdas?; [X.] 2018, 301 Rn. 11 – [X.]; [X.] 2016, 934 Rn. 9 – [X.]; [X.] 2015, 173 Rn. 15 – for you; [X.] 2013, 731 Rn. 11 – [X.]; [X.] 2012, 1143 Rn. 7 – [X.]). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten ([X.] a. a. [X.] – [X.]/ [X.] [Vorsprung durch Technik]; [X.] – #darferdas?; a. a. [X.] – [X.]). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden ([X.] – [X.]; a. a. [X.] – [X.]). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen ([X.] [X.] 2004, 428 Rn. 53 – [X.]; [X.] Rn. 15 – [X.]; a. a. [X.] Rn. 10 – [X.]; a. a. [X.] Rn. 16 – for you; [X.] [X.] 2001, 1151 – marktfrisch).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt ([X.] [X.] 2013, 1143 Rn. 15 – [X.] werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist ([X.] [X.] 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/[X.]; [X.] 2004, 943 Rn. 24 – [X.] 2; [X.] WRP 2014, 449 Rn. 11 – grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen ([X.] [X.] 2004, 674, Rn. 86 – Postkantoor; [X.] [X.] 2012, 1143 Rn. 9 – [X.]; [X.] 2012, 270 Rn. 11 – Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der [X.] oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden ([X.] [X.] 2016, 934 Rn. 12 – [X.]; [X.] 2014, 872 Rn. 21 – [X.]; [X.] 2014, 569 Rn. 26 – [X.]; [X.] 2012, 1143 Rn. 9 – [X.]; [X.] 2012, 270 Rn. 11 – Link economy; [X.] 2010, 640 Rn. 13 – hey!; [X.] 2009, 952 Rn. 10 – [X.]). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen ([X.] [X.] 2014, 1204 Rn. 16 – [X.]; a. a. [X.] Rn. 16 – [X.]; a. a. [X.] Rn. 23 – TOOOR!).

An die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen und Slogans sind keine strengeren Maßstäbe anzulegen als bei sonstigen Wortzeichen ([X.] [X.] Int. 2012, 914 Rn. 25 – Smart/[X.] [[X.] DAS [X.]]; a.a.[X.] Rn. 36 – [X.]/[X.] [Vorsprung durch Technik]; [X.] 2004, 1027, Rn. 33 und 34 – [X.] [Das Prinzip der Bequemlichkeit]; [X.] [X.] 2014, 872 Rn. 14 – [X.]; [X.] 2014, 565 Rn. 14 – smartbook). Nicht gerechtfertigt ist es daher, das Kriterium der Unterscheidungskraft zu ersetzen oder von ihm abzuweichen, etwa dergestalt, dass die sloganartige Wortfolge phantasievoll sein und ein begriffliches Spannungsfeld, das einen Überraschungs- und damit Merkeffekt zur Folge habe, aufweisen müsse (vgl. [X.] a.a.[X.] Rn. 38 und 39 – [X.]/ [X.] [Vorsprung durch Technik]; a.a.[X.] Rn. 31 und 32 – [X.] [Das Prinzip der Bequemlichkeit]; [X.] [X.] 2002, 1070, 1071 – Bar jeder Vernunft). Gleichwohl werden Wortmarken in Form von Werbeslogans vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen wie andere Markenkategorien. Insoweit ist bei Slogans, die eine im Vordergrund stehende Werbefunktion ausüben, dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Durchschnittsverbraucher aus solchen Slogans gewöhnlich nicht auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen schließen. Wortfolgen, die nach Art eines Slogans gebildet sind, wird der Verkehr daher als eine Beschreibung oder Anpreisung des Inhalts oder Gegenstands entsprechender Waren und Dienstleistungen auffassen (vgl. [X.] a.a.[X.] Rn. 35 – [X.] [Das Prinzip der Bequemlichkeit]; [X.] [X.] 2000, 882, 883 – Bücher für eine bessere Welt; [X.] [X.] 2002, 1070, 1071 – Bar jeder Vernunft). Demgegenüber können Indizien für die Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis – auch wenn sie keine notwendige Voraussetzung für die Feststellung der Unterscheidungskraft darstellen – die Kürze, eine gewisse Originalität sowie die Prägnanz einer Wortfolge sein. Auch die Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit einer Wortfolge kann einen Anhaltspunkt für eine hinreichende Unterscheidungskraft bieten ([X.] a.a.[X.] Rn. 47 – [X.]/ [X.] [Vorsprung durch Technik]; [X.] [X.] 2013, 552 Rn. 9 – [X.] schönste Seiten). Dabei dürfen die Anforderungen an die Eigenart im Rahmen der Bewertung nicht überspannt werden. Auch einer für sich genommen eher einfachen Aussage kann nicht von vornherein die Eignung zur [X.] abgesprochen werden (vgl. [X.] a.a.[X.] Rn. 25 - 30 – Smart/[X.] [[X.] DAS [X.]]; [X.] [X.] 2009, 949 Rn. 12 – [X.]). Der anpreisende Sinn einer angemeldeten Wortfolge schließt allerdings deren Eignung als Herkunftshinweis nur dann aus, wenn der Verkehr sie ausschließlich als werbliche Anpreisung versteht ([X.] [X.] 2016, 934 Rn. 23 – [X.]).

Gemessen an diesen Grundsätzen verfügt das angemeldete Zeichen bezüglich der noch verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen über das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft.

a) [X.] richten sich sowohl an den jeweiligen Fachverkehr als auch in Bezug auf die Waren der Klasse 16 und die Dienstleistungen der [X.] an den Endverbraucher.

b) Die angemeldete Wortfolge „finden statt suchen“ setzt sich aus einfachen und gebräuchlichen Wörtern der [X.] Sprache zusammen. Das Verb „finden“ bedeutet „zufällig oder suchend auf jemanden, etwas treffen, stoßen; jemanden, etwas entdecken; [durch eigene Bemühung] bekommen, erlangen, erwerben, sodass man es für längere [X.] behalten kann“ (https://www.duden.de/rechtschreibung/finden). „Suchen“ steht für „bemühen, jemanden, etwas Verlorenes, Verstecktes zu finden; sich bemühen, etwas Bestimmtes, was man braucht, zu erlangen, erwerben; bemüht sein, durch Überlegen, Nachdenken etwas herauszufinden, zu entdecken, zu erkennen“ (https://www.duden.de/rechtschreibung/suchen). Beide Wörter werden durch die Präposition „statt“ im Sinne von „anstelle“ (https://www.duden.de/rechtschreibung/statt_anstatt) verbunden. Die angesprochenen Verkehrskreise werden die unmittelbare Bedeutung der sprach- und werbeüblich gebildeten Wortfolge unbestritten ohne weiteres im Sinne von „schneller und bequemer finden“ verstehen. Dies wird durch vom [X.] recherchierte und der Anmelderin bereits übermittelte [X.] in der Werbung belegt. In der Gesamtheit hat das Anmeldezeichen damit zwar einen ohne weiteres erfassbaren, allgemeinverständlichen und auch anpreisenden Sinngehalt. Der Verkehr wird es aber weder als beschreibenden Hinweis noch ausschließlich als werbliche Anpreisung verstehen.

Ein beschreibender Zusammenhang zu den noch beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen ist – auch unter Berücksichtigung der genannten [X.] – nicht gegeben. Die Bezeichnung „finden statt suchen“ beschreibt nämlich weder unmittelbar deren Merkmale und Eigenschaften noch enthält sie einen hinreichend konkreten Sachhinweis auf die beanspruchten Dienstleistungen bzw. auf Bestimmungs- und Verwendungszweck der beanspruchten Waren.

Bei den Waren der Klasse 16 „Papier; Pappe [Karton]; Buchbindeartikel“ handelt es sich um solche, die mangels eines möglichen gedanklichen Inhalts auch nicht entsprechend beschrieben werden könnten. Zudem lässt sich nicht feststellen, dass diese Waren besondere Eigenschaften aufweisen, die ihr Finden oder das Finden anderer Dinge erleichtern würden. Insofern können diese Waren nicht gleichgesetzt werden beispielsweise mit Trennblättern, Trennstreifen oder Haftmarkern aus Papier oder Pappe, die durchaus im Hinblick auf ihre Ordnungsfunktion bzw. ihren Verwendungszweck werblich entsprechend mit „finden statt suchen“ angepriesen werden können; hierbei handelt es sich aber um „Waren aus Papier oder Pappe“, nicht jedoch um die hier beschwerdegegenständlichen Produkte.

Auch für die Dienstleistung „Werbung in gedruckten und elektronischen Telefonbüchern“ lässt sich der Wortfolge „finden statt suchen“ kein hinreichend konkreter Sachhinweis entnehmen. Zwar können beispielsweise Suchdienste oder Waren mit Ordnungsfunktion Gegenstand der vorgenannten [X.] sein. Eine Charakterisierung der Dienstleistung „Werbung“ für Dritte durch die (anpreisende) Angabe des konkreten beworbenen Produkts oder der beworbenen Dienstleistung entspricht aber nicht den Branchengewohnheiten. Denn eine Festlegung auf einen bestimmten Inhalt bzw. ein bestimmtes Thema erfolgt wegen der damit verbundenen Beschränkung in der Regel nicht ([X.] [X.] 2009, 949 Rn. 24 – [X.]; [X.], Beschluss vom 08.01.2018, 29 W (pat) 539/1 6 – [X.]; Beschluss vom 24.11.2015, 29 W (pat) 507/12 [X.]). Üblich ist vielmehr die Bezeichnung nach Art des Mediums oder der Branche, auf die sich die Werbedienstleistung bezieht. Der [X.] konnte weder feststellen, dass das um Schutz nachsuchende Zeichen einen Hinweis auf die Art des Werbemediums vermitteln würde, noch dass „finden statt suchen“ ein Sachhinweis auf eine von der Werbedienstleistung angesprochene Branche ist oder sich in irgendeiner Weise zur Bezeichnung eines Spezialbereichs der Werbung entwickelt hätte. Auch wenn vorliegend konkret „Werbung in (…) Telefonbüchern“ [für Dritte] beansprucht ist, bleibt unklar, welche Bedeutung die Wortfolge „finden statt suchen“ für den die Werbedienstleistung in Anspruch nehmenden (Fach-)Verkehr haben soll, der nicht selbst im Telefonbuch nach Werbung sucht, sondern seine Werbung darin für den Nutzer des Telefonbuchs schalten will. Dass man mit Hilfe von Telefonbüchern nach Telefonnummern sucht bzw. sie dort ggf. findet, genügt jedenfalls nicht, um aus Sicht der Kunden von [X.] eine sachliche Verbindung zwischen dem Anmeldezeichen und der angebotenen Dienstleistung herzustellen. Es bleibt lediglich bei der Assoziation bzw. Wunschvorstellung des die Werbedienstleistung in Anspruch [X.], dass der Nutzer des elektronischen oder gedruckten Telefonbuchs seine Telefonnummer schnell finden und ihn aufgrund der geschalteten Werbung beauftragen möge. Es bedürfte insoweit eines unzulässigen analytischen gedanklichen Zwischenschrittes, um einen unmittelbaren oder hinreichend engen Bezug zwischen der in Telefonbüchern erbrachten Werbedienstleistung und der Rezeption beim Telefonbuchnutzer herzustellen.

Gleiches gilt entsprechend für die Dienstleistungen „Unternehmensverwaltung; Geschäftsführung; Unterhaltung“. Auch für diese eignet sich die Wortfolge „finden statt suchen“ weder als Inhalts-, Themen- oder Branchenangabe noch als sonstiger Sachhinweis. Die [X.]srecherche hat insoweit auch keine Nachweise ergeben.

c) Dem Anmeldezeichen kann nach alledem für die noch beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen die Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis nicht abgesprochen werden.

2. Ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] ist wegen der fehlenden Eignung zur Beschreibung der beanspruchten Waren/Dienstleistungen ebenfalls nicht gegeben. Ausreichende Anhaltspunkte für eine im Anmeldezeitpunkt vernünftigerweise zu erwartende zukünftige beschreibende Verwendung sind nicht erkennbar.