Bundespatentgericht, Beschluss vom 08.12.2010, Az. 19 W (pat) 344/06

Für die am 11. Mai 2004 beim [X.] eingegangene Anmeldung ist die Erteilung des Patents am 2. Februar 2006 veröffentlicht worden. Das Patent hat die Bezeichnung

"Erzeugen eines Signals an einer Strecke für Schienenfahrzeuge".

Der geltende, erteilte (mit einer eingefügten Gliederung in [X.] versehene) Patentanspruch 1 lautet:

"1.1 Vorrichtung zum Erzeugen eines Signals an einer Strecke für Schienenfahrzeuge, wobei - die Vorrichtung ausgestaltet ist, in einem der Schienenfahrzeuge verwendet zu werden und/oder die Vorrichtung in einem der Schienenfahrzeuge (11) angeordnet ist,

1.2 - die Vorrichtung eine Magneteinrichtung aufweist, die ausgestaltet ist ein Magnetfeld zu erzeugen, wobei das Magnetfeld bei einem Vorbeifahren an einer Signaleinrichtung der Strecke das Signal erzeugen kann,

1.3 - die Magneteinrichtung einen Elektromagneten (1) aufweist, der ausgestaltet ist, zumindest einen Teil des Magnetfelds zu erzeugen,

1.4 - die Vorrichtung eine [X.] (5) zum Einschalten und/oder Ausschalten des Elektromagneten (1) aufweist, die mit dem Elektromagneten (1) verbunden ist und die ausgestaltet ist, während eines ununterbrochenen Betriebes des [X.] (11) den Elektromagneten (1) einzuschalten und/oder auszuschalten, und

1.5 - die Vorrichtung eine Steuereinrichtung (13) zur Steuerung eines Betriebes des [X.] aufweist,

1.6 wobei der Elektromagnet (1) zur Energieversorgung mit einem Energiespeicher verbunden oder verbindbar ist und

1.7 wobei die Steuereinrichtung (13) und die [X.] (5) derart ausgestaltet und miteinander verbunden sind, dass der Elektromagnet (1) während eines andauernden Betriebes des [X.] ausgeschaltet wird, wenn der Elektromagnet (1) mit elektrischer Energie aus dem Energiespeicher versorgt wird und wenn eine Fahrgeschwindigkeit des [X.] (11) Null ist."

Der geltende, erteilte Patentanspruch 5 – ebenfalls mit Gliederungsziffern versehen – lautet:

"5.1 Verfahren zum Erzeugen eines Signals an einer Strecke für Schienenfahrzeuge, wobei

5.2 - eine Magneteinrichtung, die in oder an einem der Schienenfahrzeuge (11) angeordnet ist, ein Magnetfeld erzeugt, wobei das Magnetfeld bei einem Vorbeifahren an einer Signaleinrichtung der Strecke das Signal erzeugen kann,

5.3 - die Magneteinrichtung einen Elektromagneten (1) aufweist, der derart betrieben wird, dass er zumindest einen Teil des Magnetfelds erzeugt, und

5.4 - der Elektromagnet (1) während eines ununterbrochenen Betriebes des [X.] (11) eingeschaltet und/oder ausgeschaltet wird und

5.5 - der Elektromagnet (1) während eines andauernden Betriebes des [X.] ausgeschaltet wird, wenn der Elektromagnet (1) mit elektrischer Energie aus einem in dem Schienenfahrzeug (11) angeordneten Energiespeicher versorgt wird und wenn eine Fahrgeschwindigkeit des [X.] (11) Null ist."

Gegen das Patent hat die Firma [X.] in [X.], [X.], mit Eingabe vom 26. April 2006, eingegangen im [X.] am selben Tag Einspruch erhoben. Zur Begründung hat sie fehlende Patentfähigkeit aufgrund [X.] § 21 Abs. 1 Nr. 1 geltend gemacht sowie die Ausführbarkeit nach [X.] § 21 Abs. 1 Nr. 2 bestritten.

[X.] ist der Ansicht, sie habe im [X.] anhand des, von ihr als vorveröffentlicht angesehenen Schaltplans Autom. Zugsicherung [X.] 1621 - 51 der [X.], [X.]. 320.50.252.5 vom 3.1.73, letzte Änderung 1.5.85, sowie Datenblatt für Triebwagen [X.] 1621 - 51 auf Seite 4, Absatz 2 und 3 des [X.]es zu den Merkmalen 1.1 bis 1.7 des Patentanspruchs 1 in ausreichendem Umfang in Zusammenhang mit der Neuheit Stellung genommen.

Durch den Verweis auf den sich mit der [X.] 087 [X.] auf Seite 4, letzter Absatz des [X.]es seien auch alle [X.] im Zusammenhang mit der erfinderischen Tätigkeit angesprochen worden.

Hinsichtlich des [X.] der mangelnden Ausführbarkeit habe sie im [X.] auf einen nicht auflösbaren Widerspruch in den [X.]n 1.4 und 1.7 und in der Beschreibung Absatz 0018 hingewiesen und damit die Umstände angegeben, die den Fachmann nicht in den Stand versetzten, die Lehre des Patents nachzuarbeiten.

Der Einspruch sei damit zulässig.

[X.] beantragt,

das Patent 10 2004 023 723 in vollem Umfang zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

den Einspruch als unzulässig zu verwerfen,

hilfsweise das angegriffene Patent im erteilten Umfang aufrecht zu erhalten.

Die Patentinhaberin bestreitet die Vorveröffentlichung des [X.]. Zugsicherung, a. a. [X.] und ist der Meinung, die Einsprechende hätte in Zusammenhang mit der Neuheit außerdem darlegen müssen, welche Merkmale aus dem Schaltplan bekannt seien und wo sie dort zu finden seien.

Sie hätte auch bezüglich der erfinderischen Tätigkeit zeigen müssen, wo die [X.] 1.1 bis 1.6 in der [X.] 087 enthalten seien.

Hinsichtlich des [X.] der mangelnden Ausführbarkeit meint sie unter Bezugnahme auf [X.] 1993, 439 - Tetraploide Kamille, dass vorgetragene Tatsachen einen bestimmten Tatbestand erkennen lassen müssten. Dies sei den Ausführungen der [X.] nicht zu entnehmen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

1. Die gemäß [X.] a. F. § 147 Abs. 3 Nr. 1 begründete Zuständigkeit des [X.] für die Entscheidung über den am 26. April 2006 eingelegten Einspruch besteht auch nach Aufhebung dieser Bestimmung zum 1. Juli 2006 (vgl. Art. 1 Nr. 17. u. Art. 8 des Gesetzes z. Änd. [X.]. [X.] u. d. PatKostG v. 21. Juni 2006; [X.] 2006, 225, 226, 228) nach dem allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsatz der "perpetuatio fori" fort (vgl. u. a. [X.], 184, 185 ([X.]) - Ventilsteuerung).

2. [X.] hat ihren Rechtsbehelf zwar fristgerecht erhoben ([X.] § 59 Abs. 1, Satz 1) und zulässigerweise auch auf mangelnde Patentfähigkeit beziehungsweise Ausführbarkeit als Widerrufsgründe des [X.] § 21 Abs. 1 Nr. 1 und 2 gestützt ([X.] § 59 Abs. 1 S. 3).

Den weiteren Zulässigkeitsvoraussetzungen wird der Einspruch aber nicht gerecht.

Nach [X.] § 59 Absatz 1 Satz 2 ist der Einspruch gegen ein Patent zu begründen. Nach Satz 4 dieser Vorschrift sind die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, im Einzelnen anzugeben. Darunter ist die Gesamtheit der Tatsachen zu verstehen, aus denen die von der [X.] begehrte Rechtsfolge, nämlich der Widerruf des Patents, hergeleitet wird. Die Tatsachenangaben müssen sich auf einen der in [X.] § 21 genannten Widerrufsgründe beziehen, da der Einspruch nur auf die Behauptung gestützt werden kann, dass einer dieser Gründe vorliege ([X.] § 59 Abs. 1 Satz 3).

Der [X.] hat in ständiger Rechtsprechung (vgl. u. a. [X.] 1988, 289, 290 - Messdatenregistrierung mit Hinweis auf weitere Entscheidungen) hervorgehoben, es sei keineswegs in das Belieben des [X.] gestellt, was und in welchem Umfang er zur Stützung seines Einspruchsbegehrens vortrage. Danach genüge die Begründung des Einspruchs den gesetzlichen Anforderungen nur dann, wenn sie die für die Beurteilung des behaupteten [X.] - hier: mangelnde Patentfähigkeit bzw. Ausführbarkeit - maßgeblichen Umstände so vollständig darlege, dass der Patentinhaber und insbesondere das Patentamt (hier nach [X.] a. F. § 147 Abs. 3 das [X.]) daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines [X.] ziehen könnten (vgl. [X.] - Messdatenregistrierung, mit Hinweis auf [X.] GRUR 1987, 513 - Streichgarn). Insbesondere genüge eine Einspruchsbegründung den gesetzlichen Anforderungen dann nicht, wenn sie sich nur mit Teilaspekten der patentierten Lehre befasse (vgl. [X.] 1988, 250 - Epoxidation) und sich etwa mit dem Zusammenwirken der einzelnen Bauelemente der durch das Streitpatent unter Schutz gestellten Vorrichtung nicht im Einzelnen auseinandersetze (vgl. [X.] - Messdatenregistrierung).

Für den [X.] der mangelnden Ausführbarkeit nach [X.] § 21 Abs. 1 Nr. 2 gilt das entsprechend: Auch dafür genügt es nicht, auf Lücken, Unklarheiten oder Widersprüche in den ursprünglichen Unterlagen oder der Patentschrift hinzuweisen. Vielmehr ist darzulegen, was der Fachmann in Kenntnis der Patentschrift zu leisten vermag oder nicht ([X.] 1988, 250 - Epoxidation), und warum der Fachmann nicht in der Lage sein soll, die Lehre auszuführen ([X.] 1993, 439 - Tetraploide Kamille).

2.1 Zum [X.] der mangelnden Patentfähigkeit ([X.] § 21 Abs. 1 Nr. 1):

[X.] hat die für die Beurteilung des behaupteten [X.] maßgeblichen Umstände nicht im Einzelnen so dargelegt, dass das [X.] und die Patentinhaberin abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen des [X.] ziehen können.

2.1.1 [X.] nennt im [X.] (S. 4 Abs. 2 und 3) den Schaltplan Automat. Zugsicherung a. a. [X.], und vertritt dazu die Auffassung, dieser zeige alle Merkmale 1.1 bis 1.7 des Patentanspruchs 1.

Tatsächlich weist sie aber bezüglich der [X.] nur darauf hin, dass die dort gezeigte Elektromagnete 245’, 245’’ bei einer Fahrgeschwindigkeit "0" stromlos geschaltet würden. Sie zeigt weder, auf welche Weise dort die Elektromagnete 245’, 245’’ durch eine Steuereinrichtung von einem Energiespeicher getrennt werden könnten (Merkmal 1.7), noch auf welche Weise die Elektromagneten 245’, 245’’ überhaupt geschaltet werden (Merkmal 1.4). Sie zeigt auch nicht, ob und gegebenenfalls wie die Elektromagnete 245’, 245’’ mit einem Energiespeicher verbunden sein könnten (Merkmal 1.6).

Damit hat es die Einsprechende hinsichtlich wenigstens der drei o. g. - [X.] der Erfindung darstellenden - Merkmale dem [X.] und der Patentinhaberin überlassen, die Umstände zu ermitteln, die den Vorhalt der fehlenden Neuheit gegenüber der in dem Schaltplan a. a. [X.] beschriebenen Vorrichtung rechtfertigen.

2.1.2 Zur Begründung mangelnder erfinderischer Tätigkeit weist die Einsprechende auch noch auf die [X.] 087 hin und vertritt die Meinung, dass sich die Merkmalskombination 1.1 bis 1.7 in nahe liegender Weise für den Fachmann - den sie als Ingenieur mit hoher Qualifikation ansieht - ergebe. Sie meint zwar, dass die Merkmale 1.1 bis 1.6 in der [X.] 087 offenbart seien ([X.] [X.]), zeigt jedoch nicht auf, wo sie dort zu finden sind. Auch wenn im [X.] ([X.]) auf die Beantwortung eines Prüfungsbescheids hingewiesen wird, kann dies - entgegen der Auffassung der [X.] - nicht als Nachweis für die Fundstellen der [X.] 1.1 bis 1.6 in der [X.] 087 dienen. Denn der Prüfungsbescheid vom 19. Januar 2005 (S. 2 Punkt 1) beschäftigt sich in Zusammenhang mit der [X.] 087 lediglich mit den [X.]n 1.1 bis 1.4 und die Bescheidserwiderung nimmt dazu gar nicht Stellung.

[X.] hat es - selbst wenn man ihr zugute hielte, der Verweis auf die Bescheidserwiderung und damit mittelbar auf den [X.] im [X.] würde als Nachweis gelten, wo die Merkmale 1.1 bis 1.4 in der [X.] 087 aufzufinden seien - sonach unterlassen, zu zeigen, wo die Merkmale 1.5 und 1.6 in der [X.] 087 offenbart sind.

Damit hat es die Einsprechende im Zusammenhang mit der [X.] 087 hinsichtlich zumindest der nicht nachgewiesenen Merkmale 1.5 und 1.6 und im Zusammenhang mit dem Schaltplan a. a. O hinsichtlich mindestens der nicht nachgewiesenen Merkmale 1.4, 1.6 und 1.7 dem [X.] und der Patentinhaberin überlassen, die Umstände zu ermitteln, die den Vorhalt der fehlenden erfinderischen Tätigkeit gegenüber der in der [X.] 087 und in dem Schaltplan Automat. Zugsicherung a. a. [X.], - gegebenenfalls auch in Zusammenschau - beschriebenen Vorrichtung rechtfertigen.

2.2 Zum [X.] der fehlenden deutlichen und vollständigen Offenbarung ([X.] § 21 Abs. 1 Nr. 2 [X.]):

[X.] hat auch hier zur Substantiierung des [X.] innerhalb der Einspruchsfrist so unvollständig vorgetragen, dass das [X.] und der Patentinhaber nicht ohne eigene Ermittlungen abschließende Folgerungen über das Vorliegen oder Nichtvorliegen des [X.] ziehen könnten.

2.2.1 [X.] bemängelt, dass die Merkmale 1.4 und 1.7 des Patentanspruchs 1 die Begriffe "ununterbrochener Betrieb des [X.]" und "andauernder Betrieb des [X.]" enthalten würden ([X.] S. 6 le. Abs.) und verweist dazu auf Absatz 0018 der Patentbeschreibung, der besagt, dass bei einem ununterbrochenen Betrieb eine unterbrochene Fahrt möglich sei. Dies sieht sie als ungeeignet zur Erläuterung der in den Merkmalen 1.4 und 1.7 angegebenen Begriffe "ununterbrochener Betrieb des [X.]" und "andauernder Betrieb des [X.]". Sie hat es aber dann unterlassen, darzulegen, ob und warum ein Fachmann - dem sie hohe Qualifikation abfordert ([X.], Bl. 4, Abs. 4) - nicht schon aufgrund des Wortlauts des Patentanspruchs 1 zu einem Verständnis des Patentanspruchs 1 kommt, derart, dass dessen Gegenstand ausführbar ist.

2.2.2 [X.] hat auch nicht vorgetragen, weshalb sich der Fachmann ausschließlich mit dem Absatz 0018 des Streitpatents beschäftigt, die anderen zahlreichen Textstellen, die den Begriff "Betrieb des [X.]" beinhalten, aber außer [X.] lässt. Insbesondere mit dem streitpatentgemäßen - auf den Absatz 0018 folgenden - Absatz 0019 hätte sich der [X.] ausführlich auseinandersetzen müssen. Denn dieser gibt an, dass der Betrieb des [X.] mit der Betätigung des [X.] begonnen und beendet werden kann und nimmt damit Bezug auf die in den Merkmalen 1.4 und 1.7 beanstandeten Begriffe.

Es ist eine Frage der Begründetheit des Vortrags, ob die Begriffe "ununterbrochener Betrieb des [X.]" und "andauernder Betrieb des [X.]" bzw. "andauernder Betrieb des [X.]" und "unterbrochene Fahrt des [X.]" durch den Absatz 0019 soweit hätte erläutert werden können, dass ein Fachmann die Erfindung ausführen kann. Hierzu hätte die Einsprechende aber zur Substantiierung des [X.] im [X.] vortragen müssen, auch wenn dies knapp hätte geschehen können ([X.] 1993, 439 - Tetraploide Kamille).

Der Vortrag der [X.], dass es einer Schonung des Energiespeichers nicht bedürfe, wenn das Fahrzeug und damit auch der Energiespeicher bei andauerndem Betrieb des [X.] aus dem Fahrdraht versorgt werde ([X.] S. 7 Abs. 3 i. V. m. Abs. 2), mag zwar im Hinblick auf das Verständnis des Merkmals 1.7 Fragen aufwerfen. Dass dadurch aber die Ausführbarkeit der Erfindung nicht gegeben sein soll, ist für den Senat nicht ersichtlich.

2.2.3 [X.] hat sonach im [X.] nicht dargelegt, weshalb der Fachmann - mit dessen Wissen und Können sie sich hätte auseinandersetzen müssen ([X.], [X.], 8. Aufl., Rdn. 29 zu § 21) - nicht imstande ist, die anspruchsgemäße Lehre auszuführen ([X.] 1993, 439 - Tetraploide Kamille).

Ohne eine derartige Stellungnahme überlässt es die Einsprechende aber dem [X.] und der Patentinhaberin, die für den behaupteten [X.] maßgeblichen Umstände selbst zu ermitteln um daraus abschließende Folgerungen für dessen Vorliegen oder Nichtvorliegen ziehen zu können.

3. Nachdem mit der Neufassung des § 67 [X.] vom 21. Juni 2006, in [X.] getreten am 1. Juli 2006, nunmehr in Abs. 1 Nr. 2b neben der in § 61 [X.] genannten Art der Entscheidung im Einspruchsverfahren durch Aufrechterhaltung oder Widerruf die bloße Verwerfung des Einspruchs als unzulässig als weitere Art der Entscheidung zu entnehmen ist, befindet der Senat nicht mehr über die Aufrechterhaltung des Patents (abweichend von den Beschlüssen des 19. Senats 19 W (pat) 706/03, [X.] 2004, 198 und des 20. Senats 20 W (pat) 344/02, [X.], 357).