Bundespatentgericht, Beschluss vom 25.11.2013, Az. 15 W (pat) 2/09

Auf die am 3. Juni 2005 eingereichte Patentanmeldung hat das [[X.].] das Patent 10 2005 025 674 mit der Bezeichnung

„[[X.].]-Derivate und deren Anwendungen in optischen Aufzeichnungsmedien“

erteilt. Der Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 15. März 2007.

Nach Prüfung des dagegen eingelegten [X.]inspruchs hat die [[X.].] das Patent in der Anhörung am 18. September 2008 wegen mangelnder Ausführbarkeit widerrufen. Dem Widerrufsbeschluss lagen die drei Patentansprüche in der erteilten Fassung mit folgendem Wortlaut zugrunde:

In dem Beschluss ist ausgeführt, der [[X.].] sei mangels [X.] einer nacharbeitbaren Lehre bezüglich des Verfahrens zur [X.]erstellung der chemischen Bindung zwischen den substituierten oder unsubstituierten Ferrocenen und [[X.].] über Brücken mit einer [[X.].] nicht ausführbar. Die Neuheit und erfinderische Tätigkeit der beanspruchten Verbindungen gegenüber den Druckschriften [[X.].] (1) und [[X.].] [[X.].] (2) konnten deshalb nicht beurteilt werden.

Weitere im [X.]inspruchsverfahren vorgebrachte Druckschriften, Dokumente und sonstige Unterlagen sind:

(3) Analysenreport vom 31. Mai 2007

(4) „[X.]PLC and UV/[[X.].] Analytics of the example 3 in the Tsai Patent“, 11. Mai 2007

(5) [[X.].] [[X.].]. [[X.].] (2004) 1727-1736

(6) [[X.].] 4 (2002) 851-858

(7) [[X.].] 26 (1993) 1936-1940

(8) CD-ROM Professionals CD recordable [X.]andbook, (1996) 173-190

(9) Zirkularbrief von [[X.].]., (1.10.2001)

(10) [[X.].]. Allg. Chemie 628 (2002) 209-216

(11) Analysenreport betreffend [[X.].]/3

(12) Analysenreport betreffend BAJ-4241/2

(13) Pretsch et al. Tabellen zur Strukturaufklärung …, [[X.].] 1976, Seiten [[X.].], [[X.].], [[X.].] und [[X.].], [[X.].], [[X.].], I 185

(14) zivilrechtlicher Antrag vom 26. 7.2007

([[X.].]) [[X.].] Übersetzung von (14)

(15) zivilrechtliche [[X.].] vom 13.9.2005 der/des Patentinhaber(in)s

(15A) beglaubigte [[X.].] Übersetzung von (15)

(16) einstweilige Verfügung des Amts/Bezirksgerichts [[X.].] vom 11.6.2003

(16A) [[X.].] Übersetzung von (16) – beglaubigte Fassung wird nachgereicht

(17) [[X.].] „….“ vom 7. 4. 2005

(18) Irgaphor Ultragreen M[X.] Broschüre

(19) bis (21) eidesstattliche Versicherungen

Gegen die [X.]ntscheidung der [[X.].] über den Widerruf des Patents hat der Patentinhaber mit Schriftsatz vom 26. November 2008 Beschwerde eingelegt und mit Schriftsatz vom 22. Juli 2009 beantragt, den Beschluss des [[X.].] vom 18. September 2008 aufzuheben und das Patent in unverändertem Umfang aufrechtzuerhalten, hilfsweise eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

Der Patentinhaber und Beschwerdeführer nimmt in seiner Beschwerde auf weitere Dokumente und Druckschriften (22) bis (28) Bezug:

(22) Science 267 (1995) 1969-1972

(23) [[X.].], [[X.].]: „[[X.].]“, [[X.].]  & Sons, Ltd. [[X.].] 2005, [[X.].]-148.

(24) [[X.].]-5-M[X.].PDF, [[X.].] einer Probe gemäß  Ausführungsbeispiel 3

(25) 80214[X.]SI07.PDF, [[X.].] Spektrum der Probe aus (24)

(26) 80214[X.]SI07-2.PDF,[[X.].] Spektrum, Vergrößerung von (25)

(27) 80214[X.]SI08.PDF, [[X.].] Spektrum der Probe gemäß Ausf.beisp. 3 – Wh.

(28) 80214[X.]SI08-2.PDF, [[X.].] Spektrum, Vergrößerung von (27).

Insbesondere führt er aus, der [X.]inwand der unzureichenden [X.] bzw. Ausführbarkeit der [X.]rfindung könne jedenfalls im Lichte von (22) bis (28) nicht aufrechterhalten werden. Des Weiteren gehe sowohl die [X.]insprechende als auch die Patentabteilung lediglich auf das Ausführungsbeispiel 3, nicht aber auf die allgemeine Beschreibung des Streitpatents ein. Darüber hinaus seien die Verfahren der Druckschriften (5) bis (7) und (10) signifikant unterschiedlich zu dem Verfahren des Ausführungsbeispiels 3, ebenso jene der Druckschriften (11) und (12).

Zudem belegten die [[X.].] (25) bis (28) der gemäß Beispiel 3 hergestellten Verbindung, neben dem [[X.].], die Identität anspruchsgemäßer Verbindungen mit der betreffenden [[X.].] in der molekularen Brücke zwischen dem [[X.].] und dem Ferrocen.

Mit Schriftsatz vom 8. Oktober 2013 hat der Patentinhaber und Beschwerdeführer mitgeteilt, dass er an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde, und hat im Übrigen um antragsgemäße [X.]ntscheidung gebeten.

Die [X.]insprechende hat mit Schriftsatz vom 29. Januar 2009 beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen, hilfsweise eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

In ihrer mit Schriftsatz vom 5. November 2013 nachgereichten Begründung führt sie im Wesentlichen aus, die im Streitpatent angegebenen analytischen Daten des Ausführungsbeispiels 3 genügten nicht. Die Nacharbeitung dieses Ausführungsbeispiels belege die ausschließliche Bildung anderer, nicht beanspruchter Produkte, wobei sie sich unter anderem auf die Druckschriften [[X.].] [[X.].]. [[X.].] (2004) 1727-1736 (5), [[X.].] 4 (2002) 851-858 (6), [[X.].] 26 (1993) 1936-1940 (7) und [[X.].]. Allg. Chemie 628 (2002) 209-216 (10) sowie auf massenspektrometrische Untersuchungen nebst ausführlichen [X.]rläuterungen hierzu stützt. Außerdem reiche auch die [X.] in dem allgemeinen Beschreibungsteil für die Ausführbarkeit nicht aus.

[X.]rgänzend verweist die [X.]insprechende auf die mangelnde Neuheit und die mangelnde erfinderische Tätigkeit des [[X.].]s.

Zur mündlichen Verhandlung ist für den Beschwerdeführer wie angekündigt niemand erschienen.

Die Vertreter der Beschwerdegegnerin beantragen,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Beschwerdeführerin stellt mit Schriftsatz vom 22. Juli 2009 den Antrag,

den Beschluss des [[X.].] vom 18. September 2008 aufzuheben

und

das Patent [[X.].] 2005 025 674 in unverändertem Umfang aufrechtzuerhalten.

Wegen weiterer [X.]inzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

Die Beschwerde des Patentinhabers ist frist- und formgerecht eingelegt worden und zulässig ([[X.].] § 73). Sie hat jedoch keinen [X.]rfolg.

[X.]ine [X.]ntscheidung über die [[X.].] kann dahinstehen, da der Gegenstand des Streitpatents, sofern noch neu, jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

1. Die [X.] im Sinne der Ausführbarkeit der Lehre des Streitpatents ist anhand der allgemein sowie der beispielsgemäß in der Patentschrift beschriebenen chemischen Synthesen bzw. Synthesewege in Verbindung mit dem Wissen und Können des in der präparativen organischen Synthese erfahrenen Chemikers zu prüfen und zu bewerten (vgl. [[X.].] 2005 025 674 [[X.].] [0029] i. V. m. [0028] sowie S. 11 bis 12 Beisp 1 bis 3).

Gemäß der Beschreibung des Streitpatents (vgl. S. 10 [0029]) sind mehrere Synthesewege zur kovalenten Anbindung einer substituierten oder unsubstituierten [[X.].] über eine [[X.].] offenbart, die sich wie folgt darstellen und bewerten lassen:

1) [X.] + (am Benzolring des Phthalimidrests durch) Acylchlorid-substituiertes [[X.].]

2) [X.]-Perester + (am Benzolring des Phthalimidrests durch) Aldehyd-Rest substituiertes [[X.].] (Acyloxylierung unter Metallkatalyse)

3) [X.] + Oxalsäure (oder [[X.].]), Umsetzung des erhaltenen Zwischen- bzw. Reaktionsprodukts mit durch [X.]ydroxyl substituierte [[X.].]e (katalytisch, [X.] Pyridin)

₂-O[X.]O[X.]O-O[X.]O- auch tatsächlich entstehen bzw. erhalten werden. Verbindungen mit dieser Brückenstruktur fallen unter die allgemeine [X.] des Patentanspruchs 1 und zwar insofern, als in der Restebedeutung G = [X.]-O[X.] am ersten C-Atom zwei freie Valenzen vorhanden sind, die durch zwei [X.]-Atome „abzusättigen“ sind (vgl. [[X.].] 2005 025 674 [X.] Anspr 1 i. V. m. S. 3 bis 4 [0012], S. 4 bis 8 [0015], [0016]).

₂[X.]O-O[X.]O- gebundenen Ferrocens und damit die geforderte [[X.].] aus t-Butylperferrocencarboxylat und dem formylierten [[X.].]-Derivat nicht auszuschließen ist.

₂)_n[X.]O-O[X.]O-, wobei n = 0 bis n und [X.] eine Bindung oder ein ggf. substituiertes [X.] bedeutet, im einfachsten Fall ausgehend von [X.] und Ferrocencarbonsäure beispielsweise zur Brücke -[X.]₂[X.]O-O[X.]O-.

₂-O[X.]O[X.]O-O[X.]O- nicht bedarf.

Die Möglichkeit zur [X.]erstellung beanspruchter Verbindungen kann aber auch bei Berücksichtigung der experimentellen Untersuchungen zum Ausführungsbeispiel 3 und den hierzu vorgelegten Daten für Verbindungen mit einem Oxalylrest in der Brückenstruktur nicht ohne Weiteres ausgeschlossen werden.

[[X.].] (1) und [[X.].] [[X.].] (2) ist nicht auszuschließen, dass mit der Zielsetzung des [X.]rhalts der beanspruchten Verbindungen diese auch in größerer Menge bzw. in größerem Anteil am [X.] erhältlich sind. Denn die Lehre der Druckschrift (1) umfasst in dem Kollektiv der [X.] (I) auch die beanspruchten Verbindungen mit der [[X.].] des vorliegenden Streitpatents (vgl. (1) [X.] Anspr 1 i. V. m. S. 5 Z. 38 bis 39) und deren [X.]erstellung (vgl. (1) S. 10 [0050] bis S. 13 [0065]), ebenso wie die Lehre der Druckschrift (2) in dem Kollektiv der Formel [[X.].] (vgl. (2) S. 17 bis [X.] bis [X.], insbes [X.] und S. 13 Abs. 1 und le Abs.).

Was die nach [X.] bei der Umsetzung von [X.] und [[X.].] ausschließlich zu beobachtende Bildung von [X.]chlorid anbelangt, so findet diese Umsetzung in der von [X.] zitierten Literatur jedenfalls nicht wie in Beispiel 3 des Streitpatents unter Anwendung einer in-situ-Weiterreaktion und auch im Übrigen nicht unter mit Bespiel 2 übereinstimmenden Bedingungen statt (vgl. insbes (10) S. 211 re Sp. le Abs. bis S. 212 li Sp Abs. 2 i. V. m. S. 214 Synthese [X.]).

Auch die einschlägige Rechtsprechung des [X.] vermag die Frage der Ausführbarkeit des Gegenstands des Patentanspruchs 1 nicht restlos zu klären. Zwar ist – in Übereinstimmung mit der [X.]ntscheidungspraxis des [X.] – einerseits für eine ausreichende [X.] nicht nur bei Polymermassen, sondern auch bei niedermolekularen Stoffen und bei [X.] Ansprüchen die Ausführbarkeit im gesamten beanspruchten Bereich erforderlich (vgl. [X.], 414 – Thermoplastische Zusammensetzung; [X.] 1978, 162 – 7[X.]hlor-6-demethyltetracyclin). Andererseits genügt im Falle eines [X.]erstellungsverfahrens für die [X.] jedoch ein Weg zur Ausführung der [X.]rfindung (vgl. [X.], 813 –Taxol), wobei die Ausführungsform, anders als bei einer neuheitsschädlichen Vorwegnahme erforderlich, nicht unmittelbar und eindeutig offenbart sein muss (vgl. [X.], 916 – [X.]; Schulte [[X.].] 9. Aufl. § 34 [X.]. 391).

[X.]iner abschließenden [X.]ntscheidung über die Frage der [X.]erstellbarkeit des Gegenstands des Patentanspruchs 1, der über die Verbindung bzw. das Verbindungsgemisch des Ausführungsbeispiels 3 hinaus eine sehr große Zahl weiterer [X.]inzelverbindungen umfasst, und damit über die diesbezügliche Ausführbarkeit der [X.]rfindung bedarf es in vorliegendem Fall nicht, da es dem Gegenstand des Streitpatents im beanspruchten Umfang jedenfalls an der erforderlichen Neuheit und/oder erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem einschlägigen Stand der Technik mangelt.

2. Sofern die Neuheit des Gegenstands des Streitpatents anzuerkennen ist, sind aus den Akten keine Daten oder sonstige Anhaltspunkte ersichtlich, aus denen sich Gründe für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik, der in den vorveröffentlichten Druckschriften [[X.].] (1) und [[X.].] [[X.].] (2) offenbart ist, ergeben könnten.

a) [X.]in großer Teil der gemäß Formelbild des Patentanspruchs 1 des Streitpatents beanspruchten [[X.].]-Derivate fallen unter das Kollektiv der in der vorveröffentlichten Druckschrift (1) allgemein offenbarten [[X.].]-Derivate (vgl. (1) S. 4 Formel (I) i. V. m. S. 5 Z. 38 bis 39), wobei [X.] für wenigstens zwei Atome und Atomgruppen aus der Gruppe -[X.]₂-, [X.], [X.](C₁[X.]₄-Alkyl)-, [X.](C₁[X.]₄-Alkyl)₂-, -N[X.]-, -S-, [X.] und [X.]=[X.] steht. [X.]ntsprechendes gilt, mit Ausnahme der in (1) offensichtlich fehlerhaft wiedergegebenen Atomgruppe -[X.]=[X.]-, für die vorveröffentlichte Druckschrift (2) (vgl. a. a. O. S. 17 Formel ([[X.].]) i. V. m. S. 18 vorle Abs. und S. 17 Abs. 1). Demnach ergeben sich aus (1) oder (2) unter anderem auch Verbindungen mit einer [[X.].] (zweimal [X.]O- und einmal [X.]) und damit eine Anbindung über eine Brücke -G[X.]O-O[X.]O- gemäß Patentanspruch 1 des Streitpatents. [X.]s ergeben sich aber auch Verbindungen mit einer zusätzlichen Carbonylgruppe (dreimal [X.]O- und einmal [X.]) sowie einer Anbindung an den Phthalocyanylrest über -[X.]₂[X.] entsprechend dem Beispiel 3 des Streitpatents, zumal die formylierte und durch Na-Borhydrid-reduzierte [X.]ydromethylgruppe als [[X.].]-Zwischenprodukt auch in (1) und (2) dominiert. Die [X.]erstellbarkeit erscheint in (1) und (2) – unter Anlegen des gleichen Bewertungsmaßstabs wie beim Streitpatent – auch im formelmäßig allgemein offenbarten Umfang gegeben (vgl. [X.] (2) [X.] i. V. m. S. 13 Abs. 1 sowie [X.]), wobei zu den [X.]stervorstufen bzw. -zwischenstufen selbstverständlich auch die dem Fachmann als präparativ wertvoll bekannten t-Butyl-Perester zählen (siehe vorstehend Syntheseweg 2).

Für diese vom Patentanspruch 1 des Streitpatents umfassten [[X.].]-Derivate gilt der Grundsatz, wonach die allgemeine [X.] des Standes der Technik die allgemeine [X.] des Streitpatents neuheitschädlich vorwegnimmt. Dies gilt insbesondere auch für die gemäß Streitpatent gegenüber (1) und (2) ausschließlich ggf. substituiert alkenyl- bzw. alkinyloxylierten [[X.].]-Reste (vgl. (1), (2) und [[X.].] 2005 025 674 [X.] den [X.] in den Beispielen).

Die Lehre der Druckschriften (1) oder (2) nimmt somit einen sehr großen Anteil des [X.] des Patentanspruchs 1 des Streitpatents in allgemeiner Weise neuheitsschädlich vorweg.

₂-O[X.]O[X.]O-O[X.]O-  tatsächlich entsteht, unter Berücksichtigung von BG[X.]-Olanzapin nicht explizit aus (1) oder (2) zu entnehmen und damit demgegenüber als neu anzusehen.

b) Selbst wenn man aber der Argumentation des Patentinhabers folgte und die spezielle Kombination der Atomgruppen in der Brücke [X.] in Form einer [[X.].] als aus (1) und (2) nicht entnehmbar ansehen und die Neuheit demgegenüber anerkennen wollte, so stellt sich die Frage nach der erfinderischen Tätigkeit der beanspruchten Verbindungen gegenüber den in (1) und (2) expressis verbis offenbarten, strukturell nächstkommenden, beispielsweise eine [X.]stergruppierung in der Brücke enthaltenden Verbindungen.

Für das Produkt(gemisch) des Beispiels 3 des Streitpatents liegen keinerlei zahlenmäßig bestimmt gehaltenen Vergleichsversuche gegenüber strukturell nächstkommenden Verbindungen aus (1) und/oder (2) vor, anhand derer gegebenenfalls ein überraschender technischer [X.]ffekt glaubhaft erscheint, erst recht nicht für die [[X.].]-Derivate des Streitpatents im Umfang des Patentanspruchs 1.

Schließlich ist auch aus den Anwendungsbeispielen 4 bis 7 mit der Verbindung bzw. dem Verbindungsgemisch des Beispiels 3 des Streitpatents kein technischer [X.]ffekt zu entnehmen, der über das aus dem Stand der Technik bekannte hinausgeht und die erfinderische Tätigkeit begründen könnte.

Vielmehr sind wesentliche [X.]inflüsse auf die hier im Vordergrund stehenden optischen [X.]igenschaften der Verbindungen aufgrund der relativ geringen strukturellen Unterschiede in der Brücke, die den [[X.].]-Rest mit dem Ferrocen-Rest verbindet und die zudem nicht über die allgemeinen Vorgaben des Standes der Technik in (1) und (2) hinausgehen, nicht zu erwarten und im Übrigen von dem Patentinhaber auch nicht dargelegt worden.

Der Gegenstand des Streitpatents beruht deshalb, sofern und soweit noch neu, jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

3. Der Patentinhaber und Beschwerdeführer hat von dem ihm durch Anberaumung einer mündlichen Verhandlung eingeräumten Möglichkeit der [X.]rörterung von Ausführbarkeit, Neuheit und erfinderischer Tätigkeit keinen Gebrauch gemacht. [X.]r verteidigt sein Patent in dem Beschwerdeverfahren ersichtlich nur im Umfang des mit Schriftsatz vom 22. Juli 2009 eingereichten Antrags, dessen Stoffanspruch 1 und Verwendungsansprüche 2 und 3 in der erteilten Fassung jedenfalls mangels Neuheit und/oder erfinderischere Tätigkeit nicht bestandsfähig sind. Über seinen schriftsätzlichen Vortrag hinaus hat er nichts zur Neuheit und erfinderischen Tätigkeit ausgeführt, was den Senat hätte zu einem anderen [X.]rgebnis gelangen lassen können. [X.]s war deshalb, wie geschehen, zu beschließen.