Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 12.07.2005, Az. X ZR 29/05

[X.]IM NAMEN [X.]ES VOLKES URTEIL [X.] Verkündet am: 12. Juli 2005 [X.] als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in der [X.]
Nachschlagewerk: ja [X.] : ja [X.]R : ja

Strahlungssteuerung
GG Art. 19 Abs. 4; [X.] § 81 Abs. 2

a) § 81 Abs. 2 [X.] bezweckt die Vermeidung sich widersprechender Ent-scheidungen, die aus der [X.]urchführung eines [X.]s parallel zu einem Einspruchsverfahren entstehen können, indem die Vorschrift das [X.] gegenüber dem Einspruchsverfahren subsidiär ausges-taltet und einen Ausschluß des [X.]s bis zum Abschluß des [X.] kraft Gesetzes bewirkt.
b) § 81 Abs. 2 [X.] ist jedenfalls auf [X.] gegen [X.] Pa-tente anzuwenden, die nur auf Nichtigkeitsgründe gestützt werden, die zu-gleich Einspruchsgründe nach Art. 100 EPÜ sind.
c) [X.]ie Anwendung des § 81 Abs. 2 [X.] auf [X.] gegen europäi-sche Patente, die nur auf Nichtigkeitsgründe gestützt werden, die zugleich Einspruchsgründe nach Art. 100 EPÜ sind, verstößt nicht gegen Art. 19 Abs. 4 GG.

[X.], Urt. v. 12. Juli 2005 - [X.] - [X.]

- 2 - [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 12. Juli 2005 durch [X.] Melullis sowie [X.] Scharen, [X.], [X.] und [X.] für Recht erkannt:

[X.]ie Berufung gegen das am 21. [X.]ezember 2004 verkündete Urteil des 2. Senats ([X.]) des [X.]s wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen mit der Maßgabe, daß die Klage als zur [X.] unzulässig abgewiesen wird.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

[X.]ie Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für die [X.] erteilten Europäischen Patents 0 555 376 (Streit-patent), das eine Vorrichtung zur Steuerung von Strahlung und die Verwendung dieser Vorrichtung betrifft und dessen Erteilung am 18. März 1998 veröffentlicht wurde. Es umfaßt 60 Patentansprüche, bezüglich deren Inhalts auf die [X.] verwiesen wird. Gegen die Erteilung des Streitpatents wurden beim [X.] (nachfolgend [X.]) drei Einsprüche eingelegt. Zwei die-ser Einsprüche wurden zurückgenommen. Über den dritten Einspruch, den der in der Streitpatentschrift als Erfinder genannte M.

K. , welcher in- - 3 - zwischen Leiter der Forschungsabteilung der Klägerin ist, am 18. [X.]ezember 1998 erhoben hat, hat das [X.] am 1. Februar 2005 in mündlicher Verhandlung entschieden. [X.]as Patent wurde in abgeänderter Form gemäß Art. 102 Abs. 3 des [X.] (EPÜ) [X.]. [X.]ie Entscheidungsgründe wurden bislang noch nicht zugestellt. [X.]ie im Jahre 2002 gegründete Klägerin hat gegen das Streitpatent Nich-tigkeitsklage vor dem [X.] erhoben, mit der sie geltend macht, das Streitpatent sei nicht patentfähig, da der in der Patentschrift genannte [X.] die Lehre des Streitpatents bereits im August 1990 veröffentlicht habe, sein Gegenstand beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit und die [X.] bis 10 seien unzulässig erweitert. Sie hat die Auffassung vertreten, § 81 Abs. 2 [X.] sei auf eine Nichtigkeitsklage gegen ein [X.]s Patent nicht anwendbar, jedenfalls verstoße seine Anwendung im vorliegenden Fall gegen das Gebot effektiven Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 GG), verletze Art. 6 Abs. 1 der [X.] ([X.]) und führe zu ei-nem Verstoß gegen Art. 28, 30 [X.].
[X.]as [X.] hat die Klage für unzulässig gehalten und sie abgewiesen (veröffentlicht in [X.], 498 ff.).
[X.]ie Klägerin hat gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt, mit der sie beantragt,
das Urteil des [X.]s vom 21. [X.]ezember 2004 auf-zuheben und die Sache zur weiteren Verhandlung und Entschei-dung, auch über die Kosten des Berufungsverfahrens, an das [X.] zurückzuverweisen. - 4 - [X.]ie Beklagte beantragt die Zurückweisung der Berufung.

Entscheidungsgründe:

[X.]ie Berufung gegen das Urteil des [X.]s bleibt ohne [X.], weil die Klage zur [X.] unzulässig ist.
[X.] Nach § 81 Abs. 2 [X.] kann die Klage auf Erklärung der Nichtigkeit ei-nes Patents nicht erhoben werden, solange ein Einspruch noch erhoben wer-den kann oder ein Einspruchsverfahren anhängig ist. [X.]ie Vorschrift gilt für [X.]sverfahren, die vor dem [X.] Patent- und Markenamt anhängig sind, und grundsätzlich auch für Einspruchsverfahren, die beim [X.] geführt werden (B[X.], Urt. v. 07.03.2002 - 3 Ni 11/03 ([X.]); [X.]/[X.], [X.], 9. Aufl., § 81 [X.]. 21; Busse/[X.], [X.], 6. Aufl., § 81 [X.]. 10 und Art. II § 6 [X.], [X.]. 7; [X.], [X.], 7. Aufl., § 81 [X.]. 38; [X.]/ [X.], EPÜ, Art. 138 [X.]. 34; Singer/[X.]/Schennen, [X.], 2. Aufl., Art. 138 EPÜ [X.]. 8; Kraßer, Patentrecht, 5. Aufl., S. 725; von [X.], GRUR 1981, 451, 458; [X.], GRUR 1981, 496, 498; [X.], [X.]. 1998, 441 ff.; grundsätzlich ebenso, jedoch differenzierend für den Fall, daß ein [X.] im [X.]n Einspruchsverfahren nicht gel-tend gemacht werden kann, B[X.]E 45, 190, 191 = GRUR 2002, 1045 ff. - [X.]; [X.], Patentnichtigkeitsverfahren, 2. Aufl. [X.]. 94; a.[X.], [X.], 231, 238; [X.], [X.]. 1979, 396, 398; zu den unterschiedlichen Regelungen in den Vertragsstaaten des EPÜ [X.]/ [X.], EPÜ, Art. 138 [X.]. 35; [X.], [X.]. 1983, 226 ff.). - 5 - Für die grundsätzliche Anwendung des § 81 Abs. 2 [X.] auch auf Nich-tigkeitsklagen gegen [X.] Patente spricht bereits der Wortlaut der Vor-schrift, der eine [X.]ifferenzierung nach Einspruchsverfahren vor dem [X.] Patent- und Markenamt und dem [X.] nicht zuläßt. [X.]ie sachliche Rechtferti-gung der Subsidiarität des [X.]s gegenüber dem Einspruchs-verfahren besteht darin, sich widersprechende Entscheidungen zu vermeiden. [X.]enn vor Abschluß des [X.] steht nicht fest, mit welchem In-halt das Patent letztlich Bestand haben wird. [X.]eshalb ist nicht auszuschließen, daß ein Patent im Einspruchsverfahren einen Inhalt erhält, dem der in einem parallelen [X.] geltend gemachte Stand der Technik nicht ent-gegensteht, obwohl er in einem vor Abschluß des [X.] durch-geführten [X.] zur Nichtigerklärung des Patents in seiner ur-sprünglich erteilten Fassung führen könnte ([X.]/[X.], EPÜ, Art. 138 [X.]. 34; B[X.]E 45, 190, 191 = GRUR 2002, 1045 ff. - [X.]). Ohne die Vorschrift des § 81 Abs. 2 [X.] sind derartige widersprüchliche Entschei-dungen, die durch die [X.]urchführung eines [X.]s auf unsicherer Grundlage entstehen und zu einem ungerechtfertigten Verlust des Patents in seinem zu Recht erteilten Umfang führen können, nur durch eine Aussetzung des [X.]s bis zum Abschluß des [X.] zu vermeiden. § 81 Abs. 2 [X.] vermeidet diese Gefahr, indem die Vorschrift das [X.] gegenüber dem Einspruchsverfahren subsidiär ausgestal-tet und eine Aussetzung des [X.]s bis zum Abschluß des [X.]sverfahrens kraft Gesetzes bewirkt. Gleichzeitig werden hierdurch paral-lele Verfahren über den Rechtsbestand eines Patents vermieden und das [X.] von [X.] entlastet (Begründung zum Ge-meinschaftspatentgesetz, [X.] 1979, 276, 288 zu Nr. 45; [X.], [X.], 7. Aufl., § 81 [X.]. 39).
- 6 - [X.]ritte, die nicht selbst Einspruch eingelegt haben, werden hierdurch nicht in sachlich ungerechtfertigter Weise an der Wahrnehmung ihrer Rechte gehin-dert. [X.]enn ein [X.]ritter, der nicht selbst Einspruch eingelegt hat und gegen den nach Ablauf der Einspruchsfrist Klage wegen Patentverletzung erhoben worden ist, kann dem laufenden Einspruchsverfahren bis zu dessen Abschluß beitreten (§ 59 Abs. 2 Satz 1 [X.]). Gleiches gilt für [X.]ritte, die aus dem Patent verwarnt worden sind und deshalb Klage auf Feststellung erhoben haben, daß sie das Patent nicht verletzen (§ 59 Abs. 2 Satz 2 [X.]). Unbeschadet eines Beitritts kann jeder [X.]ritte, auch wenn er nicht zum Beitritt berechtigt ist, dem Patentamt [X.]ruckschriften angeben, die der Erteilung des Patents hätten entgegenstehen können (§ 59 Abs. 3 i.V. mit § 43 Abs. 3 Satz 3 [X.]). Im [X.]n [X.]sverfahren, dem diese Regelungen angeglichen sind ([X.]/[X.], [X.] u. [X.], § 59 [X.] [X.]. 36), gilt nichts anderes (Art. 115 EPÜ). Im Streitfall macht die Klägerin mit ihrer Nichtigkeitsklage geltend, das Streitpatent sei wegen mangelnder Neuheit (Art. 52, 54 EPÜ), fehlender erfin-derischer Tätigkeit (Art. 52, 56 EPÜ) und deshalb für nichtig zu erklären, weil sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in seiner ursprünglichen [X.] hinausgehe (Nichtigkeitsgründe nach Art. 138 Abs. 1 Buchst. a und c EPÜ). [X.]ieselben Gründe können als Einspruchsgründe mit dem Einspruch nach Art. 100 Buchst. a bis c EPÜ geltend gemacht werden, sind in dem lau-fenden Einspruchsverfahren geltend gemacht und zu bescheiden, so daß die Voraussetzungen, unter denen die Subsidiarität der Nichtigkeitsklage gegen-über dem Einspruchsverfahren gerechtfertigt ist, im Streitfall vorliegen. § 81 Abs. 2 [X.] ist daher jedenfalls auf [X.] gegen [X.] Pa-tente anzuwenden, die nur auf Nichtigkeitsgründe gestützt werden, die zugleich Einspruchsgründe nach Art. 100 EPÜ sind. Im Streitfall bedarf es deshalb [X.] Entscheidung der Frage, ob der Grundsatz der Subsidiarität der Nichtig-keitsklage gegenüber dem Einspruchsverfahren gegen [X.] Patente - 7 - auch dann uneingeschränkte Anwendung finden kann, wenn die [X.] gegen ein [X.]s Patent auf Nichtigkeitsgründe gestützt wird, die nicht zugleich auch Einspruchsgründe im Einspruchsverfahren nach dem EPÜ sind.
I[X.] Aus Art. 19 Abs. 4 GG und Art. 6 Abs. 1 [X.] läßt sich entgegen der Auffassung der Klägerin nicht herleiten, daß der Grundsatz der Subsidiarität des [X.]s gegenüber dem Einspruchsverfahren in Fällen wie dem vorliegenden zu durchbrechen ist.
1. [X.]ie [X.] ist eine ins Völkerrecht verselb-ständigte juristische Person, der Hoheitsrechte zur Ausübung übertragen sind, insbesondere die Erteilung von Patenten mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] (Art. 4, 5, 64 Abs. 1 EPÜ). [X.]as Rechtsschutzsys-tem des [X.] sieht vor, daß gegen ein vom [X.] erteiltes Patent von jedermann der befristete Einspruch eingelegt werden kann (Art. 99 EPÜ). Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ist die Beschwerde eröffnet (Art. 106 EPÜ), über die die [X.] und ge-gebenenfalls auf Vorlage von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die Große [X.] entscheidet (Art. 110, 111, 112 EPÜ). [X.]er Beitritt [X.]ritter zum Einspruchsverfahren ist unter den Voraussetzungen des Art. 105 EPÜ möglich. In diesem Verfahren können die Einspruchsgründe nach Art. 100 Buchst. a und c EPÜ, über die im Streitfall im Einspruchsverfahren vor dem [X.] zu entscheiden ist, in gleicher Weise wie im Einspruchs-verfahren nach [X.] Recht (§ 59 Satz 3 [X.] i.V. mit § 21 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 4 [X.]) geltend gemacht werden.
[X.]arüber hinaus sieht das [X.] vor, daß das [X.] Patent in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt worden ist, - 8 - dieselbe Wirkung hat und denselben Vorschriften unterliegt wie ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent, soweit sich aus diesem Abkommen nichts [X.] ergibt (Art. 2 Abs. 2 EPÜ). Zwar enthält Art. 138 EPÜ vorbehaltlich des Art. 139 EPÜ eine Beschränkung der Nichtigkeitsgründe, die im nationalen [X.] gegen ein [X.]s Patent geltend gemacht werden können, um das [X.] Patentsystem zu sichern und die Nichtigkeits-gründe nicht dem Belieben der Vertragsstaaten zu überlassen ([X.]/ Jestaedt, EPÜ, Art. 2 [X.]. 9). [X.] gegen erteilte [X.] Patente werden durch Art. 2 Abs. 2 aber den jeweiligen nationalen Vorschriften unterworfen und damit für die Art und Weise, wie die zugelassenen Nichtig-keitsgründe geltend zu machen sind, den national erteilten Patenten gleichge-stellt. In der Sache ist das Begehren der Klägerin nicht darauf gerichtet, in ihren Rechtsschutzmöglichkeiten gegen ein erteiltes [X.]s Patent so gestellt zu werden, wie sie im Falle der Nichtigkeitsklage vor Abschluß eines laufenden [X.] gegen ein vom [X.] erteil-tes Patent stehen würde, sondern zielt darauf ab, durch die Nichtanwendung des § 81 Abs. 2 [X.] auf [X.] gegen [X.] Patente erwei-terte Rechtsschutzmöglichkeiten eingeräumt zu erhalten, als sie das [X.] Recht gegenüber vom [X.] erteilten [X.] Patenten vorsieht. Ein erteiltes [X.]s Patent solchen, im [X.] Recht gegen erteilte [X.] Patente nicht vorgesehenen erweiterten [X.] zu unterwerfen, ist mit Art. 2 Abs. 2 EPÜ nicht zu vereinba-ren. [X.]ieses Rechtsschutzsystem des [X.],
das das Einspruchsverfahren unmittelbar und das [X.] mittel-bar durch Verweisung auf das für national erteilte Patente anzuwendende Recht (Art. 2 Abs. 2, Art. 138, 139 EPÜ) regelt, genügt dem Standard, der bei der Übertragung von Hoheitsrechten nach Art. 24 Abs. 1 GG zu beachten ist. In - 9 - bezug auf Akte der öffentlichen Gewalt einer unter Beteiligung der [X.] errichteten zwischenstaatlichen Einrichtung besteht keine durch Art. 19 Abs. 4 GG geschaffene Verpflichtung, ein Rechtsschutzsystem vorzusehen, das in Umfang und Wirksamkeit in jeder Hinsicht dem Rechts-schutzsystem gleichkommt, wie es in bezug auf Akte der [X.] öffentlichen Gewalt von Verfassungs wegen zu gewährleisten ist ([X.] 58, 1, 41; 59, 63, 86; [X.], [X.]. v. 04.04.2001 - 2 BvR 2368/99, [X.], 728, 729). Eine nach Art. 24 Abs. 1 GG beachtliche Unterschreitung der von Art. 24 Abs. 1 GG geforderten Standards legt die Klägerin nicht dar.
2. [X.]ie Klägerin ist durch die Anwendung des § 81 Abs. 2 [X.] auch nicht in ihren Rechten gemäß Art. 6 [X.] verletzt.
[X.]ie [X.] ist nicht Mitglied der [X.]. [X.]a die Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation mit Ausnahme [X.] jedoch zugleich Mitgliedstaaten der [X.] sind und Art. 125 EPÜ auf die in den Vertragsstaaten allgemein anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts ver-weist, ist eine mittelbare Bindung der Organe der [X.] an die [X.] anzunehmen. [X.]ie [X.]n des [X.] legen daher die Grundrechte der [X.], zu denen die justiziellen Grundrechte nach Art. 6 Abs. 1 [X.] gehören, ihrer Rechtsprechung zu [X.] (vgl. [X.] in [X.], Entsch. v. 15.11.1990 - [X.] 12/88, [X.]. [X.] 1991, 591, 595 - Werbung für [X.] [X.]/Jestaedt, EPÜ, Art. 1 [X.]. 9). [X.]en an den durch das [X.] eröffneten Verfahren Beteiligten steht daher inner-halb des durch das [X.] geschaffenen [X.] die Möglichkeit offen, eine Verletzung der Rechte aus Art. 6 Abs. 1 [X.] geltend zu machen. [X.]as Rechtsschutzsystem des [X.] entspricht demzufolge auch im Hinblick auf die [X.] 10 - währleistung der justiziellen Grundrechte aus Art. 6 [X.] im wesentlichen den durch das Grundgesetz geforderten Standards.
[X.]er Klägerin steht, da sie an dem anhängigen Einspruchsverfahren bis-lang nicht beteiligt ist, diese Möglichkeit zwar nicht offen. [X.]araus läßt sich aber nicht herleiten, daß die nationale Rechtsordnung Rechtsbehelfe vorsehen [X.], die es [X.]ritten, die an den im Rechtsschutzsystem der ins Völkerrecht ver-selbständigten juristischen Person vorgesehenen Verfahren nicht beteiligt sind, erlaubt, eine überlange Verfahrensdauer geltend zu machen, um die Rechtsak-te der ins Völkerrecht verselbständigten juristischen Person außerhalb des be-stehenden [X.] vor nationalen Gerichten anfechten zu [X.]. Ob das laufende Einspruchsverfahren wegen überlanger Verfahrensdauer gegen Art. 6 [X.] verstößt, ist daher in den Verfahren vor dem [X.], nicht aber im vorliegenden [X.] zu überprüfen und zu entscheiden.
3. [X.]ie Klägerin macht schließlich ohne Erfolg geltend, sie werde durch die Anwendung des § 81 Abs. 2 [X.] auf die von ihr erhobene Nichtigkeitskla-ge in ihren gemeinschaftsrechtlichen Grundfreiheiten aus Art. 28 ff., 49 [X.] verletzt.
[X.]ie Grundsätze des Gemeinschaftsrecht über den freien Waren- und [X.]ienstleistungsverkehr (Art. 28 ff., 49 [X.]) gelten nicht uneingeschränkt. Ihnen stehen Maßnahmen nicht entgegen, die zur Wahrung der Rechte erfor-derlich sind, die den spezifischen Gegenstand des gewerblichen oder kommer-ziellen Eigentums ausmachen und weder ein [X.]el zur willkürlichen [X.]iskriminie-rung noch eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mit-gliedstaaten darstellen. Solange die entsprechenden nationalen Rechte nicht harmonisiert sind, ist es Sache des nationalen Rechts, die Voraussetzungen - 11 - und Qualitäten des Schutzes des geistigen Eigentums und den Umfang der Ausschließlichkeitsrechte, zu denen auch das Patentrecht zählt, zu bestimmen (vgl. nur Busse/[X.], aaO, § 15 [X.] [X.]. 164; [X.]/Jestaedt, EPÜ, Art. 64 [X.]. 11 jew. [X.]). [X.]a § 81 Abs. 2 [X.] dazu dient, den [X.] Gegenstand der Erfindung in aufeinander abgestimmten Verfahren un-ter Vermeidung widersprüchlicher Entscheidungen nicht nur im berechtigten Interesse derjenigen festzustellen, die sich in der Freiheit der wirtschaftlichen Betätigung durch die Erteilung eines Patents behindert sehen und deshalb [X.] oder Nichtigkeitsklage gegen ein erteiltes Patent erheben, sondern auch im Interesse des [X.], das Patent in dem Umfang zu verteidigen, in dem es zu Recht erteilt worden ist, liegt in der Subsidiarität der Nichtigkeitskla-ge gegenüber dem Einspruchsverfahren keine Verletzung der Klägerin in ihren gemeinschaftsrechtlichen Grundfreiheiten.
II[X.] [X.]ie Kostenentscheidung folgt aus § 121 Abs. 2 [X.] i.V. mit § 97 ZPO.

[X.] [X.]

[X.] [X.]