Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 22.02.2001, Az. I ZR 194/98

[X.] DES VOLKESURTEILI ZR 194/98Verkündet am:22. Februar 2001WalzJustizamtsinspektorals Urkundsbeamterder Geschäftsstellein dem [X.]: ja[X.]Z : [X.]: jaDorf [X.][X.] § 14 Abs. 2 Nr. 2Zur Frage der Prägung des Gesamteindrucks einer Wort-/Bildmarke durchWortbestandteile und der entsprechenden Festlegung des Schutzumfangs ei-ner solchen Marke im Verletzungsverfahren.[X.], Urt. v. 22. Februar 2001 - I ZR 194/98 - [X.] Hagen- 2 -Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche [X.] vom 22. Februar 2001 durch [X.] und [X.], [X.], [X.] und Dr. Schaffertfür Recht erkannt:Auf die Revision der Kläger wird das Urteil des [X.] vom 9. Juni 1998 aufgehoben.Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entschei-dung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungs-gericht zurückverwiesen.Von Rechts [X.]:Die Kläger sind nach ihrer Behauptung - als Rechtsnachfolger von[X.]- Inhaber der am 26. November 1991 angemeldeten und am23. Dezember 1993 für verschiedene Waren und Dienstleistungen der [X.], 29, 33, 39, 41 und 42 u.a. "Wein, Spirituosen; Käse, Wurstwaren; [X.] u.a. von Planwagenfahrten, Radtouren, Wanderungen, Tagungen,Betriebsausflügen, Tanzveranstaltungen; Beherbergung und Verpflegung von- 3 -Gästen; Betrieb von Schwimmbädern und Kegelbahnen" eingetragenen nach-folgend abgebildeten Wort-/Bildmarke Nr. 2 052 752: Die Rechtsvorgängerin der Kläger betrieb unter der Bezeichnung "[X.]" auf eigenen und Erbbaugrundstücken ein aus einem Hotel, meh-reren Gaststätten und weiteren Freizeiteinrichtungen bestehendes Unterneh-men. Im Jahre 1993 geriet sie in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Am 30. [X.] wurde die Zwangsverwaltung der Grundstücke und Erbbaurechte ange-ordnet. Durch [X.]uß vom 26. August 1994 wurde das [X.] ihr Vermögen eröffnet.Die Rechtsvorgängerin des [X.] pachtete mit Vertrag vom 31. [X.] 1993 von dem Zwangsverwalter sowohl die Grundstücke und aufstehen-den Anlagen als auch den Gewerbebetrieb der E. B. . Hierzu wurde [X.] gerichtlich festgestellt, daß die Zwangsverwaltung sich nicht auf den Ge-werbebetrieb erstreckte. Nachfolgend erwarb die Rechtsvorgängerin des [X.] die Grundstücke und Erbbaurechte sowie das Zubehör des Komplexes"Dorf [X.]" im Wege der Zwangsversteigerung. Sie betrieb die Ein-- 4 -richtungen unter dieser Bezeichnung weiter; ihre Firma änderte sie in "[X.] GmbH". Durch [X.] vom 20. Dezember 1995wurde sie mit dem [X.] durch Übertragung des [X.]. Der Beklagte verwendet für sein Unternehmen die nachfolgendabgebildeten Zeichen:Die Kläger sehen darin eine Verletzung der Marke Nr. 2 052 752.Sie haben beantragt,den [X.] zu verurteilen, es zu unterlassen, im [X.] egal auf welche Weise das Zeichen "[X.]" in der Firma zu führen oder in sonstiger Weise,insbesondere werbend zu benutzen.- 5 -Der Beklagte ist dem entgegengetreten und hat geltend gemacht, [X.] seien weder hinsichtlich der Marke noch hinsichtlich sonstiger Kennzei-chenrechte aktivlegitimiert. Außerdem fehle es an einer Verwechslungsgefahrzwischen den einander gegenüberstehenden Bezeichnungen. Der [X.] "Dorf [X.]" der [X.] sei als beschreibende geo-graphische Angabe nicht schutzfähig. Eventuell denkbare Ansprüche seienaber jedenfalls verwirkt. Auch sei das Vorgehen der Kläger rechtsmißbräuch-lich.Das [X.] hat der Klage stattgegeben.Die Berufung des [X.] hat zur Abweisung der Klage geführt.Hiergegen richtet sich die Revision, mit der die Kläger ihren Klageantragweiterverfolgen. Der Beklagte beantragt die Zurückweisung der Revision.Entscheidungsgründe:Die Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Ur-teils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.[X.] Das Berufungsgericht hat angenommen, daß der Klageantrag und [X.], soweit sie dahin gingen, dem [X.] zu untersagen, "das Zei-chen 'Dorf [X.]' ... oder in sonstiger Weise, insbesondere werbend zubenutzen", unbestimmt und damit unzulässig [X.] 6 -Im übrigen (bezogen auf die Firma des [X.] und die von ihm [X.] Zeichen) hat es die Frage der Aktivlegitimation der Kläger [X.] und entschieden, daß ihnen jedenfalls wegen des Fehlens einer Ver-wechslungsgefahr keine Ansprüche aus der Marke oder einem Unternehmens-kennzeichen zustünden. Dazu hat es ausgeführt:Bei der Prüfung einer Verwechslungsgefahr sei vom [X.] auszugehen. Dieser sei durch den [X.] geprägt,weil die in der Marke enthaltenen Wörter glatt beschreibend und deshalb nichtkennzeichnungskräftig seien. Es handele sich um die Kombination aus einerSach- und einer Ortsangabe, nämlich das Hotel- und [X.] in [X.], also eine Hotel- und Freizeitanlage im [X.].Vor diesem Hintergrund scheide eine Verwechslungsgefahr mit der Fir-ma des [X.] aus, weil eine Kollision sich nur bezüglich eines nicht prä-genden Bestandteils der Marke ergebe.Auch hinsichtlich der beiden von dem [X.] verwendeten Zeichenfehle es an einer Verwechslungsgefahr. Diese sei unter Berücksichtigung [X.] zu beurteilen, zu denen insbesondere der Grad derBekanntheit der Marke im Markt, die gedankliche Verbindung, die das ange-griffene Zeichen zu ihr hervorrufen könne, und der Grad der Ähnlichkeit zwi-schen der Marke und dem angegriffenen Zeichen und zwischen den mit [X.] oder Dienstleistungen gehörten. Trotz der [X.] den Dienstleistungen scheide eine Verwechslungsgefahr aus, weil [X.] letztlich nur in den Wörtern "Dorf" und "[X.] -lägen, also den nicht prägenden Bestandteilen, während die graphischen Ele-mente einen hinreichenden Abstand aufwiesen.Ansprüche aus einem Unternehmenskennzeichen schieden aus. [X.] könnten eine Bezeichnung "Dorf [X.]" von [X.]nicht er-worben haben, weil deren Handelsgeschäft entgegen § 23 HGB ersichtlichnicht mitübertragen worden sei. Eine Abtretung der Unterlassungsansprüchesei als Umgehung der Vorschrift gegenstandslos.I[X.] Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nichtstand.1. Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Auffassung des [X.], dem zweiten Teil des Antrags "im Geschäftsverkehr das Zeichen... in sonstiger Weise, insbesondere werbend zu benutzen" fehle es an derausreichenden Bestimmtheit im Sinne von § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO. Schon nachdem am weitesten gehenden Inhalt dieses Antrags, von dem bei der [X.] ist ([X.], Urt. v. 20.3.1997 - I ZR 241/94, [X.], 672, 673 =[X.], 727 - Sonderpostenhändler), kann aber von Unbestimmtheit nichtdie Rede sein. Der Antrag enthält keine eine Auslegung erfordernden unbe-stimmten Begriffe, sondern ist bestimmt, indem die Kläger mit ihm erkennbarbegehren, dem [X.] zu untersagen, das in Frage stehende Zeichen inwelcher Weise auch immer im Geschäftsverkehr zu verwenden. Sofern [X.] materiell zu weit geht, ihm also aus materiell-rechtlichen Gründen [X.] nicht in vollem Umfang entsprochen werden könnte, weil die [X.] diesen Umfang nicht rechtfertigen, ist das keine Frageder Zulässigkeit, also der prozessualen Bestimmtheit des Antrags, sondernseiner [X.] gilt für den "insbesondere"-Teil, der keinen eigenstän-digen Streitgegenstand enthält, sondern die konkrete Verletzungsform näherumschreibt ([X.] [X.], 672, 673 - [X.] In der Revisionsinstanz ist aufgrund der Unterstellung des Berufungs-gerichts zugunsten der Kläger davon auszugehen, daß diese Inhaber der [X.] sind.Das Berufungsgericht hat Ansprüche aus der [X.] (§ 14 Abs. 2Nr. 2 [X.]) verneint, weil eine Verwechslungsgefahr weder im Hinblick aufdie Verwendung der Firma des [X.] noch bezüglich der besonderen imeinzelnen angegriffenen Zeichen gegeben sei. Diese Beurteilung ist nicht freivon [X.]) Nach der ständigen Rechtsprechung des [X.] ist dieBeurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 [X.]unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Das [X.] Berufungsgericht im Ausgangspunkt nicht verkannt. Dabei besteht eineWechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesonde-re der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeich-neten Waren/Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der [X.], so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungendurch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werdenkann und umgekehrt (st. Rspr.; zuletzt: [X.], Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97,[X.], 608, 610 = [X.], 529 - [X.]; Urt. v. 13.1.2000- I ZR 223/97, [X.], 506, 508 = [X.], 535 - [X.] 9 -TISSERAND; Urt. v. [X.] - I ZR 143/98, [X.], 164, 166 = [X.]2001, 165 - Wintergarten, jeweils m.w.[X.] weiteren ist bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit vom [X.] sowohl der älteren Marke als auch der jüngeren (angegriffenen)Bezeichnung auszugehen ([X.] [X.], 608, 610 - [X.]; [X.],164 - Wintergarten, jeweils m.w.N.). Dieser kann, sofern eine Marke, wie [X.], aus mehreren Bestandteilen besteht, von einem dieser Bestandteilegeprägt sein. Dabei ist regelmäßig von dem Erfahrungssatz auszugehen, [X.] aus Wort- und [X.]en bestehenden Marken der [X.] prägt, weil dieser bei einer solchen Marke die einfachsteMöglichkeit bietet, diese zu benennen (vgl. [X.], [X.]. v. 29.6.1995 - I ZB22/93, [X.] 1996, 198, 200 = [X.], 443 - Springende Raubkatze; [X.]. 18.12.1997 - [X.], [X.] 1998, 934, 936 = [X.], 759 - Wun-derbaum). Diesen Grundsätzen wird die Beurteilung durch das Berufungsge-richt nicht gerecht.b) Bei der Prüfung einer Verwechslungsgefahr zwischen der [X.]und der Firmenbezeichnung des [X.] hat sich das Berufungsgericht [X.] begnügt, isoliert die Frage der Zeichenähnlichkeit zu beurteilen; es hat [X.] verneint, weil die einander gegenüberstehenden Bezeichnungen lediglich inihren jeweiligen Wortbestandteilen "Dorf [X.]" übereinstimmten, diejedoch als beschreibende Angaben am Schutz der [X.] nicht teilnäh-men.Obwohl im Verletzungsverfahren von der eingetragenen Form der Markeund von deren Schutzfähigkeit auszugehen ist, ist es dem [X.] der Beurteilung der Rechtsverletzung nicht versagt, denjenigen [X.] einer Marke, die als für sich nicht unterscheidungskräftig oder als frei-- 10 -haltungsbedürftig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 [X.] [X.] nicht zu begründen vermögen, auch im Gesamtzeichenkeinen (eigenständigen) Schutz zuzubilligen ([X.] [X.], 608, 610 -[X.]). Um derartige beschreibende Angaben handelt es sich bei dem Be-standteil "Dorf [X.]" der [X.] aber nicht.Zwar ist dem Berufungsgericht darin beizutreten, daß sowohl das Wort"Dorf" als auch das Wort "[X.]" je einen bestimmten Begriffsinhalthaben. Mit Recht rügt aber die Revisionsbegründung die Annahme des [X.] als erfahrungswidrig, in der Kombination der Wörter liege eineSachangabe für die in Frage stehenden Waren/Dienstleistungen. Schon [X.] "Dorf" hat für eine Hotel- und Freizeitanlage und die dort er-brachten Dienstleistungen keinen beschreibenden Inhalt, sie wird in diesemZusammenhang vielmehr in ungewöhnlicher Weise verwendet. In [X.] der weiteren Bezeichnung "[X.]", die eine eher weitläufigeGegend in [X.] bezeichnet, kann ihr für die in Anspruch genom-menen Waren/Dienstleistungen weder die Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2Nr. 1[X.]) abgesprochen werden noch unterliegt die Bezeichnung einem Frei-haltungsbedürfnis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.]. Die [X.] beschreibt - anders als eine konkrete Ortsbezeichnung - keinen allgemeingeläufigen bestimmten geographischen Ort, sondern kennzeichnet durch zweiunterschiedliche und eigentlich nicht zusammenpassende Begriffe die von derMarkeninhaberin vertriebenen Waren und erbrachten Dienstleistungen (vgl.[X.], [X.]. v. [X.] - [X.], [X.], 240, 241 = [X.] 2001,157 - [X.] ARMY).- 11 -Muß danach die (konkrete) Schutzfähigkeit der Wortbestandteile "Dorf[X.]" der [X.] für die in Anspruch genommenen Waren/Dienstleistungen bejaht werden, steht der Anwendung des Erfahrungssatzes,daß bei Wort-/Bildmarken der Gesamteindruck regelmäßig durch die [X.]e geprägt wird, nichts entgegen. Demgemäß ist der prägende Be-standteil "Dorf [X.]" der Firma des [X.] gegenüberzustellen.Bei dieser Sachlage kann das Revisionsgericht auf der Grundlage der vom [X.] getroffenen tatsächlichen Feststellungen unter Beachtung derWechselwirkung zwischen dem hohen Grad der an Identität grenzenden Ähn-lichkeit der Waren/Dienstleistungen, die der Beklagte unter seiner Firma ver-treibt bzw. erbringt, und dem hohen Maß der ebenfalls an Identität grenzendenMarkenähnlichkeit selbst bei der Annahme einer unter dem Durchschnitt lie-genden Kennzeichnungskraft der [X.] eine Verwechslungsgefahr [X.] des § 14 Abs. 2 Nr. 2 [X.] bejahen.c) Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr zwischen der[X.] und den weiteren bildlich ausgestalteten angegriffenen Verwen-dungsformen des [X.] im wesentlichen aus den gleichen vorangehenderörterten Gründen und auch deshalb verneint, weil die weiteren Übereinstim-mungen in Wort bzw. Bild mit der [X.] nicht ausreichten. Diese Beur-teilung kann aus den vorerwähnten Gründen ebenfalls keinen Bestand haben.Auch insoweit kann das Revisionsgericht auf der gegebenen tatsächlichenGrundlage angesichts der bestehenden Übereinstimmungen bezüglich der Wa-ren/Dienstleistungen und bezüglich der einander gegenüberstehenden Kenn-zeichen im Wortbestandteil "Dorf [X.]" eine Verwechslungsgefahrebenfalls bejahen.- 12 -d) Eine abschließende Entscheidung ist dem Senat allerdings trotz [X.] einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr nicht möglich, [X.] Berufungsgericht - von seinem rechtlichen Ausgangspunkt aus folgerich-tig - bisher Feststellungen zur Inhaberschaft der Kläger an der [X.]nicht getroffen und es auch offengelassen hat, ob gegebenenfalls der [X.] des Zuschlags im Zwangsversteigerungsverfahren Inhaber der [X.] ist ([X.] [X.] Ohne Erfolg wendet sich die Revision dagegen, daß das Berufungs-gericht Ansprüche der Kläger aus einer Unternehmenskennzeichnung "[X.]" (§§ 5, 15 Abs. 2 [X.]) wegen fehlender Rechtsinhaberschaftverneint hat.a) Es ist davon ausgegangen, daß die fragliche Unternehmenskenn-zeichnung von den verschiedenen, auch Rechte betreffenden Übertragungs-akten zwischen dem Konkursverwalter und den Klägern nicht erfaßt [X.], weil es jedenfalls an einer Übertragung des Geschäftsbetriebs gefehlt [X.] deshalb nach § 23 HGB kein Übergang der Firma erfolgt sei. Das [X.] Revision hin. Rechtsfehler sind insoweit auch nicht ersichtlich.b) Das Berufungsgericht hat eine Abtretung der Ansprüche aus [X.] der Gemeinschuldnerin durch die Vereinbarung vom [X.] an die Kläger durch den Konkursverwalter als Versuch der [X.] § 23 HGB und deshalb ins Leere gehend erachtet. Dagegen wendet sichdie Revision mit der Begründung, die Abtretung der aus dem Firmenrecht er-wachsenen Ansprüche gegen Dritte werde durch die Regelung in § 23 HGBnicht erfaßt. Dem kann nicht beigetreten [X.] 13 -Nach der Rechtsprechung des [X.] ist die [X.] ohne die zugrunde liegende Rechtsposition grundsätz-lich im Hinblick auf die mit der Abtretung verbundene Veränderung des [X.] nach § 399 BGB ausgeschlossen ([X.], Urt. v. 17.2.1983- I ZR 194/80, [X.] 1983, 379, 381 = [X.] 1983, 395 - Geldmafiosi; [X.]Z119, 237, 241 - Universitätsemblem; vgl. auch [X.]/[X.], [X.],Vor §§ 14-19 Rdn. 9; [X.], UWG, 2. Aufl., Vor § 13 Rdn. 86). [X.] das Unterlassungsbegehren von vornherein, soweit es auf eine Ab-tretung der geltend gemachten Ansprüche gestützt ist.II[X.] Danach war das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zuranderweiten Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten der Revi-sion - an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.Erdmann[X.] [X.]Büscher Schaffert