Bundespatentgericht, Urteil vom 29.01.2019, Az. 3 Ni 64/16 (EP)

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des [X.] 451 303 B1. Die [X.]eröffentlichung der Patenterteilung des am 5. Juli 2010 in [X.] angemeldeten Patents, das die Priorität IT BO20090432 vom 3. Juli 2009 in Anspruch nimmt, erfolgte am 5. November 2014 unter der Bezeichnung „[X.]“ („[X.]isierhaltesystem“).

Das Patent umfasst den unabhängigen Anspruch 1 sowie die rückbezogenen Ansprüche 2 bis 8.

Mit Schriftsatz vom 6. Oktober 2016 hat die Klägerin Nichtigkeitsklage erhoben. Diese stützt sich auf den [X.] der mangelnden Patentfähigkeit (Art. 138 (1) a) EPÜ i. [X.]. m. Art II, § 6, Abs. 1, Nr. [X.]). Zudem gehe der Gegenstand des Streitpatents über den Inhalt der ursprünglichen [X.] Patentanmeldung hinaus (Art. 138 (1) c) EPÜ i. [X.]. m. Art II, § 6, Abs. 1, Nr. 3 [X.]). Der Angriff richtet sich gegen die Patentansprüche 1 bis 5.

Die Klägerin verweist auf die Dokumente

[X.] [X.] 2006/0010572 [X.],

[X.] [X.] 2008/0290081 [X.],

[X.] 3M, [X.], 666, 9415PC, 9416, 9425, 9425HT, [X.], [X.], August, 2006,

[X.] Internetartikel [X.] vs. [X.] Helmet [X.]isor Inserts, [X.], 11. Mai 2008,

[X.] [X.]-219609 A,

[X.]a [X.] Übersetzung der Beschreibung der [X.],

[X.]b [X.] Übersetzung der Ansprüche der [X.],

[X.] WO 2010/088596 [X.],

[X.] [X.] zu Isopropylalkohol,

[X.] Archivierte Internetseite zu Klebebändern,

[X.]a [X.] zur [X.],

[X.] Archivierte Internetseite zu Dichtungen,

[X.]a [X.]ariante zur [X.] ohne Einblendung,

[X.]b [X.] zur [X.],

[X.]0 Archivierte Internetseite zu Scheiben aus laminiertem Material,

[X.]0a [X.] zur [X.]0,

[X.]1 WO 94/12969 zu [X.], Urteil vom 14.10.2003, [X.] –

Elektronische Funktionseinheit,

[X.]2 [X.] 07/983,370 zu [X.], Urteil vom 14.10.2003, [X.] –

Elektronische Funktionseinheit,

[X.]3 WO 2009/056608 [X.],

[X.] PCT Request zur Anmeldung des Streitpatents,

[X.] [X.] 4,097,930,

[X.]6 [X.] 7,102,602 B2,

CD [X.]ideos und [X.]s [X.] bis A[X.]5,

[X.] (Anmeldung PCT/[X.]/001650),

[X.] WO 2011/001278 [X.], [X.] der Anmeldung PCT/[X.]/001650,

[X.] Registerauszug DE 60 2010 019 985.1,

ST4 Merkmalsgliederung Hauptantrag,

ST5 EPA-Registerauszug zur [X.] und

[X.] Prioritätsbeleg zur Anmeldung PCT/[X.]/001650.

Die Klägerin macht zum Hauptantrag geltend, der Gegenstand des Anspruchs 1 sei nicht neu gegenüber den Druckschriften [X.], [X.], [X.]/[X.]a/[X.]b, [X.] und [X.]3 sowie den [X.] und [X.] Zudem mangele es ihm an erfinderischer Tätigkeit gegenüber einer Kombination von [X.] und [X.] sowie gegenüber [X.]/[X.]a/[X.]b selbst bzw. in deren [X.]erbindung mit [X.]. Die Gegenstände der Ansprüche 2 bis 5 seien nicht neu gegenüber der [X.]. Der Gegenstand des Unteranspruchs 2 sei nicht neu gegenüber [X.] und nicht erfinderisch gegenüber der Kombination von [X.] mit [X.]. [X.] sei nicht neu gegenüber der [X.]3 und nicht erfinderisch gegenüber [X.] und der Kombination von [X.] mit [X.], der übereinstimmende [X.] sei deshalb ebenfalls nicht bestandsfähig. Der Gegenstand des Unteranspruchs 5 schließlich beruhe gegenüber der [X.] i. [X.]. m. dem Fachwissen oder der [X.] nicht auf erfinderischer Tätigkeit, auch die Kombination von [X.] mit [X.] lege ihn nahe. Die [X.] 3 und 5 seien durch die [X.]eröffentlichung des [X.] neuheitsschädlich getroffen, wobei die jeweiligen Gegenstände der [X.] 2 und 4 dann auch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhten. Durch die offenkundige [X.]orbenutzung gemäß [X.]ideo [X.] seien die Gegenstände der [X.] 2, 3 und 5 neuheitschädlich vorweggenommen, der Gegenstand des Unteranspruchs 4 sei nahegelegt.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gehe über den Inhalt der ursprünglichen [X.] Patentanmeldung [X.] hinaus. Nicht ursprünglich offenbart sei, dass die Dichtung (2) durch adhäsive Eigenschaften gekennzeichnet sei, so dass die Scheibe (1) vom [X.]isier (7) lösbar, neu positionierbar und auswechselbar ist.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag I sei nicht neu gegenüber [X.]3, [X.], [X.] und [X.] und nahegelegt durch [X.], ggf. in Kombination mit [X.]3, sowie [X.], ggf. in Kombination mit [X.] oder [X.]3. Die Gegenstände des Anspruchs 1 gemäß der weiteren Hilfsanträge seien sämtlich nicht ursprungsoffenbart. Die der [X.], [X.], [X.] und [X.] seien auch nicht neu gegenüber [X.]3 und nicht erfinderisch gegenüber [X.]. Die Gegenstände des Anspruchs 1 gemäß den Hilfsanträgen [X.] und [X.][X.] seien durch [X.], ggf. in Kombination mit [X.], [X.]3/[X.]1, [X.] und/oder [X.]6 nahegelegt. Dies gelte ebenso gegenüber [X.] und [X.], ggf. in Kombination mit [X.] oder [X.]6. Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag [X.]I sei nicht neu gegenüber [X.] und nahegelegt durch [X.], ggf. in Kombination mit [X.] oder [X.]1. Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag [X.]II sei nahegelegt durch [X.], ggf. in Kombination mit [X.] oder [X.]3. Die im Abs. [0009] des Streitpatents genannten Dichtungen seien aus [X.]/[X.]a/[X.]b bekannt. Antibeschlagscheiben aus laminiertem Material zuzuschneiden, sei gegenüber der [X.]0/[X.]0a rein fachmännisch.

Unter Hinweis auf die [X.], [X.] und [X.] sowie das von der Beklagten eingereichte Anmeldeformular „PCT Request“ zur Anmeldung PCT/[X.]/001650 ([X.]) macht die Klägerin fehlende [X.] geltend, so dass die vom Streitpatent in Anspruch genommene Priorität unwirksam sei.

Die Klägerin beantragt,

das [X.] Patent [X.] 303 im Umfang seiner Patentansprüche 1 bis 5 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent im angegriffenen Umfang die Fassung eines der [X.] bis [X.] gemäß Schriftsatz vom 12. Dezember 2018 (jeweils in der [X.]) erhält und die Patentansprüche 6 bis 8 in ihren Rückbeziehungen auf die Patentansprüche 1 und 6 der erteilten Fassung bestehen bleiben.

Die Beklagte hat in der mündlichen [X.]erhandlung erklärt, dass eine [X.]erteidigung des Streitpatents in der Fassung des Hilfsantrags [X.] nicht mehr weiterverfolgt werde.

Der erteilte Patentanspruch 1 in der [X.] Englisch lautet:

„A retention system usable to install in the internal surface of face-shields (7), for example in motorcycle helmet's visors, several type of devices. [X.] (1), [X.], at least in part, [X.] (7) [X.] (2) characterized by adhesive properties, making the screen (1) removable, re-positionable and replaceable.“

In [X.] Übersetzung lautet der Patentanspruch 1:

„Das Rückhaltesystem ist nützlich für den Einbau verschiedener Arten von [X.]orrichtungen auf der Innenfläche der [X.], zum Beispiel für Motorradfahrer Helme. Das System enthält mindestens eine Linse (1), die zumindest teilweise von der Innenfläche des [X.]isiers (7) durch mindestens eine Abdichtung (2) mit Klebeeigenschaften unterstützt ist. Dieses System ist dadurch charakterisiert, dass es entfernbar, neu positionierbar und austauschbar ist.“

Die angegriffenen Patentansprüche 2 bis 5 lauten:

2. A Retention re-positionable system according to claim 1 that utilizes at least a gasket (2) capable of hermetically insulate the cavity (8) between the visor (10) and the screen (1).

3. A Retention re-positionable system according to claim 2 that comprises at least one screen (1) composed, at least in part, [X.]. [X.]/profile and is of a flexible type: so [X.] (10) and its resistance to bending feature can promote a depressive phenomenon inside the cavity (8).

4. A Retention re-positionable system according to claim 2 that comprises at least one screen (1) composed, at least in part, [X.]. [X.]: so [X.] (10) and its resistance to bending feature can promote a depressive phenomenon inside the cavity (8).

5. A Retention re-positionable system according to claim 1 that utilizes at least one gasket (2) having adhesive feature that could be enhanced treating the surfaces with isopropyl alcohol or different compounds/preparations.

In [X.] Übersetzung lauten die Patentansprüche 2 bis 5:

2. Neu positionierbares Rückhaltesystem nach Anspruch 1, das zumindest eine Abdichtung (2) verwendet, die in der Lage ist den Hohlraum (8) zwischen dem [X.]isier (10) und der Scheibe (1) hermetisch zu isolieren.

3. Neu positionierbares Rückhaltesystem nach Anspruch 2, das mindestens eine Linse (1) enthält die zumindest teilweise aus durchsichtigem Kunststoff zusammengesetzt ist. Diese Linse (1) hat [X.]/s Form/Profil und ist flexibel: daher kann sie sich verbiegen, indem sie dem Krümmungsradius des [X.]isiers (10) folgt und seine Eigenschaften der Biegefestigkeit sind derart, dass ein Tiefdruck im Hohlraum (8) gefördert werden kann.

4. Neu positionierbares Rückhaltesystem nach Anspruch 2, das mindestens eine Linse (1) enthält die zumindest teilweise aus durchsichtigem Kunststoff zusammengesetzt ist. Diese Linse (1) hat [X.]/s Form/Profil und ist flexibel: daher kann sie sich verbiegen, indem sie dem Krümmungsradius des [X.]isiers (10) folgt und seine Eigenschaften der Biegefestigkeit sind derart, dass ein Tiefdruck im Hohlraum (8) gefördert werden kann.

5. Neu positionierbares Rückhaltesystem nach Anspruch 1, das zumindest eine mit Klebeeigenschaften versehene Abdichtung verwendet (2), die durch das Behandeln der Oberfläche mit Isopropylalkohol oder anderen [X.]erbindungen/Zubereitungen verstärkt werden können.

Wegen des Wortlauts der nicht angegriffenen abhängigen Ansprüche 6 bis 8 wird auf das Streitpatent Bezug genommen.

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag I ist am Ende ergänzt mit „; and wherein the screen (1) generally has a flat shape and is a flexible type to give a bending differential between the screen (1) and visor (7)” („; und wobei die Linse (1) [X.]/s Form/Profil hat und flexibel ist, sodass sich ein Biegeunterschied zwischen Linse (1) und dem [X.]isier (7) ergibt“).

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag II ist am Ende ergänzt mit „; and wherein the screen (1) has no electronically controlled device“ („; und wobei die Linse (1) kein elektronisch gesteuertes Bauelement aufweist“).

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag [X.] ist am Ende ergänzt mit „; wherein the screen (1) generally has a flat shape and is a flexible type to give a bending differential between the screen (1) and visor (7); and wherein the screen (1) is not electronically controlled” („; wobei die Linse (1) [X.]/s Form/Profil hat und flexibel ist, sodass sich ein Biegeunterschied zwischen Linse (1) und dem [X.]isier (7) ergibt; und wobei die Linse (1) kein elektronisch gesteuertes Bauelement aufweist“).

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag [X.] beansprucht “An assembly comprising a visor (7) and a retention system usable to install in the internal surface of face-shield (7), for example a motorcycle helmet's visor, several type of devices. [X.] includes at least one screen (1), [X.], at least in part, [X.] (7) [X.] (2) characterized by adhesive properties, making the screen (1) removable, re-positionable and replaceable; and wherein the visor (7) is an injection molded visor (7) or a laminated material thermoformed visor (7).” („Anordnung umfassend ein [X.]isier (7) und ein Rückhaltesystem nützlich für den Einbau verschiedener Arten von [X.]orrichtungen auf der Innenfläche der [X.], zum Beispiel für Motorradfahrer Helme. Das Rückhaltesystem enthält mindestens eine Linse (1), die zumindest teilweise von der Innenfläche des [X.]isiers (7) durch mindestens eine Abdichtung (2) mit Klebeeigenschaften unterstützt ist. Dieses System ist dadurch charakterisiert, dass es entfernbar, neu positionierbar und austauschbar ist; und wobei das [X.]isier (7) durch Spritzguss geformt ist oder ein [X.]isier (7) aus einem laminierten thermogeformten Material ist.“).

Anspruch 1 nach Hilfsantrag [X.] ergänzt denjenigen aus Hilfsantrag [X.] um den Zusatz aus Hilfsantrag I, hier als Einschub nach „and replaceable“ („und austauschbar ist“).

Anspruch 1 nach Hilfsantrag [X.]I beansprucht „An assembly comprising a visor (7) and a retention system usable to install in the internal surface of face-shield (7), for example a motorcycle helmet's visor, several type of devices. [X.] includes at least one screen (1), [X.], at least in part, [X.] (7) [X.] (2) characterized by adhesive properties, making the screen (1) removable, re-positionable and replaceable; and wherein the visor (7) is a non-recessed visor (7).” („Anordnung umfassend ein [X.]isier (7) und ein Rückhaltesystem nützlich für den Einbau verschiedener Arten von [X.]orrichtungen auf der Innenfläche der [X.], zum Beispiel für Motorradfahrer Helme. Das Rückhaltesystem enthält mindestens eine Linse (1), die zumindest teilweise von der Innenfläche des [X.]isiers (7) durch mindestens eine Abdichtung (2) mit Klebeeigenschaften unterstützt ist. Dieses System ist dadurch charakterisiert, dass es entfernbar, neu positionierbar und austauschbar ist; und wobei das [X.]isier (7) ein aussparungsfreies [X.]isier (7) ist.“).

Anspruch 1 nach Hilfsantrag [X.]II ergänzt dies durch den Einschub „; wherein the screen (1) is not electronically controlled” („; wobei die Linse (1) kein elektronisch gesteuertes Bauelement aufweist“) nach „and replaceable“ („und austauschbar ist“).

Anspruch 1 nach Hilfsantrag [X.][X.] ergänzt den aus Hilfsantrag [X.]I um den Zusatz „; and wherein the visor (7) is an injection molded visor (7) or a laminated material thermoformed visor (7)“ („; und wobei das [X.]isier (7) durch Spritzguss geformt ist oder ein [X.]isier (7) aus einem laminierten thermogeformten Material ist“).

In den [X.], [X.] und [X.] sind Anspruch 3 an den geänderten Anspruch 1 angepasst, Anspruch 4 gestrichen und die Nummerierung des Anspruchs 5 angepasst worden.

In den Hilfsanträgen [X.] bis [X.][X.] sind die angegriffenen abhängigen Ansprüche in Anlehnung an den jeweiligen Anspruch 1 nun auf „An assembly“ („Anordnung“) gerichtet.

Die auf den [X.] der mangelnden Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 a) EPÜ) gestützte Klage ist zulässig und erweist sich auch als begründet.

1. Das Streitpatent betrifft ein repositionierbares Rückhaltesystem, das dazu verwendet werden könnte, in der Innenfläche von [X.], beispielsweise in Visieren von Motorradhelmen, verschiedene Arten von Vorrichtungen zu installieren (vgl. Abs. [0001]).

Gemäß Beschreibungseinleitung gebe es Vorrichtungen, die in der Lage seien, die Sichtbarkeit beim Fahren mit Visierhelmen zu erleichtern und zu verbessern. Solche Vorrichtungen wiesen Form und Eigenschaften für eine hohe Kompatibilität (sogenannte „Universal"-Modelle) auf; sie würden innerhalb des Visiers angebracht unter Verwendung von sehr zähen Haftmaterialien, die keine Repositionierung erlaubten, oder würden mechanische Systeme verwenden, die irreversible Operationen wie das Bohren in das Visiers selbst erforderten. Bei Schirmen oder Vorrichtungen, die zähe oder „permanente" Klebstoffe verwendeten, sei während der [X.] besondere Vorsicht geboten. Nach Entfernung dieser Schirme seien sie nicht mehr verwendbar. Bei Schirmen oder Vorrichtungen, die mechanische Rückhaltesysteme verwendeten, und dabei das Visier dauerhaft modifiziert werde, beispielsweise durch Bohren, führe die Funktionalität des Visiers selbst häufig zu einer Beeinträchtigung, wenn es in seiner ursprünglichen Konfiguration verwendet werde.

In diesem Umfeld sei nicht bekannt, ein Rückhaltesystem zu verwenden, das das Abnehmen und Ersetzen von Schirmen und Vorrichtungen ermöglichen würde, ohne eigene Eigenschaften oder die des Schirms, auf dem sie angebracht sind, zu verändern oder zu modifizieren (vgl. Abs. [0002] bis [0006]).

2. Vor diesem Hintergrund stellt sich das Streitpatent die Aufgabe, ein System zu schaffen, das das Abnehmen und Ersetzen von Schirmen und [X.] an Visieren ermöglicht, ohne deren eigene Eigenschaften oder die des Visiers, auf dem sie angebracht sind, zu verändern oder zu modifizieren (vgl. Abs. [0007]).

3. Gelöst wird diese Aufgabe gemäß Patentanspruch 1 durch ein Rückhaltesystem mit folgenden Merkmalen:

1.1 A retention system usable to install in the internal surface of face-shields (7), for example in motorcycle helmet's [X.]s, several type of devices.

1.2 The system includes at least one screen (1), [X.], at least in part, [X.] (7) [X.] (2)

1.3 characterized by adhesive properties, making the screen (1) removable, re-positionable and replaceable.

In der [X.] Übersetzung lautet die Merkmalsgliederung:

1.1 Das Rückhaltesystem ist nützlich für den Einbau verschiedener Arten von Vorrichtungen auf der Innenfläche der [X.], zum Beispiel für Motorradfahrer Helme.

1.2 Das System enthält mindestens eine Linse (1), die zumindest teilweise von der Innenfläche des Visiers (7) durch mindestens eine Abdichtung (2) mit Klebeeigenschaften unterstützt ist.

1.3 Dieses System ist dadurch charakterisiert, dass es entfernbar, neu positionierbar und austauschbar ist.

4. Bei dem vorliegend zuständigen Fachmann handelt es sich um einen Diplom-Ingenieur des Maschinenbaus mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Entwicklung von [X.]n und deren Zubehör.

1. Der Sinngehalt des erteilten Patentanspruchs 1 ist auslegungsbedürftig.

a) Die Beschreibung und die [X.]uren stützen die Sichtweise, dass sowohl die [X.] (screen) (1) als auch die Dichtung (gasket) (2) vom Visier ([X.]) (7) entfernbar, neu positionierbar und austauschbar sind.

Das anspruchsgemäße System umfasst wenigstens eine [X.] (1) (vgl. Anspr. 1) und eine Dichtung an der [X.] (vgl. [X.]. 2, [X.] 7, 8). Die Dichtung kann unter Verwendung mehrerer Materialien aufgebaut sein, wie beispielsweise geschlossenzelligen Acrylschaumschichten (wie [X.], [X.] von 3M), oder mit einem geschlossenzelligen vernetzten Polyethylen (wie PEX oder [X.] von [X.]), oder geschlossenzelligem Polyurethanschaum, oder anderen ähnlichen Materialien, mit der Möglichkeit, Klebeschichten unterschiedlicher Zusammensetzung hinzuzufügen (vgl. [X.]. 2, [X.] 7 bis 15).

Im [X.] liegen drei mögliche Ausführungsformen:

aa) Besteht die Dichtung (2) aus geschlossenzelligem Acrylschaum, z. B. unter Verwendung von [X.] ([X.]) von 3M, weist das Material bereits Hafteigenschaften auf. Die dem Visier (7) zugewandte Kontaktfläche (4) wird mit Lösungsmitteln behandelt, die die Klebkraft für das Entfernen dämpfen können (z. B. „Leva Etichette“ von [X.]), während die andere unbehandelte Seite auf die [X.] (1) geklebt wird (vgl. [X.]. 2, [X.] 42 bis 46 i. V. m. [X.]. 2).

bb) Besteht die Dichtung (2) aus geschlossenen Zellen aus Polyethylen oder Polyurethan, weist das Material keine besonderen Hafteigenschaften auf. Die Dichtung (2) wird auf der der [X.] (1) zugewandten Kontaktfläche (5) mit einer stark haftenden Klebeschicht (z. B. FT126 Avery Dennison Acrylkleber) behandelt. Auf der anderen Kontaktfläche (4) wird sie mit einem wiederpositionierbaren Klebeschaum mit geringer Zähigkeit (z. B. entfernbarer Acrylkleber [X.]) behandelt. Darauf wird eine zweite doppelseitig klebbare, austauschbare Dichtung (3) aufgebracht (vgl. [X.]. 3, [X.] 22 bis 34 i. V. m. [X.]. 3).

cc) Weist die zweite Dichtung (3) auf der dem Visier (10) zugewandten Seite eine Schicht aus hochfestem Haftmittel auf, verbleibt die Dichtung (3) am Visier (10), und die [X.] (1) ist zwischen der Dichtung (2) und der zweiten Dichtung (3) entfernbar. In dieser Ausführungsform kann die Dichtung (2) unter Verwendung von geschlossenzelligem Schaum aus Polyethylen, Polyurethan oder Acryl aufgebaut sein (vgl. [X.]. 3, [X.] 47 bis 55 i. V. m. [X.]. 3).

In allen drei Ausführungsformen weist die Dichtung (2) eine der [X.] (1) abgewandte Seite auf, deren Hafteigenschaften es erlauben, dass das aus [X.] (1) und Dichtung (2) bestehende System vom Visier (7) entfernbar, neu positionierbar und austauschbar ist.

b) Aus sich heraus könnte der Wortlaut des Patentanspruchs 1 in seiner maßgeblichen [X.] Fassung – im Gegensatz zu seiner [X.] Fassung – aber auch ein Verständnis zulassen, dass alleinig die [X.] (1) ohne die Dichtung (2) entfernbar, neu positionierbar und austauschbar wäre. Eine solche Lesart findet aber in der Beschreibung und den [X.]uren keine Stütze.

c) Der Begriff „retention system“ („Rückhaltesystem“) beinhaltet die Funktion „Halten“, die vom System selbst bewerkstelligt werden muss. [X.]. 1 zeigt ein solches Rückhaltesystem zur Anwendung am Visier eines Schutzhelmes (vgl. Abs. [0010]). Das System umfasst die [X.] (1) und die Dichtung (2) mit Hafteigenschaften. Zusätzlicher Hilfsmittel zum Halten bedarf es hier nicht.

d) Der Begriff „re-positionable“ („neu positionierbar“) soll das beschädigungsfreie Abnehmen bzw. Ablösen der [X.] von einem Visier zum Ausdruck bringen, um sie bedarfsweise an verschiedenen [X.]n einzusetzen (vgl. Abs. [0007] bis [0009]). Dabei wird die [X.] neu bzw. anders positioniert.

e) Der Begriff „screen” wird im Streitpatent mit „Linse” übersetzt. In Übereinstimmung mit den Parteien sieht der Senat den Begriff „[X.]“ als zutreffend an.

2. Der auf die erteilte Fassung des [X.] gerichtete Hauptantrag und die [X.] bis V sind zulässig. Die [X.] bis [X.] sind unzulässig.

a) Der Wortlaut des erteilten Anspruchs 1 ist durch die ursprüngliche Offenbarung gedeckt.

Die Klägerin macht geltend, der ursprüngliche Anspruch 1 fordere, dass das System entfernbar, neu positionierbar und austauschbar ist. Merkmal 1.3 des erteilten Anspruchs 1 fordere nun, dass die Dichtung (2) durch ihre adhäsiven Eigenschaften gekennzeichnet werde, dass die [X.] (lösbar) neu positionierbar und auswechselbar ist.

Die Merkmale 1.2 und 1.3 des ursprünglichen Anspruchs 1 lauten (vgl. [X.]):

1.2 The system includes at least one screen (1), [X.], at least in part, [X.] (7) [X.] (2) with adhesive characteristics.

1.3 Such system is characterized by the fact to be removable, re-positionable and replaceable.

Die Merkmale 1.2 und 1.3 des erteilten Anspruchs 1 lauten:

1.2 The system includes at least one screen (1), [X.], at least in part, [X.] (7) [X.] (2)

1.3 characterized by adhesive properties, making the screen (1) removable, re-positionable and replaceable.

Gemäß oben getroffener Auslegung des Patentanspruchs 1 besteht das streitpatentgemäße System aus der [X.] (1) und der Dichtung (2). Die Dichtung (2) weist Hafteigenschaften auf, durch die das System entfernbar, neu positionierbar und austauschbar ist. Merkmal 1.3 im erteilten Anspruch 1 bezieht sich, wie im ursprünglichen Anspruch 1 wörtlich angegeben, auf das System.

b) Das in den Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag I nach Merkmal 1.3 aufgenommene Merkmal 1.4 „and wherein the screen (1) generally has a flat shape and is a flexible type to give a bending differential between the screen (1) and [X.] (7)” ist ursprünglich offenbart (vgl. [X.], [X.], [X.] 9 bis 15, Anspr. 3; [X.], [X.]. 4, [X.] 4 bis 11, Anspr. 3).

c) Das in den Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag II nach Merkmal 1.3 aufgenommene Merkmal 1.5 „and wherein the screen (1) has no electronically controlled device“ ist zulässig. Mit diesem nicht ursprünglich offenbarten Disclaimer wird die Neuheit gegenüber der älteren Anmeldung [X.] hergestellt (vgl. [X.], [X.], 10 Aufl., Rdn. 150, 151).

d) Die in den Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag III nach Merkmal 1.3 aufgenommenen Merkmale entsprechen Merkmal 1.4 gemäß Hilfsantrag I und sinngemäß Merkmal 1.5 gemäß Hilfsantrag [X.] Die zu die zu den [X.] und II getroffenen Aussagen gelten hier ebenso.

e) Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag [X.] lautet gegliedert:

1.1’ An assembly comprising a [X.] (7) and a retention system usable to install in the internal surface of face-shield (7), for example a motorcycle helmet's [X.], several type of devices.

1.2’ The retention system includes at least one screen (1), [X.], at least in part, [X.] (7) [X.] (2) characterized by

1.3 adhesive properties, making the screen (1) removable, re-positionable and replaceable;

1.6 and wherein the [X.] (7) is an injection molded [X.] (7) or a laminated material thermoformed [X.] (7).

Die [X.] (vgl. [X.], [X.], [X.] 6 bis 15), die [X.] (vgl. [X.], [X.], [X.] 6 bis 15) und das Streitpatent (vgl. [X.], Abs. [0012]) weisen auf eine Ausgestaltung eines Visiers für Motorrad- und Fahrhelme (motorcycle and driving helmet’s [X.]) nach Merkmal 1.6 (produced by injection molding or laminated material thermoforming) hin, um den adhäsiven Effekt an der Dichtung zu unterstützen.

Auf Grund der ausdrücklichen Erwähnung vorteilhafter Eigenschaften des Visiers ist das Visier selbst dem [X.] des [X.] zuzurechnen, auch wenn die ursprünglich per Fax mit der [X.] (vgl. [X.]) eingereichten [X.]uren 1 und 2 das Visier nur schemenhaft zeigen.

f) Das in den Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag V gegenüber dem Hilfsantrag [X.] zwischen dessen Merkmale 1.3 und 1.6 aufgenommene Merkmal entspricht Merkmal 1.4 gemäß Hilfsantrag [X.] Die zu Hilfsantrag I getroffen Aussagen gelten hier ebenso.

g) Der Patentanspruch 1 gemäß den [X.] bis [X.] umfasst jeweils das Merkmal 1.7 „and wherein the [X.] (7) is a non-recessed [X.] (7)“.

Dabei handelt es sich wie bei Merkmal 1.5 gemäß Hilfsantrag II um einen nicht ursprünglich offenbarten Disclaimer. Im Gegensatz zum Merkmal 1.5 lässt sich hier mit Merkmal 1.7 die Neuheit gegenüber der älteren Anmeldung [X.] nicht herstellen (vgl. [X.], [X.], 10. Aufl., Rdn. 150, 151), da die Druckschrift [X.] in [X.]. 4 bereits ein solches „non-recessed [X.]“ mit dem Bezugszeichen 20 im Gegensatz zum in [X.]. 16 dargestellten „[X.] with a recess“ (vgl. [X.], Abs. [0032]) zeigt. Die das Merkmal 1.7 jeweils in Patentanspruch 1 enthaltenden [X.] bis [X.] sind demnach unzulässig.

3. Die von der Klägerin geltend gemachte unwirksame Prioritätsnahme des [X.] wegen fehlender Anmelderidentität kann dahinstehen, da die Gegenstände des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag und den [X.] bis V gegenüber der Zusammenschau der unstreitig vor dem [X.] des [X.] veröffentlichen Druckschriften [X.] und [X.] nahe gelegt sind.

a) Die Druckschrift [X.] offenbart eine Visieranordnung für Motorradhelme, aufweisend ein Visier (outer [X.]) 10 und eine an dessen Innenfläche (rear surface) 12 gehaltene [X.] (inner [X.]) 20 mit Antibeschlageigenschaften (vgl. S. 1, [X.] 4 bis 7, [X.], [X.] 3 bis 17, 31, 32, [X.]. 2 bis 6; Merkmale 1.1, 1.1‘).

Eine Ausnehmung (recess) 15 mit Haltebereichen (constraining portions) 16A, [X.] an der Innenfläche 12 des Visiers 10 hält jeweils eine Außenkante (lateral edge) 25 der [X.] 20. Durch eine Abdichtung (insulating elements, [X.]) 7 wird zwischen dem Visier 10 und der [X.] 20 eine Luftkammer (air chamber) 4 gebildet (vgl. [X.], [X.] 10 bis 17, [X.], [X.] 17 bis 26, [X.]. 5, 6).

In einer Ausgestaltung ist die [X.] 20 zu deren Austausch, Inspektion oder Wartung am Visier 10 entfernbar („removable“) angeordnet (vgl. [X.], [X.] 17 bis 19, [X.], [X.] 27 bis [X.], [X.] 4). Die Wartung der [X.] 20 ist nur sinnvoll, wenn die [X.] 20 im [X.] wieder am Visier 10 angebracht wird. Eine Neupositionierung der [X.] 20 liest der Fachmann bei dieser Befestigungsform daher mit.

In einer alternativen Ausgestaltung ist die [X.] 20 am Visier 10 nicht entfernbar („non removable“) angeordnet. Die Befestigung erfolgt beispielsweise mittels [X.] (vgl. [X.], [X.] 5 bis 15). Als weitere alternative Ausgestaltung ist eine Befestigung mit adhäsiven und/oder doppelseitig adhäsiven Elementen in der Nähe der Außenkanten 25 der [X.] 20 vorgesehen (vgl. [X.], [X.] 16 bis 20). Eine Abdichtung ist hier nicht erwähnt.

Die Beklagte ist der Auffassung, dass diese letztgenannte Befestigungsform lediglich eine Alternative zu der zuvor erwähnten nicht entfernbaren Anbringung der [X.] 20 am Visier 10 mittels [X.] sein soll.

Dieser Auffassung schließt sich der Senat aus folgenden Gründen nicht an:

Gemäß Druckschrift [X.] ist es bei der Anbringung eines inneren Visiers – also einer streitpatentgemäßen [X.] – mittels Stiftelementen am äußeren Visier nachteilig, dass das innere Visier nicht wiederholt positionierbar ist, während [X.] zwischen beide Visiere eintritt (vgl. S. 1, [X.] 22 bis [X.], [X.] 2). Dieser Nachteil soll mit der Lehre der Druckschrift [X.] behoben werden (vgl. [X.], [X.] 13 bis 16).

Dazu ist in [X.] ausgeführt, das innere Visier entfernbar an dem äußeren Visier zu befestigen, um einfache Wartungsvorgänge und/oder den Austausch von Visieren zu ermöglichen. Alternativ kann das innere Visier an dem äußeren Visier durch einen mechanischen Verbindungsvorgang, wie [X.], starr befestigt werden, um eine dauerhafte Verbindung herzustellen (vgl. [X.], [X.] 17 bis 21).

Bei der in der [X.] vorgeschlagenen Ausführungsform, die [X.] 20 am Visier 10 mit klebenden und/oder doppelseitig klebenden Elementen zu befestigen, hat der Fachmann sowohl die nicht entfernbare als auch die entfernbare Anordnung im Blick, da solche klebenden Elemente je nach Ausgestaltung eine dauerhafte oder eine lösbare Befestigung erlauben.

Bei der entfernbaren Anordnung unter Verwendung doppelseitig klebender Elemente stellt sich dem Fachmann die Frage der wiederholten Anbringung der [X.] 20 nach dem Entfernen vom Visier 10 und der durchgeführten Wartung. Er erhält aus der [X.] den Hinweis, funktional äquivalente Systeme zur Befestigung einzusetzen (vgl. [X.], [X.] 19, 20). Einmalig wirkende klebende Elemente wird er dafür nicht Betracht ziehen, da diese nur unter zusätzlichem Aufwand von der [X.] 20 oder dem Visier 10 zu entfernen und neue anzubringen sind.

Vielmehr wird der Fachmann auf aus der Druckschrift [X.] bekannte repositionierbare Klebebänder zurückgreifen, denn die dort offenbarten Klebebänder [X.] und 9416 weisen an einer Seite eine geringe Klebrigkeit und an der anderen Seite eine hohe Klebrigkeit auf. Die Seite geringerer Klebrigkeit erlaubt die Entfernung ohne Kleberückstände und ist in vielen Fällen mehrfach wiederverwendbar (vgl. [X.], Features).

Ausgehend davon wird der Fachmann ein solches Klebeband mit der Seite hoher Klebrigkeit auf der [X.] 20 gemäß [X.] anbringen und die Seite geringerer Klebrigkeit zur entfernbaren, neu positionierbaren und austauschbaren Anbringung am Visier 10 vorsehen. Beim Entfernen vom Visier 10 verbleibt das Klebeband an der [X.] 20, so dass gemäß zu lösender Aufgabe sowohl das aus [X.] 20 und Klebeband bestehende System als auch das Visier 10 in ihren Eigenschaften nicht verändert werden. Mit der umlaufenden Anbringung an den Kanten der [X.] 20 analog zur und anstelle der Abdichtung 7 bildet das doppelseitige Klebeband auch eine Dichtung (Merkmale 1.2, 1.2‘, 1.3).

Die [X.] 20 ist als defomierbare flache Platte ausgebildet und weist ersichtlich keine elektronische gesteuerte Vorrichtung auf (vgl. [X.], [X.], [X.] 15, 16, [X.], [X.] 29 bis [X.], [X.] 1, [X.]. 4, 7; Merkmale 1.4, 1.5).

Das Visier 10 besteht aus Kunststoff und ist durch „[X.]“ hergestellt (vgl. [X.], [X.], [X.] 29, 30, [X.], [X.] 11 bis 15, Anspr. 2). Unter „[X.]“ i. V. m. Kunststoff versteht der Fachmann „injection molding“ gemäß der ersten Alternative von Merkmal 1.6.

b) Bei wie hier in sich geschlossener Antragstellung ist die Bestandsfähigkeit der [X.] nur beim letzten Hilfsantrag zu prüfen. Im vorliegenden Fall handelt es sich um Hilfsantrag [X.], dessen Patentanspruch 1 unzulässig ist. Die auf Patentanspruch 1 rückbezogenen, ebenso angegriffenen [X.] 2 bis 5 teilen sein rechtliches Schicksal.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 [X.] i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 [X.] i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der [X.] zugelassenen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der [X.] zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats beim [X.], [X.] 45a, 76133 [X.] eingereicht werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung.

Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde.