Bundespatentgericht, Beschluss vom 13.09.2012, Az. 27 W (pat) 123/11

Gegen die am 24. Juni 2009 angemeldete und am 4. Dezember  2009 u.a. für die

[X.]:

Organisation und Durchführung von Unterhaltungs- und Live-Veranstaltungen, insbesondere von Tanzveranstaltungen, Konzerten, Shows und Kabarettdarbietungen und Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Partyveranstaltungen (Unterhaltung)

eingetragene Wortmarke 30 2009 036 968

[X.] club

hat die Widersprechende am 12. März 2010 aus ihrer am 25. Juli 2007 angemeldeten Wortmarke 307 48 851

[X.]

die seit 8. Januar 2008 u.a. für die Dienstleistungen der

[X.]:

Unterhaltung und sportliche Aktivitäten

eingetragen ist, Widerspruch eingelegt und diesen mit der Beschwerde auf die Dienstleistungen der [X.] des angegriffenen Zeichens beschränkt.

Die Markenstelle hat den Widerspruch mit Beschluss vom 23. September 2011 mangels [X.] ebenso zurückgewiesen wie den [X.] der Inhaberin des angegriffenen Zeichens.

Angesichts der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und identischer Dienstleistungen sei ein deutliche Abstand der Marken erforderlich, um [X.] auszuschließen. Diesen Abstand hielten die [X.]n jedoch ein. „[X.]" und „[X.]" unterschieden sich durch ihre Wortlänge, Silbenzahl, [X.] sowie Sprech- und Betonungsrhythmus deutlich. Das angegriffene Zeichen verfüge am Ende seines ersten Wortteils noch über das [X.]. Sein zweiter Wortteil „-club“ fehle in der Widerspruchsmarke.

Es bestehe kein Anlass, einen Bestandteil des angegriffenen Zeichens wegzulassen oder zu vernachlässigen. Es sei auch kein Bestandteil mehr prägend für die [X.] als der andere, sondern beide ergäben den zusammenhängenden Sinn eines [X.]lenclubs bzw. eines Clubs von oder für [X.]len.

Dieser Beschluss ist der Widersprechenden am 10. Oktober 2011 zugestellt worden.

Sie hat am 10. November 2011 Beschwerde eingelegt und vorgetragen, ihre Widerspruchsmarke sei nahezu identisch im angegriffenen Zeichen enthalten und stehe dort am stärker beachteten Zeichenanfang. „Club“ müsse darin ebenso vernachlässigt werden wie das [X.]. Der Zusatz „Club“ lege eine gedankliche Verbindung nahe, zumal sie und mit ihr verbundene Unternehmen eine Markenserie hätten ([X.] TV, [X.]-art, [X.]-art-gallery, [X.] Live, [X.] Mobile).

[X.] beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Demgegenüber beantragt die Inhaberin des angegriffenen Zeichens,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, im Gesamteindruck stimmten die Marken nicht überein. „[X.] club“ benenne einen Zusammenschluss von [X.]len, während „[X.]“ in Alleinstellung für das Abernten von Reben stehe und nur über eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft verfüge. Im Zusammenhang mit Unterhaltung stehe „[X.]“ für Flucht aus dem Alltag, [X.]lion gegen das Alltägliche.

Ähnlichkeit der Dienstleistungen sei auch nicht gegeben. [X.] verfüge nicht über Veranstaltungsräume und befasse sich ausschließlich mit Media- und [X.], während im „[X.] club“ Lesungen, Konzerte sowie Theater- und Tanzveranstaltungen stattfänden.

Am 26. April 2011 hatte die Inhaberin des angegriffenen [X.] erhoben; im Beschwerdeverfahren hat sie sie nicht wieder aufgegriffen.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg.

Über die Beschwerde kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden, nachdem die Beschwerdegegnerin hinreichend [X.] zur Stellungnahme auf das Vorbringen des Beschwerdeführers eingeräumt worden war (vgl. [X.] 19, 225, 227 ff.; 23, 171; [X.], 223, 224 - [X.]), kein Beteiligter eine solche beantragt hat und auch der Senat eine solche für entbehrlich erachtet.

Es besteht eine Gefahr von Verwechslungen zwischen den [X.]n nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.].

Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren Marke nach § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] zu löschen, wenn unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalles zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke die Gefahr von Verwechslungen einschließlich der Gefahr, dass die Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht.

Zwischen den für die Beurteilung der [X.] maßgeblichen Faktoren, Ähnlichkeit der Marken und der mit ihnen gekennzeichneten Dienstleistungen, Kennzeichnungskraft der älteren Marke sowie Art und Aufmerksamkeit des beteiligten Publikums, besteht dabei eine Wechselwirkung. So kann etwa ein höherer Grad an Ähnlichkeit der Dienstleistungen oder eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke einen geringeren Grad an Ähnlichkeit der Marken ausgleichen und umgekehrt ([X.] GRUR 2005, 1042 – [X.]; [X.], 326 - [X.] / PORTRONE).

Der Schutz der älteren Marke ist dabei auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. [X.] [X.], 318 - [X.] / Autec).

Bei dieser umfassenden Beurteilung der [X.] ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. [X.] GRUR 2008, 343 - [X.]; [X.], 1055 - airdsl).

Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend eine Gefahr von Verwechslungen gegeben.

Da die Inhaberin des angegriffenen Zeichens die Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke nicht zulässigerweise erhoben hat, ist die Registerlage maßgeblich.

Die fünfjährige Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke, die mit der Eintragung am 25. Juli 2007 zu laufen begonnen hat, war zum [X.]punkt der Erhebung der [X.] am 26. April 2011 noch nicht abgelaufen (§ 43 Abs. 1 Satz 1, § 26 Abs. 5 [X.]). Damit kommt es nicht darauf an, wie die Beteiligten ihre Marken bisher jeweils tatsächlich benutzt haben.

Da der für die Widerspruchsmarke eingetragene Oberbegriff „Unterhaltung“ alle für das angegriffene Zeichen beanspruchten Dienstleistungen der [X.] umfasst, ist der Beurteilung der [X.] die Identität der Dienstleistungen der einander gegenüberstehenden Marken zu Grunde zu legen.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist durchschnittlich.

Es bestehen weder ausreichende Hinweise auf eine Schwächung der Kennzeichnungskraft, noch sind durchschlagende Anhaltspunkte für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ersichtlich.

Das von der Widerspruchsmarke angesprochene Publikum wird im Unterhaltungsbereich „[X.]“ nicht mit der Weinlese in Verbindung bringen. Selbst wenn es an [X.]len denken würde, hätte dies keine Minderung der Kennzeichnungskraft zur Folge, da Assoziationen zu Aufrührer, Widerständler, Empörer oder Flucht aus dem Alltag zu weit hergeholt erscheinen.

Unter Berücksichtigung der dargelegten Umstände sind überdurchschnittliche Anforderungen an den erforderlichen Markenabstand zu stellen, um eine [X.] im markenrechtlichen Sinn auszuschließen.

Diesen Abstand halten die [X.] aber nicht ein.

Die Markenstelle hat zunächst zutreffend die Gefahr unmittelbarer Verwechselungen der einander gegenüberstehenden Zeichen in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht verneint. Sie hat jedoch zu Unrecht angenommen, dass auch eine begriffliche jedenfalls eine mittelbare Verwechslung ausscheide.

Bildlich und klanglich unterscheiden sich die Marken aufgrund ihrer Zeichenlänge ausreichend.

Allerdings vermag der Senat eine den Gesamteindruck prägende und damit kollisonsbegründende Stellung des Bestandteils „rebel" in dem angegriffenen Zeichen nicht völlig auszuschließen.

Auch wenn der Verbraucher Marken regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und bei umfassender Beurteilung der [X.] auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen ist, liegt [X.] dann vor, wenn der Gesamteindruck des mehrteiligen Zeichens durch einen mit der [X.] übereinstimmenden Bestandteil geprägt wird oder dieser Bestandteil eine selbstständig kennzeichnende Stellung einnimmt ([X.] GRUR 2005, 1042, 1044, Rn. 32 ff. -  [X.]; [X.], 859, 861, Rn. 21 – Malteserkreuz).

Ob dies der Fall ist, beurteilt sich zum einen anhand der betreffenden Marke selbst, zum anderen aber im Hinblick auf die [X.], wenn diese aufgrund ihrer tatsächlichen Benutzung eine erhöhte Kennzeichnungskraft erlangt hat (grdl. [X.] GRUR 2003, 880, 881 - City Plus; s. ferner [X.], 513, 514 - [X.]/[X.], [X.], 60, 61 - Nr. 14 - [X.]; [X.], 859, 862 - Nr. 31 - Malteserkreuz; [X.], 888, 889 - Euro).

Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Wort „[X.]“. Das angegriffene Zeichen hat am Ende des ersten Wortes, das der Widerspruchsmarke entspricht, darüber hinaus ein „s“ und verfügt im zweiten Wortteil über den Bestandteil „club".

„club“ ist allgemein verständlich und bekannt durch das [X.] Wort „club“ mit der Übersetzung „Klub, Verein“ (Duden-Oxford - Großwörterbuch [X.], 3. Aufl., [X.] 2005). Der Begriff deutet allgemein auf einen Ort für Unterhaltung und gesellschaftliches Zusammenkommen hin, ist damit für die hier in Rede stehenden Dienstleistungen der [X.] beschreibend und damit zu vernachlässigen.

Die verbleibenden, einander gegenüberstehenden Bestandteile „[X.]“ und „rebel“ wird das Publikum, wenn es den Unterschied überhaupt bemerkt, da die Zeichen nicht gleichzeitig auftauchen, sondern nur in der Erinnerung verglichen werden, als Singular- und Pluralform eines Begriffs erkennen und damit einem Unternehmen zuordnen.

Die Gefahr, dass der Verbraucher in einem Bestandteil einer jüngeren Marke einen Herkunftshinweis auf den Inhaber der älteren Marke sieht und es zu Verwechslungen kommt, ist allerdings durchaus geringer, wenn sich das jüngere Zeichen als geschlossener Gesamtbegriff darstellt. Auch dies vermag der Senat nicht festzustellen.

Denn das „s“ am Ende von „[X.]“ erscheint nicht ausschließlich als die Genitivform von „rebel“, die eine untrennbare Verbindung beider Wörter schafft könnte, sondern durchaus auch als eigenständige Pluralform.

Letztlich kann die Frage, ob auch die Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens infolge seiner tatsächlichen Benutzung die Annahme rechtfertigt, dass es auch in der jüngeren [X.] als Hinweis auf den älteren Markeninhaber aufgefasst, dahin stehen, denn jedenfalls besteht zwischen den hier in Rede stehenden Marken die Gefahr einer Verwechslung durch gedankliches Inverbindungbringen, § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. HS [X.].

Diese Art der [X.] kann gegeben sein, wenn die Verbraucher zwei an sich unterschiedliche Marken wegen eines gemeinsamen charakteristischen Bestandteils derselben betrieblichen Ursprungsstätte zuordnen. Dabei nimmt der Verbraucher die Unterschiede der Marken durchaus wahr und verwechselt sie deshalb nicht unmittelbar, auf Grund von Gemeinsamkeiten in der Markenbildung oder in prägenden Einzelteilen hat er jedoch Anlass, die jüngere Marke (irrtümlich) der Inhaberin der älteren Marke zuzuordnen oder auf Grund dieser Umstände auf sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen den Markeninhabern, vor allem im Sinne einer gemeinsamen Produktverantwortung zu schließen. Dabei werden nur ausschließlich assoziative Gedankenverbindungen, die zwar zu behindernden, [X.] oder verwässernden Wirkungen, nicht jedoch zu eigentlichen Herkunftsverwechslungen führen, von § 9 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 [X.] nicht erfasst ([X.] GRUR 1998, 387, 389, Nr. 18 - Sabèl/[X.]; [X.] GRUR 2000, 886, 887 - [X.]/[X.]; [X.], 544, 547 – [X.] 24).

Eine mittelbare [X.] kann demnach bei Serienmarken auftreten, wenn der Inhaber der älteren Marke bereits mit dem entsprechenden Wortstamm als Bestandteil mehrerer eigener entsprechend gebildeter Serienmarken aufgetreten ist ([X.], [X.], 542, 544 - [X.]; [X.], 544, 547 - [X.] 24; [X.], [X.], 345, 346 - [X.] BOY/ Boy).

Ob die Widersprechende zusammen mit anderen Unternehmen das Publikum bereits an eine Markenserie mit dem Wort „[X.]" als Stammbestandteil gewöhnt hat, erscheint fraglich, da nicht vorgetragen ist, wie die Marken benutzt werden und ob trotz Verwendung durch verschiedene Unternehmen dabei eine Zusammengehörigkeit deutlich wird.

Eine gedankliche Verbindung i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] beruht hier aber darauf, dass es im Unterhaltungsbereich zu erwarten ist, dass ein Anbieter unter seiner Marke auch einen Club betreibt (s.a. [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.] Club).

Dabei entspricht es durchaus den Bezeichnungsgewohnheiten im Unterhaltungs- und Lokalbereich, den Betreiber in die Genitivform zu setzen (s.a. [X.] und [X.]’s in [X.], [X.]’s und [X.] in [X.], [X.]’s in [X.], [X.]’s und  Brown’s in [X.], [X.] in [X.], [X.] in [X.], [X.]’s in [X.], [X.] in [X.], [X.] und [X.] in [X.], [X.]’s in [X.], [X.] in [X.], [X.] in [X.], [X.]’s in [X.], [X.] in [X.], [X.] in [X.], [X.] in Halle u.v.m.).

Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen.

Der Senat hat nicht über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, sondern auf der Grundlage der einschlägigen Rechtsprechung des [X.] und des [X.] über einen Einzelfall entschieden. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist auch nicht zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich, weil der Senat mit der Entscheidung nicht von Entscheidungen anderer Senate des [X.] oder anderer nationaler Gerichte abgewichen ist, sondern eine Einzelfallentscheidung anhand von tatsächlichen Gegebenheiten getroffen hat.

Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeit besteht kein Anlass (§ 71 Abs. 1 [X.]).

Die zur [X.] anders lautende Entscheidung der Markenstelle zeigt, dass die Inhaberin des angegriffenen Zeichens nicht mutwillig in einer nach anerkannten [X.] aussichtslosen Situation ihr Interesse am Erhalt des Markenschutzes durchzusetzen versucht hat.