Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 06.02.2013, Az. I ZR 106/11

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I
ZR
106/11
Verkündet am:
6. Februar 2013
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

[X.]
[X.] Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b, Art. 15 Abs. 1 und 2, Art. 104 Abs. 1
a)
Eine Verfahrensaussetzung nach Art.
104 Abs.
1 [X.] kommt nicht in [X.], wenn die Verletzungsklage nach Art.
96 Buchst.
a [X.] vor dem [X.] auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit der Gemeinschaftsmar-ke nach Art.
56 [X.] erhoben worden ist.
b)
Ob die Anmeldung der Marke [X.] im Sinne des Art.
52 Abs.
1 Buchst.
b [X.] erfolgt ist, ist eine Frage des materiellen Rechts und nicht der [X.] des [X.]s.
c)
Die Verwendung einer Gemeinschaftsmarke ausschließlich in [X.] kann für ihre rechtserhaltende Benutzung im Sinne von Art.
15 Abs.
1 [X.] genügen.
d)
Eine Lizenzvereinbarung für einen in der Vergangenheit liegenden Zeitraum begründet keine rechtserhaltende Benutzung der Marke im Sinne von Art.
15 Abs.
1 und 2 [X.].
[X.], Urteil vom 6. Februar 2013 -
I [X.]/11 -
OLG [X.]

[X.]

-
2
-
Der [X.]
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 6.
Februar 2013 durch
den Vorsitzenden Richter Prof. Dr.
Bornkamm und
die [X.], Prof. Dr.
Büscher, Dr.
Koch und Dr.
Löffler
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6.
Zivilsenats des [X.] vom 4.
Mai 2011 im Kosten-punkt und insoweit aufgehoben, als zum Nachteil der Beklagten erkannt worden ist.
Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Be-rufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Klägerin, eine in der [X.] ansässige Aktiengesellschaft, ist [X.] einer Lizenz
an
der Gemeinschafsmarke Nr.
1
911
742 [X.]

([X.]). Diese ist mit Priorität vom 20.
Oktober 2000 am 13.
Januar 2005 für die Waren Sportartikel

eingetragen worden. Der Markeninhaber Andreas
M. hat die Klägerin ermächtigt, die Rechte aus der Marke im eigenen Namen gel-tend zu machen.
Die Beklagte zu
1
(nachfolgend auch Beklagte), deren Geschäftsführer der Beklagte zu
2 ist, betreibt die Internetseiten

.de

und

.de. Zu ihrem Angebot gehören Artikel für den Angelsport. Ende
1
2
-
3
-
2008/Anfang 2009 bot sie auf ihren Internetseiten unter den Bezeichnungen [X.] [X.], [X.] Bait Futtermix

und [X.] Pel-lets

Anlockfutter für Fische an.
Die Klägerin sieht in der Verwendung des Begriffs [X.]

durch die Beklagten
eine Verletzung ihres Markenrechts. Sie hat die Beklagten
auf Unter-lassung, Auskunftserteilung, Rechnungslegung und auf Zahlung von [X.] in Höhe von 3.160

t-stellung der Schadensersatzverpflichtung der Beklagten begehrt.
Die Beklagten haben den Einwand mangelnder Benutzung der Klage-marke erhoben.
Das [X.] hat die Beklagten mit Ausnahme der Abmahnkosten [X.] verurteilt. Das Berufungsgericht hat die Berufung der Beklagten zu-rückgewiesen und sie auf die Anschlussberufung der Klägerin zur Zahlung von Abmahnkosten in Höhe von 2.759,60

Mit der vom [X.] zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgen die Beklagten weiterhin die Abweisung der Klage.
Entscheidungsgründe:
A. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stünden der Un-terlassungsanspruch aus Art.
9 Abs.
1 Satz
2 Buchst.
b, Art.
102 Abs.
1
[X.] sowie die geltend gemachten Folgeansprüche zu. Zur Begründung hat es aus-geführt:

3
4
5
6
7
-
4
-
Der Rechtsstreit sei nicht im Hinblick auf die beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt gegen die [X.] gerichteten Anträge auf Löschung wegen Verfalls und Nichtigkeit der [X.] auszusetzen.
Das [X.] Mannheim sei international zuständig. Die Klägerin sei prozessführungsbefugt. Sie sei vom Markeninhaber zur Geltendmachung der Ansprüche im eigenen Namen ermächtigt worden.
Zwischen der [X.] und der von den Beklagten genutzten Be-zeichnung [X.]

bestehe [X.]. Die Beklagten hätten den Begriff [X.]

markenmäßig verwendet. Die [X.] verfüge für den Bereich der Sportartikel über
durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die Kennzeichnungskraft der [X.]
werde
nicht
dadurch beeinträchtigt, dass durch den Begriff [X.]

beim Publikum Assoziationen an eine magische Wirkung des Fischanlockfutters entstehen könnten.
Es bestehe Zeichenidentität
oder
-
soweit das Zeichen [X.]

von den Beklagten mit weiteren Bestandteilen verwandt worden sei
-
hochgradige Zeichenähnlichkeit. Die Begriffe [X.]

(englisch für Köder), Futtermix

oder Partikelmix

seien beschreibend und prägten die zusammengesetzten Zeichen nicht.
Zu den Sportartikeln, für die die [X.] geschützt sei,
rechneten Produkte, die unmittelbar der Ausübung des Angelsports dienten. Zwischen diesen Erzeugnissen und den mit dem Zeichen [X.]

versehenen Natur-ködern, die die
Beklagte vertrieben habe, bestehe jedenfalls erhebliche [X.]. Die [X.] sei auch für Sportartikel rechtserhaltend benutzt worden. Sie sei mit Zustimmung des Markeninhabers von dem Unternehmen [X.] Flyfishing Ltd.

und seinem Inhaber [X.] für Angelhaken, ins-8
9
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12
-
5
-
besondere Angelfliegen und Köder für den Angelsport,
noch vor Ablauf der [X.] verwendet worden.
Der Klägerin stehe ein Anspruch auf Ersatz der Abmahnkosten ein-schließlich der Kosten eines Patentanwalts in Höhe von 2.759,60

n-sen zu.
B. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision führen zur Aufhebung
des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
[X.] Entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung ist das vorliegende Ver-fahren nicht im Hinblick auf die beim Amt gestellten Anträge auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit der [X.] auszusetzen.
1. Es liegen weder die Voraussetzungen des Art.
104 Abs.
1 noch des Art.
104 Abs.
2 Satz
2 [X.] für eine Aussetzung des Verfahrens vor.
a) Die Bestimmung des Art.
104 Abs.
1 [X.] sieht die Aussetzung des Verfahrens über eine Klage im Sinne des Art.
96
[X.]
-
mit Ausnahme einer Klage auf Feststellung der Nichtverletzung
-
vor, wenn beim Amt bereits ein [X.] auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke gestellt worden ist. Das vorliegende Verfahren betrifft zwar eine Verletzungs-klage im Sinne des Art.
96 Buchst.
a [X.]. Die Aussetzung nach Art.
104 Abs.
1 [X.] setzt aber voraus, dass der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit oder des Verfalls
vor Erhebung der Klage gestellt worden ist (vgl. [X.] [X.], [X.]. 2003, 861, 863; [X.], [X.] 2005, 251; [X.] in [X.]/[X.], [X.], 3.
Aufl., Art.
104 Rn.
7; Hoffrichter-Daunicht in Büscher/[X.]/[X.], Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 2.
Aufl., Art.
104 [X.] Rn.
2; v.
[X.]/[X.], 13
14
15
16
17
-
6
-
Die Gemeinschaftsmarke, §
26 Rn.
32 und 35; zum inhaltsgleichen Art.
91 Abs.
1 [X.], Urteil vom 28.
September 2011
-
I
ZR
23/10, [X.], 512 Rn.
21
= [X.], 558
-
Kinderwagen
I). Andernfalls hätte, soweit keine besonderen Gründe vorliegen, jede gegen die Rechtsgültigkeit einer Gemein-schaftsmarke gerichtete Widerklage
-
auch eine solche in einem anderen Ver-fahren
-
und jeder Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke zwingend eine Aussetzung des Verfahrens nach Art.
104 Abs.
1 [X.] zur Folge. Das würde die Durchsetzung der Rechte aus [X.] wesentlich erschweren und stünde mit Sinn und Zweck des Art.
99 Abs.
1 [X.] nicht in Einklang, wonach die Gemeinschaftsmarkengerich-te von der Rechtsgültigkeit der Gemeinschaftsmarke auszugehen haben, sofern diese nicht durch den Beklagten mit einer Widerklage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit angefochten ist.
b) Die Anträge auf Erklärung der Nichtigkeit und des Verfalls
sind beim Amt am 15.
Juli 2009 und am 8.
Februar sowie 15.
März 2010 und damit nach Rechtshängigkeit
der Klage am 15.
Mai 2009 eingereicht worden.
c) Ohne Erfolg macht die Revisionserwiderung geltend, ein Verfahren sei nach Art.
104 Abs.
1 oder 2 Satz
2 [X.] auch dann auszusetzen, wenn der Einwand des Verfalls der Marke gemäß Art.
99 Abs.
3 [X.] nach Antragstel-lung beim Amt erhoben worden sei. Art.
104 Abs.
1 [X.] stellt auf eine vor [X.] in einem anderen Verfahren erhobene Widerklage oder einen [X.] beim Amt gegen die Rechtsgültigkeit der Gemeinschaftsmarke ab. Dem steht der im vorliegenden Verfahren erhobene Einwand des Verfalls der [X.] nach Art.
99 Abs.
3 [X.] nicht gleich. Er wirkt nur zwischen den Parteien des Rechtsstreits und ist deshalb
-
anders als die Entscheidung über den Verfall der Gemeinschaftsmarke im Wege der Widerklage
oder auf Antrag beim Amt
nach Art.
55 Abs.
1 [X.]
-
nicht geeignet, über das Verfahren 18
19
-
7
-
hinausgehende Wirkungen zu entfalten. Aus diesem Grund kommt
-
anders als die Revisionserwiderung meint
-
auch keine Verfahrensaussetzung nach Art.
104 Abs.
2 Satz
2
[X.] in Betracht. Diese Vorschrift setzt die Erhebung [X.] Widerklage über die Rechtsgültigkeit der Gemeinschaftsmarke voraus, an der es vorliegend fehlt.
2. Eine Aussetzung des Verfahrens nach Art.
101 Abs.
3 [X.] in Verbin-dung mit §
148 ZPO kommt ebenfalls nicht in Betracht. Ob ein Verletzungsver-fahren im Hinblick auf einen Antrag auf Erklärung des Verfalls nach §
148 ZPO auszusetzen ist, entscheidet sich anhand der Abwägung der Erfolgsaussichten des Verfahrens über den Verfall der [X.] und der mit der Aussetzung verbundenen Prozessverzögerung (vgl. [X.], [X.], 512 Rn.
22
-
Kin-derwagen
I). Die Anträge, die Gemeinschaftsmarke für die hier in Rede stehen-de Ware Sportartikel

für verfallen zu erklären, sind erst während des [X.] gestellt worden. Mit der Aussetzung des Verfahrens wäre eine unzumutbare Verfahrensverzögerung verbunden. Zwar hat vorliegend
die Klä-gerin die Aussetzung des Verfahrens beantragt. Dieser haben jedoch die [X.] widersprochen. Deren Interessen an einer abschließenden Klärung der Frage, ob sie die Verwendung des Zeichens [X.]

unterlassen müssen, überwiegt das Interesse der Klägerin an der Verfahrensaussetzung. Der [X.] bis zur endgültigen Entscheidung über den Antrag auf Erklärung des Ver-falls nach
Art.
56
ff
[X.] ist derzeit nicht abzuschätzen, weil die Verfahren noch vor den Beschwerdekammern des Amtes anhängig sind.
I[X.] Die Klage ist zulässig.
1. Die internationale Zuständigkeit [X.] Gerichte, die auch unter Geltung des §
545 Abs.
2 ZPO
in der Revisionsinstanz von Amts wegen zu [X.] ist, folgt aus Art.
97 Abs.
1 [X.]. Die Beklagte zu
1 hat ihren Sitz und der 20
21
22
-
8
-
Beklagte zu
2 seinen Wohnsitz in [X.]. Für die internationale Zustän-digkeit kommt es nicht darauf an, dass die Beklagten nicht im Zuständigkeitsbe-reich des [X.]s Mannheim als Gemeinschaftsmarkengericht ansässig sind, sondern im Bezirk des [X.], für den das Landge-richt [X.]
I nach §
30 Nr.
1 der [X.] Verordnung über gerichtliche Zuständigkeiten im Bereich des [X.] Verbrau-cherschutz
vom 16.
November 2004 (GVBl. 2004, 471) vorliegend zuständig war. Dies berührt nur die örtliche Zuständigkeit, die der revisionsgerichtlichen Nachprüfung nach §
545 Abs.
2 ZPO entzogen ist (vgl. [X.], [X.], 512 Rn.
18
-
Kinderwagen
I; [X.], Urteil vom 12.
Juli 2012
-
I
ZR
102/11, [X.], 285 Rn.
17
= [X.], 341
-
Kinderwagen
II).
2. Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, die Klägerin sei [X.], die Rechte aus der [X.] im eigenen Namen geltend zu ma-chen.
a) Nach Art.
22 Abs.
3 Satz
1 [X.] kann der Lizenznehmer ein Verfah-ren wegen Verletzung einer Gemeinschaftsmarke nur mit Zustimmung des Markeninhabers anhängig machen. Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass die Klägerin Inhaberin einer
Lizenz an der [X.] ist und aufgrund der [X.] vom 1.
April 2009 über die Zustimmung des [X.], die Rechte aus der [X.] im eigenen Namen geltend zu machen.
b) Die Revision
beanstandet, das Berufungsgericht habe keine Feststel-lungen dazu getroffen, ob die Klägerin die Rechte aus der [X.] anstelle des Markeninhabers nicht nur deshalb geltend mache, um die Durchsetzung von Kostenerstattungsansprüchen auszuschließen oder zu erschweren. Die Rüge der Revision greift nicht durch. Das Berufungsgericht hat hierzu zwar [X.] Feststellungen getroffen. Das ist jedoch unschädlich. Die Prozessstand-23
24
25
-
9
-
schaft der Klägerin, die vorliegend in Rede steht, betrifft eine Prozessvoraus-setzung, deren Vorliegen das Revisionsgericht von Amts wegen zu prüfen hat (vgl. [X.], Urteil vom 10.
November 1999
-
VIII
ZR
78/98, [X.], 738
f.; Urteil vom 15.
März 2012
-
I
ZR
137/10, [X.], 630 Rn.
52
= [X.], 824
-
CONVERSE
II). Anhaltspunkte dafür, dass der Markeninhaber die Kläge-rin zur Klageerhebung ermächtigt hat, um das Prozesskostenrisiko zu Lasten der Beklagten zu verringern oder auszuschließen, bestehen nicht. Die Klägerin ist eine in der [X.] ansässige Gesellschaft mit einem Aktienkapital von 100.000
[X.]er Franken. Dass sie nicht in der Lage ist, das [X.] zu tragen, zeigt die Revision nicht auf und ist auch sonst nicht ersichtlich. Die Möglichkeit der Vollstreckung etwaiger Kostenerstattungsansprüche im Fal-le des Unterliegens der Klägerin sind nach Maßgabe des hier einschlägigen Art.
38 des [X.] vom 30.
Oktober 2007 gewährleistet.
c) Ohne Erfolg rügt die Revision, das Berufungsgericht habe unberück-sichtigt gelassen, dass bei der Klägerin als [X.] eine Situation vorliege, aus der sich beim Markeninhaber eine [X.]e Markenanmeldung ergebe. In einem derartigen Fall fehle beim [X.] ein schutz-würdiges Interesse an der Geltendmachung der Ansprüche.
Die Frage, ob die Anmeldung der [X.] im Sinne von Art.
52 Abs.
1 Buchst.
b [X.] [X.] erfolgt ist, ist eine Frage des materiellen Rechts und nicht der [X.]. Es kommt daher im vorliegen-den Zusammenhang auch nicht darauf an, ob der Antrag beim Amt sowie die
Widerklage im Verletzungsverfahren nach Art.
52 Abs.
1 Buchst.
b [X.] eine abschließende Regelung darstellen.
26
27
-
10
-

II[X.] Die Beurteilung des Berufungsgerichts, dass die Klage bis auf einen Teil der Abmahnkosten begründet ist, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.
1. Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht getroffenen Feststellun-gen kann ein Unterlassungsanspruch nach Art.
9 Abs.
1 Satz
2 Buchst.
b, Art.
102 Abs.
1 [X.] wegen der Gefahr einer Verwechslung
zwischen der [X.] und den beanstandeten Bezeichnungen nicht bejaht werden.
a) Das Berufungsgericht hat angenommen, zwischen den kollidierenden Zeichen bestehe [X.] im Sinne von Art.
9 Abs.
1 Satz
2 Buchst.
b [X.]. Die [X.] sei für die Ware Sportartikel

durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Bei der beanstandeten Bezeichnung [X.] Pellets

diene aufgrund der Packungsgestaltung als einziges herkunftshinweisendes Zeichen. Deshalb liege zwischen der [X.] und der angegriffenen Bezeichnung Zeichenidentität vor. Zwischen der [X.] und den übrigen beanstandeten Bezeichnungen [X.] Bait Futtermix

und [X.] Bait
Partikelmix

bestehe hochgradige Zeichenähnlichkeit. Die Wa-ren, für die die beanstandeten Bezeichnungen verwendet worden seien, und die
Sportartikel, für die die [X.] Schutz beanspruche, seien zumindest in erheblichem Maße
ähnlich. Da die [X.] dem Benutzungszwang [X.] und die Beklagten den Einwand erhoben hätten, die Marke sei für Sportar-tikel verfallen, seien bei der [X.] von der eingetragenen Ware Sportar-tikel

nur diejenigen Produkte
der Prüfung der [X.] zugrunde zu legen, die unter diesen Warenoberbegriff fielen und für die die [X.] rechtserhaltend benutzt worden sei. Dies seien Angelhaken, insbesondere An-gelfliegen und Köder für den Angelsport, die unter die Ware Sportartikel

fie-len.
28
29
30
-
11
-
b) Auf der Grundlage der bisher vom Berufungsgericht getroffenen Fest-stellungen kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Einwand der [X.], die [X.] sei verfallen, unbegründet
ist.
aa) Das Berufungsgericht ist zwar
zutreffend davon ausgegangen, dass die Beklagten der vorliegenden Verletzungsklage nach Art.
96 Buchst.
a [X.] den Einwand des Verfalls der Gemeinschaftsmarke wegen mangelnder Benut-zung nach
Art.
99 Abs.
3 [X.] entgegenhalten können.
Zu Recht hat das Berufungsgericht auch angenommen, dass die Benut-zung der Gemeinschaftsmarke mit Zustimmung des Markeninhabers [X.] als Benutzung durch den Inhaber gilt (Art.
15
Abs.
2 [X.]).
Das Berufungsgericht hat bei der Prüfung der [X.] von den unter den weiten Warenoberbegriff der Sportartikel

fallenden Waren nach Ab-lauf der Benutzungsschonfrist zu Recht nur diejenigen berücksichtigt, für die die Klägerin eine rechtserhaltende Benutzung geltend gemacht hat (vgl. [X.], Ur-teil vom 29.
Juni 2006
-
I
ZR
110/03, [X.], 937 Rn.
22
= [X.], 1133
-
Ichthyol
II).
bb) Mit Erfolg wendet sich die Revision aber gegen die Annahme des Be-rufungsgerichts, die [X.] sei rechtserhaltend durch die [X.]. im Sinne von Art.
15 [X.] benutzt worden.
(1) Nach Art.
15 Abs.
1 [X.] setzt eine rechtserhaltende Benutzung [X.], dass der Inhaber die Gemeinschaftsmarke für die Waren oder Dienstleis-tungen, für
die sie eingetragen ist, innerhalb von fünf Jahren nach Eintragung ernsthaft in der [X.] benutzt hat. Diese Bestimmung entspricht inhaltlich Art.
10 Abs.
1 [X.]. Für beide Vorschriften
-
und damit auch für §
26 Mar-kenG, durch den Art.
10 Abs.
1 [X.] in [X.] Recht umgesetzt wird
-
31
32
33
34
35
36
-
12
-
gelten danach einheitliche Maßstäbe (vgl. [X.], Urteil vom 13.
September 2007
-
234/06, [X.]. 2007, 33
= [X.], 343 Rn.
83
-
Il Ponte Finan-ziaria/[X.] [[X.]]; [X.], Beschluss vom 17.
August 2011

I
ZR
84/09, [X.], 1142 Rn.
19
= WRP 2011, 1615
-
PROTI
I). Unter Benutzung im Sinne von Art.
15 Abs.
1 [X.] ist eine Verwendung der Marke zu verstehen, die ihrer Hauptfunktion entspricht, dem Verbraucher oder Endab-nehmer die Ursprungsidentität einer Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem ihm ermöglicht wird, diese Ware oder Dienstleistung von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden, ohne einer Verwechs-lungsgefahr zu unterliegen
([X.], Urteil vom 9.
Dezember 2008
-
442/07, [X.]. 2008, 23
= [X.], 156 Rn.
13
-
Verein Radetzky-Orden;
[X.],
Urteil vom 31.
Mai 2012
-
I
ZR
135/10, [X.], 832 Rn.
18
= [X.], 940
-
ZAPPA).
Ernsthaft ist die Benutzung einer Marke, wenn sie verwendet wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen und zu si-chern. Ausgeschlossen sind die Fälle, in denen die Marke nur symbolisch be-nutzt wird, um die durch sie begründeten Rechte zu wahren. Die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsver-kehr belegt werden kann. Dazu rechnen insbesondere der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke (vgl. [X.], [X.], 343 Rn.
72

Il
[X.]/[X.] [[X.]]; [X.], Urteil vom 19.
November 2009
-
I
ZR
142/07, [X.], 729 Rn.
15
= [X.], 1046
-
MIXI). Die Frage, ob eine Benutzung mengenmäßig ausreichend ist, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder hinzuzugewinnen, hängt somit von mehreren Faktoren und einer Einzelfallbeur-teilung ab (vgl. [X.], [X.], 343 Rn.
73
-
Il [X.]/[X.] [[X.]]; [X.], [X.], 832 Rn.
49
-
ZAPPA).
37
-
13
-
Diese Maßstäbe gelten auch für die Frage der erforderlichen territorialen Reichweite der Benutzung einer Gemeinschaftsmarke im Sinne des Art.
15 Abs.
1
[X.]. Danach ist die Größe des Gebiets,
in dem die Marke benutzt [X.] ist, ein Aspekt im Rahmen der Prüfung, ob von einer ernsthaften Benut-zung auszugehen ist. In diesem Zusammenhang kommt es nicht entscheidend auf die Grenzen der
Hoheitsgebiete
der Mitgliedstaaten an. Dementsprechend kann von einer ernsthaften Benutzung einer Gemeinschaftsmarke auch dann auszugehen sein, wenn ihre Benutzung auf das Hoheitsgebiet eines einzelnen Mitgliedstaats beschränkt ist (vgl. [X.], Urteil vom 19.
Dezember 2012

149/11, [X.], 182 Rn.
36, 50 und 57
-
Leno
Merken/[X.] [ONEL/[X.]]).
(2) Von diesen Grundsätzen ist auch das Berufungsgericht ausgegan-gen. Es hat jedoch
zu Unrecht angenommen, die Klägerin habe den Nachweis einer rechtserhaltenden Benutzung der [X.] während des [X.] durch die [X.]. geführt. Der maß-gebliche Fünfjahreszeitraum, innerhalb dessen die Marke rechtserhaltend be-nutzt werden musste, begann mit Eintragung der Marke am 13.
Januar 2005 und endete am 13.
Januar 2010.
(3) Nicht zu beanstanden ist indes der rechtliche Ausgangspunkt des Be-rufungsgerichts, wonach auch eine erst kurz vor Ablauf des [X.] aufgenommene Benutzung rechtserhaltend wirken kann. Für eine ernst-hafte Benutzung ist keine kontinuierliche Verwendung der Marke während des in Rede stehenden Zeitraums erforderlich (vgl. [X.], [X.], 343 Rn.
72 bis 74
-
Il [X.]/[X.] [[X.]]; [X.], Urteil vom 18.
Okto-ber 2007
-
I
ZR
162/04, [X.], 616 Rn.
23
= [X.], 802
-
AKZEN-TA; vgl. bereits zu §
11 Abs.
1 Nr.
4 WZG [X.],
Urteil vom 17.
Januar 1985

I
ZR
107/83, [X.], 926, 927
-
topfitz/topfit). Die Benutzungsaufnahme 38
39
40
-
14
-
muss nur die Kriterien erfüllen, die an eine ernsthafte Benutzung im Sinne von Art.
15 Abs.
1 [X.] zu stellen sind. Dazu
kann auch eine erst kurz vor Ablauf des [X.] aufgenommene Markenverwendung ausreichen, wenn sie sich als Beginn einer ernsthaften Benutzung darstellt. Ob die Benutzung diese Anforderungen erfüllt, ist unter Einbeziehung des weiteren Verlaufs der Markennutzung zu beurteilen (vgl. [X.], [X.], 926, 928
-
topfitz/topfit).
(4) Anders als die Revision meint, konnte das Berufungsgericht für die Frage einer ernsthaften rechtserhaltenden Benutzung der Gemeinschaftsmarke auch ausschließlich auf deren Verwendung in [X.] abstellen, weil durch eine auf das [X.] beschränkte Verwendung eine rechtserhaltende Be-nutzung nicht von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. [X.], [X.], 182 Rn.
50
-
Leno
Merken/Hagelkruis
Beheer
[ONEL/[X.]]).
(5) Das Berufungsgericht hat die rechtserhaltende Benutzung aus der Verwendung der [X.] durch die [X.]. in [X.] und ihren Inhaber [X.] gefolgert. Das hält den Angriffen der Revision nicht stand. Die Beklagten haben
eine rechtserhaltende Benutzung der [X.] bestritten. Aus den vom Berufungsgericht herangezogenen Anlagen
K
53 bis K
56 ergibt sich keine rechtserhaltende
Benutzung der [X.] im Sinne des Art.
15 [X.] während des maßgeblichen [X.].
(6) Die Anlage
K
53 zeigt eine Internetseite der [X.]. Die
Verwendung der [X.] durch diese Gesellschaft kann zwar eine rechtserhaltende Benutzung begründen, weil die [X.]. auf-grund des [X.] von Dezember 2009 Unterlizenznehmerin der Kläge-rin ist und die Benutzung mit Zustimmung des Markeninhabers erfolgte
(Art.
15 Abs.
2 [X.]).
41
42
43
-
15
-
Einer
rechtserhaltenden
Benutzung der [X.] steht
-
anders als die Revision meint
-
auch nicht der Umstand entgegen, dass die Lizenzverein-barung möglicherweise infolge einer Abmahnung der [X.]. durch die Klägerin abgeschlossen worden ist. Das ist für die Wirksamkeit der Zustimmung des Markeninhabers und der Klägerin als Hauptlizenznehmerin zur Benutzung der [X.] durch die [X.]. und ihren Inhaber als Unterlizenznehmer und für die Frage der Ernsthaftigkeit der [X.] ohne Belang.
Der Ausdruck der Internetseite (Anlage K
53) zeigt jedoch das Datum 31.
Mai 2010. Daraus folgt mithin keine Benutzungsaufnahme während des in Rede stehenden [X.].
Die Anlage
K
54 zeigt eine weitere Internetseite der [X.]. Das Datum des Ausdrucks ist nicht erkennbar;
Feststellungen des [X.]s
hierzu fehlen. Zum Beleg der Benutzungsaufnahme innerhalb des maßgeblichen Zeitraums ist dieser Ausdruck daher ungeeignet. [X.] gilt für den in der Anlage
K
55 wiedergegebenen Internetauftritt der [X.].
Die von der Revisionserwiderung als Anlagen BG
1 und BG
2 vorgelegten Ablichtungen, die die vollständigen Abdrucke der Internetseiten mit jeweiligem Datum zeigen, stellen neuen Tatsachenvortrag dar, den der [X.] im Revisionsverfahren nicht berücksichtigen kann
(§
559 Abs.
1 ZPO).
Die An-lage
K
56 zeigt ein Ausdruckdatum, das nach Ablauf des [X.] liegt (31.
Mai 2010) und die rechtzeitige Aufnahme der Benutzung nicht belegt.
Zudem ist die Verwendung der Bezeichnung [X.].

In Groß-
und Kleinschreibung sowie mit und ohne R

im Kreis
in den vom [X.] herangezogenen Anlagen
K
53 bis K
56 ungeeignet, eine rechts-erhaltende Benutzung der [X.] im Sinne von Art.
15 Abs.
1 [X.] zu be-44
45
46
47
-
16
-
legen. Eine rechtserhaltende Benutzung
liegt nicht vor, wenn der Verkehr das Zeichen im Hinblick auf ein gleichnamiges Unternehmen als rein firmenmäßigen Hinweis auffasst, weil die Verwendung des Zeichens zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen erfolgt (vgl. [X.], Urteil vom 11.
September 2007
-
17/06, [X.]. 2007, 41
= [X.], 971 Rn.
21
-
Céline; [X.], Urteil vom 21.
Juli 2005
-
I
ZR
293/02, [X.], 1047, 1049
= [X.], 1527
-
OTTO; Urteil vom 10.
April 2008
-
I
ZR
167/05, [X.], 60 Rn.
24 bis 27
= [X.], 1544
-
LOTTOCARD). Das Zei-chen [X.].

wird der Verkehr
-
auch bei Verwendung des R

im Kreis
bei dem Wort Voodoo-
ausschließlich als Hinweis auf das entspre-chende Unternehmen und nicht als Verwendung einer Marke verstehen, die ih-rer Hauptfunktion entspricht, dem Verbraucher die Ursprungsidentität einer Wa-re oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne [X.] von Waren oder Dienstleistun-gen anderer Herkunft zu unterscheiden.
Auch wenn das angesprochene Publi-kum dem R

im Kreis häufig den Hinweis auf eine eingetragene Marke [X.] wird, gilt dies nicht im vorliegenden Fall, weil das

R

im Kreis innerhalb eines Unternehmenskennzeichens
und damit innerhalb eines anderen [X.] als einer Marke
angebracht worden ist.
2. Die Anträge auf Auskunft, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht sowie der Antrag auf Zahlung der Abmahnkosten sind auf der Grundlage der bislang vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen ebenfalls nicht begründet. Auch insoweit greift der [X.] aus Art.
15, 99 Abs.
3 [X.]
durch.
C. Auf die Revision der Beklagten ist danach das Berufungsurteil aufzu-heben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das [X.] zurückzuverweisen (§
563 Abs.
1 ZPO). Der [X.] kann auf der 48
49
-
17
-
Grundlage des vom Berufungsgericht festgestellten Sachverhalts nicht ab-schließend beurteilen, ob der Klägerin die geltend gemachten Ansprüche zu-stehen. Bei seiner neuen Entscheidung wird das Berufungsgericht Folgendes zu beachten haben:
[X.] Die Klägerin hat geltend gemacht, die Unterlizenznehmerin [X.]. habe die Marke vor und nach Abschluss des [X.] vom 18./21.
Dezember 2009 rechtserhaltend benutzt.
1. Das Berufungsgericht wird im wiedereröffneten [X.] die erforderlichen Feststellungen dazu treffen müssen, von wann der Internet-auftritt der
[X.]. datiert, aus dem die Klägerin eine rechtserhal-tende Benutzung der [X.] herleitet und ob sich aus den Internetseiten eine markenmäßige Verwendung des Zeichens [X.]

ergibt.
2. Das Berufungsgericht wird zudem zu prüfen haben, ob eine rechtser-haltende Benutzung durch die [X.]. oder ihren Inhaber schon vor Abschluss des [X.] vom 18./21.
Dezember 2009 erfolgt ist.
a) Diese ergibt sich allerdings nicht schon aus der weiteren Lizenzver-einbarung vom 14./21.
Dezember 2009 zwischen der Klägerin und der [X.]. und ihrem Inhaber über die Verwendung der [X.] im [X.] vom 1.
Januar 2005 bis 8.
März 2009. Die nachträgliche Lizenzvereinba-rung für einen in der Vergangenheit liegenden Zeitraum begründet keine ernst-hafte rechtserhaltende Benutzung der [X.] (vgl. [X.] in [X.]/[X.] aaO Art.
15 Rn.
53; v.
[X.]/[X.] aaO §
8 Rn.
12; zu §
5 Abs.
7 Satz
2 WZG [X.], Beschluss vom 11.
Oktober 1984
-
I
ZB
14/83, [X.], 385
f.
-
FLUOSOL; zu §
26 [X.], Markenrecht, 4.
Aufl., §
26 Rn.
162; [X.]/[X.], [X.], 3.
Aufl., §
26 Rn.
116).
50
51
52
53
-
18
-
Das Amt ist in der Entscheidung über den Antrag der Beklagten zu
1 zum Verfall der [X.] allerdings vom gegenteiligen Ergebnis ausgegangen (Entscheidung vom 24.
Mai 2012
-
4241
C Rn.
53). Das ist jedoch unschädlich. Es ist Sache der Gerichte der Mitgliedstaaten, die Umstände zu beurteilen und zu gewichten, aus denen sich eine ernsthafte Benutzung der Gemeinschafts-marke ergeben kann (vgl. [X.], [X.], 182 Rn.
56
-
Leno
Merken/[X.] [ONEL/[X.]]). Der rückwirkende Abschluss einer Lizenz-vereinbarung, mit dem eine zuvor rechtsverletzende Markenverwendung durch einen [X.] nachträglich vom Markeninhaber gebilligt wird, rechnet nicht zu den Faktoren, die den Schluss auf eine ernsthafte Markenbenutzung im Sinne von Art.
15 Abs.
1 [X.] zulassen.
b) Die Klägerin hat jedoch auch geltend gemacht, nach der Unterwer-fungserklärung vom 6.
März 2009 habe die [X.]. mit Zustim-mung des Markeninhabers die [X.] benutzt. Diesen Vortrag hat die Klä-gerin zwar erst nach Schluss der mündlichen Verhandlung in der Berufungs-instanz gehalten.
Das Berufungsgericht hat ihn deshalb zu Recht in seiner Ent-scheidung unberücksichtigt gelassen (§§
296a, 525 ZPO). Soweit die Klägerin diesen Vortrag zum Gegenstand ihres Vorbringens im wiedereröffneten [X.] macht, wird das Berufungsgericht
-
falls der Vortrag noch [X.] ist
-
auch zu prüfen haben, ob sich hieraus eine rechtserhaltende Benut-zung ergibt.
3. Sollte
das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangen, dass inner-halb des [X.] eine Benutzung aufgenommen worden ist, wird es anhand sämtlicher relevanten Merkmale zu prüfen haben, ob sich daraus auch die Ernsthaftigkeit der Benutzung ergibt. In diesem Zusammenhang wird es gegebenenfalls auch
den Zeitraum nach Ablauf der Benutzungsschonfrist in die Betrachtung einzubeziehen haben.
54
55
56
-
19
-
I[X.] Hinsichtlich des Antrags auf Feststellung der Schadensersatzverpflich-tung der Beklagten ist zu beachten, dass dem Lizenznehmer nach der Recht-sprechung des [X.]s kein eigener Schadensersatzanspruch zusteht, sondern der Lizenzgeber als Markeninhaber im Wege der Drittschadensliquidation einen dem Lizenznehmer entstandenen Schaden geltend machen kann (vgl. [X.], Urteil vom 19.
Juli 2007
-
I
ZR
93/04, [X.], 877 Rn.
32
= WRP 2007, 1187
-
Windsor Estate). Auch wenn die Klägerin als Lizenznehmerin zur Gel-tendmachung dieses Schadensersatzanspruchs im eigenen Namen ermächtigt ist, handelt es sich um einen
Schadensersatzanspruch des
Lizenzgebers, was in dem Feststellungsantrag zum Ausdruck kommen muss.
II[X.] Soweit
das Berufungsgericht einen Anspruch auf Erstattung der [X.] nach
Art.
102 Abs.
2 [X.] in Verbindung mit §§
670, 683, 677 BGB dem Grunde nach bejaht, wird es weiter prüfen müssen, ob der Anspruch die Erstattung der Kosten des mitwirkenden Patentanwalts umfasst (vgl. [X.], Urteil vom 24.
Februar 2011
-
I
ZR
181/09, [X.], 754 Rn.
19
ff.
= WRP 2011, 1057
-
Kosten des Patentanwalts
II; Urteil vom 21.
Dezember 2011

I
ZR
196/10, [X.], 756 Rn.
24
ff.
-
Kosten des Patentanwalts
III; Urteil vom 10.
Mai 2012
-
I
ZR
70/11, [X.], 759 Rn.
14
ff.
-
Kosten des Pa-tentanwalts
IV).
Dagegen bestehen entgegen der Ansicht der Revision keine Bedenken gegen die Erforderlichkeit der Mitwirkung eines Rechtsanwalts bei der in Rede stehenden Abmahnung. Anders als die Revision meint, ist auch nicht zu bean-standen, dass das Berufungsgericht die Fälligkeit des Anspruchs auf Zahlung der Abmahnkosten bejaht hat. Zwar besteht
-
sollten die mit der Abmahnung beauftragten Anwälte der Klägerin noch
keine Rechnung gestellt haben
-
zu-nächst lediglich ein Anspruch auf Freistellung von den entsprechenden Kosten. Auch geht nach §
250 Satz
2 BGB der Befreiungsanspruch nach §
257 BGB 57
58
59
-
20
-
erst dann in einen Geldanspruch über, wenn
der Gläubiger erfolglos eine Frist zur Freistellung mit Ablehnungsandrohung gesetzt hat. Allerdings wandelt sich der nach §
257 BGB bestehende Befreiungsanspruch in einen Zahlungsan-spruch um, wenn der Schuldner die Zahlung ernsthaft und endgültig verweigert und der Gläubiger Geldersatz fordert (vgl. [X.], Urteil vom 10.
Februar 1999

VIII
ZR
70/98, NJW 1999, 1542, 1544; Urteil vom 13.
Januar 2004

XI
ZR
355/02, NJW 2004, 1868
f.). Davon
ist vorliegend auszugehen.

Bornkamm
Pokrant
Büscher

Koch
Löffler
Vorinstanzen:
[X.], Entscheidung vom 18.12.2009 -
7 [X.]/09 -

OLG [X.], Entscheidung vom 04.05.2011 -
6 U 19/10 -