Bundespatentgericht, Beschluss vom 09.12.2020, Az. 29 W (pat) 27/18

Die Wort-/Bildmarke

ist am 3. April 2014 angemeldet und am 10. Juli 2014 als Marke in das beim [X.] ([X.]) geführte Register unter der Nummer 30 2014 043 145 für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 14, 18, 25 und 35 eingetragen worden.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 14. August 2014 veröffentlicht worden ist, hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus der [X.]smarke [X.] 012 086 591

eingetragen am 15. Januar 2014 für die Waren der

Klasse 25: Herren- und Damenbekleidung, Anzüge, Leibwäsche, Wirkwaren [Bekleidung], Kopfbedeckung, Schuhwaren, Gürtel, Krawatten.

Mit Beschlüssen vom 19. Dezember 2016 und vom 9. Juli 2018, letzterer ergangen im Erinnerungsverfahren, hat die Markenstelle für Klasse 35 des [X.] eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] teilweise bejaht und die Löschung der Marke 30 2014 043 145 für die Waren und Dienstleistungen der Klasse 25 „Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten“ und Klasse 35 „Versandhandels-, Einzelhandels- und Großhandelsdienstleistungen, auch über das [X.], im Bereich von Bekleidungsstücken, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ angeordnet.

Hiergegen richtet sich die am 14. August 2018 eingelegte Beschwerde der Markeninhaberin.

Am 12. September 2019 hat die Beschwerdeführerin Antrag auf Erklärung des Verfalls wegen Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke [X.] 012 086 591 gemäß Art. 58 Abs. 1 a [X.]V gestellt. Die Inhaberin der Widerspruchsmarke hat keinerlei Benutzungsunterlagen vorgelegt. Mit Entscheidung vom 22. Januar 2020 hat die Löschungsabteilung des [X.] die [X.]smarke 012 086 591 sodann für verfallen erklärt, da die Marke innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren in der [X.] für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen war, nicht ernsthaft benutzt worden ist. Die hiesige Beschwerdegegnerin und Widersprechende aus dieser [X.]smarke hat gegen die Entscheidung des [X.] kein Rechtsmittel eingelegt.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

1. die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 vom 19. Dezember 2016 und vom 9. Juli 2018 aufzuheben.

2. Der Beschwerdegegnerin die weiteren Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Aufgrund des Wegfalls der Widerspruchsmarke sei der Widerspruch unbegründet. Die Beschwerdefrist gegen den Beschluss des [X.] vom 22. Januar 2020 sei am 22. März 2020 abgelaufen, die Löschung der Widerspruchsmarke zu diesem Datum rechtskräftig geworden. Die Widersprechende und Beschwerdegegnerin habe mehr als vier Monate Zeit gehabt, den Widerspruch zurückzunehmen. Eine Rücknahme sei geboten gewesen, da der Widerspruch nach dem Wegfall der Widerspruchsmarke erfolglos bleiben müsse. Es entspreche daher der Billigkeit, der Widersprechenden die weiteren Kosten des Verfahrens gemäß § 71 [X.] aufzuerlegen.

Mit Hinweis vom 22. September 2020 hat der Senat seine vorläufige Rechtsauffassung dargelegt, wonach eine (Teil-)Auferlegung der entstandenen Kosten auf die Beschwerdegegnerin der Billigkeit entspreche.

Die Beschwerdegegnerin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert. Sie hat insbesondere nach der Entscheidung des [X.] vom 22. Januar 2020 keine Erklärung abgegeben bzw. den Widerspruch zurückgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Hinweis des Senats vom 22. September 2020 und auf den Akteninhalt Bezug genommen.

1. Die nach § 66 [X.] zulässige Beschwerde ist begründet, da der Widerspruch durch die rechtskräftige Löschung der Widerspruchsmarke nachträglich unzulässig geworden ist.

Bei Erhebung des Widerspruchs am 7. November 2014 und im Zeitpunkt des Erlasses der Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 des [X.] am 19. Dezember 2016 und am 9. Juli 2018 war die Widerspruchsmarke [X.] 012 086 591 im Register des [X.] eingetragen. Der Widerspruch war statthaft und zulässig. Nachdem die Widerspruchsmarke auf Antrag der Beschwerdeführerin gemäß Art. 58 Abs. 1 a [X.]V mit Wirkung vom 12. September 2019 (Art. 62 Abs. 1 [X.]V) für verfallen erklärt worden war, ist die Zulässigkeit des Widerspruchs (nachträglich) entfallen ([X.], Beschluss vom 11.01.2019, 27 W (pat) 97/16 – XI/Schuh mit X-förmiger Gestaltung; [X.]E 20, 235; [X.] in [X.]/[X.]/Thiering, [X.], 12. Auflage, § 42 Rn. 69).

Auf die begründete Beschwerde sind die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 vom 19. Dezember 2016 und vom 9. Juli 2018 daher aufzuheben. Der – durch die Verfallserklärung hinsichtlich der [X.]smarke – nachträglich unzulässig gewordene Widerspruch ist zu verwerfen.

2. Die Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens zu einem Viertel auf die Beschwerdeführerin und zu drei Vierteln auf die Beschwerdegegnerin entspricht der Billigkeit, § 71 Abs. 1 Satz 1 [X.].

Maßgebliche Rechtsgrundlage für die Kostenentscheidung im Beschwerdeverfahren ist § 71 Abs. 1 [X.], wonach das [X.] die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen kann, wenn dies der Billigkeit entspricht.

§ 71 Abs. 1 Satz 2 [X.] geht im Grundsatz davon aus, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände ([X.], 600, 601 – [X.]; [X.] 1996, 399, 401 – Schutzverkleidung). Solche Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten [X.] aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht bzw. – wie hier – weiterverfolgt und dadurch dem [X.] vermeidbare Kosten aufbürdet (vgl. [X.], Beschluss vom 17.12.2013, 27 W (pat) 40/12 – [X.]/[X.]; [X.]E 12, 238, 240 – [X.]/[X.]; [X.] in [X.]/[X.]/Thiering, a. a. O. § 71 Rn. 13). Dabei ist stets ein strenger Maßstab anzulegen, der dem Umstand Rechnung trägt, dass die Kostentragung aus Billigkeitsgründen nur ausnahmsweise bei einem sorgfaltswidrigen Verhalten in Betracht kommt. Demnach ist auch der Verfahrensausgang in der Hauptsache für sich genommen kein Grund, einem Beteiligten Kosten aufzuerlegen (BGH a. a. O. – [X.]; a. a. O. – Schutzverkleidung).

Nachdem der Widerspruch aus der [X.]smarke 012 086 591 aufgrund der rechtskräftigen Verfallserklärung unzulässig geworden war, hatte der Widerspruch keinerlei Erfolgsaussichten mehr. Trotz dieser nach anerkannten Gesichtspunkten aussichtslosen Situation hat die Widersprechende ihren Widerspruch nicht zurückgenommen und sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert. In diesen Fällen entspricht eine teilweise Kostenauferlegung der Billigkeit ([X.] in [X.]/ [X.]/Thiering, a. a. O. § 71 Rn. 15; [X.]/[X.], [X.], 3. Aufl. § 71 Rn. 17).

Der Widerspruch hätte unverzüglich nach Rechtskraft der Löschungsentscheidung zurückgenommen werden müssen, spätestens jedoch zum Zeitpunkt der Löschung der Widerspruchsmarke im Register am 19. Juni 2020. Die zweimonatige Beschwerdefrist des Art. 68 Abs. 1 [X.]V begann mit Zustellung der Entscheidung zu laufen. Das Datum der Zustellung an die Widersprechende ergibt sich aber weder aus dem Vortrag der Beschwerdeführerin noch aus den Akten zweifelsfrei, so dass unklar bleibt, von welchem Rechtskraftdatum auszugehen ist. Die Umsetzung der Löschungsentscheidung des [X.] erfolgte erst mit der Eintragung der Löschung in das Register. Ab diesem Zeitpunkt stand die Aussichtslosigkeit des Widerspruchs endgültig fest.

Aus den vorgenannten Gründen entspricht es dem Grundsatz der Billigkeit gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 [X.], die Kosten im tenorierten Umfang aufzuteilen.