Bundespatentgericht, Beschluss vom 11.01.2019, Az. 27 W (pat) 98/16

Gegen die am 30. April 2009 angemeldete, am 20. September 2011 eingetragene und am 21. Oktober 2011 für Schuhwaren der Klasse 25 veröffentlichte Wort-/ Bildmarke 30 2009 025 518

hat die Widersprechende aus ihrer für die Waren Sportschuhe der Klasse 25 am 6. November 2002 angemeldeten, am 24. März 2004 eingetragenen und am 5. Juni 1992 ([X.]) veröffentlichten Bildmarke [X.]

am 23. Januar 2012 Widerspruch mit der Begründung erhoben, dass zwischen den Marken [X.] bestehe, §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 125b Nr. 1 [X.].

Das [X.], Markenstelle für Klasse 25, besetzt mit einer Beamtin des höheren Dienstes, hat den Widerspruch mit Beschluss vom 11. März 2016 zurückgewiesen, da die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht (ausreichend) glaubhaft gemacht sei.

Gegen diese Beurteilung wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde vom 15. April 2016 unter Einreichung weiterer Unterlagen zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke.

Auf eine von der Beschwerdeführerin beim [X.] erhobene Verletzungsklage aus der Widerspruchsmarke gegen u. a. die hier angegriffene Marke hat die Beschwerdegegnerin widerklagend wegen des Verfalls und der Nichtigkeit der Klagemarke [X.] erhoben. Dieser ist die Beschwerdeführerin entgegengetreten, worauf das [X.] das Verfahren nach Art. 100 Abs. 7 [X.] (jetzt Art. 128 Abs. 7 [X.]) ausgesetzt und die Beschwerdegegnerin zur Einleitung entsprechender Verfahren vor dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt ([X.], jetzt: Amt der [X.] –[X.]) aufgefordert hat.

Daraufhin hat die Beschwerdegegnerin bereits im Januar 2011 die Löschung beim [X.] (nun [X.]) beantragt, [X.] 5143 [X.] und [X.] Das [X.] (nun [X.]) hat das [X.] am 21. August 2014 bis zur rechtskräftigen Entscheidung im Verfallsverfahren ausgesetzt und die Widerspruchsmarke [X.] mit Beschluss vom 7. August 2014 für verfallen erklärt.

Auf die Beschwerde der Beschwerdeführerin hat die Vierte [X.] des [X.] (nun [X.]) am 17. März 2016 die Entscheidung der [X.] aufgehoben ([X.]). Das Verfallsverfahren ist inzwischen beim [X.] ([X.]) anhängig, nachdem zunächst die gegen die Entscheidung der [X.] gerichtete Klage erfolglos geblieben war. Im Rechtsmittelverfahren vor dem [X.] sind den Vertretern der hiesigen Beschwerdegegnerin noch im [X.] 2018 die Schriftsätze des [X.] und der hiesigen Beschwerdeführerin (als Streithelferin) zur Rechtsmittelbeantwortung zugestellt worden.

Die Beschwerdeführerin (Widersprechende) beantragt,

Die Beschwerdegegnerin (Inhaber der angegriffenen Marke) beantragt sinngemäß,

1. das Beschwerdeverfahren auszusetzen, bis über das gegen die Widerspruchsmarke [X.] 852 anhängige [X.] Verfallsverfahren 5141 [X.] und, falls der Verfallsantrag rechtskräftig zurückgewiesen wird, bis über das gegen die Widerspruchsmarke [X.] 852 anhängige [X.] [X.] 5143 [X.] rechtskräftig entschieden ist, und

2. die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin hält die Aussetzung des Beschwerdeverfahrens für geboten, da die Entscheidung der [X.] des [X.] ersichtlich unzutreffend und in absehbarer [X.] im Laufe des Jahres 2019 mit einer Entscheidung des [X.] und damit einem rechtskräftigen Abschluss des [X.] zu rechnen sei.

Eine Löschung der Eintragung der Widerspruchsmarke sei hinreichend wahrscheinlich. Denn die Widerspruchsmarke sei seinerzeit beim [X.] ausdrücklich als Bildmarke – und nicht etwa als sonstige Marke oder [X.] – angemeldet worden. Von der strittigen und im Verfahren vor dem [X.] gegenständlichen Frage der Einordnung der Widerspruchsmarke als Bild- oder [X.] hänge letztlich auch die Beurteilung der Benutzung bzw. der vorgelegten Benutzungsunterlagen ab.

Die Beschwerdeführerin stellt die Entscheidung über die Aussetzung des Verfahrens in das Ermessen des Gerichts. Sie ist der Ansicht, dass die Widerspruchsmarke eine [X.] sei und auch schon bei der Anmeldung ausreichend und zutreffend beschrieben worden sei.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sach-und Streitstandes wird ergänzend auf den Akteninhalt, die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze sowie das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 14. August 2018 verwiesen.

Der Ausgang des vorliegenden Beschwerdeverfahrens hängt von dem Bestand der Widerspruchsmarke ab, so dass es wegen Vorgreiflichkeit bis zum rechtskräftigen Abschluss des gegenwärtig beim [X.] gegen die Widerspruchsmarke [X.] 852 anhängigen [X.]n [X.] 5141 [X.] gemäß § 148 ZPO i. V. m. 82 Abs. 1 Satz 1 [X.] ausgesetzt wird.

Die Anwendung des § 148 ZPO wird nicht durch die Besonderheiten des Verfahrens vor dem [X.], insbesondere nicht durch die registerrechtliche Natur des Widerspruchsverfahrens, ausgeschlossen (§ 82 Abs. 1 Satz 1 letzter [X.]. [X.]). Denn § 43 Abs. 3 [X.] regelt die [X.] nicht abschließend (vgl. Amtl. Begr., [X.]. 12/6581 zu § 43 Abs. 5). Eine Aussetzung kommt demnach auch dann in Betracht, wenn ein vorgreifliches Rechtsverhältnis besteht. Für vorgreifliche Rechtsverhältnisse vor dem [X.] ist dieser Grundsatz in § 32 Abs. 2 [X.] geregelt. Für Verfahren vor dem [X.] gilt über die Verweisung in § 82 Abs. 1 S. 1 [X.] die Regelung in § 148 ZPO (Draheim in BeckOK [X.], [X.]. 01.10.2018, [X.] § 43 Rn. 70).

Die erforderliche „Vorgreiflichkeit“ setzt in allen Fällen voraus, dass der anderen Entscheidung ein gewisses Präjudiz in Bezug auf den anhängigen Widerspruch zukommt. Ein solcher Fall ist vor allem dann gegeben, wenn ein voraussichtlich erfolgreicher Widerspruch auf eine angemeldete, aber noch nicht eingetragene, Marke gestützt wird. Aber auch anhängige Löschungsverfahren begründen ein solches Präjudiz. Nicht nur, allerdings insbesondere in einem Löschungsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse spricht für eine Aussetzung, dass der Inhaber der angegriffenen Marke nicht auf die [X.] nach § 44 [X.] zu verweisen ist, da diese nicht auf solche absoluten Schutzhindernisse bezüglich der Widerspruchsmarke gestützt werden kann (so schon [X.], Beschluss vom 26. Oktober 1995 – 25 W (pat) 174/94, [X.], 406 – Aussetzung des Widerspruchsverfahrens).

Jedenfalls muss die Wahrscheinlichkeit der Löschung der Marke bestehen und eine Entscheidung in absehbarer [X.] zu erwarten sein (vgl. [X.], Beschluss vom 4. Februar 1997 – 24 W (pat) 107/96, [X.], 59 (60) – [X.]overi; Beschluss vom 26. Oktober 1995 – 25 W (pat) 174/94, a. a. [X.] – Aussetzung des Widerspruchsverfahrens; Beschluss vom 19. September 2006 – 27 W (pat) 171/05, [X.], 596 (597) – La Martina).

Das von der Beschwerdegegnerin/Inhaberin der angegriffenen Marke beim [X.] (nun [X.]) eingeleiteten Verfahren zum Verfall der Widerspruchsmarke ist für das vorliegende Beschwerdeverfahren vorgreiflich und eine rechtskräftige Entscheidung ist in absehbarer [X.] zu erwarten.

Im Rechtsmittelverfahren vor dem [X.] sind den Vertretern der hiesigen Beschwerdegegnerin noch im [X.] 2018 die Schriftsätze des [X.] und der hiesigen Beschwerdeführerin (als Streithelferin) zur Rechtsmittelbeantwortung zugestellt worden. Mit einer Entscheidung des [X.] und damit einem rechtskräftigen Abschluss des [X.] ist daher noch im Laufe des Jahres 2019 und damit in absehbarer [X.] zu rechnen.

Der Entscheidung des [X.] kommt ein gewisses Präjudiz zu und die Löschung der Widerspruchsmarke erscheint nicht völlig ausgeschlossen.

Sofern die Entscheidung der [X.] des [X.] vom 17. März 2016 ([X.]) aufgehoben werden sollte und die Entscheidung der [X.] bestätigt würde, wäre die Anordnung des Verfalls der Widerspruchsmarke rechtskräftig. Dies würde dazu führen, dass die mit der Eintragung der Widerspruchsmarke verbundenen Wirkungen von Anfang an als nicht eingetreten gelten (Art. 55 Abs. 2 [X.]). Mangels Widerspruchsmarke wäre der Widerspruch dann nachträglich unzulässig geworden (so schon [X.], Beschluss vom 17. Dezember 1981 – 25 W (pat) 117/80, [X.]E 24, 109-112). Infolgedessen müsste die Beschwerde mit dem Antrag, den Beschluss des [X.], Markenstelle für Klasse 25, vom 16. März 2016 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Wort-/Bildmarke 30 2009 025 518 aufgrund des Widerspruchs aus der (dann verfallenen) Bildmarke [X.] anzuordnen, zurückgewiesen werden.

Falls jedoch die Entscheidung der [X.] des [X.] vom 17. März 2016 ([X.]) nicht aufgehoben werden und damit die Zurückweisung des [X.] gegen die Widerspruchsmarke in Rechtskraft erwachsen sollte, könnte dies der Beschwerde ggf. zum Erfolg verhelfen und damit zur Löschung der angegriffenen Wort-/Bildmarke 30 2009 025 518 aufgrund des Widerspruchs aus der Bildmarke [X.] gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 [X.] führen, sofern u. a. neben der Gefahr der Verwechslung der Marken auch die Benutzung der dann als [X.] zu behandelnden Widerspruchsmarke festgestellt würde.

Das [X.] (bzw. damals noch [X.]) hat die Widerspruchsmarke [X.] mit Beschluss vom 7. August 2014 für verfallen erklärt. Auch wenn die dagegen gerichtete Beschwerde mit der Entscheidung der [X.] des [X.] (nun [X.]) vom 17. März 2016 erfolgreich und die gegen diese Entscheidung der [X.] gerichtete Klage erfolglos geblieben war, erscheint die Wiederherstellung der Anordnung des Verfalls nicht ausgeschlossen.

Die Beschwerdeführerin hat die Widerspruchsmarke seinerzeit beim [X.] (nun [X.]) ausdrücklich als Bildmarke – und nicht etwa als sonstige Marke oder [X.] – angemeldet.

Bereits in seiner ShieldMark-Entscheidung hat der [X.] (Urteil vom 27. November 2003 – [X.]-283/01 –, [X.], 54, Rn. 58) festgestellt, dass von einer Wort- oder Bildmarke auszugehen ist, wenn der Eintragungsantrag nicht ausdrücklich abweichende Angaben zur Markenform enthält. Dies dürfte nun grundsätzlich auch für die Widerspruchsmarke als angemeldetes ([X.] gelten

Die für eine Aussetzung sprechenden Umstände überwiegen vorliegend auch deutlich das Interesse des Widersprechenden, das Beschwerdeverfahren fortzusetzen.

Die Entscheidung über die Aussetzung des Beschwerdeverfahrens liegt, wenn die Voraussetzungen des § 148 ZPO erfüllt sind, im Ermessen des Gerichts (vgl. [X.], Urteil vom 23. September 2015 – [X.] –, [X.], 1201, Rn. 8; [X.], ZPO, 32. Auflage, § 148, Rn. 7).

Zwar kann die Aussetzung des Beschwerdeverfahrens unter Umständen zu einer gewissen Verfahrensverlängerung führen. Die Bestandsfähigkeit der Widerspruchsmarke vorausgesetzt würde dies die Widersprechenden in gewissem Umfang belasten. Solange nämlich offen ist, ob die Eintragung der angegriffenen Marke gelöscht wird, kann eine längere Fortdauer des Widerspruchsverfahrens unabhängig vom schwebenden [X.] die Verwendbarkeit und den Wert der Widerspruchsmarke beeinträchtigen. Bei Aussetzung des Beschwerdeverfahrens kann der Widersprechende ferner gehalten sein, die Benutzung der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 125b Nr. 4 [X.] für einen erheblich späteren [X.]raum glaubhaft zu machen, ohne dass das anhängige [X.] den Inhaber der Widerspruchsmarke berechtigt, die Benutzung der Widerspruchsmarke zu unterlassen (vgl. [X.] in BeckOK [X.], [X.]. 01.10.2018, [X.] § 26 Rn. 185).

Dieser Beeinträchtigung der Belange der Widersprechenden sind jedoch die möglichen Nachteile gegenüber zu stellen, die der Beschwerdegegnerin durch die Nichtaussetzung des Beschwerdeverfahrens erwachsen können. In diesem Fall würde sie ihre Marke trotz etwaigen Verfalls der Widerspruchsmarke endgültig verlieren. Sie müsste danach die Marke erneut anmelden, was erhebliche Kosten, zeitliche Verzögerungen, einen schlechteren [X.]rang und Risiken auf Grund zwischenzeitlich neu entstandener Rechte zur Folge hätte. Auch wenn diese Beeinträchtigungen jeden Inhaber einer mit Widerspruch angegriffenen Marke treffen können, so kommt doch im vorliegenden Fall ein besonderer Umstand erschwerend hinzu. Der Widerspruchsmarke droht der Verfall, da die Widersprechende sie ggf. in einer anderen Markenform nutzt als sie sie beantragt hat. Es wäre unbillig, wenn auf Grund des Widerspruchs die Eintragung der jüngeren Marke endgültig gelöscht werden würde, obwohl die ältere Marke Rechte aus einer so nicht registrierten Markenform geltend macht.

Gerade weil eine rechtskräftige Entscheidung über den Verfall bzw. Bestand der Widerspruchsmarke in absehbarer [X.] zu erwarten ist, erscheint die Aussetzung des Beschwerdeverfahrens bis zum rechtskräftigen Abschluss dieses derzeit gegen die Widerspruchsmarke vor dem [X.] anhängigen [X.] angemessen.

Dies gilt umso mehr, als es sich bei der Frage, wie eine Anmeldung als Bild- bzw. [X.] zu verstehen ist, um eine markenrechtliche Grundsatzfrage handelt. Dazu hat der [X.] selbst auch erwogen, eine Klärung in diesem Verfahren durch eine Vorlage an den [X.] herbeizuführen.

Die Entscheidung, ob das Beschwerdeverfahren auch im Hinblick auf das gegen die Widerspruchsmarke [X.] 852 anhängige [X.] 5143 [X.] ausgesetzt werden soll, bleibt vorbehalten und ist nach der Entscheidung des [X.]s in dem [X.] (5141 [X.]) gegen die Widerspruchsmarke [X.] 852 zu prüfen.