Bundespatentgericht, Urteil vom 19.05.2011, Az. 2 Ni 39/07 (EU)

Die Beklagte ist Inhaberin des am 2. August 1997 in der Amtssprache [X.] angemeldeten [X.] Patents 0 839 463 (Streitpatent) mit der Bezeichnung "Chaussure à rabats de fermeture avec languette de cou de pied" (Schuh mit Schließlappen und Zunge für den [X.]), für das die Unionspriorität vom 2. Oktober 1996 der [X.]  Patentanmeldung [X.] 9612279 beansprucht worden ist und das in vom [X.] unter der Nummer 697 07 810 geführt wird.

Das Streitpatent umfasst 10 Ansprüche, von denen nur die Ansprüche 1, 8 und 10 angegriffen sind. Die erteilten Patentansprüche 1, 8 und 10 haben in der maßgeblichen französischsprachigen Fassung folgenden Wortlaut:

1. Chaussure de sport constituée d’une tige (2) et d’une base de coque (1), cette dernière présentant une partie postérieure (4) qui cercle [X.] (3), et une partie antérieure (5) fendue qui entoure l’avant-pied et qui est refermée par des rabats transversaux (6, 7), [X.] (6, 7) se prolongeant dans la zone du cou de pied (3) par une languette (16, 17, 26, 27, 36, 37, 46, 56) qui s’étend dans le sens de la longueur de la chaussure, [X.] (9, 10) venant de la partie postérieure (4) de la base de coque (1), [X.] (16, 17, 26, 27, 36, 37, 46, 56) est munie d’un moyen de liaison (15, 25), coulissant, la reliant latéralement au flanc [X.] (9, 10) venu de la partie postérieure (4) de la base de coque (1) et en permanence pendant son débattement possible de sa position initiale de montage jusqu’à sa position extrême en écartement de la zone du cou de pied (3).

8. Chaussure de sport selon l’une quelconque des revendications précédentes, [X.] (16, 17, 26, 27, 36, 37; 46, 56) est montée, en position initiale, [X.] (9, 10) venu de la partie postérieure (14) de la base de coque (1).

10. Chaussure de sport selon la revendication 8, [X.] (16, 17) reste en [X.] permanent avec le flanc [X.] (9, 10) venu de la partie postérieure (14) de la base de coque (1) [X.] d’écartement par rapport à la zone du cou de pied (3).

In der [X.] Übersetzung lauten die Ansprüche:

1. Sportschuh, welcher aus einem Schaft (2) und einer Schalenbasis (1) gebildet ist, wobei die letztere ein Hinterteil (4) aufweist, welches den Knöchel bis in die Zone des [X.] (3) des Fußes einfasst und ein geschlitztes Vorderteil (5), welches den Vorderfuß umgibt und welches durch seitliche [X.] (6, 7) geschlossen wird, wobei mindestens eine der [X.] (6, 7) in der Zone des [X.] (3) des Fußes durch eine Zunge (16, 17, 26, 27, 36, 37, 46, 56) verlängert ist, welche sich in Richtung der Länge des Schuhes erstreckt und unabhängig von der angrenzenden Seite (9, 10), welche von dem Hinterteil (4) der Schalenbasis (1) kommt, dadurch gekennzeichnet, dass die Zunge (16, 17, 26, 27, 36, 37, 46, 56) mit einem gleitenden Verbindungsmittel (15, 25) versehen ist, welches sie seitlich mit der angrenzenden Seite (9, 10), welche von dem Hinterteil (4) der Schalenbasis (1) kommt, und dauerhaft verbindet während ihrer möglichen Verschiebung aus ihrer anfänglichen [X.] bis in ihre extreme [X.] von der Zone des [X.] (3) des Fußes.

8. Sportschuh gemäß einer der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zunge (16, 17, 26, 27, 36, 37, 46, 56) in ihrer Ausgangsposition in Überlappung auf der angrenzenden Seite (9, 10), welche von dem Hinterteil (14) der Schalenbasis (1) kommt, montiert ist.

10. Sportschuh nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Zunge (16, 17) in permanenter Überlappung mit der angrenzenden Seite (9, 10) bleibt, welche von dem Hinterteil (14) der Schalenbasis (1) kommt, wenn sie in [X.] in Bezug auf die Zone des [X.] (3) des Fußes ist.

Die Klägerin macht geltend, die erteilten Ansprüche 1, 8 und 10 des Streitpatents seien nicht patentfähig. Die Klägerin beruft sich dazu auf die Druckschriften, Unterlagen  und Muster

([X.]) Zeitschrift "In [X.]" von Juni 1996

([X.]) [X.] Katalog, "'96 Inline Skates"

([X.]) In [X.] (Muster)

([X.]) EP 0 752 215 A2

([X.]) [X.] 2 693 085 [X.]

([X.]a) [X.] 2 693 085 [X.] (Übersetzung der [X.])

und trägt vor, die Merkmale der erteilten Patentansprüche 1, 8 und 10 seien sowohl aufgrund einer durch die Anlagen/Muster [X.], [X.], [X.], [X.] belegte offenkundige Vorbenutzung als auch durch die Druckschrift [X.]/7a [X.]. Zumindest ergebe sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents  in naheliegender Weise aus dem vorveröffentlichten Stand der Technik und beruhe daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Im Prüfungsverfahren sind außerdem folgende Druckschriften in Betracht gezogen worden:

([X.]) EP 0 353 532 [X.]

([X.]) EP 0 659 358 [X.]

([X.]) [X.] 4 974 346

Die Klägerin beantragt,

das [X.] Patent 0 803 207 im Umfang der Ansprüche 1, 8 und 10 mit Wirkung für die [X.] für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise beantragt sie, dem Streitpatent im angegriffenen Umfang die Fassung des vorgelegten [X.] auf Grundlage des geänderten Patentanspruchs 1 zu geben.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag lautet:

1. Sportschuh, welcher aus einem Schaft (2) und einer Schalenbasis (1) gebildet ist, wobei die letztere ein Hinterteil (4) aufweist, welches den Knöchel bis in die Zone des [X.] (3) des Fußes einfaßt und ein geschlitztes Vorderteil (5), welches den Vorderfuß umgibt und welches durch seitliche [X.] (6, 7) geschlossen wird, wobei die seitlichen [X.] (6, 7) in der Zone des [X.] (3) des Fußes jeweils durch eine Zunge (16, 17, 26, 27, 36, 37, 46) verlängert sind, welche sich in Richtung der Länge des Schuhes erstreckt und unabhängig von der angrenzenden Seite (9, 10), welche von dem Hinterteil (4) der Schalenbasis (1) kommt, dadurch gekennzeichnet, dass die Zunge (16, 17, 26, 27, 36, 37, 46) mit einem gleitenden Verbindungsmittel (15, 25) versehen ist, welches sie seitlich mit der angrenzenden Seite (9, 10), welche von dem Hinterteil (4) der Schalenbasis (1) kommt, und dauerhaft verbindet während ihrer möglichen Verschiebung aus ihrer anfänglichen [X.] bis in ihre extreme [X.] von der Zone des [X.] (3) des Fußes.

Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen. Sie bestreitet die von der Klägerin behauptete Vorbenutzung des Inlineskaters [X.] BCN gemäß den Anlagen [X.], [X.], [X.] und der nachveröffentlichten EP 0 752 215 (Anlage [X.]). Jedenfalls sei der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents sowohl gegenüber dieser behaupteten offenkundigen Vorbenutzung als auch gegenüber der weiteren Druckschrift gemäß Anlage 7/7a neu und beruhe auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Zum weiteren Vorbringen der Parteien wird auf deren Schriftsätze verwiesen.

Die zulässige Klage, mit der der [X.] der mangelnden Patentfähigkeit nach Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 [X.], Artikel 138 Abs. 1 lit a EPÜ i. V. m. Artikel 54 Absatz 1, 2 und Artikel 56 EPÜ geltend gemacht wird, ist unbegründet.

1. Das Streitpatent betrifft gemäß der [X.] Übersetzung der Streitpatentschrift einen [X.]ortschuh, welcher an der Oberseite des Fußes mit Hilfe von [X.] geschlossen wird, welche sich teilweise überlappen und betrifft [X.], bei dem mindestens eine Querlasche sich bis oberhalb der Zone des [X.] des Fußes verlängert durch eine Zunge, welche in Längsrichtung des Schuhes ausgerichtet ist (vgl. [X.], [X.] 6 - 10).

Wie in der Beschreibungseinleitung sinngemäß ausgeführt ist, seien aus dem Stand der Technik zum Prioritätszeitpunkt [X.]ortschuhe dieses Typs bekannt, bei der mindestens eine von diesen [X.] sich über den [X.]ann des Fußes hinaus in Form einer relativ weichen Zunge verlängere, welche sich in Richtung der Länge des Schuhs erstrecke und unabhängig sei von der angrenzenden Seite, welche von dem Hinterteil der den Knöchel umfassenden Schalenbasis komme. Diese Schuhe mit Zunge für den [X.]ann wiesen in Bezug auf den seitlichen Halt der Zunge in einer Position permanenter Überlappung jedoch Nachteile auf. Tatsächlich tendiere die Zunge nach einer gewissen Zeit der Benutzung dazu, sich von der Zone des [X.] des Fußes zu entfernen und positioniere sich aufgrund dessen nach dem Anziehen des Schuhes bei dem Schließen schlecht, was ein Eingreifen von Hand erforderlich mache (vgl. Streitpatentschrift, [X.], [X.] 20 - 24 und [X.], [X.] 14 – 20).

2. Ausgehend davon sei es Aufgabe der Erfindung, ohne Erhöhung der Herstellungskosten und unter Beibehaltung einer großen Verschiebungsfreiheit der Zunge des [X.] bzw. der allgemeinen Nachgiebigkeit des Schuhes in der Zone des [X.] einen konstanten Halt der Zunge des [X.] des Fußes in Bezug auf die angrenzende Seite des [X.] der den Knöchel einfassenden Schalenbasis zu gewährleisten, unter Beibehaltung konstanter Komfortbedingungen der Umhüllung sowie konstanter Dichtigkeitsbedingungen (vgl. [X.], [X.] 17 - 25).

3. Zur Lösung dieser Aufgabe gibt Anspruch 1 des Streitpatents in der [X.] Fassung einen [X.]ortschuh mit den Merkmalen gemäß folgender Gliederung an:

4. Als Fachmann ist [X.]techniker mit langjähriger Erfahrung in der Konstruktion und der Herstellung von [X.]ortschuhen aus Kunststoffschalen anzusehen.

Der in den angegriffenen Patentansprüchen angegebene Schuh erweist sich als patentfähig.

Üblicherweise besteht [X.] aus zwei Teilen, dem Schaft (gesamtes Oberteil des Schuhs) und der daran befestigten Sohlenkonstruktion. Im Gegensatz dazu geht das Streitpatent von einem [X.]ortschuh aus, der aus einem Schaft (2) und einer Schalenbasis (1) gebildet ist. Hierzu ist auf [X.], 2. Abs., 2. Satz definiert, dass diese Schuhe einen Schaft aufweisen, welcher dem Halt des unteren Teils des Beines dient, und eine Schalenbasis für den Halt des Fußes.

[X.] bereits bekannt. Dem ist jedoch nur insoweit zuzustimmen, als diese Entgegenhaltung die Merkmale a bis c und e offenbart.

[X.] betrifft einen [X.], der aus einem Schaft (tige 3) und einer Schalenbasis ([X.] rigide) gebildet wird ([X.], [X.] 17 – 20 i. V. m. [X.]. 1) (Merkmal a).

Merkmale b und c des gegliederten Anspruchs 1 erfüllt.

[X.] zu. Jedoch ist die Kappe ([X.] 5) nach [X.] elastisch ([X.], [X.] 9), wie auch die Zungen gemäß dem Streitpatent; außerdem haben beide eine abdichtende Funktion. Aus diesem Grund geht der Senat davon aus, dass auch die Kappe ([X.] 5) als Zunge im Sinne des Streitpatents angesehen werden kann.

Merkmal e zu entnehmen, wonach die Zunge mit einem gleitenden Verbindungsmittel versehen ist.

Merkmale d und f weist der in der Druckschrift [X.] offenbarte Schuh dagegen nicht auf.

[X.] eine Zunge gemäß Merkmal d sei. Dies trifft nach Überzeugung des Senats nicht. Die Kappe 5 der Entgegenhaltung deckt zwar gleichzeitig den [X.]alt und beide [X.] ab, verlängert diese aber nicht. Dahingegen deckt die Zunge nach der Ausgestaltung gemäß [X.]0 des Streitpatents lediglich diejenige Lasche ab, auf der sie befestigt ist, und verlängert diese gleichzeitig in der Zone des [X.].

[X.] beschriebenen gleitenden Verbindungsmitteln der Kappe 5 sind in den Öffnungen 15 beweglich befestigt. Diese Öffnungen sind, wie [X.]. 3 zeigt, in den [X.] 6A und [X.] vorgesehen. Nach [X.], [X.] 18 - 25 ist der Schaft aus dem hinteren Teil 4, dem vorderen Teil 5 und dem Zwischenteil 6 aufgebaut, wobei das Zwischenteil 6 aus den seitlichen [X.] 6A und [X.] (ailes latérales) besteht ("…d‘une tige 3 destineé á maintenir le bas de jambe et comprenant globalement une partie postérieure ou [X.] arrière 4, une partie antérieure ou [X.] avant 5 et une partie intermédiaire ou manchon 6 interposé entre lesdits [X.]s avant et arrière 4, 5. … Les ailles latérales 6A et [X.] constitutives du manchon 6 …."). Somit sind die gleitenden Verbindungsmittel nach [X.], wie die Klägerin zutreffend ausgeführt hat, über den Schaft mittelbar an der angrenzenden Seite der Schalenbasis befestigt, jedoch nicht, wie es das Merkmal f des Streitpatents vorsieht, (unmittelbar) seitlich mit der angrenzenden Seite,  welche von dem Hinterteil der Schalenbasis kommt, dauerhaft verbunden.

N3 - [X.] bekanntgewordenen [X.]ortschuhe weisen nicht alle Merkmale des streitpatentgemäßen [X.]ortschuhs auf.

N3 und [X.] zeigen Inline-Skates, bei denen nicht zu erkennen ist, dass das geschlitztes Vorderteil, welches den Vorderfuß umgibt, durch seitliche [X.] geschlossen wird, weshalb dort bereits jeweils Merkmal c fehlt. Ebenso sind dort die Ausgestaltungen gemäß der Merkmale e und f nicht ersichtlich.

[X.], dessen Vorveröffentlichung hierbei unterstellt wird, weist zwar am geschlitzten Vorderteil, welches den Vorderfuß umgibt, seitliche [X.] auf. Das Vorderteil wird jedoch nicht von den [X.], sondern von einem zungenartigen Teil geschlossen, das im Bereich des Schlitzes zwischen Fuß und Schale vorgesehen ist. Somit offenbart auch [X.] nicht das Merkmal c des Streitpatents. Des Weiteren fehlt diesem [X.]ortschuh das Merkmal d, wonach mindestens eine der [X.] in der Zone des [X.] des Fußes durch eine Zunge verlängert ist, welche sich in Richtung der Länge des Schuhes erstreckt.

N6 betrifft einen Roller-Skate, der ein geschlitztes Vorderteil umfasst, welches den Vorderfuß umgibt und welches seitliche [X.] aufweist (a first flap and a second flap; [X.]. 2, [X.] 14 - 18). Die Öffnung wird jedoch den [X.]. 1 und 2 i. V. m. [X.]. 2, [X.] 24 - 27 zufolge von einer Zunge (tongue 10) geschlossen, die in der Öffnung zwischen Fuß und Schale angebracht ist. Somit fehlten auch diesem Stand der Technik die Merkmale c und d.

N6 außer Betracht bleiben.

[X.] in Verbindung mit dem Können des Fachmanns bestritten. Es beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, die Zunge nicht mit dem Schaft zu verbinden, sondern gemäß Merkmal f, mit der angrenzenden Seite, die vom Hinterteil komme. Eine solche geeignete Änderung der Konstruktion liege im Bereich des fachmännischen Handelns.

[X.] offenbart zwar den nächstliegenden Stand der Technik. Für die patentgemäße Weiterbildung gibt sie jedoch keine Anregung.

[X.] abzuweichen, ist demnach nicht gegeben.

N3 und [X.] außer den Merkmalen c und e ebenfalls das Merkmal f nicht zu entnehmen ist, ist auch hieraus keine Anregung zur patentgemäßen Ausgestaltung des [X.]ortschuhs herleitbar.

[X.] ist im Bereich des Schlitzes zwischen Fuß und Schale ein zusätzliches zungenartiges Bauteil vorgesehen, das an beiden Seiten der Schalenbasis mit gleitenden Verbindungsmitteln befestigt ist. Isoliert betrachtet mag damit eine Verbindung zwischen der Zunge und den Seiten der Schalenbasis zwar gegeben sein. Das dem Streitpatent zugrundeliegende Problem von seitlich verrutschenden Zungen stellt sich jedoch bei dieser Konstruktion offensichtlich nicht.

[X.] und mit den im Verfahren befindlichen Druckschriften führt nicht zum [X.]ortschuh nach Anspruch 1, da zumindest das Merkmal f dort entweder fehlt, oder weil es der Fachmann mit Blick auf das Muster [X.] erst mit dem Wissen aus der Erfindung als geeignetes Mittel zur Lösung des dem Streitpatent zugrundeliegenden Problems erkennen konnte.

D1 bis D3 aus dem Prüfungsverfahren nichts, aus denen die Klägerin keine patenthindernden Gründe geltend gemacht hat.

Somit hat der Anspruch 1 des Streitpatents Bestand.

Die ebenfalls angegriffenen Ansprüche 8 und 10 sind ebenfalls rechtsbeständig, da die darin angegebenen Merkmale zweckmäßige, nicht selbstverständliche Ausgestaltungen des [X.]ortschuhs nach Anspruch 1 betreffen.

Da dem Hauptantrag der Beklagten stattzugeben ist, erübrigt es sich, auf den von ihr gestellten Hilfsantrag einzugehen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 [X.] i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 [X.], § 709 Satz 1 und 2 ZPO.