Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 09.10.2012, Az. X ZR 2/11

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
X ZR 2/11
Verkündet am:

9. Oktober 2012

Anderer

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

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Der X.
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche
Verhand-lung vom 9.
Oktober 2012 durch [X.] , die Richterin Mühlens und [X.],
Dr.
Grabinski und [X.]

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 2. Senats ([X.]) des [X.] vom 14. Oktober 2010 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

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Tatbestand:
Die Beklagte ist Inhaberin des am 20. Oktober 1998 angemeldeten und mit Wirkung für die [X.] erteilten [X.] Patents 923 886
([X.]s), das die Priorität der [X.] Patentanmeldung 97
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290 vom 17. Dezember 1997 in Anspruch nimmt. Das [X.] um-fasst sieben Patentansprüche. Patentanspruch 1 lautet in der [X.] wie folgt:
"[X.] de
sport comprenant une semelle externe [X.] la-quelle est montée une tige (11) délimitant une zone centrale d'introduction [X.] du pied, et comportant une zone de laçage (16) constituée d'un [X.] (15) formant deux [X.] ([X.]) qui relient entre eux par un parcours déterminé des [X.] (1 à 8) de la zone de laçage (16), et qui sont en liaison à proximité de leurs extrémités libres avec un dispositif d'immobilisation ou bloqueur (20), [X.] en ce
qu'elle comporte , à proximité
de la zone d'introduction [X.] du pied, à l'extremité de la zone de laçage (16), une poche de rangement (30) apte à recevoir à la fois les ex-trémités libres des [X.] (15a, 15b) du lacet (15), s'étendant au-delà du bloqueur (20) après serrage des quartiers
(12, 13), [X.] (20) proprement dit."
In der [X.] Übersetzung der Patentschrift lautet er:
"Sportschuh aufweisend eine äußere Sohle (10), auf welcher ein Schaft (11) montiert ist, welcher eine zentrale [X.] [X.] des Fußes begrenzt und aufweisend eine [X.] (16), welche durch einen Schnürsenkel oder ein Kabel (15) gebildet wird, wobei zwei Enden (15a, 15b) gebildet werden, welche zwischen sich [X.] (1 bis 8) der [X.] (16) durch einen festgeleg-ten Verlauf verbinden, und welche in der Nähe ihrer freien Enden mit einer Feststell-Einrichtung oder einem Blockierer (20) in [X.] sind, dadurch gekennzeichnet, dass er in der Nähe der [X.] [X.] des Fußes am Ende der [X.] (16) eine [X.] (30) aufweist, die angepasst ist, gleichzeitig die freien Enden der Enden (15a, 15b) des [X.] (15) aufzu-nehmen, die sich oberhalb des [X.] (20) nach dem Spannen der Abschnitte (12, 13) erstrecken, wie auch den Blockierer (20) selbst."
Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des [X.]s sei nicht patentfähig; er sei weder neu noch beruhe er auf erfinderischer Tätigkeit.
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Das Patentgericht hat das [X.] für nichtig erklärt. Hiergegen rich-tet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie ihren
Klageabweisungsantrag
weiterverfolgt.
Sie
verteidigt das [X.] zudem
mit zwei Hilfsanträgen.
Die Klägerin verteidigt die angegriffene Entscheidung.

Entscheidungsgründe:
Die Berufung bleibt ohne Erfolg.
I. Das [X.] betrifft einen mit Schnürsenkeln oder Kabeln gebun-denen Sportschuh, bei dem die Bindung durch eine Feststelleinrichtung oder einen Blockierer fixiert wird.
Nach der Beschreibung bieten die Blockierer mit der schnellen Spann-barkeit und Dauerhaftigkeit der Fixierung Vorteile auf dem Gebiet der [X.]. Sie führten aber zu dem Nachteil, dass die Schnürsenkelenden ober-halb des [X.] frei seien und damit beim Gehen und Laufen die Möglich-keit des [X.] eröffneten. Es seien Blockierer bekannt, in denen auch die Schnürsenkelenden verstaut werden könnten. Diese seien aber volu-minös und könnten damit zu einer
Behinderung bei gewissen Sportarten füh-ren. Das [X.] Gebrauchsmuster 88 10 872 ([X.]) zeige einen Sportschuh mit einer Verstauungseinrichtung für die Schnürsenkelenden und -schlaufen, die mit selbsthaftenden Mitteln wie einem Klettverschluss verschlossen seien. Wegen der selbsthaftenden Mittel seien indessen spezielle Schnürsenkel er-forderlich. Die Verstauungseinrichtung sei aber nicht
an einen Blockierer [X.], der ein größeres Volumen erfordere und mit den selbsthaftenden Mitteln nicht zusammenwirken könne.
Zudem beschreibe das Gebrauchsmuster einen Sportschuh, der konventionell ohne Blockierer gebunden werde.
Dem [X.] liegt demnach das technische Problem zugrunde, ein Schutzsystem für einen Blockierer an einem Sportschuh und die Schnürsenkel-4
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enden zu liefern, das insbesondere die beschriebenen Nachteile im Stand der Technik vermeidet.
Zur Lösung dieses Problems schützt
Patentanspruch 1 einen Sportschuh mit folgenden Merkmalen (kursiv die zusätzlichen Merkmale gemäß Hilfsan-trag
I, in eckigen Klammern die abweichende Gliederung des Patentgerichts):
1.
einer äußeren Sohle, [2]
2.
auf der ein Schaft montiert ist, der eine zentrale [X.] des Fußes begrenzt,
3.
einer [X.], die durch einen Schnürsenkel oder ein Kabel gebildet wird
3.1
mit zwei Schnurabschnitten
("[X.]"), die zwischen sich [X.] durch einen festgeleg-ten Verlauf verbinden, [4] und
3.2
die in der Nähe ihrer freien Enden mit einer Feststellein-richtung oder einem Blockierer verbunden sind, [5]
4.
einer [X.] in der Nähe der [X.] des Fußes am Ende der [X.], [6]
4.1
die so angepasst ist, dass sie die freien Enden des [X.] aufnehmen kann, die nach dem Span-nen der seitlichen Schaftteile (Quartiere) aus dem Blo-ckierer hinausragen, [7] und
4.2
den Blockierer selbst aufnehmen kann, [8] und
4.3
die aus einem nachgiebigen, deformierbaren Material realisiert ist,
4.4
das rittlings an dem oberen Ende der [X.] auf-gesetzt ist, um sie zu überdecken und mit ihr eine ge-schlossene Aufnahme, die von außen über ein Öff-nungssystem zugänglich ist, zu begrenzen.
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II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung wie folgt begründet:
Eine Vorrichtung entsprechend Patentanspruch 1 des erteilten Patents sei zwar zum Prioritätszeitpunkt neu, dem Fachmann aber aufgrund des deut-schen Gebrauchsmusters 88
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872 ([X.]) in Verbindung mit seinem Fachwis-sen nahegelegt gewesen.
Aus der [X.] sei ein Sportschuh bekannt, der entsprechend Figur 1

die Merkmale 1 bis 3.1 (Sohle, Schaft, [X.] mit Schnurabschnitten) auf-weise. Bei [X.] würden im Unterschied zum Gegenstand des [X.] nicht mit einem Blockierer, sondern als
Schleife ge-bunden.
Dem Fachmann seien jedoch Verschlusseinrichtungen wie Blockierer bekannt gewesen. Die [X.] sehe für die [X.] und die Enden der Schnür-senkel eine Tasche vor, um der Lockerungsneigung des Schnürsenkelknotens entgegenzuwirken. Damit betreffe die [X.] zwar ein anderes Problem als die Erfindung des [X.]s. Gleichwohl führe die in der [X.] gefundene Lösung direkt zum Gegenstand des [X.]s, denn der Fachmann erkenne ohne Weiteres, dass auf
diese Weise festgehaltene Schnürsenkelenden bei sportli-cher Betätigung auch nicht an einem anderen Gegenstand hängenbleiben könnten. Die Figur 1 der [X.] zeige, dass die [X.] am oberen 11
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Ende der [X.] angebracht sei. Damit finde auch das Merkmal 4 in die-ser Entgegenhaltung ein Vorbild.
Weil diese Tasche in der [X.] zum Unterbringen der [X.] und der Enden der Schnürsenkel diene, sei sie zugleich auch angepasst, diese Ab-schnitte des [X.] aufzunehmen. Damit sei das Merkmal 4.1 vorweg-genommen.
Bei sportlicher Betätigung würden Fuß und [X.] stark bewegt und [X.] in Richtung der [X.]spitze ausgesetzt. Ein Blo-ckierer, der nicht wie die Schnürsenkelenden in der Tasche untergebracht sei, werde, verursacht durch die auftretenden Kräfte, hinauf-
und herunterklappen und dabei zugleich die in der Tasche untergebrachten Schnürsenkel herauszie-hen. Damit wäre wieder die Gefahr verbunden, dass die [X.] könnten, was gerade vermieden werden solle. Zudem könne die Bewe-gung des [X.] zur Lockerung der Schnürung führen. Um dies zu [X.], liege es im Bereich fachmännischen Handelns, auch den Blockierer zu fixieren und in der Tasche mit unterzubringen. Dass hierbei die Tasche an die Abmessungen des [X.] entsprechend dem Merkmal 4.2 angepasst wer-den müsse, sei eine Selbstverständlichkeit.
III. Dies hält der Überprüfung im Berufungsverfahren stand.
1. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 des [X.]s ist nicht pa-tentfähig, denn er beruht nicht auf erfinderischer Tätigkeit (Art. 56 EPÜ).
a) Dem Fachmann, den das Patentgericht zutreffend als einen [X.]-techniker mit langjähriger Erfahrung in der Konstruktion und Herstellung von Sportschuhen definiert hat, war ein Sportschuh bekannt, der die allgemeinen Merkmale 1 bis 3.1 (Sohle, Schaft, [X.] mit Schnurabschnitten) eines [X.]s aufweist
(vgl. nur die [X.]).
b) Weiterhin war dem Fachmann bekannt, dass bei einem Sportschuh die Schnürsenkel anstatt durch eine Schleife mit einem Blockierer fixiert werden 15
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können (vgl. etwa die US-Patentschrift 3
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575, [X.]). Wie das Patentgericht zutreffend angenommen hat, war vom Fachmann zu erwarten, diese Möglich-keit
in seine Überlegungen für eine technische Weiterentwicklung mit einzube-ziehen, denn die Vorteile der Verwendung eines [X.] im Sinne einer schnellen und sicheren Bindung der Schnürsenkel waren im Stand der Technik bekannt, wie es auch die Beschreibung des [X.]s hervorhebt ([X.], Abs. 3 und 4). Angesichts der Bedeutung für die Sportausübung, die der Blo-ckierer durch ein Verhindern des unbeabsichtigten Lösens der Schnürsenkel-bindung bewirkt, durfte sich der Fachmann diesen Vorteilen nicht verschließen (Merkmal 3.2).
c) Darüber hinaus kannte der Fachmann das Problem mit losen Schnür-senkelschlaufen und -enden, die sich beim Laufen verhaken oder am anderen [X.] hängenbleiben könnten und damit ein Stolper-
und Sturzrisiko darstellen. Ihm war hierzu aus der [X.] bekannt, dass die [X.]chlaufen und enden in einer [X.] untergebracht werden können. Auch wenn die [X.] als Grund für die Verstauung der Schnürsenkel das Verhindern der
Lockerung des Knotens angibt, konnte sich der
Fachmann nicht über die sich ihm aufdrängende Überlegung hinwegsetzen, auf diese Weise auch ein Verha-ken oder Hängenbleiben mit den [X.]chlaufen und -enden vermeiden zu können, zumal die [X.] selbst hervorhebt, dass mit der [X.] der Schnürsenkel nicht mehr herumschleudern kann ([X.] S.
2 Z.
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bis 24). Um der Gefahr eines Verhakens und [X.] des [X.] wäh-rend der sportlichen Betätigung zu begegnen, war deshalb vom Fachmann zu erwarten, für die [X.]chlaufen und -enden am Ende der [X.] eine [X.] vorzusehen (Merkmale
4 und
4.1).
Um dem [X.] beide Vorteile, schnelle und sichere Span-nung der Schnürsenkel durch einen Blockierer sowie sicheres Verstauen der ansonsten herumschleudernden Schnürsenkel in einer Tasche, bieten zu [X.], war vom Fachmann weiter zu erwarten, beides in einem [X.] zu kombi-nieren.
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d) Für einen solchen Sportschuh, der eine [X.] und einen Blockierer aufweist, lag
für den Fachmann schon aus der Konstruktion
des [X.]s
heraus auch ohne ausdrücklichen Hinweis im Stand der Technik
(vgl. [X.], Beschluss vom 20.
Dezember 2011

X
ZB
6/10, [X.], 378

Installiereinrichtung
II)
die Überlegung nahe, die Tasche so zu dimensionieren, dass darin nur die [X.] und Enden der [X.] finden oder zudem auch der Blockierer.
Auf dieser Grundlage musste es sich dem Fachmann geradezu aufdrän-gen, dass in der
[X.] auch der Blockierer seinen Platz finden soll.
Der Fachmann hatte der Gefahr eines [X.] aufgrund von losen Enden der Schnürsenkel entgegenzuwirken und deshalb darauf bei der Dimen-sionierung der [X.] zu achten. Hierfür boten sich aufgrund der Beschaffenheit des [X.] mit Schnürsenkeln und einem Blockierer an diesen im Wesentlichen nur die erkennbaren Alternativen an, lediglich
die [X.]chleifen und -enden in der
Tasche zu verstauen oder auch den Blockierer, der sich mit seinem Körper etwas von der [X.] und den [X.] abhebt und leicht beweglich ist. Wie das Patentgericht zutreffend ausführt, war dabei vom Fachmann die Erkenntnis zu erwarten, dass die Dreh-beweglichkeit des [X.] um die Achse der von ihm in das Schnürsystem führenden Schnürsenkelabschnitte zu einem fortschreitenden Herausziehen der [X.]chlingen und -enden aus der [X.] führen kann, wenn nur diese Abschnitte des [X.] in der Tasche verstaut sind. Mit dem Herausziehen der Schnürsenkel aus der Tasche wären deren Enden frei beweglich, was wiederum die Gefahr eines [X.] während der sport-lichen Betätigung begründen kann. Um dies zu vermeiden, war der Fachmann deshalb veranlasst, auch die Beweglichkeit des [X.] einzuschränken, damit die Drehkräfte, die zu einem Herausziehen des [X.] aus der [X.] führen können, von vorneherein nicht auftreten.
Aufgrund dieser sich aus der Konstruktion und dem Ziel, ein Hängenblei-ben der Schnürsenkelenden zu vermeiden, ergebenden Überlegungen, die 23
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sämtlich durch den Stand der Technik und das Fachwissen nahegelegt waren
und mit keinen technischen Schwierigkeiten verbunden sind, war es auch nahe-liegend, die [X.] entsprechend dem Merkmal 4.2 so [X.], dass diese auch den Blockierer mit aufnimmt.
e) Im Hinblick darauf war es auch insgesamt vom Fachmann zu erwar-ten, ausgehend von einem Sportschuh gemäß der [X.] diesen mit einem Blo-ckierer zu kombinieren und die [X.] so anzupassen, dass darin auch der Blockierer seinen Platz findet. Die Weiterentwicklung hin zum Gegen-stand des Patentanspruchs 1 des [X.]s war somit insgesamt nahelie-gend und beruhte nicht auf erfinderischer Tätigkeit.
2. [X.] in der Fassung nach den Hilfsanträgen I und
II beruht ebenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit.
a) Mit Hilfsantrag I sollen die Merkmale
4.3 ([X.] aus nachgiebigem Material) und 4.4 (Überdecken des oberen Endes der [X.] nebst Öffnungssystem) hinzugefügt werden.
Mit Hilfsantrag II soll zusätzlich hierzu das folgende Merkmal hinzugefügt werden:
"wobei die Öffnung der [X.] sich durch Anheben ih-res vorderen, unteren elastischen Randes bewerkstelligt mittels eines Greifelements, das fest verbunden ist mit der vorderen, freien Wand der [X.]."
b) Die mit diesen Hilfsanträgen beschriebene technische Weiterentwick-lung beruht indessen weder für sich noch in Verbindung mit den weiteren Merkmalen des Patentanspruchs auf erfinderischer Tätigkeit. Insoweit kann auf die zutreffenden Ausführungen im Urteil des Patentgerichts zu diesen bereits in erster Instanz gestellten Hilfsanträgen verwiesen werden; entgegen der [X.] der Beklagten ist eine widersprüchliche Begründung darin nicht zu erken-nen. Ein Griffelement entsprechend dem Hilfsantrag
II war im Stand der Tech-26
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nik allgemein bekannt, wie es beispielsweise in der Figur
1 des [X.] Ge-brauchsmusters 93
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640 ([X.]) gezeigt wird.
3. Hinsichtlich der Gegenstände der [X.] ist eine eigene [X.] Leistung weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich ([X.], Urteil vom 29. September 2011
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X [X.], [X.], 149 -
Sensoranordnung).
IV. Die Kostenentscheidung beruht auf §
121 Abs.
2 [X.] und §
97 Abs.
1 ZPO.
[X.]
Mühlens
[X.]

Grabinski
[X.]
Vorinstanz:
[X.], Entscheidung vom 14.10.2010 -
2 Ni 3/09
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