Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 22.11.2011, Az. X ZR 35/09

BUNDESGERICHTSHOF
URTEIL
X [X.]/09
Verkündet am:

22.
November
2011

Wermes

Justizamtsinspektor

als Urkundsbeamter

der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

[X.] [X.]
ArbNErfG § 9
Ein Anspruch auf Erfindervergütung kommt auch dann in Betracht, wenn bei der Verwertung eines auf eine gemeldete Diensterfindung zurückge-henden Patents ein Element wirtschaftliche Bedeutung erlangt, das auf-grund des Beitrags einer weiteren Person der Patentanmeldung [X.] worden
ist und nicht bereits Gegenstand der Erfindungsmeldung war.
[X.], Urteil vom 22. November 2011 -
X [X.]/09 -
OLG [X.]/Main

LG [X.]/Main

-
2
-
Der X.
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhandlung vom 22.
November
2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr.
Meier-Beck, [X.], die Richterin Mühlens und [X.]
Grabinski und Dr.
Bacher
für
Recht erkannt:
Auf die Revision des [X.] wird das am 19.
März
2009 [X.] Urteil des 6.
Zivilsenats des
Oberlandesgerichts [X.] am Main aufgehoben.
Die Sache wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revisionen, an das Berufungsge-richt zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Der Kläger, der bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im Jahre 2003 bei der [X.] und deren [X.] H.

Marion
R.

Deutschland GmbH ([X.]) und H.

AG (im Folgenden nur:
die Beklagte) beschäftigt war, verlangt von der [X.] als Miterfinder die Zahlung einer anteiligen Vergütung für zwei Diensterfindungen.
Die erste Erfindung betrifft einen Nagellack zur Förderung des [X.] sowie ein Verfahren zu dessen Herstellung und Verwen-dung zur Behandlung von Wachstumsstörungen des Nagels (Diensterfin-1
2

-
3
-
dung I). Die zweite Erfindung betrifft Zubereitungen zur topischen Applika-tion von antiandrogen wirksamen Substanzen. Die erfindungsgemäße Zu-bereitung dieser Erfindung enthält mindestens einen physiologisch ver-träglichen Filmbildner, mindestens ein physiologisch verträgliches Löse-mittel, mindestens einen Weichmacher und eine Verbindung der in der [X.] [X.] 198 48 856 aufgeführten [X.] (insbe-sondere Minoxidil). Sie kann mit einer durchblutungsfördernden Verbin-dung kombiniert werden. Dafür kann neben
anderen Substanzen [X.] eingesetzt werden (Diensterfindung [X.]).
Die Beklagte nahm die Erfindungen mit Schreiben vom 30.
Januar
1997 bzw. vom 25.
Januar
1999 unbeschränkt in Anspruch; auf ihrer die Diensterfindung I betreffenden [X.] Patentanmeldung 196
04
190 basierte das später erteilte US-Patent 6
007
798; auf die Diensterfindung [X.] geht die [X.] Patentanmeldung 198
48
856 zurück, auf der wiederum die [X.] 09/425742 beruht.
Im Dezember 1998 schlossen [X.] und das US-Unternehmen [X.]

(im Folgenden: [X.]

) einen Lizenzvertrag über meh-
rere Patente der [X.] zum Gesamtpreis von 362,5
Mio.

$. In der dem Vertragswerk beigefügten [X.]/Patentanmeldungen [X.] auch die beiden vorgenannten [X.] aufgeführt. Nachdem der Kläger davon Anfang Februar
2000 erfahren hatte, trat er an die [X.] wegen der Zahlung einer Erfindervergütung heran.
Durch Vereinbarung vom 16./23.
Mai 2000 gab [X.]

beide Erfin-
dungen zugunsten der [X.] wieder frei, hinsichtlich der [X.] jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Beklagte sich [X.],
3
4
5

-
4
-
1.
bei jeder künftigen Lizenz über das Patent oder die Patent-anmeldung das Recht zum Verkauf von [X.], die dieselbe Zusammensetzung von [X.] enthalten wie die von [X.]

verkauften Produkte,
2.
niemandem in den USA Pflaster zu verkaufen, die [X.] enthalten, oder sonstige topische Zubereitungen, deren Hauptbestandteil aus [X.] besteht.
Der Kläger verlangt von der
[X.] eine
angemessene
Arbeit-nehmererfindervergütung in Höhe von mindestens 150.000 Euro, wobei 43% der Vergütung auf die Diensterfindung I und 57% auf die [X.] entfallen sollen und für den Fall, dass der Anspruch wegen einer Diensterfindung für unbegründet erachtet wird, der Mindestbetrag wegen der anderen geltend gemacht werden soll.
Das [X.] hat die Klage abgewiesen. Die Berufung des [X.] ist erfolglos geblieben. Auf seine Revision hat der Senat das Beru-fungsurteil aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung und Ent-scheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen (Urteil vom 4.
Dezember
2007

X
ZR
102/06, [X.], 606

[X.]). Das [X.] hat die Berufung des [X.] erneut zurückgewiesen. Mit der vom Senat zugelassenen Revision verfolgt der Kläger sein Klagebegehren weiter. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen.
Entscheidungsgründe:
Die Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur erneuten Zurückverweisung der Sache an das Berufungs-gericht.
6
7
8

-
5
-
I.
Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:
Dem Kläger stehe der geltend gemachte Anspruch auf Zahlung ei-ner Erfindervergütung unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt zu.
Gegenstand des wieder eröffneten [X.] sei allein die Diensterfindung [X.]. Soweit im ersten Berufungsurteil die Erfindervergü-tung für die Diensterfindung I verneint worden sei, habe die Revision des [X.] keinen Erfolg gehabt.
Aufgrund des zwischen der [X.] und [X.]

geschlossenen Li-
zenzvertrages könne eine Vergütungspflicht der [X.] für die [X.] nur entstanden sein, weil der Stoff [X.]

optionaler

Be-standteil der erfindungsgemäßen Zubereitung sei. Dem Kläger könne [X.] ein Vergütungsanspruch nur dann zustehen, wenn seine Erfindung gerade auch die Verwendung von [X.] als optionalen Zusatzstoff um-fasste, wenn er also diesen Gedanken beigetragen hätte. Dies stehe im Einklang mit der Rechtsprechung des [X.], wonach Grundlage des Vergütungsanspruchs des [X.]s die dem Arbeitgeber gemeldete Diensterfindung sei, sich also der Anspruch auf Erfindervergütung nach demjenigen bemesse, was der Arbeitnehmererfin-der dem Arbeitgeber gemeldet habe. Der von [X.]

bei der Freigabe der
Diensterfindung ausgesprochene Vorbehalt beziehe sich nicht auf die Verwendung einer durchblutungsfördernden Verbindung im Allgemeinen, sondern allein auf die Verwendung von [X.]. Wenn daher die in dem Vorbehalt zum Ausdruck kommende teilweise wirtschaftliche Verwertung der Erfindung sich auf die Verwendung dieser Verbindung beschränke, wäre eine Beteiligung des [X.] an der der [X.] hierdurch zuge-flossenen Gegenleistung durch Gewährung eines Anspruchs auf Arbeit-9
10
11
12

-
6
-
nehmervergütung nur gerechtfertigt, wenn der Kläger auch gerade den Gedanken beigetragen hätte, [X.] als weiteren Zusatzstoff zu [X.]. Die Erfindungsmeldung vom 6.
Juli
1998 erwähne [X.] nicht. Auch könne dem Vortrag des [X.] nicht entnommen werden, dass er die Idee gehabt habe, [X.] als möglichen Zusatzstoff vorzusehen, so dass eine Vergütungspflicht der [X.] nicht bestehe.
[X.].
Dies hält der rechtlichen Überprüfung nicht stand.
1.
Die Rüge der Revision aus §
547 Nr.
6 ZPO greift allerdings nicht durch.
Die Annahme des Berufungsgerichts, dass der vom Kläger für die Diensterfindung
I geltend gemachte Vergütungsanspruch nicht mehr Ge-genstand des wiedereröffneten Berufungsrechtszuges sei, ist zwar unzu-treffend. Denn der Senat
hat das Berufungsurteil ungeachtet des [X.], dass er im ersten Revisionsurteil die gegen die Abweisung des [X.] für die Diensterfindung
I geführten [X.] für unbegründet erachtet hat, insgesamt aufgehoben mit der Folge, dass das Berufungsgericht auch den Vergütungsanspruch für diese Diensterfindung erneut hätte prüfen müssen. Die Aufhebung des gesamten ersten Beru-fungsurteils hat ihren Grund darin, dass der Kläger nach der Fassung des Klageantrags das auf die Diensterfindung
I gestützte Klagebegehren hilfsweise auch auf die Diensterfindung [X.] stützt und umgekehrt. Solange nicht über die Diensterfindung [X.] rechtskräftig entschieden ist, steht daher nicht fest, in welchem Umfang der auf die Diensterfindung I gestützte [X.] zur Entscheidung steht.
Diese Unrichtigkeit der Gründe des
angefochtenen
Urteils erfüllt [X.] nicht die Voraussetzungen des § 547 Nr. 6 ZPO. Erforderlich ist in-soweit vielmehr,
dass
eine Begründung
schlechthin fehlt (vgl. [X.], Urteil 13
14
15
16

-
7
-
vom 3.
Oktober
1980

V
ZR
125/79, NJW
1981, 1045, 1046 zu §
551 Nr.
7 ZPO aF),
oder die Gründe ganz unverständlich und verworren sind (vgl. [X.], Beschluss vom 21.
Dezember 1962

I
ZB
27/62, [X.]Z 37, 333, 337 =
GRUR 1963, 645
Warmpressen). Beides ist hier nicht der Fall.
2.
Die Revision wendet sich jedoch mit Erfolg dagegen, dass das Berufungsgericht das Bestehen eines Anspruchs auf Erfindervergütung für die von der [X.] in Anspruch genommene Diensterfindung [X.] mit der Begründung verneint hat, der Gedanke, im Rahmen der Erfindung [X.] als (optionalen) Zusatzstoff zu verwenden, stamme nicht vom Kläger.
a)
Auf das Streitverhältnis ist das Gesetz über [X.] in der bis zum 30.
September
2009 gültigen Fassung anzuwenden (§
43 Abs.
3 Satz
1 ArbNErfG).
b)
Die Annahme des Berufungsgerichts, dass der Kläger keinen Anspruch auf Erfindervergütung habe, weil die wirtschaftliche Verwertung der Erfindung sich auf die Verwendung von [X.] beschränke, hat [X.] Grundlage im Gesetz über [X.] und steht im [X.] zu dem vom Berufungsgericht herangezogenen Rechtsgedan-ken, dass jede Verwertung einer Diensterfindung dem Miterfinder gemäß seinem Anteil an der Erfindung zu vergüten ist.
Das Berufungsgericht geht zwar zutreffend davon aus, dass [X.] für den Vergütungsanspruch des [X.]s die dem Ar-beitgeber gemäß §
5 Abs.
1 und 2 [X.] gemeldete [X.] ist. Dementsprechend verringert sich nach der Rechtsprechung des [X.] der Umfang der
dem [X.] zustehen-den Erfindervergütung nicht, wenn die vom Arbeitgeber im Zuge der Inan-spruchnahme der Diensterfindung erwirkten [X.] den erfinde-17
18
19
20

-
8
-
rischen Gehalt der gemeldeten Erfindung nicht ausschöpfen und die Diensterfindung über den Schutzbereich der Patentansprüche hinausgeht ([X.], Urteil vom 29.
November
1988 -
X
ZR
63/87, [X.]Z
106, 84, 89 =
GRUR
1989, 205

Schwermetalloxidationskatalysator).
Daraus lässt sich aber nicht der Umkehrschluss ziehen, dass kein Anspruch auf Erfindervergütung besteht, wenn bei der Verwertung eines auf eine gemeldete Diensterfindung zurückgehenden Patents ein Element wirtschaftliche Bedeutung erlangt, das aufgrund des Beitrags einer weite-ren Person der Patentanmeldung hinzugefügt worden ist und damit nicht Gegenstand der Erfindungsmeldung war.
Dies mag sich so verhalten, wenn die Hinzufügung Gegenstand ei-nes vom Gegenstand der Diensterfindung unabhängigen Patentanspruchs geworden ist. Darum geht es im Streitfall jedoch nicht. Mit der Benutzung
einer Zubereitung nach Patentanspruch
8 der [X.] Patentanmel-dung 198
48
856, die als weiteren, zu den Bestandteilen der Zubereitung nach Patentanspruch
1 hinzutretenden Zusatzstoff eine durchblutungsför-dernde Verbindung in Gestalt des Wirkstoffs [X.] enthält, wird not-wendigerweise die gemeldete Erfindung benutzt, die in allgemeinerer Form in Patentanspruch
1 der Anmeldung beansprucht wird. Es kann [X.] in diesem Fall keine Rede davon sein, dass die Diensterfindung, deren Miterfinder der Kläger ist, nicht benutzt würde.
[X.]I.
Das Berufungsurteil ist daher aufzuheben und die Sache erneut zur Prüfung der Höhe des Vergütungsanspruchs des [X.] an das [X.] zurückzuverweisen.
Für diese Prüfung weist der Senat
auf Folgendes hin:
21
22
23
24

-
9
-
1.
Der Vergütungsanspruch eines Miterfinders hängt nicht davon ab, dass die wirtschaftliche Verwertung gerade wegen eines Bestandteils der erfindungsgemäßen Lehre erfolgt, der auf den Miterfinder zurückgeht. Nach der Rechtsprechung des [X.] richtet sich die [X.] dem Grunde und der Höhe nach vielmehr nach dem Beitrag, den dieser zu der Gesamterfindung beigesteuert hat, wobei das Gewicht der Einzelbeiträge im Verhältnis zueinander und zur erfinde-rischen Gesamtleistung abzuwägen ist ([X.], Urteil vom 17.
Oktober
2000

X
ZR
223/98, GRUR
2001, 226, 228

Rollenantriebseinheit; Urteil vom 20.
Februar
1979

X
ZR
63/77, [X.]Z
73, 337, 343
f. = GRUR 1979, 540

Biedermeiermanschetten).
Nichts anderes gilt für den Vergütungsanspruch eines [X.]. Auch dieser hat seinen Grund in der Beteiligung des [X.] (im Patent unter Schutz gestellten) erfinde-rischen Gesamtleistung. Deshalb ist es für das Bestehen des [X.] nicht entscheidend, ob es sich bei den Merkmalen, die die wirt-schaftliche Verwertbarkeit der Erfindung begründen, gerade um solche handelt, die auf den [X.] zurückgehen. Vielmehr [X.] sich auch der Vergütungsanspruch des [X.]s ge-genüber dem Arbeitgeber dem Grunde und der Höhe nach
nach dem [X.], den dieser zu
der
im Patent unter Schutz gestellten Gesamterfindung beigesteuert hat, wobei das Gewicht der Einzelbeiträge zueinander und zur erfinderischen Gesamtleistung abzuwägen
ist.
Die Bewertung der Einzelbeiträge erfolgt dabei nicht unter wirt-schaftlichen, sondern unter technischen Gesichtspunkten im Hinblick [X.], welches Gewicht dem Beitrag im Lichte des Standes der Technik für das Zustandekommen der erfindungsgemäßen Lehre beizumessen ist. In diesem
Zusammenhang kann der
Umstand, dass ein wirtschaftlicher Er-25
26
27

-
10
-
folg der Erfindung insbesondere mit einem bestimmten Merkmal in [X.] gebracht werden kann, allenfalls eine gewisse indizielle Bedeu-tung dafür haben, dass dieser Beitrag auch mit Blick auf die Entwicklung der
technischen Lehre Gewicht hat.
Allerdings wird sich in der Regel schon ein Kausalzusammenhang zwischen wirtschaftlicher Verwertung der Erfindung und bestimmten Merkmalen nicht belegen lassen, da die patentierte Erfindung notwendi-gerweise jedenfalls mit allen denjenigen Merkmalen benutzt wird, die [X.] in den [X.] gefunden haben.
2.
Unabhängig hiervon wird das Berufungsgericht im wieder eröff-neten Berufungsrechtszug

wie bereits
im Senatsurteil vom 4.
Dezember 2007

X
ZR
102/06 aufgegeben

unter Beachtung der dortigen [X.] zu prüfen haben, ob beide Parteien des [X.] oder zumin-dest [X.]

der Diensterfindung
[X.] im Lizenzvertrag oder in der Vereinbarung
16./23. Mai
2000 eine wirtschaftliche Bedeutung zugemessen haben, und den Anteil an der Gesamtleistung
notfalls im Wege der Schätzung (§
287 ZPO)
zu bewerten haben. In diesem Fall stünde dem Kläger ein Vergü-tungsanspruch zu, dessen Höhe nach den oben dargelegten
Grundsätzen
28
29

-
11
-
zu der Berechtigung eines [X.]s an der Erfindung und unter Beachtung der
Erwägungen
im Senatsurteil vom 4.
Dezember
2007

X
ZR
102/06 unter [X.]. 1. b) der Entscheidungsgründe
zu bemessen wäre.

Richterin am Bundes-

gerichtshof Mühlens

kann wegen Urlaubs

nicht unterschreiben.
Meier-Beck
[X.]
Meier-Beck

Grabinski
Bacher
Vorinstanzen:
LG [X.]/Main, Entscheidung vom 16.03.2005 -
2/6 O 99/04 -

OLG [X.]/Main, Entscheidung vom 19.03.2009 -
6 [X.] -