Bundesgerichtshof, Urteil vom 22.11.2011, Az. X ZR 35/09

Der Kläger, der bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im Jahre 2003 bei der [X.] und deren [X.] [X.]Deutschland GmbH ([X.]) und [X.] (im Folgenden nur: die Beklagte) beschäftigt war, verlangt von der [X.] als Miterfinder die Zahlung einer anteiligen Vergütung für zwei Diensterfindungen.

Die erste Erfindung betrifft einen Nagellack zur Förderung des Nagelwachstums sowie ein Verfahren zu dessen Herstellung und Verwendung zur Behandlung von Wachstumsstörungen des Nagels (Diensterfindung I). Die zweite Erfindung betrifft Zubereitungen zur topischen Applikation von antiandrogen wirksamen Substanzen. Die erfindungsgemäße Zubereitung dieser Erfindung enthält mindestens einen physiologisch verträglichen Filmbildner, mindestens ein physiologisch verträgliches Lösemittel, mindestens einen Weichmacher und eine Verbindung der in der [X.] [X.] 198 48 856 aufgeführten [X.] (insbesondere Minoxidil). Sie kann mit einer durchblutungsfördernden Verbindung kombiniert werden. Dafür kann neben anderen Substanzen [X.] eingesetzt werden (Diensterfindung II).

Die Beklagte nahm die Erfindungen mit Schreiben vom 30. Januar 1997 bzw. vom 25. Januar 1999 unbeschränkt in Anspruch; auf ihrer die Diensterfindung I betreffenden [X.] Patentanmeldung 196 04 190 basierte das später erteilte US-Patent 6 007 798; auf die Diensterfindung II geht die [X.] Patentanmeldung 198 48 856 zurück, auf der wiederum die [X.] 09/425742 beruht.

Im Dezember 1998 schlossen [X.] und das US-Unternehmen [X.]            (im Folgenden: [X.] ) einen Lizenzvertrag über mehrere Patente der [X.] zum Gesamtpreis von 362,5 Mio. US$. In der dem Vertragswerk beigefügten [X.]/Patentanmeldungen waren auch die beiden vorgenannten [X.] aufgeführt. Nachdem der Kläger davon Anfang Februar 2000 erfahren hatte, trat er an die Beklagte wegen der Zahlung einer Erfindervergütung heran.

Durch Vereinbarung vom 16./23. Mai 2000 gab [X.]  beide Erfindungen zugunsten der [X.] wieder frei, hinsichtlich der zweiten Erfindung jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Beklagte sich verpflichtete,

Der Kläger verlangt von der [X.] eine angemessene Arbeitnehmererfindervergütung in Höhe von mindestens 150.000 Euro, wobei 43% der Vergütung auf die Diensterfindung I und 57% auf die Diensterfindung II entfallen sollen und für den Fall, dass der Anspruch wegen einer Diensterfindung für unbegründet erachtet wird, der Mindestbetrag wegen der anderen geltend gemacht werden soll.

Das [X.] hat die Klage abgewiesen. Die Berufung des [X.] ist erfolglos geblieben. Auf seine Revision hat der Senat das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen (Urteil vom 4. Dezember 2007 - [X.], [X.], 606 - [X.]). Das Berufungsgericht hat die Berufung des [X.] erneut zurückgewiesen. Mit der vom Senat zugelassenen Revision verfolgt der Kläger sein Klagebegehren weiter. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Die Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur erneuten Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

I. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

Dem Kläger stehe der geltend gemachte Anspruch auf Zahlung einer Erfindervergütung unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt zu.

Gegenstand des wieder eröffneten [X.] sei allein die Diensterfindung [X.]. Soweit im ersten Berufungsurteil die Erfindervergütung für die Diensterfindung I verneint worden sei, habe die Revision des [X.] keinen Erfolg gehabt.

Aufgrund des zwischen der [X.] und [X.]  geschlossenen [X.] könne eine Vergütungspflicht der [X.] für die Diensterfindung [X.] nur entstanden sein, weil der Stoff [X.] - optionaler - Bestandteil der erfindungsgemäßen Zubereitung sei. Dem Kläger könne daher ein Vergütungsanspruch nur dann zustehen, wenn seine Erfindung gerade auch die Verwendung von [X.] als optionalen Zusatzstoff umfasste, wenn er also diesen Gedanken beigetragen hätte. Dies stehe im Einklang mit der Rechtsprechung des [X.], wonach Grundlage des Vergütungsanspruchs des [X.]s die dem Arbeitgeber gemeldete Diensterfindung sei, sich also der Anspruch auf Erfindervergütung nach demjenigen bemesse, was der [X.] dem Arbeitgeber gemeldet habe. Der von [X.]  bei der Freigabe der Diensterfindung ausgesprochene Vorbehalt beziehe sich nicht auf die Verwendung einer durchblutungsfördernden Verbindung im Allgemeinen, sondern allein auf die Verwendung von [X.]. Wenn daher die in dem Vorbehalt zum Ausdruck kommende teilweise wirtschaftliche Verwertung der Erfindung sich auf die Verwendung dieser Verbindung beschränke, wäre eine Beteiligung des [X.] an der der [X.] hierdurch zugeflossenen Gegenleistung durch Gewährung eines Anspruchs auf [X.] nur gerechtfertigt, wenn der Kläger auch gerade den Gedanken beigetragen hätte, [X.] als weiteren Zusatzstoff zu verwenden. Die [X.] vom 6. Juli 1998 erwähne [X.] nicht. Auch könne dem Vortrag des [X.] nicht entnommen werden, dass er die Idee gehabt habe, [X.] als möglichen Zusatzstoff vorzusehen, so dass eine Vergütungspflicht der [X.] nicht bestehe.

[X.]. Dies hält der rechtlichen Überprüfung nicht stand.

1. [X.] der Revision aus § 547 Nr. 6 ZPO greift allerdings nicht durch.

Die Annahme des Berufungsgerichts, dass der vom Kläger für die Diensterfindung I geltend gemachte Vergütungsanspruch nicht mehr Gegenstand des wiedereröffneten [X.]es sei, ist zwar unzutreffend. Denn der Senat hat das Berufungsurteil ungeachtet des Umstandes, dass er im ersten Revisionsurteil die gegen die Abweisung des Vergütungsanspruchs für die Diensterfindung I geführten [X.] für unbegründet erachtet hat, insgesamt aufgehoben mit der Folge, dass das Berufungsgericht auch den Vergütungsanspruch für diese Diensterfindung erneut hätte prüfen müssen. Die Aufhebung des gesamten ersten Berufungsurteils hat ihren Grund darin, dass der Kläger nach der Fassung des Klageantrags das auf die Diensterfindung I gestützte Klagebegehren hilfsweise auch auf die Diensterfindung [X.] stützt und umgekehrt. Solange nicht über die Diensterfindung [X.] rechtskräftig entschieden ist, steht daher nicht fest, in welchem Umfang der auf die Diensterfindung I gestützte Anspruch zur Entscheidung steht.

Diese Unrichtigkeit der Gründe des angefochtenen Urteils erfüllt jedoch nicht die Voraussetzungen des § 547 Nr. 6 ZPO. Erforderlich ist insoweit vielmehr, dass eine Begründung schlechthin fehlt (vgl. [X.], Urteil vom 3. Oktober 1980 - [X.], NJW 1981, 1045, 1046 zu § 551 Nr. 7 ZPO aF), oder die Gründe ganz unverständlich und verworren sind (vgl. [X.], Beschluss vom 21. Dezember 1962 - [X.], [X.]Z 37, 333, 337 = GRUR 1963, 645 - [X.]). Beides ist hier nicht der Fall.

2. Die Revision wendet sich jedoch mit Erfolg dagegen, dass das Berufungsgericht das Bestehen eines Anspruchs auf Erfindervergütung für die von der [X.] in Anspruch genommene Diensterfindung [X.] mit der Begründung verneint hat, der Gedanke, im Rahmen der Erfindung [X.] als (optionalen) Zusatzstoff zu verwenden, stamme nicht vom Kläger.

a) Auf das Streitverhältnis ist das Gesetz über [X.] in der bis zum 30. September 2009 gültigen Fassung anzuwenden (§ 43 Abs. 3 Satz 1 [X.]).

b) Die Annahme des Berufungsgerichts, dass der Kläger keinen Anspruch auf Erfindervergütung habe, weil die wirtschaftliche Verwertung der Erfindung sich auf die Verwendung von [X.] beschränke, hat keine Grundlage im Gesetz über [X.] und steht im Widerspruch zu dem vom Berufungsgericht herangezogenen Rechtsgedanken, dass jede Verwertung einer Diensterfindung dem Miterfinder gemäß seinem Anteil an der Erfindung zu vergüten ist.

Das Berufungsgericht geht zwar zutreffend davon aus, dass Grundlage für den Vergütungsanspruch des [X.]s die dem Arbeitgeber gemäß § 5 Abs. 1 und 2 [X.] aF gemeldete Diensterfindung ist. Dementsprechend verringert sich nach der Rechtsprechung des [X.] der Umfang der dem [X.] zustehenden Erfindervergütung nicht, wenn die vom Arbeitgeber im Zuge der Inanspruchnahme der Diensterfindung erwirkten [X.] den erfinderischen Gehalt der gemeldeten Erfindung nicht ausschöpfen und die Diensterfindung über den Schutzbereich der Patentansprüche hinausgeht ([X.], Urteil vom 29. November 1988 - [X.], [X.]Z 106, 84, 89 = [X.], 205 - Schwermetalloxidationskatalysator).

Daraus lässt sich aber nicht der Umkehrschluss ziehen, dass kein Anspruch auf Erfindervergütung besteht, wenn bei der Verwertung eines auf eine gemeldete Diensterfindung zurückgehenden Patents ein Element wirtschaftliche Bedeutung erlangt, das aufgrund des Beitrags einer weiteren Person der Patentanmeldung hinzugefügt worden ist und damit nicht Gegenstand der [X.] war.

Dies mag sich so verhalten, wenn die Hinzufügung Gegenstand eines vom Gegenstand der Diensterfindung unabhängigen Patentanspruchs geworden ist. Darum geht es im Streitfall jedoch nicht. Mit der Benutzung einer Zubereitung nach Patentanspruch 8 der [X.] Patentanmeldung 198 48 856, die als weiteren, zu den Bestandteilen der Zubereitung nach Patentanspruch 1 hinzutretenden Zusatzstoff eine durchblutungsfördernde Verbindung in Gestalt des Wirkstoffs [X.] enthält, wird notwendigerweise die gemeldete Erfindung benutzt, die in allgemeinerer Form in Patentanspruch 1 der Anmeldung beansprucht wird. Es kann mithin in diesem Fall keine Rede davon sein, dass die Diensterfindung, deren Miterfinder der Kläger ist, nicht benutzt würde.

[X.]I. Das Berufungsurteil ist daher aufzuheben und die Sache erneut zur Prüfung der Höhe des Vergütungsanspruchs des [X.] an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Für diese Prüfung weist der Senat auf Folgendes hin:

1. Der Vergütungsanspruch eines Miterfinders hängt nicht davon ab, dass die wirtschaftliche Verwertung gerade wegen eines Bestandteils der erfindungsgemäßen Lehre erfolgt, der auf den Miterfinder zurückgeht. Nach der Rechtsprechung des [X.] richtet sich die Berechtigung eines Miterfinders dem Grunde und der Höhe nach vielmehr nach dem Beitrag, den dieser zu der Gesamterfindung beigesteuert hat, wobei das Gewicht der Einzelbeiträge im Verhältnis zueinander und zur erfinderischen Gesamtleistung abzuwägen ist ([X.], Urteil vom 17. Oktober 2000 - [X.], [X.], 226, 228 - Rollenantriebseinheit; Urteil vom 20. Februar 1979 - [X.], [X.]Z 73, 337, 343 f. = GRUR 1979, 540 - Biedermeiermanschetten).

Nichts anderes gilt für den Vergütungsanspruch eines [X.]. Auch dieser hat seinen Grund in der Beteiligung des [X.] an der (im Patent unter Schutz gestellten) erfinderischen Gesamtleistung. Deshalb ist es für das Bestehen des Vergütungsanspruchs nicht entscheidend, ob es sich bei den Merkmalen, die die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Erfindung begründen, gerade um solche handelt, die auf den [X.] zurückgehen. Vielmehr richtet sich auch der Vergütungsanspruch des [X.] gegenüber dem Arbeitgeber dem Grunde und der Höhe nach nach dem Beitrag, den dieser zu der im Patent unter Schutz gestellten Gesamterfindung beigesteuert hat, wobei das Gewicht der Einzelbeiträge zueinander und zur erfinderischen Gesamtleistung abzuwägen ist.

Die Bewertung der Einzelbeiträge erfolgt dabei nicht unter wirtschaftlichen, sondern unter technischen Gesichtspunkten im Hinblick darauf, welches Gewicht dem Beitrag im Lichte des Standes der Technik für das Zustandekommen der erfindungsgemäßen Lehre beizumessen ist. In diesem Zusammenhang kann der Umstand, dass ein wirtschaftlicher Erfolg der Erfindung insbesondere mit einem bestimmten Merkmal in Verbindung gebracht werden kann, allenfalls eine gewisse indizielle Bedeutung dafür haben, dass dieser Beitrag auch mit Blick auf die Entwicklung der technischen Lehre Gewicht hat.

Allerdings wird sich in der Regel schon ein Kausalzusammenhang zwischen wirtschaftlicher Verwertung der Erfindung und bestimmten Merkmalen nicht belegen lassen, da die patentierte Erfindung notwendigerweise jedenfalls mit allen denjenigen Merkmalen benutzt wird, die Eingang in den Hauptanspruch des Patents gefunden haben.

2. Unabhängig hiervon wird das Berufungsgericht im wieder eröffneten [X.] - wie bereits im Senatsurteil vom 4. Dezember 2007 - [X.] aufgegeben - unter Beachtung der dortigen Erwägungen zu prüfen haben, ob beide Parteien des [X.] oder zumindest [X.]  der Diensterfindung [X.] im Lizenzvertrag oder in der Vereinbarung 16./23. Mai 2000 eine wirtschaftliche Bedeutung zugemessen haben, und den Anteil an der Gesamtleistung - notfalls im Wege der Schätzung (§ 287 ZPO) - zu bewerten haben. In diesem Fall stünde dem Kläger ein Vergütungsanspruch zu, dessen Höhe nach den oben dargelegten Grundsätzen zu der Berechtigung eines [X.] an der Erfindung und unter Beachtung der Erwägungen im Senatsurteil vom 4. Dezember 2007 - [X.] unter [X.]. 1. b) der Entscheidungsgründe zu bemessen wäre.