Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 04.12.2007, Az. X ZR 102/06

[X.]IM NAMEN DES VOLKES URTEIL [X.] Verkündet am: 4. Dezember 2007 [X.] als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle In dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja [X.]: nein [X.]R: ja
[X.] [X.] §§ 9, 12; BGB § 315 a) Bei Abschluss eines [X.] über die unbeschränkt in Anspruch ge-nommene Diensterfindung ist der Vergütungsanspruch des Erfinders - [X.] vorläufig - festzustellen oder festzusetzen. b) Kommt eine Feststellung nicht zustande und unterlässt der Arbeitgeber eine Festsetzung, kann der Erfinder auf gerichtliche Bestimmung der angemesse-nen Vergütung klagen. c) Der festzusetzende Vergütungsanspruch kann ausnahmsweise auf Null [X.] sein, wenn die vorbehaltlose Aufgabe des Nutzungsrechts durch den Lizenznehmer ohne Reduzierung der von ihm zu zahlenden Lizenzgebühren den Schluss zulässt, dass der Lizenznehmer der lizenzierten Erfindung kei-nen wirtschaftlichen Wert beigemessen hat. d) Muss sich der Arbeitgeber für die Aufgabe des Nutzungsrechts des Lizenz-nehmers Beschränkungen bei der zukünftigen Verwertung der [X.] unterwerfen, kann dies gegen die Annahme sprechen, der Erfindung sei kein wirtschaftlicher Wert beigemessen worden. [X.], [X.]. v. 4. Dezember 2007 - [X.] - [X.] [X.] - 2 - [X.] [X.] hat auf die mündliche [X.] vom 4. Dezember 2007 durch [X.] [X.], [X.], die Richterin [X.] und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und [X.] für Recht erkannt: Auf die Revision des [X.] wird das am 8. Juni 2006 verkündete [X.]eil des 6. Zivilsenats des [X.] aufgehoben. Der Rechtsstreit wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen, dem auch die Entschei-dung über die Kosten der Revision übertragen wird. Von Rechts wegen Tatbestand: Der Kläger, der bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im Jahre 2003 bei der [X.] und deren [X.] H.

M. R. Deutschland GmbH ([X.]) und [X.] (im Folgenden nur: die Beklagte) beschäftigt war, verlangt von der [X.] als Miterfinder die Zahlung einer anteiligen Vergütung für zwei Diensterfindungen. 1 Die erste Erfindung betrifft einen Nagellack zur Förderung des [X.] sowie ein Verfahren zu dessen Herstellung und Verwendung zur 2 - 3 - Behandlung von Wachstumsstörungen des Nagels. Der Nagellack enthält u. a. eine vasodilatatorisch wirksame Verbindung. Dabei handelt es sich um Minoxi-dil, welches mit weiteren Gruppen substituiert werden kann. Drei dieser [X.] können aus einer Reihe von über 30 verschiedenen Substanzen bestehen, darunter [X.] als möglichem Substituenten. Der Wirkstoff [X.] hat als solcher durchblutungsfördernde Wirkung. Seine direkte (orale) Verabreichung dient der Behandlung von Bluthochdruck. Außerdem wird [X.] als zusätzlicher Wirkstoff zur Behandlung von Herzin-suffizienz und von akuten Herzinfarkten verwendet. 3 Die zweite Erfindung betrifft Zubereitungen zur topischen Applikation von antiandrogen wirksamen Substanzen. Die erfindungsgemäße Zubereitung ent-hält mindestens einen physiologisch verträglichen Filmbildner, mindestens ein physiologisch verträgliches Lösemittel, mindestens einen Weichmacher und eine spezielle Verbindung (Minoxidil). Sie kann mit einer durchblutungsfördern-den Verbindung kombiniert werden. Dafür kann neben anderen Substanzen [X.] eingesetzt werden. 4 Die Beklagte nahm die Erfindungen mit Schreiben vom 30. Januar 1997 bzw. vom 25. Januar 1999 unbeschränkt in Anspruch; auf ihrer die erste Erfin-dung betreffenden [X.] Patentanmeldung 196 04 190 basierte das später erteilte [X.]-Patent 6 007 798; auf die zweite Diensterfindung geht die [X.] Patentanmeldung 198 48 856 zurück, auf der wiederum die [X.]-Patentanmel-dung 09/425742 beruht. 5 Im Dezember 1998 schlossen [X.] und das [X.]-Unternehmen [X.]

Inc. (im Folgenden: [X.] ) einen Lizenzvertrag über mehrere Patente der [X.] zum Gesamtpreis von – Mio. [X.] $. In der dem Ver- 6 - 4 - tragswerk beigefügten [X.]/Patentanmeldungen waren auch die beiden vorgenannten Erfindungen aufgeführt. Nachdem der Kläger davon An-fang Februar 2000 erfahren hatte, trat er an die Beklagte wegen der Zahlung einer Erfindervergütung heran. Durch Vereinbarung vom 16./23. Mai 2000 gab [X.] beide Erfindungen zugunsten der [X.] wieder frei, hinsichtlich der zweiten Erfindung jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Beklagte sich verpflichtete, 7 1. bei jeder künftigen Lizenz über das Patent oder die Patentan-meldung das Recht zum Verkauf von [X.], die dieselbe Zusammensetzung von [X.] enthalten wie die von [X.] verkauften Produkte, 2. niemandem in den [X.]A Pflaster zu verkaufen, die [X.] ent-halten, oder sonstige topische Zubereitungen, deren Hauptbe-standteil aus [X.] besteht. Nachdem die Beklagte bislang keine Vergütung für die Erfindungen [X.] hat und ein vom Kläger eingeleitetes Schiedsverfahren ergebnislos verlau-fen ist, hat dieser Klage auf Zahlung der auf seinen Anteil entfallenden [X.] Arbeitnehmererfindervergütung, die er für die beiden Erfindungen insgesamt auf mindestens 150.000 • beziffert, erhoben. Das [X.] hat die Ansicht vertreten, zumindest zur [X.] stünden dem Kläger noch keine Ar-beitnehmervergütungsansprüche zu und die Klage abgewiesen. Die Berufung des [X.] ist erfolglos geblieben. Mit der vom [X.], deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt er sein Klagebegehren weiter. 8 - 5 - Entscheidungsgründe: Die zulässige Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen [X.]eils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. 9 [X.] Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet: Dem Kläger stehe ein Anspruch auf Zahlung einer Erfinderver-gütung auch dann nicht zu, wenn zu seinen Gunsten davon ausgegangen [X.], dass ein Vergütungsanspruch gemäß § 12 Abs. 1 [X.] mit Abschluss des [X.] fällig geworden sei. Denn jedenfalls liege die Höhe des [X.] bei Null. 10 Nach dem Lizenzvertrag habe das [X.]-Unternehmen beabsichtigt, der [X.] ihre mit [X.] verbundenen Rechte abzukaufen. Als Lizenzprodukt sei eine pharmazeutische Formulierung oder ein diagnostisches Produkt [X.], die oder das zumindest als einen seiner Wirkstoffe [X.] enthalte. Keine der beiden Diensterfindungen enthalte jedoch [X.] als Wirkstoff. Das spreche dafür, dass die beiden Diensterfindungen vertraglich nur deshalb [X.] worden seien, weil in der Beschreibung an einer Stelle der Begriff "Ra-mipril" enthalten sei, ohne dass die Parteien die Sinnhaftigkeit der Einbeziehung der beiden Erfindungen zur Erreichung des Vertragszwecks geprüft hätten. Alle Umstände sprächen dafür, dass - wenn die beiden Erfindungen nicht überhaupt nur rein versehentlich in den Vertrag einbezogen worden seien - die Parteien ihnen jedenfalls keine wirtschaftliche Bedeutung für den Vertragsabschluss [X.] hätten. Dementsprechend habe [X.] die eine Diensterfindung ohne Weiteres zurückgegeben. Soweit die andere nur unter Bedingungen freigege-ben worden sei, lasse dies nicht den Schluss zu, dass die Vertragsparteien ihr einen Wert für den abzuschließenden Lizenzvertrag beigemessen hätten. [X.] 11 - 6 - habe lediglich die Gelegenheit genutzt, die eigene Monopolstellung in Bezug auf [X.] zu komplettieren; eine für sinnvoll gehaltene Benutzung des [X.] lasse sich aus den im Zuge der Rückübertragung ausgehandelten [X.] nicht herleiten. Ungeachtet der von [X.] gestellten Bedingungen sei dem Kläger ein Vergütungsanspruch auch nicht etwa deshalb zuzuerkennen, weil hierdurch die Verwendung der Diensterfindung eingeschränkt wäre. Diese könne, da sie Ra-mipril lediglich als einen optionalen Zusatzstoff nenne, vielmehr uneinge-schränkt verwertet werden. 12 I[X.] Die dagegen gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Die [X.], mit der das Berufungsgericht die Voraussetzungen für einen - gegebenenfalls vorläufigen (vgl. [X.] 37, 281 - [X.]) - Vergütungsan-spruch des [X.] bezüglich beider Erfindungen verneint hat, hält der rechtli-chen Nachprüfung nicht in allen Punkten stand. 13 1. Das Berufungsgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass ein Vergütungsanspruch des [X.] nicht nur gemäß § 9 Abs. 1 [X.] dem Grunde nach entstanden ist, sondern dass darüber hinaus, infolge des Abschlusses des mit [X.] geschlossenen [X.], die [X.] gen für die Inanspruchnahme der Vergütung grundsätzlich gegeben sind. 14 a) Der Anspruch des Arbeitnehmers auf Vergütung wegen einer Dienst-erfindung entsteht dem Grunde nach, wenn der Arbeitgeber diese - wie hier - gemäß § 7 Abs. 1 [X.] unbeschränkt in Anspruch nimmt (vgl. Busse/ [X.], [X.], 6. Aufl., § 9 [X.] Rdn. 13). Jedenfalls nach Abschluss des [X.], von dem die beiden Diensterfindungen nach den 15 - 7 - Feststellungen des Berufungsgerichts nicht unter dem Gesichtspunkt der falsa [X.] auszunehmen sind und den die Beklagte auch nicht angefochten hat, war die Vergütung der Miterfinder gemäß § 12 Abs. 1, 2 [X.] (vorläufig) festzustellen oder nach Maßgabe der Regelungen in § 12 Abs. 3 bis 5 [X.] festzusetzen (vgl. [X.] 126, 109, 119 f. - Copolyester I; [X.], aaO, § 12 [X.] Rdn. 19). Geschieht weder das eine noch das andere, kann der Erfinder, da das Recht des Arbeitgebers zur Festsetzung der Vergütung ein gesetzliches Leistungsbestimmungsrecht im Sinne des § 315 Abs. 1 BGB ist ([X.] 126, 109, 120 f. - Copolyester I), - vorbehaltlich des Verfahrens vor der Schiedsstelle (§ 37 [X.]) - gemäß § 315 Abs. 3 Satz 2, [X.] auf ge-richtliche Bestimmung der angemessenen Vergütung antragen. Dabei ist er auch nicht gehindert, sofort auf Zahlung zu klagen (vgl. [X.], aaO, § 12 Rdn. 14). b) Für die Bemessung der Höhe der Vergütung ist, abgesehen von [X.] und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb und dem Anteil des Betriebs am Zustandekommen der Diensterfindung, insbesondere die wirtschaftliche Verwertbarkeit maßgebend (§ 9 Abs. 2 [X.]). Dafür wird regelmäßig im [X.] die Annahme gerechtfertigt sein, dass von dem Arbeitgeber tat-sächlich erzielte wirtschaftliche Vorteile den [X.] am besten wider-spiegeln, da der Arbeitgeber in seinem eigenen Interesse bestrebt sein wird, die Erfindung so auszunutzen, wie dies im Interesse eines möglichst großen Erfol-ges seiner unternehmerischen Tätigkeit sachlich möglich und wirtschaftlich ver-nünftig ist (Sen.[X.]. v. 16.2.2002 - [X.], [X.], 801 - abgestuftes Getriebe). Zu den möglichen Verwertungsformen zählt die Lizenzvergabe ebenso, wie der Abschluss von Austauschverträgen oder die Abtretung der Rechte an der Erfindung ([X.][X.], Arbeitnehmererfindungsgesetz, 4. Aufl., § 9 Rdn. 92; [X.], aaO, § 11 [X.] Rdn. 9). Sind, wie hier, mehrere Erfindungen Gegenstand des [X.], ist, wie das [X.] - 8 - gericht zutreffend ausgeführt hat, der auf die zu vergütende Diensterfindung entfallende Anteil entsprechend ihrer wirtschaftlichen Bedeutung für den Ver-tragsschluss zu gewichten ([X.][X.], aaO, § 9 Rdn. 226). Die Auftei-lung der Gesamtbruttolizenzeinnahme auf die einzelnen Erfindungen bemisst sich danach, wie die Vertragsparteien bei Abschluss des [X.] das Verhältnis ihrer Wertigkeit zueinander beurteilt haben. c) [X.] nicht zu beanstanden ist, dass das Berufungsge-richt einen den Nagellack betreffenden Vergütungsanspruch des [X.] im Ergebnis verneint hat. Es konnte die durch die Einbeziehung in den mit [X.] geschlossenen Vertrag zunächst indizierte Verwertbarkeit dieser [X.] durch die vorbehaltlose Rückgabe als entkräftet ansehen. 17 d) Mit Erfolg wendet die Revision sich aber dagegen, dass das [X.] die wirtschaftliche Verwertbarkeit der zweiten Diensterfindung un-geachtet des Umstands verneint hat, dass [X.] ihre Rückgabe von Zusagen der [X.] abhängig gemacht hat. Nach dem der revisionsrechtlichen [X.] zugrunde zu legenden Sachverhalt ist bereits nicht auszuschließen, dass ein Teil der von [X.] geleisteten Gesamtvergütung auf die zweite Dienst- erfindung entfällt. 18 aa) Wie die Parteien des [X.] die danach zu zahlende [X.], ist den Feststellungen des Berufungsgerichts nicht ausdrücklich zu entnehmen. Die Gründe der Entscheidung legen jedoch die Annahme nahe, dass eine gemeinsame Einzelbewertung aller Erfindungen und Schutzrechte durch die Vertragsparteien nicht stattgefunden hat. Bei einer solchen Vorgehensweise hätten die beiden streitgegenständlichen [X.]en nicht, wie das Berufungsgericht es wahlweise angenommen hat, verse-hentlich oder ohne Zumessung einer wirtschaftlichen Bedeutung in den Lizenz-19 - 9 - vertrag einbezogen werden können, sondern die Vertragspartner hätten sich dann zwangsläufig bewusst für oder gegen ihre Einbeziehung entschieden und gegebenenfalls auch über den jeweils anzusetzenden Wert Vereinbarungen getroffen. bb) Wenn die Parteien des [X.] nach den Feststellungen des Berufungsgerichts die Höhe der von [X.]
zu leistenden Gesamtvergütung nicht gemeinschaftlich als Summe einzeln taxierter Preise für alle übertragenen Schutzrechte ausgehandelt haben sollten, kommt in Betracht, dass jedenfalls [X.] die - vom Vertragsangebot der [X.] mitumfasste - Lizenzierung der zweiten Diensterfindung als für die eigene wirtschaftliche Betätigung bedeutsam angesehen hat und deren Überlassung mit der vereinbarten Vergütung eben-falls abgegolten werden sollte. Wäre das der Fall, enthielte diese auch ein Ent-gelt für die Lizenzierung dieses Schutzrechts, was zur Folge hätte, dass dem Kläger - nach den o. g. (I[X.]1.b)) Grundsätzen - ein hieran anknüpfender [X.] zustünde. 20 cc) Das Berufungsgericht hat die Möglichkeit, dass [X.] das Angebot der [X.] so verstanden haben und dass der Vertrag mit diesem Inhalt [X.] gekommen sein könnte, zwar in Erwägung gezogen und geprüft, ob sich aus dem - nach Lage des Sachverhalts als Indiz maßgeblichen - Schreiben von [X.] vom 16. Mai 2000 entsprechende Rückschlüsse ziehen lassen. Nach dem Inhalt der Entscheidungsgründe hat es dabei jedoch, was der revisionsrechtli-chen Kontrolle unterliegt, wesentliche Gesichtspunkte außer Acht gelassen. 21 [X.] hat in diesem Schreiben im Zusammenhang mit der Freigabe der zweiten Diensterfindung darauf hingewiesen, dass die sie betreffende [X.]-Patentanmeldung in ihrer gegenwärtigen Form 29 Patentansprüche umfasse, von denen sich die Ansprüche 1 bis 21 auf eine Zubereitung ohne jede [X.] - 10 - schränkung hinsichtlich der Verwendungen einer solchen Zubereitung bezögen ("–related to a composition without any limitation as to the uses for such a composition–"). Insbesondere Ansprüche 11 und 14 seien speziell auf die Bei-gabe von ACE-Hemmern (Anspruch 11) und [X.] (Anspruch 14) zu der Zu-bereitung ausgerichtet. Diese Ausführungen deuten darauf hin, dass [X.] den Schutz der Diensterfindung schon im [X.]punkt des Vertragsschlusses zumindest als für die eigenen wirtschaftlichen Interessen möglicherweise abträglich angesehen hat und dass die Gesamtvergütung, die zu zahlen das Unternehmen bereit war, deshalb auch unter Einbeziehung dieses Schutzrechts bemessen worden ist. Deshalb konnte das Berufungsgericht nicht ohne weiteres (wahlweise) feststel-len, beide Parteien des [X.] hätten dieser Diensterfindung keine wirtschaftliche Bedeutung für den Vertragsabschluss beigemessen. Vielmehr wären dazu nähere Feststellungen zu den Gegenständen der die zweite Diensterfindung betreffenden Anmeldung und des [X.] erforderlich gewesen. Hinsichtlich des Letzteren hat das Berufungsgericht im Wesentlichen nur auf § 1.22 des Vertrages über das "[X.]-Produkt" hingewiesen, der als [X.] eine pharmazeutische Formulierung oder ein diagnostisches Pro-dukt bezeichne, die oder das zumindest als einen seiner Wirkstoffe [X.] enthalte. Dass die zweite Diensterfindung nicht vom Lizenzvertrag erfasst sei, hat das Berufungsgericht daraus hergeleitet, dass [X.] in der Anmeldung nicht als Wirkstoff (im Sinne des [X.]) fakultativ vorgesehen, son-dern als Zusatzstoff bezeichnet sei (Patentanspruch 8 in der [X.] Über-setzung). Diese Erwägung ist nicht tragfähig, weil allein die Begriffswahl nicht die Schlussfolgerung gestattet, dass ein in einem Patentanspruch als Zusatz-stoff genannter Stoff nicht Wirkstoff i. S. des Zwecks des [X.] sein kann. Hinzu kommt, dass - was nach den getroffenen Feststellungen nicht aus-geschlossen werden kann - diese Kombination wirtschaftlich interessant, weil 23 - 11 - etwa besonders erfolgversprechend sein oder jedenfalls eine geeignete Ausfüh-rungsform darstellen könnte. II[X.] Im wiedereröffneten [X.] wird das Berufungsgericht danach in erster Linie zu prüfen haben, ob sich aus der Vereinbarung vom 16./23. Mai 2000 ergibt, dass [X.] die zweite Diensterfindung zumindest des- halb mitvergütet hat, um die Nutzung des durch sie eröffneten Schutzbereichs gegen die eigenen Interessen zu verhindern. 24 Ein Vergütungsanspruch des [X.] ist zudem auch dann nicht ausge-schlossen, wenn diese Prüfung ergeben sollte, dass auch [X.] dem Gegen- stand der Anmeldung der zweiten Diensterfindung im [X.]punkt des Vertrags-schlusses noch keine Bedeutung beigemessen, sondern erst im Zuge der Bitte um Rückgabe der Erfindung die Möglichkeit der Nutzung ihrer Lehre für die ei-genen wirtschaftlichen Interessen erkannt hat. Da der Vergütungsanspruch aus § 9 Abs. 2 [X.] an die bloße Verwertbarkeit anknüpft, kann es ausreichen, wenn die zweite Diensterfindung im Rahmen ihres Schutzbereichs auch unab-hängig vom Zweck des [X.] verwertbar war, und sei es auch nur in einer einem Sperrpatent vergleichbaren Weise. Das Berufungsgericht hat selbst angenommen, [X.] habe die Gelegenheit genutzt, die eigene Monopolstellung bezüglich [X.] zu komplettieren. In diesem Zusammenhang wird das [X.] gegebenenfalls Feststellungen zu Sinngehalt und Reichweite der in dem Schreiben vom 16. Mai 2000 seitens [X.] ausbedungenen Vorbehalte zu treffen haben, namentlich dazu, wie weit der Kreis der Produkte zu ziehen ist, die dieselbe Zusammensetzung von [X.] enthalten, wie die von [X.] verkauften Produkte (Ziffer 1 der Bedingungen) und ob eine der Diensterfindung gemäße Zubereitung deshalb unter die Ziffer 2 der Bedingungen fallen könnte, weil sie [X.] als Hauptbestandteil im Sinne dieser Klausel enthält. Von wirt-schaftlicher Verwertbarkeit i. S. von § 9 Abs. 2 [X.] kann erst dann keine [X.] - 12 - de mehr sein, wenn die von [X.] mit den Vorbehalten im Schreiben vom 16. Mai 2000 verfolgten Zwecke außerhalb des Schutzbereichs der Anmeldung lagen. Soweit danach ein Vergütungsanspruch in Betracht kommt, wird bei [X.] zu berücksichtigen sein, inwieweit die anderweitige Verwertung der zweiten Diensterfindung durch die zugunsten von [X.] zugesagten Be- schränkungen beeinträchtigt ist. Dafür wird von Bedeutung sein, ob potenzielle Lizenznehmer trotz der Beschränkung, auf die Verwendung von [X.] als Zusatzstoff verzichten zu müssen, keine günstigeren Lizenzierungskonditionen aushandeln könnten als ohne sie. Das Berufungsgericht hat zwar die [X.] vertreten, die Diensterfindung könne uneingeschränkt verwertet werden. 26 - 13 - Die Beantwortung dieser Frage erfordert jedoch ersichtlich eine spezielle Sach-kunde, die das [X.] deshalb nach ständiger Rechtsprechung in den Gründen seines [X.]eils hätte darlegen müssen (vgl. [X.], [X.]. v. 21.3.2000 - VI ZR 158/99, [X.], 1946). Daran fehlt es. [X.] Scharen [X.]
Meier-Beck [X.] Vorinstanzen: [X.], Entscheidung vom 16.03.2005 - 2/6 O 99/04 - O[X.], Entscheidung vom 08.06.2006 - 6 U 58/05 -