Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 10.06.2008, Az. X ZB 3/08

[X.]BESCHLUSS [X.]/08vom 10. Juni 2008 in der [X.] betreffend die Gebrauchsmusteranmeldung 298 25 223.6 Nachschlagewerk: ja [X.]: nein Angussvorrichtung für [X.] [X.] § 4a Abs. 2, § 5 Abs. 1, § 8 Abs. 1 a) Wird mit der Gebrauchsmusteranmeldung ein Anmeldetag in Anspruch ge-nommen, der dem Gebrauchsmuster nicht zukommt, führt dies zur Zurück-weisung der Anmeldung. b) Ohne einen Übergang des Rechts auf das Patent kann der durch wider-rechtliche Entnahme Verletzte den für die Patentanmeldung maßgebenden Anmeldetag nicht für eine Gebrauchsmusteranmeldung ("Abzweigung") in Anspruch nehmen. [X.], [X.]. v. 10. Juni 2008 - [X.]/08 - [X.]
- 2 - [X.] hat am 10. Juni 2008 durch [X.] Melullis und [X.] Scharen, [X.], [X.] und [X.] beschlossen: [X.] gegen den [X.]uss des 5. [X.]s ([X.]s) des [X.]s vom 12. Dezember 2007 wird auf Kosten des Rechtsbeschwerde-führers zurückgewiesen. Der Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde wird auf 25.000 [X.] festgesetzt. Gründe: 1 I. Der [X.] hat am 7. März 2006 beim [X.] ein Gebrauchsmuster mit der Bezeichnung "[X.]" angemeldet. Zugleich hat er die [X.] aus dem [X.] Patent 198 51 320 erklärt, als dessen Anmelder und Inhaber [X.] und [X.] im Register eingetragen sind, und als Anmeldetag den Anmeldetag der Patentanmeldung (6. November 1998) angegeben. Er hat dazu die Auffassung vertreten, dass er zur Abzweigung be-- 3 - rechtigt sei, obwohl er nicht als Patentinhaber eingetragen sei, weil er eine Übertragungsklage bezüglich des Patents erhoben und die eingetragenen In-haber zur Übertragung aufgefordert habe. Das Patent ist vom Bundespatentge-richt widerrufen worden und während eines gegen die Entscheidung des [X.] anhängigen Rechtsbeschwerdeverfahrens wegen Nichtzah-lung einer fälligen Jahresgebühr erloschen. Der Widerrufsbeschluss des [X.] ist durch Zurückweisung einer gegen ihn gerichteten Rechtsbeschwerde durch den beschließenden [X.] ([X.]. v. [X.] - [X.], GRUR 2007, 996 - Angussvorrichtung für Spritzgießwerkzeuge) rechtskräftig geworden; eine gegen diese Entscheidung gerichtete Verfas-sungsbeschwerde ist erfolglos geblieben ([X.], [X.]. v. 11.2.2008 - 1 BvR 2702/07). Das [X.] hat [X.], dass die Abzweigungserklärung unwirksam ist, und die Gebrauchsmus-teranmeldung zurückgewiesen, weil dem [X.] der [X.] mangels Personenidentität mit den [X.] und -inhabern nicht zustehe. Die hiergegen gerichtete Beschwerde hat der [X.] des [X.]s zurückgewie-sen. Hiergegen richtet sich die zugelassene Rechtsbeschwerde. 2 II. [X.] ist kraft Zulassung statthaft (§ 18 Abs. 4 [X.] i.V.m. § 100 Abs. 1 [X.]) und auch im Übrigen zulässig, jedoch in der Sache nicht begründet. 1. Die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des Anmeldetags der früheren Patentanmeldung für das Gebrauchsmuster sind nicht gegeben, weil es an der erforderlichen Personenidentität zwischen dem Patentanmelder und dem [X.] fehlt. Nach § 5 Abs. 1 Satz 1 [X.] kann der [X.] nur dann die Erklärung abgeben, dass der für 3 - 4 - die Patentanmeldung maßgebende Anmeldetag in Anspruch genommen [X.], wenn er für dieselbe Erfindung bereits früher mit Wirkung für die [X.] ein Patent nachgesucht hat. Dies ist im Schrifttum [X.] dahin verstanden worden, dass zwischen dem Patentanmelder (oder dessen Rechtsnachfolger) und dem [X.] [X.] ("[X.]") bestehen muss ([X.]/Goebel, [X.] [X.], 10. Aufl. 2006, § 5 [X.] [X.]. 10; Busse/[X.], [X.], 6. Aufl. 2003, § 5 [X.] [X.]. 14; [X.], [X.], 7. Aufl. 2007, § 5 [X.]. 18; [X.], [X.], 2001, § 45 [X.]. 12). Der [X.] tritt diesem Verständnis mit den [X.] bei. Dass für einen Sonderfall (Vorveröffentlichung innerhalb der gebrauchsmusterrechtlichen Neuheitsschonfrist und anschließende Patentan-meldung durch einen Nichtberechtigten) die Auffassung vertreten worden ist, dem materiell Berechtigten könne ein Klagerecht auf Einwilligung in die Ab-zweigung zustehen ([X.], aaO [X.]. 13), steht dem nicht entgegen. Abgesehen davon, dass die Literatur der Auffassung von [X.] nicht allgemein gefolgt ist, liegt ein dem von ihm gebildeten vergleichbarer Fall hier nicht vor. Der Wortlaut der maßgeblichen Bestimmung, nach dem das Recht zur Abzweigung dem Anmelder zusteht, der bereits früher ein Patent "nachgesucht" hat, rechtfertigt es nicht, unter dem Nachsuchen in der Sache etwas anderes zu verstehen als die Anmeldung des Patents, aus dem die Abzweigung erfolgt. Zum einen ent-hält die Gesetzesbegründung (Bundestagsdrucksache 10/3903, auch abge-druckt in [X.] 1986, 320, 325) keinen Hinweis darauf, dass unter dem Nach-suchen etwas anderes als die Patentanmeldung zu verstehen sein soll. Zum anderen sind Bezeichnungen wie "nachgesucht", "[X.]" u.ä., die [X.] auf das [X.] 1877 zurückgehen, durchaus übliche, wenn-gleich vielleicht auch sprachlich veraltete oder als Regionalismen anzusehende Bezeichnungen für die Patentanmeldung und den Patentanmelder (vgl. z.B. § 4 Abs. 3, § 5, § 14 Abs. 1, § 15 Abs. 1, § 28 Abs. 2, 3, § 29 Abs. 2, § 30 Abs. 1, - 5 - 2, § 30a Abs. 1 ("wird ein Patent – nachgesucht"), § 36 Abs. 2, § 46b [X.] 1961; § 24 Abs. 5, § 28 Abs. 1, 2, 3, § 28a Abs. 2, 3, 6, 7, § 28b Abs. 2, 4, 5, § 28c Abs. 1, 2 [X.] 1968), die auch heute noch an verschiedenen Stellen im [X.] zu finden sind (§ 8, § 43 Abs. 2, 6, § 44, § 45 Abs. 2 [X.]) und durchwegs synonym mit den Bezeichnungen "Anmeldung" und "anmelden" verwendet werden. Dass das Wort "nachsuchen" im allgemeinen [X.] einen weiteren Sinn haben mag, wie die Rechtsbeschwerde geltend macht, hat jedenfalls im Patentrecht und in dem in seiner Terminologie an die-ses angelehnten Gebrauchsmusterrecht keinen Niederschlag gefunden. Den Begriff des Nachsuchens im Zusammenhang der Bestimmung des § 5 Abs. 1 [X.] als bloßes "Ersuchen" an den Patentinhaber zu verstehen, ließe die Systematik der Regelung außer Betracht, die gerade auf die frühere Patentan-meldung abhebt. Der [X.] tritt deshalb der Auffassung des [X.] bei, dass das "Nachsuchen" nur als Patentanmeldung und nicht etwa auch als Erhebung der Übertragungsklage oder als Geltendmachung des [X.] zu verstehen ist. 2. Soweit die Rechtsbeschwerde darauf verweist, dass die Verweige-rung der Möglichkeit, eine Abzweigungserklärung abzugeben, zu einer Verlet-zung des durch Art. 14 GG gewährleisteten Eigentums des Rechtsbeschwerde-führers führe, lässt sich hieraus ein Abweichen von der eindeutigen gesetzli-chen Regelung nicht rechtfertigen. Der [X.] ist vielmehr darauf verwiesen, seine Rechte etwa durch Geltendmachung von Schadenser-satzansprüchen zu verfolgen, die auch bei widerrechtlicher Entnahme gegeben sein können (vgl. [X.].[X.]. v. 29.4.1997 - [X.], [X.], 890, 891 f. - Drahtbiegemaschine; [X.], 886; Busse/Keuken-schrijver, aaO, § 8 [X.] [X.]. 26; [X.], [X.] [X.], 2. Aufl. 2005, § 8 [X.] [X.]. 6). Dies schränkt die Rechtsschutzmöglichkeiten des [X.] - 6 - führers nicht in einem unzumutbaren Maß ein (vgl. [X.]. - Drahtbiegemaschine, aaO). 3. Das [X.] hat auch - was von der Rechtsbeschwerde nicht angegriffen wird - zu Recht angenommen, dass die Inanspruchnahme eines Anmeldetags, der der Anmeldung nicht zukommt, notwendig zur Zurück-weisung der Anmeldung führen musste. Anders als in dem vom [X.] in [X.] 153, 1 - [X.] entschiedenen Fall ist vorliegend nicht nur die Art und Weise der Eintragung in das Gebrauchsmusterregister berührt, sondern die Zuerkennung eines bestimmten Anmeldetags hat weit reichende sachliche Auswirkungen, insbesondere auf den zu berücksichtigenden Stand der [X.]. Deshalb muss die alleinige Geltendmachung eines unzutreffenden [X.] zwingend zur Zurückweisung der Anmeldung führen. Dass die Zurück-weisung der Gebrauchsmusteranmeldung die notwendige Folge der Beanspru-chung eines der Anmeldung nicht zukommenden Anmeldetags ist, entspricht zudem der Rechtsprechung des [X.]s zur früheren Gebrauchsmuster-Hilfsanmeldung (B[X.]E 18, 173, 183) und der im [X.] einhellig vertretenen Meinung ([X.], aaO, § 4a [X.]. 38; [X.], aaO, § 4a [X.]. 16; vgl. [X.]/Goebel, aaO, § 4a [X.] [X.]. 15; Busse/ [X.], aaO, § 5 [X.] [X.]. 22) wie auch der Rechtslage im [X.] (vgl. [X.].[X.]. v. 13.7.1971 - [X.], GRUR 1971, 565, 567 - Funkpeiler). 5 - 7 - III. Die (deklaratorische, vgl. [X.].[X.]. v. 27.6.1967 - [X.], [X.] 1968, 167, 171 - [X.]) Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs. 4 [X.] i.V.m. § 109 [X.]. Eine mündliche Verhandlung hat der [X.] nicht als erforderlich angesehen. 6 [X.]Scharen [X.]

[X.] [X.] Vorinstanz: [X.], Entscheidung vom 12.12.2007 - 5 W(pat) 2/07 -