Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 29.06.2010, Az. X ZR 49/09

[X.]IM NAMEN DES VOLKES URTEIL [X.] Verkündet am: 29. Juni 2010 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der [X.] Nachschlagewerk: ja [X.]: nein [X.]R: ja [X.] ZPO § 524 Hat das Patentgericht die Nichtigkeitsklage als unbegründet abgewiesen, kann sich die [X.] der Berufung des [X.] mit dem Ziel der Abweisung der Klage als unzulässig und der Begründung anschließen, der Kläger sei als Strohmann einer früheren Nichtigkeitsklägerin mit den von ihm erhobenen Einwendungen in gleichem Maße ausgeschlossen, wie diese selbst es wäre. [X.] § 4; EPÜ Art. 56 a) Hat der Stand der Technik vor dem [X.] einer neuen Erfindung über lange Zeit stagniert, ist es eine Frage der Umstände des Einzelfalls (hier: zu verzeich-nende lange Entwicklungszyklen auf dem betroffenen technischen Gebiet), ob dies darauf hindeutet, dass die neue Erfindung dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt war oder nicht. b) Der zum Ingenieur ausgebildete Fachmann bezieht in seine Recherche solchen gattungsfremden Stand der Technik ein, bei dem nach Art der sich dort stellenden Probleme vom Prinzip her Lösungen zu erwarten sind, wie er sie benötigt, auch wenn die Anforderungen im Detail durchaus erheblich differieren (hier: Maßnah-men zur Reibungsverminderung zwischen Maschinenelementen bei Vorrichtungen zum Formen und Komprimieren von Kabeln bzw. Bohrlochwerkzeugen zur Einfüh-rung von Rohrabschnitten in Bohrlöcher hinein einerseits und bei [X.]en zum Ziehen metallischer Zugrohlinge andererseits). [X.], Urteil vom 29. Juni 2010 - [X.] - [X.] - 2 - [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 29. Juni 2010 durch [X.] [X.] und die [X.], Dr. [X.], [X.] und [X.] für Recht erkannt:
Auf die Berufung des [X.] wird unter Zurückweisung der [X.] das Urteil des 10. Senats ([X.] und [X.]) des Bundespa-tentgerichts vom 13. November 2008 abgeändert. Das [X.] Patent 548 723 wird mit Wirkung für das Ho-heitsgebiet der [X.] für nichtig erklärt, soweit es über folgende Patentansprüche hinausgeht: 1. [X.], die zum kontinuierlichen Transport und Ziehen eines metallischen Zugrohlings dient, mit einem Ziehwerkzeug (14) zur Querschnittsreduzierung des metalli-schen [X.] stromab des [X.] zusammenwirkt und zumindest zwei [X.] (12) mit [X.] aufweist, welche auf [X.] liegen und welche aus einer Mehrzahl von Gliedern (16) bestehen, die [X.] (12) mit den Ziehgliedern mit lasttragenden Rollen und mit einer [X.]n Führung (19) zusammenwirken, die Ziehwirkung durch ei-ne Vorwärtsbewegung der [X.] (12) mit den [X.] sowie durch den gegenseitigen Kontakt erreicht wird, der zwischen den [X.] (12) mit den Ziehgliedern in ihren gegenüberliegenden Zugabschnitten (15) stattfindet, und die - 3 - Einheit dadurch gekennzeichnet ist, dass die lasttragenden Rollen einer gelenkigen Kette (26), bestehend aus [X.] (17), zugeordnet sind und dass diese in einer Schleife an-geordnete [X.] (17) sind, wobei die aus [X.] (17) bestehende gelenkige Kette (26) durch Gleiten bewegt werden kann und zwischen der inneren Oberfläche der Glieder (16) und der starren Führung (19) angeordnet ist, und die Ein-heit auch dadurch gekennzeichnet ist, dass der [X.] (24) in sich und auf seiner Mittellinie eine Gleitfläche (18) mit einer Breite aufweist, die im Wesentlichen der Länge einer [X.] (17) gleich ist, wobei jede [X.] (18) zu-sammen mit den [X.] der benachbarten Glieder eine einzige [X.] bilden, die der [X.] der starren Führung (19) gegenüberliegt, und weiter dadurch [X.] ist, dass das Glied (16) an den äußeren Seiten seitliche [X.] (20) besitzt, wobei ein [X.] (24) mit einem Verbindungs- und Positionierzapfen (25) [X.], der in einer mittleren Lage vorgesehen ist, und [X.] dadurch gekennzeichnet ist, dass die innen liegende Höhe der [X.] (23) die Nähe der Mittellinie der [X.] (17) erreicht, wogegen die Breite des [X.]s (24) größer ist als die Gesamtlänge der Verbindungen der [X.] (17). 2. [X.] nach Anspruch 1, bei welcher [X.] (23) zwischen den seitlichen [X.] (20) und dem [X.] (24) vorgesehen sind. - 4 - 3. [X.] nach einem der vorgehenden [X.], bei welcher die Höhe der seitlichen [X.] (22) größer ist als der Durchmesser der seitlichen [X.] (20). 4. [X.] nach einem der vorgehenden [X.], bei welcher die Breite der [X.] (18) der starren Führung (19) im Wesentlichen gleich der Länge einer Mitlaufrolle (17) ist. 5. [X.] nach einem der vorgehenden [X.], bei welcher die Höhe der äußeren Verbindungen (28) der [X.] (17) größer ist als der Durchmesser der [X.] (17). 6. [X.] nach einem der vorgehenden [X.], bei welcher die seitlichen starren Führungen mit den seitlichen [X.] (20) zusammenwirken und eine Breite besitzen, die im Wesentlichen gleich der Länge der seitlichen [X.] (20) ist. 7. [X.] nach einem der vorgehenden [X.], bei welcher zumindest die starre Führung (19) die [X.] (30) und [X.] (31) besitzt. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen und die weitergehende [X.] des [X.] zurückgewiesen. - 5 - Von den Kosten des Rechtsstreits tragen der Kläger 20 [X.] und die [X.] 80 Hundertstel. Von Rechts wegen Tatbestand: 1 Die [X.] ist eingetragene Inhaberin des am 14. Dezember 1992 un-ter Inanspruchnahme der Priorität einer [X.] Anmeldung vom 24. Dezember 1991 angemeldeten, auch für das Hoheitsgebiet der [X.] erteilten [X.] Patents 548 723 (Streitpatent), das im Einspruchsverfahren geändert wurde. Patentansprüche 1 und 2 haben in der dort erhaltenen Fassung in der [X.] folgenden Wortlaut: "1. Traction unit for a drawing machine, [X.] die [X.] (12) with drawing links [X.] plane and consisting of a plurality of links (16), [X.] (12) with drawing links [X.] (19), the drawing action being obtained by the forward move-ment of [X.] (12) with drawing links and by the re-ciprocal contact taking place between the drawing chains (12) with drawing links in [X.] drawing segment (15), [X.] in that the load bearing rollers are as-sociated with a linked chain (26) of [X.] (17) and are [X.] (17) positioned in [X.], [X.] (26) of - 6 - [X.] (17) being able to be moved by sliding and being placed between the inner surface of the links (16) and the rigid guide (19), the unit also being characterised in [X.] (24) comprises within itself and on its centre line a sliding surface (18) having a width substantially equal to the length of an idler roller (17), [X.] (18) forming together with the sliding surfaces of the adjacent links one single sliding surface [X.] (19). [X.] Claim 1, in [X.] (16) has at its two outer sides lateral drawing links (22) and, [X.] (22), lateral [X.] (20), a [X.] (24) cooperating with a connecting and positioning pivot (25) being included in an intermediate position." [X.] wurde von der [X.], [X.]

(im Folgenden: S. ), die aus ihm in Anspruch genommen wird, mit der Nichtigkeitsklage angegriffen ([X.] 3 Ni 12/01). Die [X.] hat das Streitpatent in jenem [X.] eingeschränkt in der Weise verteidigt, dass sie Merkmale des bisherigen Patentanspruchs 2 in den [X.] hat. Durch rechtskräftiges Urteil vom 17. Dezember 2002 hat das Bundes-patentgericht das Streitpatent dementsprechend und unter Abweisung der [X.] gehenden Nichtigkeitsklage teilweise für nichtig erklärt. Patentanspruch 1 hat folgende Fassung erhalten (im Folgenden: Patentanspruch 1; im [X.] vorgenommene Ergänzung kursiv): 2 "1. [X.] zum Transport eines metallischen Zugrohlings, die mit einem Ziehwerkzeug (14) zusammenwirkt - 7 - und zumindest zwei [X.] (12) mit [X.] aufweist, welche auf [X.] liegen und welche aus einer Mehrzahl von Gliedern (16) bestehen, die [X.] (12) mit den Ziehgliedern mit lasttragenden Rollen und mit einer starren Führung (19) zusammenwirken, die Ziehwirkung durch eine Vorwärtsbewegung der [X.] (12) mit den Ziehgliedern sowie durch den gegenseitigen Kontakt erreicht wird, der zwi-schen den [X.] (12) mit den Ziehgliedern in ihren ge-genüberliegenden Zugabschnitten (15) stattfindet, und die Ein-heit dadurch gekennzeichnet ist, dass die [X.] Rollen einer gelenkigen Kette (26), bestehend aus [X.] (17), zugeordnet sind und dass diese in einer Schlei-fe angeordnete [X.] (17) sind, wobei die aus [X.] (17) bestehende gelenkige Kette (26) durch Gleiten bewegt werden kann und zwischen der inneren Oberfläche der Glie-der (16) und der starren Führung (19) angeordnet ist, und die Einheit auch dadurch gekennzeichnet ist, dass der [X.] (24) in sich und auf seiner Mittellinie eine [X.] (18) mit einer Breite aufweist, die im wesentlichen der Länge einer Mitlaufrolle (17) gleich ist, wobei jede Gleitoberflä-che (18) zusammen mit den [X.] der benachbar-ten Glieder eine einzige [X.] bilden, die der [X.] (19) gegenüberliegt, und weiter dadurch gekennzeichnet ist, dass das Glied (16) an den äußeren Seiten seitliche [X.] (20) besitzt, [X.] ein [X.] (24) mit einem Verbindungs- und Positio-nierzapfen (25) zusammenwirkt, der in einer mittleren Lage vorgesehen ist." - 8 - Der Kläger ist seit Oktober 2007 als Mitglied des [X.] [X.]verantwortlich. Zuvor war er bei diesem Unter- nehmen Geschäftsbereichsleiter Maschinenbau mit Prokura. Mit seiner Nichtig-keitsklage hat der Kläger geltend gemacht, der Gegenstand des [X.] sei nicht patentfähig, er sei nicht neu, beruhe jedenfalls aber nicht auf einer [X.] Tätigkeit. Dafür hat er sich auf drei Schriften berufen, die bereits Gegenstand des [X.]s 3 Ni 12/01 waren ([X.] 2 212 132, 2 742 144 und 3 045 886 = [X.] bis 12). Das [X.] hat angenommen, dass der Klage die Rechtskraft des Urteils vom 17. Dezember 2002 nicht entgegenstehe, sie aber als unbegründet abgewie-sen. 3 Dagegen wendet sich der Kläger mit der Berufung, die er zusätzlich unter anderem auf die [X.] Patentschrift 4 655 291 (Anlage [X.]) stützt. Die [X.] begehrt die Zurückweisung des Rechtsmittels und verteidigt das Streitpatent mit den aus dem Protokoll ersichtlichen Hilfsanträgen. Sie hat au-ßerdem Anschlussberufung eingelegt, mit der sie bekämpft, dass das [X.] die Klage als zulässig erachtet hat, und die der Kläger seinerseits für unzu-lässig erachtet, jedenfalls aber für unbegründet hält. 4 - 9 - Entscheidungsgründe: [X.] 5 Die Anschlussberufung bleibt ohne Erfolg. [X.] Den Bedenken des [X.] gegen die Zulässigkeit dieses Angriffs kann unabhängig davon nicht beigetreten werden, dass dem Streitpatent im Berufungsrechtszug nicht ausschließlich dieselben Schriften entgegengehalten werden, wie im von [X.]geführten Vorprozess. Selbst wenn Letzteres der Fall wäre, wäre sein Einwand nicht stichhaltig, die mit der Anschlussberufung insoweit erstrebte Abweisung der Klage als unzulässig lasse Raum für eine eventuelle neuerliche Klageerhebung nach Behebung der Umstände, die der Zulässigkeit gegenwärtig entgegenstünden, weshalb dieser Angriff hinter der erstinstanzlich bereits erreichten Klageabweisung als unbegründet zurückblei-be. Die [X.] macht mit der Anschlussberufung geltend, der in keinen ei-genen Interessen berührte und von [X.]von jedem Kostenrisiko freige- stellte Kläger habe als Strohmann dieses Unternehmens rechtsmissbräuchlich Nichtigkeitsklage erhoben. Wäre der Kläger als Strohmann von [X.]anzu- sehen, bliebe ihm eine Klageerhebung als solche zwar unbenommen, jedoch wäre er mit dem dem Streitpatent im Vorprozess entgegengehaltenen Stand der Technik genauso ausgeschlossen, wie diese selbst (vgl. [X.], Patentnichtigkeitsverfahren, 3. Aufl. [X.]. 104 m.w.N.), und zwar nicht nur im vorliegenden Prozess, sondern auch in etwaigen zukünftigen [X.] - 10 - zungen. Insoweit stünde die Rechtskraft des im Vorprozess ergangenen Urteils seiner Klageerhebung entgegen und führte zu deren Abweisung als unzulässig. Darin läge kein Minus gegenüber der Abweisung mangels Begründetheit, weil die [X.] dann den mit der [X.] verbundenen Risiken gar nicht erst ausgesetzt wäre. Ein Angriff, der, wie im Streitfall, in diesem Sinne darauf zielt, dass der Kläger mit bestimmten Entgegenhaltungen dauerhaft aus-geschlossen ist, kann im Nichtigkeitsberufungsverfahren mit der Anschlussbe-rufung geführt werden. Auf die Frage, inwieweit die Beschwer einer beklagten [X.] überhaupt mit der Begründung verneint werden kann, die - hier erstin-stanzlich erfolgte - Sachabweisung der Klage reiche weiter als das in der Beru-fungsinstanz angestrebte Prozessurteil (vgl. hierzu [X.]/[X.], 28. Aufl., Vor § 511 [X.]. 20) und inwieweit dieser Gesichtspunkt für ein Anschlussrechtsmit-tel gilt (vgl. zu dessen Zulässigkeit [X.], Urt. v. 31.05.1995 - VIII ZR 267/94, [X.] 1996, 522, III der Entscheidungsgründe), kommt es in einer solchen Konstellation nicht an. II. In der Sache bleibt die Anschlussberufung ohne Erfolg. Die Ausgestal-tung der Patentnichtigkeitsklage als Popularklage setzt der Möglichkeit, einem Kläger den Zutritt zum [X.] aus in seiner Person liegenden Gründen zu versagen, von vornherein enge Grenzen. Zulässig ist eine solche Klage jedenfalls dann, wenn die Möglichkeit der Inanspruchnahme des [X.] aus einem von ihm mit der Nichtigkeitsklage angegriffenen Patent besteht. [X.] Möglichkeit hat das Patentgericht bejaht. Es hat nicht auszuschließen ver-mocht, dass der Kläger im Hinblick auf seine leitende Funktion bei [X.] oder bei anderen auf dem Gebiet der Metallziehmaschinen tätigen Unterneh-men Ansprüchen, die im Zusammenhang mit künftigen gewerblichen Betäti-gungen stehen, ausgesetzt sein könnte. Dies würde selbst dann gelten, wenn die [X.] - wozu sie nach Angaben ihres Vertreters in der mündlichen [X.] - 11 - handlung vor dem Patentgericht unter Umständen bereit sein soll - auf eine In-anspruchnahme des [X.] förmlich verzichten sollte. Ein solcher Verzicht könnte nämlich zumindest dessen Inanspruchnahme durch einen etwaigen künftigen Erwerber des [X.] nicht ohne weiteres verhindern. 9 Die Stichhaltigkeit dieser Erwägungen vermag die [X.] nicht zu ent-kräften. Sie beruft sich insoweit darauf, eine Haftung des [X.] könne zum einen in Betracht kommen, wenn er schuldhaft die Verletzung eines [X.] bei Freigabe bestimmter Produkte in Kauf nehme, wofür nichts ersichtlich sei. Das mag zwar richtig sein, geht aber insoweit am [X.] des Problems vor-bei, als die Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage nur dann verneint werden kann, wenn lediglich ein theoretisches Risiko für eine Inanspruchnahme besteht. Das Patentgericht hat aber insoweit zu Recht ein reales Risiko nicht ausgeschlos-sen. Soweit die [X.] zum anderen ausführt, einer Haftung des [X.] stehe entgegen, dass er bei Herstellung und Vertrieb der im Verletzungspro-zess angegriffenen Ausführungsform nicht Vorstand von [X.]gewesen sei, übersieht sie, dass das [X.] auf die Möglichkeit abgestellt hat, dass der Kläger im Zusammenhang mit künftiger gewerblicher Betätigung Ansprüchen ausgesetzt sein könnte und ihm die [X.] im vorliegenden Prozess deshalb nicht versagt werden kann. 10 - 12 - B. 11 Die Berufung hat in der Sache überwiegend Erfolg; das Streitpatent ist lediglich im Umfang der beschränkten Verteidigung gemäß dem 5. Hilfsantrag der [X.]n aufrechtzuerhalten. Soweit es darüber hinausgeht, ist es für nich-tig zu erklären. 12 I. 1. [X.] betrifft eine [X.] für eine Ziehmaschine zum Einsatz auf dem Gebiet des kontinuierlichen [X.]. Bei kontinuierlichen Ziehmitteln wirkt die [X.], wie in der [X.]chrift erläutert und in der nachfolgend abgebildeten Figur 1 ihrer Zeichnung schematisch illustriert, in der Weise mit einem Ziehwerkzeug (Bezugszeichen 14) zusammen, dass der aus dem Ziehwerkzeug (14) heraustretende [X.] (11) zwischen zwei gegenüberliegend angeordnete, nach Art von [X.]n endlos umlaufende [X.] (12) geleitet, zwischen den einander gegenüberliegenden Außen-seiten der Kettenglieder entlang der [X.] (15) beidseitig ergriffen und durch die Vorwärtsbewegung der [X.] bei gleichzeitig senkrecht wirkenden - 13 - Anpresskräften (Normalkraft) unter Verringerung seines Querschnitts in die Länge gezogen wird. Zur Erzeugung des erforderlichen hohen [X.]s - die [X.]chrift spricht von einem senkrechten Druck, der Werte von mehr als des Zehnfachen des in die Längsrichtung für den Ziehvorgang aufzu-bringenden Werts erreicht - wirken die [X.] mit (starren) Führungen zu-sammen, die innerhalb der von den umlaufenden Ketten gebildeten [X.] der [X.] vorgesehen sind (insoweit in Figur 1 nicht abgebildet). Hätten die starren Führungen und die umlaufenden Ketten direkten [X.], führte die dann an den Oberflächen dieser Bauteile auftretende große Gleitreibung zu erheblichen Abnutzungserscheinungen. Um dies zu vermeiden, sind der Beschreibung zufolge im Stand der Technik verschiedene Lösungen bekannt, die hauptsächlich darauf hinauslaufen, die Gleitreibung durch eine Rollreibung von wesentlich geringerem Wert zu ersetzen. Die Beschreibung erörtert in diesem Zusammenhang vier Veröffentlichungen ([X.] 2 642 280, 2 797 798 und 3 945 547, [X.] Patentanmeldung sho 58-154412), verwirft die dort unterbreiteten Vorschläge aber aus den in der Beschreibung dargelegten Gründen als nachteilig und will zur Vermeidung die-ser Nachteile ein System schaffen, das gegen nicht koaxiale oder nicht [X.], ungleichmäßige Abnutzung und Mängel in Konstruktion, Installierung und Einstellung bei reduziertem [X.] sehr unempfindlich ist. Dazu schlägt Patentanspruch 1 in der Fassung des rechtskräftigen Urteils des [X.]s vom 17. Dezember 2002 eine [X.] vor, die (Gliederungspunkte des Bundespatentge-richts in Klammern; Ergänzungen gemäß Hilfsantrag 1 kursiv; zusätzliche Er-gänzungen gemäß Hilfsantrag 5 unterstrichen) 13 - 14 - 1. zum kontinuierlichen Transport und Ziehen eines metallischen Zugrohlings (1.1), 2. die mit einem Ziehwerkzeug zur Querschnittsreduzierung des metallischen [X.] stromab des [X.] [X.] (1.2), 3. zumindest zwei [X.] (12) mit einer Mehrzahl von [X.] (16) aufweist (1.3 und 2.2), die 3.1 auf [X.] liegen (2.1), wobei 4. die aus den Ziehgliedern bestehenden [X.] (4.1 und 4.2) mit 4.1 lasttragenden Rollen und 4.2 mit einer starren Führung (19) zusammenwirken, 5. die Ziehwirkung durch eine Vorwärtsbewegung der [X.] (12) mit den Ziehgliedern sowie durch den gegenseitigen Kontakt, der zwischen den [X.] (12) mit den Ziehgliedern in ihren gegenüberliegenden Abschnitten (15) stattfindet, [X.] (3) und 6. die lasttragenden Rollen einer gelenkigen Kette (26) zugeordnet sind (5.1), 6.1 die aus [X.] besteht, welche in einer Schleife an-geordnet sind (5.1), 6.2 durch Gleiten bewegt werden kann (5.2) und 6.3 zwischen der inneren Oberfläche der Glieder (16) und der starren Führung angeordnet ist (5.3), - 15 - wobei 7. der [X.] in sich und auf seiner Mittellinie (18) eine [X.] aufweist (7.1), 7.1 deren Breite im Wesentlichen der Länge einer Mitlaufrolle (17) gleich ist (7.2) und 7.2 die innen liegende Höhe der [X.] (23) die Nähe der Mittellinie der [X.] (17) erreicht, wogegen die Breite des [X.]s (24) größer ist als die Gesamt-länge der Verbindungen der [X.] (17), 8. jede [X.] (18) zusammen mit den [X.] der benachbarten Glieder eine einzige [X.] bildet (8.1), 8.1 die der [X.] der starren Führung gegenüberliegt (8.2) und wobei 9. jedes Glied (16) 9.1 an den äußeren Seiten seitliche [X.] (20) besitzt (6.1), 9.2 ein [X.] (24) in einer mittleren Lage vorgesehen ist (6.2) und 9.3 mit einem Verbindungs- und Positionierzapfen [X.] (6.3). - 16 - 2. Das Zusammenwirken von Gliedketten, [X.] und starren Füh-rungen zeigt die Figur 4 des [X.] in schematischem Querschnitt durch die Achse des Verbindungsbolzens eines [X.]glieds (25), wobei es sich bei den mit dem Bezugszeichen 119 versehenen Elementen um die in [X.] genannten seitlichen starren Führungen handelt. 14 3. Maßgeblich für den Gegenstand von Patentanspruch 1 und das Ver-ständnis der von ihm vermittelten technischen Lehre ist die Fassung, die der Anspruch durch das Urteil des [X.]s vom 17. Dezember 2002 erhalten hat. Soweit in diese Fassung das zuvor nicht enthaltene Merkmal auf-genommen ist, dass die [X.] zum Transport eines metalli-schen Zugrohlings vorgesehen ist, handelt es sich um eine Zweckangabe, die 15 - 17 - nicht mehr als die Eignung der Maschine für den genannten [X.] festlegt. 16 Die Lösung des [X.] für das Problem der Reibung zwischen den [X.] und den starren Führungen ergibt sich vornehmlich aus den [X.] bis 8. [X.] sieht insoweit zwischen den Ketten und den starren Führungen lasttragende [X.] vor, die zu einer Endloskette (in einer Schleife) zusammengefügt sind und die in dieser Formation der Bewe-gung der [X.] - mit im Wesentlichen halber Geschwindigkeit - folgen, wobei sie zwischen den [X.] der [X.] und der starren Füh-rungen angeordnet sind (Merkmalsgruppe 7). Gemäß [X.] in der Fassung des patentgerichtlichen Urteils vom 17. Dezember 2002 (Merkmal 7.2 gemäß [X.] in der Fassung des [X.]) sind [X.] (23) zwischen den [X.]n und den seitlichen [X.] vorgesehen, die auf der den [X.]n zuge-wandten Seite der Höhe nach die Nähe der Mittellinie der [X.] (17) er-reichen, wobei die Breite des [X.]s (24) größer ist, als die Gesamtlänge der Verbindungen der [X.] (17). Durch eine diesen Anweisungen ge-mäße Ausgestaltung erhalten die lasttragenden Rollen gleichsam seitliche Leit-schienen, was seitlichem Verschieben und damit einhergehendem ungleichmä-ßigem [X.] entgegenwirkt. Die Zentrierung der lasttragenden [X.] in ihrem Lauf durch die [X.] und die möglichst gleichmäßige Vertei-lung des [X.]s unterstützen die erwünschte (verformende) [X.] allein in Zugrichtung. Alle anderen Bewegungsrichtungen (Verti-kal- bzw. Querverschiebung, Drehbewegungen) sind, wie auch der im [X.] beauftragte Sachverständige Prof. Dr. S. in seinem schriftli- 17 - 18 - chen Gutachten überzeugend dargelegt hat, einem ungestörten Produktions-prozess abträglich. 18 Der vom Streitpatent erstrebten Vermeidung nicht koaxialer und nicht ausgerichteter Bewegungen dienen vor allem auch die Anweisungen in der [X.] ([X.] im Urteil des Patentgerichts). Soweit es deren Verständnis, namentlich des Merkmals 9.2 betrifft, tritt der [X.] des [X.]s bei. Es hat bezüglich dieser aus dem ur-sprünglichen Patentanspruch 2 stammenden Merkmalsgruppe, deren Wortlaut ("–[X.] (24) cooperating with a connecting and positioning pivot (25) being included in an intermediate position) der Kläger für auslegungsbedürftig hält, angenommen, dass sich das Merkmalselement "intermediate position" ("mittlere Lage") auf die Position der [X.] (mittig) auf der Achse des [X.] bezieht. Allein dieses Verständnis wird den technisch-funktionalen Bedingungen gerecht, denen die [X.] für eine erfolgreichen Einsatz zu genügen hat (voriger Absatz am Ende). Um diesen Anforderungen zu genügen, drängt sich aus fachmännischer Sicht ein Verständnis dieser An-weisung auf, die [X.] so auszugestalten, dass sie, bezogen auf eine mit-tig durch das [X.] führend gedachte Vertikalachse, in horizontaler Richtung [X.] gebaut sind. Unter diesen Voraussetzungen ist der Glied-körper zwangsläufig mittig zwischen den auf den Positionierzapfen aufgesteck-ten seitlichen [X.] anzuordnen, um beim Betrieb der Einheit, bei dem die Antriebskettenräder in diese [X.] eingreifen, eine Vorwärtsbewe-gung exakt in Zugrichtung zu unterstützen. In Anbetracht der technischen [X.] eines optimalen Kettenzugs liegt es hingegen fern, das [X.] "mittlere Lage" dem Positionierzapfen zuzuordnen und auf dessen Hö-henlage zwischen den zentralen [X.] und dem Ziehwerkzeug (14) oder auf seine Lage zwischen der starren Führung (19) und der (äußeren) [X.] 19 - che (21) der [X.] zu beziehen, wie die Berufung es in der Anlage [X.] illustriert und in der Berufungsbegründung ausführt. Eine technische Sinnhaftig-keit erschließt sich bei diesem Verständnis nicht und dafür fehlt es, wie die [X.] selbst auch nicht verkennt, an jeglichen Anhaltspunkten in der [X.]. Deshalb ist der Hinweis auf den Wortlaut des Anspruchs in der [X.] ebenso wenig stichhaltig, wie derjenige auf die im Senatsurteil vom 17. April 2007 enthaltene Merkmalsgliederung, die im Übrigen vom dorti-gen Berufungsgericht stammt ([X.] 172, 88 [X.]. 8) und in diesem Punkt für die dort zu treffende Entscheidung nicht erheblich war. Wegen des Verständnisses von Patentanspruch 1 im Übrigen wird auf das zwischen den [X.]en ergangene Senatsurteil vom 17. April 2007 Bezug genommen ([X.] 172, 88 [X.]. 16 ff. - [X.] I). 19 II. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist nicht patentfähig (Art. 138 Abs. 1 lit. a EPÜ; Art. II § 6 Nr. 1 [X.]). Er ist zwar, was der Kläger in der mündlichen Verhandlung nicht infrage gestellt hat, neu (Art. 54 Abs. 1 EPÜ); sein Gegenstand war dem Fachmann aber durch den Stand der Technik nahe-gelegt (Art. 56, 138 Abs. 1 lit. a EPÜ; Art. II § 6 Nr. 1 [X.]). 20 1. Das [X.] hat die Patentfähigkeit der von [X.] vermittelten Lehre im Wesentlichen an der [X.] festge-macht und sich dabei im [X.]n auf folgende Erwägungen gestützt: 21 Soweit der Gegenstand des [X.]n Patents 2 212 132 seitliche [X.] erkennen lasse (vgl. Figur 2, Bezugszeichen 39), seien diese se-parat vom zentralen Bereich der [X.] (38) angeordnet und eigens La-schen und Bolzen zugeordnet, wobei letztere durch die [X.] hindurchträten 22 - 20 - und die [X.] drehbar trügen. Dagegen sehe das Streitpatent für jedes Glied einen einzigen Verbindungs- und Positionierzapfen (25) vor, der durch den [X.] hindurch geführt werde und auf den daneben die seitlichen [X.] aufgesteckt würden. Damit verlasse das Streitpatent den in der genannten Schrift und im Übrigen auch den in der [X.]-Patentschrift 3 045 886 vorgezeichneten Lösungsweg, wonach jede seitlich außen vorgesehene [X.] auf einem eigenen Führungszapfen bzw. -bolzen getragen wird. 2. Diese Beurteilung schöpft den Erkenntnisgehalt des dem Fachmann zur Verfügung stehenden, in das Verfahren eingeführten schriftlichen Stands der Technik nicht aus. Dieser belegt, dass der Gegenstand von [X.] Lösungsprinzipien folgt, die sich sowohl im gattungsgemäßen, wie auch im gattungsfremdem, aber vom Fachmann gleichwohl berücksichtigten Stand der Technik finden, so dass Patentanspruch 1 nicht als auf einer erfinde-rischen Tätigkeit beruhend gelten kann. 23 a) Der einschlägige Fachmann, ein Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit einigen Jahren Berufserfahrung auf dem Gebiet der Ziehma-schinen, der zum Prioritätszeitpunkt nach Möglichkeiten suchte, das Zusam-menwirken der [X.] und der starren Führungen hinsichtlich der Reibungs-problematik, der koaxialen Ausrichtung und der Abnutzung servicefreundlich zu verbessern, fand bei seinen Recherchen die auch in der [X.]chrift ab-gehandelte [X.] Patentschrift 2 797 798 vor, die mit einem [X.] für Rundstahl gattungsgemäßen Stand der Technik darstellt. Die nachfolgend abgebildete Figur 5 zeigt einen vertikalen Schnitt durch das Zugwerkzeug: 24 - 21 - Der [X.] sieht als [X.] [X.] (24, 24'; 26, 26') vor, die, wie beim Streitpatent, einander gegenüberliegend angeordnet sind und synchron gegeneinander laufen und die zwischen den [X.] (30) tragen. Diese weisen an ihrer Außenseite Nuten (32) auf, um 25 - 22 - Rundstahl zu erfassen und durch den [X.] zu führen ([X.]. 3 Z. 67 ff.). Diese [X.] kommen im Aufbau den Gliedern der Trieb-kette des [X.] prinzipiell gleich. Die Vorschu[X.]löcke entsprechen deren zentral angeordneten [X.]n (24), während die beidseitig daneben ange-ordneten Rollen sowohl funktional als auch von der räumlichen Anordnung her den seitlichen [X.] des [X.] vergleichbar sind. Wie beim [X.] greifen in diese Rollen [X.] ein, mit denen der Vorschub bewerkstelligt wird (vgl. Figur 6 Bezugszeichen 16 und 20). Während an der Ausgestaltung dieser Vorrichtungselemente aus fachmännischer Sicht nichts Wesentliches auszusetzen sein mochte, erschien das Problem der [X.] zwischen den Vorschu[X.]löcken und den starren Führun-gen in dieser Schrift nicht zur fachmännischen Zufriedenheit gelöst. Danach ist im Oval der unteren [X.] eine Abstützung ([X.]) vorgesehen, die funktional den starren Führungen des [X.] entspricht und die eine Nut (124) enthält, in die von [X.] (126) getragene Rollen bzw. [X.] (102) eingelegt sind, gegen die sich die Kette auf ihrer Innenseite abstützt. Die Abstützung der oberen Umlaufkette unterscheidet sich davon nur insoweit, als die Nut für die Rollen dort batterieweise segmentiert ist und die Segmente insgesamt eine Vielzahl von Rollen (202) tragen, die funktional den Rollen (102) der unteren Abstützung entsprechen (vgl. zu den Modalitäten Beschreibung [X.]. 5 Z. 36 ff.). Bei dieser Lösung besteht der [X.]chrift zufolge die Ge-fahr, dass sich das System festfrisst; nach der Beurteilung des im Verletzungs-prozess beauftragten Sachverständigen Prof. Dr. S.
sind jedenfalls die Wälzlager zu klein und eine ungleichmäßige Abnutzung der Walzen zu erwar-ten. b) Eine Alternativlösung zur Reibungsverminderung konnte der Fach-mann der [X.]n Patentschrift 2 742 144 ([X.]) entnehmen, die sich 26 - 23 - auf eine Maschine für das Ziehen von Material, insbesondere von massivem Material wie Draht oder hohlem Rohrmaterial bezieht ([X.]. 2 Z. 4 ff.). Dabei handelt es sich entgegen der Ansicht der [X.]n und wie beim Streitpatent um eine Maschine für kontinuierliches Ziehen. Als diskontinuierlich mag [X.] - wie dieses Problem beim Streitpatent gelöst ist, ist dessen Beschreibung nicht zu entnehmen - die Art und Weise aufgefasst werden, auf die der Ziehpro-zess durch Erfassen der aus dem Ziehwerkzeug austretenden [X.] mittels [X.]annhaken eingeleitet wird; ist dieses Material erst einmal zwischen den [X.] eingespannt, wird es dagegen kontinuierlich gezogen ([X.]. 7 Z. 4 f.). [X.]) Zur Verminderung der Reibung zwischen [X.] und starren Führungen unter [X.] bedient sich die Schrift einer Anordnung von gehärteten Rollen (32), die innerhalb jedes Kettenovals zu einer Kette (31) [X.] werden können ([X.]. 2 Z. 50 ff.). Damit die Segmente der [X.] (26) den erforderlichen Druck auf das [X.] ausüben können, stützen sie sich gegen die gehärteten Rollen ab, die ihrerseits gegen Führungen (33) lau-fen, welche im Inneren jedes der beiden Ovale der [X.] vorgesehen sind, wodurch Druck von den Führungen auf die Rollen und schließlich auf die Ketten übertragen wird ([X.]. 2 Z. 57 ff.). In der Figur 1 sieht der Fachmann angedeutet, dass die Ketten (31) im Innern der [X.]umläufe ebenfalls endlos (in [X.]) um die Antriebsräder geführt werden. Die Schrift offenbart ihm somit eine Lösung, die prinzipiell derjenigen in der [X.] entspricht. 27 [X.]) Der Ansicht der [X.]n, der Fachmann hätte zur Prioritätszeit eine Schrift wie die [X.] Patentschrift 2 742 144 schon deshalb nicht zura-te gezogen, weil er sich von einem so alten Dokument - das auf eine Anmel-dung aus dem Jahre 1949 zurückgehende Patent ist 1956 erteilt worden - keine 28 - 24 - Anregungen für eine Weiterentwicklung versprach - kann nicht beigetreten wer-den. Hat der Stand der Technik vor dem [X.] einer neuen Erfindung über lange Zeit stagniert, ist es eine Frage der Umstände des Einzelfalls, die umfassend zu würdigen sind, ob dies darauf hindeutet, dass die neue Erfindung dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt war oder nicht. Im Streitfall stützen diese Umstände die Annahme einer erfinderischen Tätigkeit nicht. Der Kläger hat vorgetragen, dass sich die Entwicklungszyklen auf dem hier betroffenen technischen Gebiet über sehr lange Zeiträume erstrecken. [X.]s Vorbringen, dem die [X.] nicht widersprochen hat, findet seine Bestäti-gung in den [X.] der Schriften, die in der [X.]chrift als relevanter Stand der Technik referiert sind. Es handelt sich dabei um drei [X.] Patentschriften aus den Jahren 1953 ([X.] 2 642 280; angemel-det 1945), 1957 ([X.] 2 797 798, angemeldet 1952) und 1976 ([X.] 3 945 547, angemeldet 1974), was bestätigt, dass es sich vorliegend um ein technisches Gebiet handelt, auf dem sich die Weiterentwicklung nur zögerlich vollzogen hat. c) Der Fachmann musste, nachdem er sich mit der Lösung der amerika-nischen Patentschrift 2 742 144 vertraut gemacht hatte, nur den aus der ameri-kanischen Patentschrift 2 797 798 bekannten Antrieb mit [X.] für Zwillings-Antriebsräder und streitpatentähnlichen Vorschu[X.]löcken gedanklich-konstruktiv von der dort gezeigten Lösung stationär gelagerter reibungsvermin-dernder Rollen trennen und diesen Antrieb stattdessen mit den umlaufenden, reibungsvermindernden Rollenketten der erstgenannten [X.]n Schrift verknüpfen. Dafür musste der Fachmann keine erfinderische Tätigkeit aufbrin-gen. Eine auf Doppelantriebsrädern basierende [X.] für die Reibungs-verminderung mit einer Rollenkette zu koppeln, wie sie in der [X.]n Patentschrift 2 742 144 gezeigt ist, ist für den Fachmann das Ergebnis nahelie-gender technisch-konstruktiver Überlegungen, weil eine solche Rollenkette sich 29 - 25 - dafür anbietet, in den Antriebs- und Arbeitsablauf einer so konstruierten [X.] integriert zu werden. 30 d) Es kommt hinzu, dass dem Fachmann entsprechende Rollenketten-Lösungen in Verbindung mit [X.] in weiteren Schriften, deren Auswertung von ihm zu erwarten war, begegneten. 31 [X.]) Gemäß der [X.]n Patentschrift 2 212 132 ([X.]), die ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Formen und Komprimieren von Kabeln betrifft, werden die aus einer Ziehform [X.], ähnlich wie bei der [X.] des [X.], zwischen gegenüberliegend angeordnete, in einem Oval laufende Endlosketten geführt und von diesen Ketten unter vertika-lem [X.] kontinuierlich weitertransportiert, wobei mit dem dabei durchgeführten [X.] allerdings kein zusätzliches Längsziehen der Kabel unter Querschnittsverringerung verbunden ist. Wie aus Figur 2 der Schrift ersichtlich und auf [X.] re. [X.]alte Z. 5 ff. der Beschreibung ausgeführt, sieht diese Konstruktion Kettenräderp[X.]re (25, 26; 30, 31) vor, über die Ketten laufen, deren Glieder für das Erfassen, Formen und Transportieren der Kabel Tragelemente (38) und [X.] ([X.], 44) aufweisen, die [X.] verbunden werden. Im Innern der beiden Ovale dieser [X.] [X.] ebenfalls oval geführte Rollenketten (40) i. S. der [X.] des [X.], gegen deren Rollen (41) sich die Tragelemente der [X.] abstützen, während die Rollen ihrerseits gegen Führungsschienen laufen, die prinzipiell den starren Führungen des [X.] entsprechen. [X.]) Gemäß der [X.]n Patentschrift 4 655 291 ([X.], Patenter-teilung 1987), die ein Bohrlochwerkzeug zur Einführung von durch [X.] zu verbindenden Rohrabschnitten in Bohrlöcher hinein und aus [X.] heraus betrifft, wird der [X.] (26) zwischen zwei einander gegenü-32 - 26 - berliegenden, endlos umlaufenden Antriebsketten (28, 28 a) geführt. Die nach-folgend abgebildete (um 90 Grad gedrehte) Figur 3 der Schrift zeigt im Querschnitt, wie ein Rohr patentgemäß von Kettengliedern, die ein dem [X.] (24) des [X.] entsprechendes Mittelteil und seitlich - 27 - daneben angeordnete Rollen (Lager 29, vgl. Beschreibung, Übers. [X.]) [X.], erfasst wird. Der erforderliche [X.] der Ketten zum Halten des Rohres wird über p[X.]rweise innerhalb der Antriebskettenovale angeordnete obere und untere Druckbalken (71, 72; 74, 75) erzeugt, die funktional den [X.]n Führungen des [X.] entsprechen, [X.] aber entsprechend der Gesamtkonstruktion und den spezifischen Anforderungen der Vorrichtung nur abschnittsweise aufbringen. Um den Umfang eines jeden Druckbalkens wird je eine aus [X.] und Bolzen zusammengesetzte Rollenkette geführt, die aus Rollen (64, 64a) bestehen, welche der Reibungsverminderung dienen, wenn die Antriebsketten durch die Druckbalken gegeneinander gepresst wer-den. Diese Lösung entspricht sowohl hinsichtlich der Gestaltung der Kettenglie-der den Ziehglieder der [X.] als auch hinsichtlich der Rollen 64 den in einer Schleife geführten lasttragenden Rollen des [X.]. e) Auch wenn diese Schriften gattungsfremden Stand der Technik betref-fen, bezog der auf eine Verbesserung von [X.]en am Prio-ritätstag bedachte Fachmann sie in seine Überlegungen ein. Nach seiner Aus-bildung und Qualifikation ist von ihm eine systematische Vorgehensweise zu erwarten, die sich nicht auf die Recherche des unmittelbar gattungsgemäßen Stands der Technik beschränkt, sondern darin solchen gattungsfremden Stand der Technik einbezieht, bei dem nach Art der sich dort stellenden Probleme vom Prinzip her Lösungen zu erwarten sind, wie er sie benötigt, auch wenn die Anforderungen im Detail durchaus erheblich differieren können. Das findet [X.] Bestätigung darin, dass in der noch zu erörternden [X.]n [X.] betreffend das Verschweißen von [X.] unter anderem die sich mit der Verformung von Kabeln befassende [X.]-Patentschrift 2 212 132 und die sich auf das Ziehen von Material beziehende [X.] Schrift 2 742 144 erwähnt werden. 33 - 28 - Die [X.] Patentschrift 2 212 132 berücksichtigt der Fachmann deshalb, weil dort in Übereinstimmung mit dem Streitpatent Material kontinuier-lich in eine Richtung zu transportieren und dabei senkrecht zur Bewegungsrich-tung unter [X.] zu setzen ist und dabei - wie beim Streitpatent - das Problem der Reibung zwischen den dem Transport und den der Erzeugung von [X.] dienenden Mitteln zu lösen ist. Dass beim [X.] ein viel höherer [X.] aufgebracht werden muss, als etwa bei der in dieser Schrift gelehrten Kabelumformung, führt nicht dazu, dass der Fachmann dieses Dokument gar nicht erst einer näheren Auswertung unterzieht. Vielmehr prüft er, ob sich die dort gefundene Lösung prinzipiell für eine Übertragung auf das eigene Problemfeld eignet, was augenscheinlich der Fall ist, weil sich zylind-risch geformte [X.] grundsätzlich als ein Mittel eignen, um das Problem der Reibung zwischen [X.] zu lösen, die, wie [X.] und [X.] Führungen gegeneinander unter [X.] laufen sollen. Entsprechend verhält es sich in Bezug auf die [X.] Patentschrift 4 655 291. Dass im gattungsgemäßen wie gattungsfremden Stand der Technik zu Ketten zusam-mengefügte zylindrische Rollen eingesetzt werden, belegt, dass das Streitpa-tent ein Lösungsprinzip anwendet, das im Stand der Technik bereits sparten-übergreifend als Problemlösung erkannt und dementsprechend nahegelegt war. 34 3. Keinen Bestand hat Patentanspruch 1 auch in der Fassung der [X.] bis 4. 35 a) Hilfsantrag 1 präzisiert lediglich die in den Merkmalen 1 und 2 der obi-gen Merkmalsgliederung ([X.], dort kursiv) enthaltenen [X.] und [X.], ohne dass darin zusätzliche Ansatzpunkte für eine erfinderische Tä-tigkeit zutage träten. 36 - 29 - b) Hilfsantrag 2 ergänzt den Hauptantrag über die gemäß Hilfsantrag 1 hinzugefügten Merkmalselemente hinaus um diejenigen des bisherigen Unter-anspruchs 7, wonach die seitlichen starren Führungen mit den seitlichen [X.] zusammenwirken und deren Breite im Wesentlichen der Länge der seitlichen [X.] entspricht. Für den Gegenstand dieses [X.] gab die [X.] Patentschrift 3 045 886 eine Anregung, so dass diese Aus-gestaltung ebenfalls nicht als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend gelten kann. 37 Diese Schrift beschreibt eine Vorrichtung zum Verschweißen von Schie-nensträngen auf eine Länge bis zu einer Viertelmeile, bei der die zu verschwei-ßenden Schienenabschnitte zwischen einem unteren Antriebs- und einem obe-ren Andrücklaufband (660, 661), die mit endlos umlaufenden Ketten (682, 683; 709, 710) fest verbunden sind, hindurchgeführt werden. Wie aus der nachfol-gend abgebildeten vertikalen Schnittzeichnung durch eine entsprechende [X.] ersichtlich, 38 - 30 - wird das Antriebslaufband an seitlich angebrachten Rollen 682 und 683 von Ketten geführt, die auf der Oberseite der horizontalen [X.] 692 und 693 ablaufen. In der Breite und Allgemeinheit, in der [X.] von "starren Führungen" spricht, stellen die Elemente 692 und 693 der Schrift ebenfalls sol-che Führungen dar, so dass sich das diesem Anspruch zugrunde liegende Lö-sungsprinzip für den Fachmann aus dieser Entgegenhaltung ergab. Die in der dortigen Figur 2 gezeigten Führungen mögen zwar hinsichtlich ihrer Abmes-sungen im Verhältnis zur Breite der [X.] nicht den zusätzlichen Voraus-setzungen von Hilfsantrag 2 genügen; sie entsprechend auszugestalten erfor-derte indes nicht mehr als handwerkliches Können. 39 c) Nicht patentfähig ist des Weiteren der [X.] gemäß Hilfsan-trag 3, bei dem Patentanspruch 1 um die Merkmale von Hilfsantrag 1 sowie [X.] ergänzt ist, der zwischen den seitlichen [X.] und dem [X.] [X.] vorsieht. Bei diesen Platten handelt es sich um - 31 - eine technische Ergänzung, welche die [X.] in sinnvoller, aber nahelie-gender Weise, vergleichbar Unterlegscheiben, die beim Verspannen von [X.] mit Schrauben zwischen diese und die Muttern gelegt werden, von den seitlichen [X.] trennen. 40 d) Hilfsantrag 4 ergänzt Patentanspruch 1 kumulativ um die Merkmale al-ler vorgehenden Hilfsanträge. Die Summe dieser Merkmale verleiht [X.] keinen zusätzlichen Gehalt, der dessen Patentfähigkeit begründete. 4. Dagegen erweist sich die Ausgestaltung nach Hilfsantrag 5, die den [X.] um die Merkmale des [X.] 1 und des Unteranspruchs 6 ergänzt, als patentfähig. Die aus dem Stand der Technik nicht herzuleitende besondere Ausgestaltung der [X.] (23; vgl. oben [X.], 3. Abs.) unterstützt, dass das [X.] exakt und ausschließlich in Zugrichtung bewegt wird. Wie auch der Kläger in der mündlichen Verhandlung eingeräumt hat, kann insoweit nicht die Wertung getroffen werden, dass diese Ausgestaltung dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt war. 41 - 32 - III. [X.] folgt aus § 121 Abs. 2 Satz 2 [X.] i.V.m. § 92 Abs. 1 ZPO. 42 [X.] Gröning

[X.]

Grabinski

Richter am Bundesgerichtshof

[X.] ist wegen Urlaubs

gehindert zu unterschreiben.

[X.] Vorinstanz: [X.], Entscheidung vom 13.11.2008 - 10 Ni 30/07 ([X.]) -