Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 27.03.2013, Az. I ZR 100/11

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I
ZR
100/11
Verkündet am:
27.
März 2013
Bürk
Justizhauptsekretärin
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

AMARULA/[X.][X.]
[X.] § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 14 Abs. 2 Nr. 2, § 23 Nr. 2, § 126 Abs. 1, § 127 Abs. 1, §
128 Abs. 1; [X.] § 5 Abs. 2, [X.]. zu § 3 Abs. 3 Nr. 13; [X.] Art. 9 Abs. 1 Buchst. b, Art. 12 Buchst. b
a)
Bei der Prüfung der [X.] kommt es auf die Auffassung des normal [X.], angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen an. Die Annahme einer gespaltenen [X.]sauffassung ist deshalb mit dem Begriff der [X.] als Rechtsbegriff nicht zu vereinbaren. Eine andere Beurteilung ist nur ausnahmsweise dann gerechtfertigt, wenn von den sich gegenüberstehenden Zeichen verschiedene [X.]e angespro-chen sind, die sich -
wie etwa der allgemeine Verkehr und Fachkreise oder unterschiedliche Sprachkreise -
objektiv voneinander abgrenzen lassen. In einem solchen Fall reicht es für die Bejahung eines Verletzungstatbestands aus, wenn [X.] bei einem der angesprochenen [X.]e besteht.
b)
Die Schutzschranke der beschreibenden Benutzung (Art.
12 Buchst.
b [X.], §
23 Nr.
2 [X.]) ist nach ihrer Funktion und Stellung im Gesetz im Löschungsklageverfahren weder unmittelbar noch entsprechend anwendbar.
c)
Die beschreibende Benutzung einer Bezeichnung, die an sich die Anwendung der Schutz-schranke nach Art.
12 Buchst.

der [X.] hergestellten Likörs), entspricht nicht den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel, wenn der beschreibende Inhalt der Bezeichnung nicht den Tatsachen entspricht (hier: Likör enthält keine [X.]).
[X.], Urteil vom 27. März 2013 -
I [X.] -
O[X.]

[X.]

-
2
-
Der I.
Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-lung vom 31.
Oktober 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr.
Born-kamm und [X.], Prof.
Dr.
Büscher, Dr.
Koch und Dr.
Löffler
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 20.
Zivilsenats des [X.] vom 21.
April 2011 unter Zurück-weisung des weitergehenden Rechtsmittels im Kostenpunkt und in-soweit aufgehoben, als das Berufungsgericht die Klage mit den
Klageanträgen zu
I
1
a (Unterlassung der Verwendung der Be-zeichnung [X.]), zu
I
2 (Auskunft), zu
I
3 (Rechnungsle-gung), zu
I
4
(Herausgabe zum Zwecke der Vernichtung), zu
I
5 (Rückruf), zu
I
6 (Erstattung vorprozessualer Anwaltskosten), zu
II (Einwilligung in die Löschung der beim Deutschen Patent-
und Markenamt registrierten
Wortmarke 302
008
042
588 MARULA-BLU)
und zu
III (Feststellung der Schadensersatzpflicht)
abgewie-sen hat.
Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Be-rufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Klägerin vertreibt seit mehr als zwanzig
Jahren unter der Bezeich-nung AMARULA

in [X.] einen in [X.] aus der dort beheimateten [X.] hergestellten [X.].
Sie
ist Inhaberin der 1984
unter ande-rem für Likör eingetragenen
[X.] Wortmarke 1066470
AMARULA
1
-
3
-
sowie der gleichlautenden, am 23.
Dezember 2008 angemeldeten und am 9.
Juni 2009 unter anderem für alkoholische Getränke eingetragenen [X.] 007489743.
Darüber hinaus sind für die Klägerin seit 1984 die Wort-Bild-Marke 1067083
(für Fruchtlikör aus Früchten des [X.]) sowie seit 1993 die [X.] (für alkoholische Getränke) eingetragen. Die Klägerin ist schließlich Inhaberin von zwei jeweils für alkoholische Getränke eingetrage-nen Gemeinschaftsbildmarken, nämlich der am 23.
Dezember 2008 angemel-deten und am 9.
Juni 2009 eingetragenen Marke 7489801 sowie der am 6.
No-vember 2008 angemeldeten und am 20.
Mai 2009 eingetragenen Marke 7371909.
Diese Marken sind nachstehend wiedergegeben:

[X.] 1067083
[X.] 2030400
Gemeinschaftsmarke

7489801
Gemeinschaftsmarke
7371909
2
-
4
-
Die Klägerin vertrieb ihr Produkt in folgender Ausstattung:

Die Beklagte zu
1
vertreibt seit 2008
unter der Bezeichnung
[X.]
einen in [X.] hergestellten [X.], von dem sie behauptet, er sei 3
4
-
5
-
unter Verwendung der [X.] hergestellt.
Sie vertreibt ihr Produkt seit
Herbst 2008 in der aus der im Klageantrag zu
I
1
c
abgebildeten Aufmachung.
Die Beklagte zu
2 ist die Komplementärin der [X.] zu
1, die
Beklag-ten zu
3 bis 5 sind einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführer der [X.] zu
2.
Zugunsten des [X.] zu
3 ist seit dem 19.
Dezember 2008 die [X.] Wortmarke Nr.
302 008 042 588
[X.][X.]
unter anderem
für Liköre eingetragen (Streitmarke).
Die Klägerin sieht in der Verwendung der Bezeichnung [X.][X.]

eine Verletzung ihrer Markenrechte. Sie vertritt ferner die Auffassung, die [X.] ahmten mit dem Produkt [X.][X.]

die Ausstattung ihres Produkts Amarula

nach und erweckten zudem den unzutreffenden Eindruck, der Likör [X.][X.]

stamme aus [X.].
Die Klägerin hat beantragt,
I.
die [X.] zu verurteilen,
1.
es unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr
a)
Spirituosen und/oder Liköre unter dem Kennzeichen [X.] an-zubieten und/oder in den Verkehr zu bringen und/oder zu bewerben und/oder zu importieren und/oder zu exportieren und/oder ein solches Kennzeichen auf Spirituosen und/oder Likören anzubringen und/oder derartige Handlungen durch Dritte begehen zu lassen, insbesondere wie unter I
1
c wiedergegeben;
und/oder
b)
in der unter I
1
c wiedergegebenen Ausstattung einen [X.] anzu-bieten und/oder in Verkehr zu bringen und/oder zu bewerben und/oder derartige Handlungen durch Dritte begehen zu lassen;
und/oder
5
6
7
8
-
6
-
c)
einen [X.] wie nachfolgend wiedergegeben, mit folgenden auf ei-ne [X.] Herkunft hinweisenden Angaben zu versehen,

A[X.]ildung eines Sonnenuntergangs in [X.]r Steppenland-schaft,

Verwendung von gelb-gold-braunen Farbtönen,

A[X.]ildung von Giraffen und

Verwendung [X.] auf dem Etikett mit folgendem Inhalt:

CREAM Liqueur
For this unique [X.][X.] Cream Liqueur we use finest [X.] Fruit Destillate imported from the subequatorial African continent and also flavour. [X.], [X.] tree.

und diesen Likör anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen und/oder zu bewerben und/oder zu exportieren und/oder derartige Handlun-gen durch Dritte begehen zu lassen, ohne dass der Likör tatsächlich aus [X.] stammt.

-
7
-
Die Klägerin hat die [X.]
ferner
auf Auskunft
(Antrag zu
I
2), Rech-nungslegung
(Antrag zu
I
3), Herausgabe zum Zwecke der Vernichtung
(Antrag zu
I
4), Rückruf
der
gemäß den Anträgen zu
I
1
a bis c gekennzeichneten Produkte
von gewerblichen Abnehmern
(Antrag zu
I
5), Erstattung vorpro-zessualer Abmahnkosten
(Antrag zu
I
6)
und Feststellung der Schadensersatz-pflicht (Antrag zu
III) in Anspruch genommen. Von der [X.] zu
3 verlangt die Klägerin zudem die Einwilligung in die
Löschung der Streitmarke

[X.]-[X.]

(Antrag zu
II).
Das Landgericht
hat in der Verwendung des Zeichens [X.][X.]

durch die Beklagte zu
1 eine Markenverletzung gesehen. Es hat der
Klage hinsichtlich des auf Unterlassung der Benutzung der Bezeichnung gerichteten Antrags zu
I
1
a und
der
darauf bezogenen Folgeanträge
stattgegeben. Ferner hat es die [X.] antragsgemäß zur Erstattung vorprozessualer Anwaltskosten
so-wie die Beklagte zu
3
zur Einwilligung in die Löschung der Streitmarke verur-teilt. Die übrigen auf die Untersagung der Verwendung der Ausstattung und der
geographischen
Herkunftsangaben
gerichteten Unterlassungs-
und die darauf bezogenen Folgeansprüche hat das Landgericht
abgewiesen.
[X.] hat die Berufung der Klägerin zurückgewiesen. Auf die Berufung der [X.] hat es das landgerichtliche Urteil
abgeändert und die Klage insgesamt abgewiesen. Dagegen richtet sich die vom Senat zugelas-sene
Revision
der Klägerin, die ihr Klagebegehren in vollem Umfang weiterver-folgt. Die [X.] beantragen, die Revision zurückzuweisen.
Entscheidungsgründe:
A. [X.] hat sämtliche
Klageansprüche verneint und zur Begründung ausgeführt:
9
10
11
12
-
8
-
Der auf die Untersagung der Benutzung der Bezeichnung [X.][X.]

gerichtete Klageantrag zu
I
1
a sei weder aus Markenrecht noch aus [X.] begründet.
Ein Unterlassungsanspruch nach §
14 Abs.
2 Nr.
2, Abs.
5 [X.] scheide jedenfalls aus, weil die Schutzschranke gemäß §
23 Nr.
2 [X.] eingreife. Diese Vorschrift sei auf Fälle eines gespaltenen Verkehrsverständnis-ses anwendbar, wie es auch hier im Hinblick auf den [X.] [X.]

vorliege. Dabei sei unerheblich, dass das angegriffene Zeichen nicht aus-schließlich aus der beschreibenden Angabe [X.]

bestehe, sondern die wei-tere Silbe [X.]

angehängt sei. Die Benutzung der Bezeichnung [X.][X.]

ver-stoße nicht gegen
die guten Sitten im Sinne von §
23 Nr.
2 [X.]. Sie [X.] insbesondere keine Handelsbeziehung zwischen den [X.] und der Klägerin vor. Diejenigen Teile des Verkehrs, die die [X.]
bereits
kenn-ten, sähen in der angegriffenen Bezeichnung einen beschreibenden Hinweis auf die Frucht, aus der der Likör der [X.] hergestellt sei. Für den übrigen Teil des Verkehrs erschließe sich der beschreibende Gehalt zwar nicht aus der Bezeichnung
selbst, dafür aber aus den Angaben auf dem Flaschenetikett. Diese legten auch für den unkundigen Verbraucher von vornherein nahe, dass [X.]

einen Inhaltsbestandteil darstelle, nach dem der Likör schmecken solle.

Auch lauterkeitsrechtliche Unterlassungsansprüche in Bezug auf die Be-zeichnung [X.]

seien nicht gegeben. Eine [X.] im Sinne von §
5 Abs.
2 [X.] sei schon deshalb zu verneinen, weil bei der konkreten Vermarktung des Likörs der beschreibende Gehalt des [X.]s [X.]

erkennbar werde. Zudem sei auch im Rahmen dieser Vorschrift das Eingreifen der Schutzschranke des §
23 Nr.
2 [X.] zu beachten. Wegen der aus dem Etikett erkennbaren Bezugnahme des [X.]s Maru-13
14
15
-
9
-
la

auf die Produktzusammensetzung fehle es ferner an einer Täuschungsab-sicht im Sinne von Nummer
13 des [X.]angs zu §
3 Abs.
3 [X.].
Damit fehle es an einer rechtlichen Grundlage für die auf den Antrag zu
I
1
a bezogenen Folgeansprüche. Die Klägerin habe auch keinen Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der Streitmarke, weil zulässige Verwendungen dieser Marke denkbar seien.
Der auf die Untersagung der von den [X.] benutzten Produktaus-stattung gerichtete Klageantrag zu
I
1
b sei ebenfalls unbegründet. Ein [X.] gemäß §§
3, 4 Nr.
9 Buchst.
a [X.] scheide aus, weil es jedenfalls an einer Herkunftstäuschung fehle. Die Ausstattungen der Flaschen der Parteien wiesen lediglich ganz geringe Gemeinsamkeiten auf, die keine Gefahr der Herkunftstäuschung begründeten. Da es an einem Imagetransfer fehle, scheide auch ein Anspruch aus §§
3,
4 Nr.
9 Buchst.
b [X.] aus. Zudem werde durch die angegriffene
Ausstattung weder eine [X.] im Sinne von §§
3, 5 Abs.
2 [X.] geschaffen noch eine Täuschung gemäß Nummer
13 des [X.]angs
zu §
3 Abs.
3 [X.] hervorgerufen
oder ein für die Annahme einer unzulässigen vergleichenden Werbung gemäß §
6 Abs.
1, Abs.
2 Nr.
4 und 6 [X.] ausreichender Bezug zu der Klägerin als Mitbewerberin hergestellt. [X.] Ansprüche hätten ebenfalls keinen Erfolg, weil die Marken der Klägerin nicht ihre Produktausstattung schützten.
Der auf das Verbot von geographischen Herkunftsangaben gerichtete Klageantrag zu
I
1
c sei ebenfalls unbegründet. Der Klägerin stehe der geltend gemachte Anspruch nach §
128 Abs.
1 Satz
1, §
127 Abs.
1 [X.] nicht zu. Die von der Klägerin insoweit beanstandeten Gestaltungselemente der Produkt-ausstattung der [X.] seien zwar geeignet, beim Verbraucher Assoziatio-nen an [X.] zu erwecken. Der Verkehr entnehme dem aber nicht, dass der 16
17
18
-
10
-
Likör auch in [X.] hergestellt sei,
zumal das Frontetikett den Zusatz Made in Germany

aufweise.
B. Die gegen diese Beurteilung des Berufungsgerichts gerichteten Angrif-fe der Revision haben teilweise
Erfolg.
Die Ausführungen, mit denen das [X.] die Anträge zu
I
1
a (Unterlassung
der Verwendung der Bezeich-)
und die
darauf bezogenen Folgeanträge
zu
I
2 (Auskunft), zu
I
3 (Rechnungslegung), zu
I
4 (Herausgabe zum Zwecke der Vernichtung),
zu
I
5
(Rückruf), zu
I
6 (Erstattung vorprozessualer Abmahnkosten)
zu
III
(Fest-stellung der Schadensersatzpflicht) sowie
den gegen den [X.] zu
3 ge-richteten Antrag zu

als unbegründet erachtet hat, halten den Angriffen der Revision
nicht
stand
(dazu unter
I
bis
III). Dagegen hat die Revision keinen Erfolg, soweit sie sich gegen die Abweisung der
Anträge zu
I
1
b (Unterlassung der Verwendung der Ausstattung des Likörs) und zu
I
1
c (Unterlassung von Angaben, die auf eine [X.] Herkunft des Likörs hinweisen) wendet (dazu unter
IV und V).
I.
Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann ein [X.] auf Unterlassung der
Verwendung der Bezeichnung [X.][X.]

aus den von der Klägerin vorrangig geltend gemachten markenrechtlichen
Grundlagen nicht
verneint werden.

1. [X.] hat angenommen, dass keine
der von der Klä-gerin mit der Klage geltend gemachten Markenrechte einen Unterlassungsan-spruch gemäß §§
14 Abs.
2 Nr.
2, Abs.
5 [X.]
und Art.
9
Abs.
1 Buchst.
b [X.]
rechtfertigt, weil markenrechtliche Ansprüche jedenfalls gemäß §
23 Nr.
2 [X.] und Art.
12 Buchst.
b [X.] ausgeschlossen sind. Im [X.] hat die Klägerin ihr Klagebegehren in erster Linie auf die Gemeinschafts-wortmarke Nr.

ise auf die gleichlautende deut-19
20
21
-
11
-
sche Wortmarke Nr.
1066470 und weiter hilfsweise auf ihre Wort-Bild-Marken in der oben aufgeführten Reihenfolge gestützt. Es ist daher zunächst zu prüfen, ob die Klage aus der in erster Linie geltend gemachten Gemeinschaftsmarke zu Recht abgewiesen worden ist. Die Annahme des Berufungsgerichts, dass die auf diese Marke gestützten Ansprüche nicht durchgreifen, hält den Angriffen der Revision nicht in allen Punkten stand.
a) [X.] hat das Vorliegen einer Markenverletzung mit der Begründung offengelassen, es lägen jedenfalls die Voraussetzungen der Schutzschranke des §
23 Nr.
2 [X.] vor (vgl. [X.], Urteil vom 14.
Dezem-ber 2006 -
I
ZR
11/04, [X.], 705 Rn.
21 -
Aufarbeitung von Fahrzeug-komponenten; Urteil vom 30.
April 2009 -
I
ZR
42/07, [X.]Z 181, 77 Rn.
26
-
DAX; Urteil vom 1.
Dezember 2010 -
I
ZR
12/08, [X.], 134 Rn.
58
-
Perlentaucher). Für das Revisionsverfahren ist daher davon auszugehen, dass der Tatbestand einer Verletzung der [X.] erfüllt ist.
b) [X.] ist
ohne Rechtsfehler
davon ausgegangen, dass die
angegriffene Bezeichnung beschreibende Bedeutung im Sinne von
§
23 Nr.
2 [X.] hat. Die dort angestellten Erwägungen können für die hier ein-schlägige Schutzschranke des Art.
12 Buchst.
b [X.] ohne weiteres herange-zogen werden.
[X.]) [X.] hat einen objektiv beschreibenden Inhalt des festgestellt, dass
damit der in [X.] wachsende Baum bezeichnet wird, aus dessen Früchten nach den Angaben der [X.] ihr mit [X.][X.]

gekennzeichneter Likör hergestellt wird. Ausgehend hiervon hat es eine für §
23 Nr.
2 [X.] erforderliche be-schreibende Benutzung der Bezeichnung [X.][X.]

darin
gesehen, dass der [X.] [X.]

als Hinweis darauf diene, dass der so bezeichnete 22
23
24
-
12
-
Likör unter Verwendung der [X.]frucht hergestellt worden sei. Dies
gelte nicht nur für denjenigen Teil des Verkehrs, dem die [X.] bekannt sei. Dem anderen Teil des Verkehrs, der die
-Frucht nicht kenne, er-schließe sich der beschreibende Gehalt der Bezeichnung zwar nicht bereits aus dem Wortlaut selbst, aber doch aus der
von der [X.] verwendeten [X.]. Denn auf dem Etikett werde auf den [X.]-Geschmack

hingewie-sen; außerdem seien dort [X.]-Früchte abgebildet.
[X.]) Gegen diese Beurteilung wendet sich die Revision vergeblich.
(1) Nach der Vorschrift des Art.
12 Buchst.
b [X.]
hat der Inhaber einer Marke nicht das Recht, einem [X.] zu untersagen, ein mit der Marke identi-sches oder ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale von
Waren oder
Dienstleistungen, wie insbesondere ihre Art oder ihre Beschaffenheit, im ge-schäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung
nicht gegen die guten Sitten verstößt. Die Anwendung dieser Bestimmung ist auch dann nicht ausge-schlossen, wenn beim angegriffenen Zeichen die Voraussetzungen einer mar-kenmäßigen Verwendung vorliegen. Im Rahmen dieser Regelung kommt es auch nicht entscheidend darauf an, ob derjenige, der das fremde Zeichen be-schreibend benutzt, auf diese Benutzung angewiesen ist. Entscheidend ist viel-mehr, ob das angegriffene Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigen-schaften der
Waren oder
Dienstleistungen verwendet wird und die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht (Art.
12 [X.]; vgl. zu §
23 Nr.
2 [X.] [X.]Z 181, 77 Rn.
27
-
DAX, mwN; [X.], [X.], 134 Rn.
59
-
Perlentaucher). Diese Voraussetzungen hat das Be-rufungsgericht
rechtsfehlerfrei bejaht.
(2) Die Revision macht geltend, die Schutzschranke des Art.
12 Buchst.
b [X.] sei im Streitfall nicht anwendbar, weil das angegriffene Zeichen 25
26
27
-
13
-
nicht aus der
-
nach Auffassung des Berufungsgerichts beschreibenden
-
Be-zeichnung [X.]

bestehe, sondern eine weitere Silbe ([X.]) angehängt sei. Damit sei die Gesamtbezeichnung [X.][X.]

allenfalls an eine beschreibende Angabe angelehnt, nicht aber für sich genommen glatt beschreibend. Dies [X.] für eine Anwendung des Art.
12 Buchst.
b [X.]
nicht aus. Damit dringt sie nicht durch.
Zwar liegt eine Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren und Dienstleistungen im Sinne von Art.
12 Buchst.
b [X.]
nur bei glatt be-schreibenden Formen vor. [X.] oder an eine beschreibende Angabe angelehnte Bezeichnungen werden nicht erfasst ([X.], Urteil vom 13.
März 2003
-
I
ZR
122/00, [X.], 880, 882
-
City Plus; Urteil vom 14.
Februar 2008
-
I
ZR
162/05, [X.], 803 Rn.
25 i.V.m. 22
-
HEITEC; [X.]/Rohn-ke, [X.], 3.
Aufl., §
23 Rn.
73; [X.] in [X.]/[X.], [X.], 10.
Aufl., §
23 Rn.
65; [X.]/[X.]/[X.], Gewerblicher Rechts-schutz Urheberrecht
Medienrecht, 2.
Aufl., §
23 Rn.
11). Allerdings erfasst die Schutzschranke nicht nur den Gebrauch (glatt) beschreibender Angaben in [X.], sondern auch deren Verwendung als beschreibender Bestandteil einer Gesamtkennzeichnung ([X.], Urteil vom 25.
Januar 2007
-
C-48/05, [X.]. 2007, [X.] = [X.], 318 Rn.
42
-
Adam Opel/[X.]; [X.]/[X.] [X.]O §
23 Rn.
71; aA [X.] in [X.]/[X.] [X.]O §
23 Rn.
61; [X.]/[X.]/[X.] [X.]O §
23 Rn.
10). Auch der Senat hat §
23 Nr.
2 [X.] auf beschreibende Begriffe angewendet, die Bestandteil eines [X.]s [X.] (vgl. Urteile vom 5.
Juni 2008 -
I
ZR
169/05, [X.], 798 Ls.
2 und Rn.
18
f.
-
Post
I,
I
ZR
108/05, [X.], 1206 Rn.
20
f.
-
City Post;
Urteile vom 2.
April 2009
-
I
ZR
209/06, [X.], 678 Rn.
17, 19
-
Post/[X.],
I
ZR
110/06, juris
Rn.
16,
I
ZR
78/06, [X.], 672 Rn.
44
-
Ostsee-Post
und
I
ZR
79/06, juris
Rn.
48).
28
-
14
-
Voraussetzung für
die Anwendung von Art.
12 Buchst.
b [X.] auf beschreibende Bestandteile von [X.] ist nach den allgemeinen Grundsätzen zur Behandlung komplexer
Kennzeichen, dass die beschreibende Angabe vom Verkehr im [X.] als eigenständige Angabe erkannt und nicht lediglich als Element zur Bildung einer
Kennzeichnung aufgefasst wird, die nach ihrem Gesamteindruck insgesamt nicht mehr als beschreibende Angabe verstanden wird (vgl. [X.]/[X.] [X.]O §
23 Rn.
71). So liegt es auch im [X.].
[X.] ist davon ausgegangen, dass der angesprochene Verkehr entweder von sich aus oder jedenfalls aufgrund der Gestaltung der Etiketten der Flasche der [X.] in dem Bestandteil [X.]

den beschrei-benden Hinweis auf den Inhaltsbestandteil
entnehmen wird, nach dem der Likör schmecken soll. Diese Annahme
lässt keine Rechtsfehler erkennen.
Die Beurteilung, ob eine Bezeichnung als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren im Sinne von Art.
12
Buchst.
b
[X.], also beschrei-bend verwendet wird, liegt im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet. Sie ist daher revisionsrechtlich nur eingeschränkt daraufhin überprüfbar, ob das [X.] alle wesentlichen Tatumstände in seine Beurteilung einbezogen und anerkannte Erfahrungssätze und die Denkgesetze beachtet hat ([X.], Urteil vom 14.
Januar 1999
-
I
ZR
149/96, [X.], 992, 994 = WRP 1999, 931
-
BIG [X.]). Solche Rechtsfehler sind im Streitfall nicht ersichtlich.
Insbesondere ist es aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, dass das Berufungsgericht bei seiner Würdigung von der konkreten Gestaltung der [X.] des Produkts der [X.] ausgegangen ist (vgl. [X.], [X.], 992, 994
-
BIG [X.]; [X.], 134 Rn.
60
-
Perlentaucher; zur Berück-29
30
31
32
-
15
-
sichtigung von Zweitzeichen im Rahmen einer Gesamtbetrachtung [X.], [X.], 705 Rn.
23
-
Aufarbeitung von Fahrzeugkomponenten,
mwN).
Der Richtigkeit der tatrichterlichen Beurteilung durch das Berufungsge-richt steht -
an[X.] als die Revision meint -
nicht entgegen, dass die Bestand-teile [X.]

und [X.]

in der angegriffenen Bezeichnung nicht graphisch ge-trennt, sondern zusammengeschrieben sind. Auch in einer aus einem Wort [X.]nden Bezeichnung kann der Verkehr ein aus mehreren Bestandteilen zu-sammengesetztes Zeichen erkennen, sofern er aufgrund besonderer Umstände Veranlassung hat, die Bezeichnung zergliedernd und nicht als einheitliche Be-zeichnung aufzufassen (vgl. [X.], Beschluss vom 29.
Mai 2008
-
I
ZB
54/05, [X.], 905 Rn.
38 = [X.], 1349
-
Pantohexal; Urteil
vom 19.
No-vember 2009
-
I
ZR
142/07, [X.], 729 Rn.
34 = [X.], 1046
-
MIXI). Solche Umstände sind hier darin zu sehen, dass das Berufungsgericht
-
insoweit von der Revision nicht angegriffen
-
festgestellt hat, dass der Verkehr aufgrund der Angaben auf der Produktausstattung den Bestandteil [X.]

als eine beschreibende Angabe erkennen wird. Dem steht auch nicht entgegen, dass das Berufungsgericht davon ausgegangen ist, dass der Verkehr die End-silbe [X.]

nicht im Sinne der [X.] Bezeichnung für blau

verstehen wird. Der Verkehr kann auch dann im Bestandteil [X.]

eine beschreibende [X.] sehen, wenn er in dem zweiten Bestandteil nicht seinerseits eine beschrei-bende Angabe erkennt, sondern insoweit von einem kennzeichnenden Be-standteil ausgeht.
c) Mit
Erfolg
wendet sich
die Revision
jedoch
gegen die Annahme des Berufungsgerichts, eine Freistellung der Verwendung des Zeichens [X.][X.]

scheide nicht deshalb aus, weil die Zeichenbenutzung gegen die guten Sitten verstoße
(§
23 Nr.
2 [X.]).
Im Rahmen der für die Gemeinschaftsmarke maßgeblichen Schutzschranke des Art.
12 Buchst.
b [X.] ist zu prüfen, ob die 33
34
-
16
-
Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Handel und Gewerbe entspricht. Dies kann anhand der bislang vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen nicht bejaht werden.
[X.]) Die Revision stützt ihre Rüge darauf, dass sie auf der Grundlage eines Privatgutachtens vorgetragen und unter Beweis gestellt habe, dass das Produkt der [X.] keine natürlichen [X.]-Früchte
enthalte. Dies habe die Beklagte nicht hinreichend substantiiert bestritten. [X.] habe
diesen Einwand
rechtsfehlerhaft mit dem Argument übergangen, Irreführungen oder Verstöße gegen gesetzliche Kennzeichnungsvorschriften, die mit einer
fehlerhaften Deklaration zusammenhingen, seien nicht Gegenstand des vorlie-genden Verfahrens. Dies sei unzutreffend. Denn auf der Grundlage des [X.] der Klägerin seien die auf den Flaschenetiketten befindlichen Hinweise [X.] Geschmack, [X.] Fruit Destillate

und [X.]frucht-Destillat

irre-führend. Bei einer Irreführung verstoße die [X.] aber ohne [X.] gegen die guten Sitten im Sinne von §
23 Nr.
2 [X.].
[X.]) Mit dieser Rüge hat die
Revision Erfolg.
(1) Im Rahmen des Art.
12
Buchst.
b [X.] geht es -
ebenso wie bei §
23 Nr.
2 [X.] -
der Sache nach darum, ob der Dritte den berechtigten Interes-sen des Markeninhabers in unlauterer Weise zuwiderhandelt
([X.], Urteil vom 17.
März 2005 -
C-228/03, [X.]. 2005, [X.] = [X.], 509 Rn.
49 -
Gillet-te; Urteil vom 11.
September 2007 -
C-17/06, [X.]. 2007, [X.] = [X.], 971 Rn.
33 -
Céline; [X.], Urteil vom 30.
April 2009 -
I
ZR
42/07, [X.]Z 181, 77 Rn.
29 -
DAX). Um dies beurteilen zu können, ist eine Gesamtwürdigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls erforderlich ([X.], [X.]. 2004, I-10989 Rn.
82, 84 = [X.], 153 -
[X.]euser [X.]; [X.]Z 181, 77 Rn.
29 -
DAX; [X.], [X.], 134 Rn.
60
-
Perlentaucher). Dazu gehören insbesondere 35
36
37
-
17
-
kennzeichenrechtlich relevante
Gesichtspunkte wie die Frage, ob die Benut-zung der Marke in einer Weise erfolgt, die glauben machen kann, dass eine Handelsbeziehung zwischen dem [X.] und dem Markeninhaber besteht, ob die Benutzung den Wert der Marke durch unlautere Ausnutzung deren Unter-scheidungskraft oder deren Wertschätzung beeinträchtigt, ob durch die Benut-zung die Marke herabgesetzt oder schlechtgemacht wird oder ob der Dritte seine Ware als Imitation oder Nachahmung der Ware mit der Marke darstellt ([X.], [X.], 509 Rn. 49 -
Gilette). Auf diese Umstände ist das [X.] der anständigen Gepflogenheiten jedoch nicht beschränkt. Zwar werden durch dieses Merkmal nicht Rechtsverstöße jeglicher Art erfasst, so dass eine Urheberrechtsverletzung im Zusammenhang mit einer Zeichenbenutzung der Anwendung der Schutzschranke nicht entgegensteht (vgl. [X.], [X.], 134 Rn.
60 -
Perlentaucher).
Zu berücksichtigen sind jedoch jedenfalls solche wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkte, die Auswirkungen auf die berechtigten Interessen des Markeninhabers haben können.
(2) Im Streitfall kommt es auf solche Umstände an. Nach den Feststellun-gen des Berufungsgerichts wird der Anwendungsbereich der Schutzschranke
des Art.
12 Buchst.
b [X.]
dadurch eröffnet, dass mit dem [X.] [X.]

der in [X.] wachsende Baum bezeichnet wird, aus dessen Früchten kennzeichneter Likör hergestellt wird. Mit dem vom Berufungsgericht nicht als verspätet zurückgewie-senen und daher der revisionsrechtlichen Beurteilung zugrundezulegenden Vor-trag der Klägerin, das Produkt der [X.] enthalte gar keine natürlichen Ma-rula-Früchte, wird den [X.] eine Irreführung über eben jenen Umstand vorgeworfen, der die Anwendung der markenrechtlichen Schutzschranke er-möglicht und damit einem im Übrigen bestehenden Anspruch des Markeninha-bers wegen des Gesichtspunkts der [X.] entgegensteht.
Die 38
-
18
-
geltend gemachte Irreführung betrifft damit einen Umstand, der Auswirkungen auf die berechtigten Interessen des Markeninhabers hat.
II. Mit Erfolg wendet sich die Revision ferner
gegen die Zurückweisung des
gegen den [X.] zu
3 gerichteten
Antrags auf Einwilligung in die Lö-schung der Streitmarke "[X.]".
1. [X.] hat angenommen, der Klägerin stehe kein [X.] auf Einwilligung in die Löschung der Streitmarke zu, weil zulässige [X.] der Marke denkbar seien. [X.] stützt diese An-nahme auf Ausführungen, mit denen es markenrechtliche Ansprüche der Kläge-rin verneint hat. Eine Auslegung der Entscheidungsgründe des Berufungsurteils ergibt, dass damit die Bejahung der Voraussetzungen der Schutzschranke nach
§
23 Nr.
2 [X.] mit der Erwägung gemeint ist, die beschreibende Bedeu-tung des Zeichduktaufmachung der angegriffenen Verletzungsform. Diese Beurteilung hält einer revisionsrecht-lichen Nachprüfung nicht stand.
2. Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts lässt sich ein Löschungs-anspruch
gemäß
§
125b Nr.
1 in Verbindung mit
§
9 Abs.
1 Nr.
2, §
51 Abs.
1, §
55 Abs.
1 [X.] nicht unter Hinweis auf die Schutzschranke der beschrei-benden Benutzung verneinen.
Diese Schutzschranke ist nach ihrer
Funktion und nach ihrer
Stellung im Gesetz im registerrechtlichen Wi[X.]pruchsverfah-ren weder unmittelbar noch entsprechend anwendbar. Die Bestimmungen ge-hen davon aus, dass im Übrigen der Tatbestand einer Verletzung des aus-schließlichen Markenrechts durch Verwendung einer identischen oder [X.] Bezeichnung für identische oder ähnliche Waren im geschäftlichen [X.] vorliegt, und beschränkt lediglich den Schutz einer eingetragenen Marke gegenüber [X.], sofern eine Benutzung der Marke im Sinne dieser Vorschrif-39
40
41
-
19
-
ten in Rede steht ([X.], Beschluss vom 28.
Mai 1998 -
I
ZB
33/95, [X.]Z 139, 59, 63 -
Fläminger). Dabei kommt es bei §
23 [X.] -
an[X.] als bei der Be-stimmung des relativen Schutzhindernisses nach §
9 Abs.
1 Nr.
2 [X.] (vgl. [X.]/[X.] [X.]O §
9 Rn.
7) -
nicht auf die abstrakte Kollision nach [X.] an; vielmehr sind sämtliche Umstände der konkreten [X.] zu berücksichtigen. Nichts anderes gilt für das Löschungsklageverfahren. Soweit dem Urteil vom 5.
Juni 2008 in der Sache I
ZR
108/05 ([X.], 1206 Rn.
29) etwas anderes entnommen werden sollte (vgl. [X.], [X.], 535, 538; [X.]/[X.] [X.]O §
23 Rn.
9), hält der Senat daran nicht fest.
3. Das Berufungsurteil stellt sich im Hinblick auf die Abweisung des [X.] auch nicht aus anderen Gründen als richtig dar (§
561 ZPO). Insbesondere kann eine [X.]
gemäß §
9 Abs.
1 Nr.
2 [X.], Art.
8 Abs.
1 Buchst.
b [X.] z
und der angegriffenen [X.] Feststellungen nicht verneint werden. [X.] hat es im [X.] auf die Bejahung der Schutzschranke des §
23 Nr.
2 [X.] dahin-stehen lassen, ob [X.] vorliegt. Der Senat
kann eine Prüfung der [X.] nicht selbst vornehmen, weil es insoweit an hin[X.]nd tragfähigen Feststellungen des Berufungsgerichts fehlt.
III. Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass auch die Verneinung der von der Klägerin mit einer Markenverletzung begründeten
Ansprüche auf Auskunft, Rechnungslegung, Herausgabe zum Zwecke der Vernichtung, Rückruf der [X.] den Anträgen zu
I
1
a bis c gekennzeichneten Produkte von gewerblichen Abnehmern, Erstattung vorprozessualer Abmahnkosten und Feststellung der Schadensersatzpflicht der rechtlichen Nachprüfung nicht standhält.
42
43
-
20
-
IV.
Dagegen hat das Berufungsgericht den gegen die Ausstattung des Produkts der [X.] gerichteten Antrag zu
I
1
b zutreffend für unbegründet gehalten.
1. Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Verneinung eines [X.]s aus §
8 Abs.
1, §
3 Abs.
1, §
4 Nr.
9 Buchst.
a [X.].
a) Soweit die Revision
geltend macht, das Berufungsgericht habe
außer [X.] gelassen, dass nach der Rechtsprechung des Senats einer Ware auch aufgrund ihrer Kennzeichnung wettbewerbsrechtliche Eigenart zukommen könne, berücksichtigt sie nicht
hinreichend, dass
das Berufungsgericht eine wettbewerbliche Eigenart
der Produktausstattung der Klägerin
ausdrücklich un-terstellt hat. Entgegen der Auffassung der Revision hat das Berufungsgericht auch zutreffend auf den
Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Pro-duktausstattungen abgestellt.
b) Die Revision dringt auch nicht mit ihrer Rüge durch, das Berufungsge-richt habe die Feststellungen zur Verkehrsauffassung verfahrensfehlerhaft ge-troffen, angesichts der Ergebnisse des von der Klägerin vorgelegten Verkehrs-gutachtens der I.

GmbH sei die Einholung eines Sachverständigengutach-
tens geboten gewesen. Die Beurteilung, ob die Feststellung der Verkehrsauf-fassung kraft eigener richterlicher Sachkunde möglich ist oder eine Beweisauf-nahme erfordert, ist tatrichterlicher Natur und kann in der Revisionsinstanz nur darauf überprüft werden, ob die Vorinstanz den Tatsachenstoff verfahrensfeh-lerfrei ausgeschöpft und ihre Beurteilung frei von Wi[X.]prüchen mit Denkge-setzen und [X.] vorgenommen hat. Eine Beweiserhebung kann danach insbesondere dann geboten sein, wenn Umstände vorliegen, die eine bestimmte Auffassung als bedenklich erscheinen lassen
([X.], Urteil vom 18.
Oktober 2001
-
I
ZR
193/99, [X.], 550, 552 = [X.], 527
-
El-44
45
46
47
-
21
-
ternbriefe; [X.] in [X.]/[X.]
[X.]O
§
12 Rn.
2.74,
[X.] ebd. §
5 Rn.
3.11
ff.,
jeweils mwN). Ein solcher Rechtsfehler ist dem Berufungsgericht
nicht unterlaufen.
Die Mitglieder des Berufungsgerichts
gehören zu
dem durch die bean-standete Ausstattung angesprochenen [X.], können also
die Beurtei-lung der Verkehrsauffassung im Hinblick auf die Frage der Herkunftstäuschung aus eigener Anschauung vornehmen. Die Vorlage eines Parteigutachtens, das ein anderes Ergebnis als das vom -
an sich hinreichend sachkundigen -
Gericht favorisierte nahelegt, zwingt den Tatrichter nicht stets zur
Beweisaufnahme. Er muss in diesem Fall allerdings darlegen, weshalb das Gutachten keine Zweifel an der Richtigkeit des aufgrund eigener Sachkunde ermittelten Ergebnisses [X.]. Dies ist im Streitfall geschehen. [X.]
hat sich mit dem
I.

-Gutachten auseinandergesetzt
und dargelegt, dass die dort ermittelten
Zahlen keine andere Beurteilung rechtfertigen. Dass ihm
dabei
ein
Rechtsfehler unterlaufen ist, zeigt die Revision
nicht auf. Sie versucht lediglich, ihre eigene Beurteilung an
die Stelle derjenigen
des Berufungsgerichts zu setzen. Damit kann sie im Revisionsverfahren keinen Erfolg haben.
2. Gleiches gilt, soweit sich die Revision mit entsprechenden [X.] ge-gen die Verneinung einer Nachahmung nach §
4 Nr.
9 Buchst.
b,
§
6 Abs.
2
[X.]
durch
das Berufungsgericht
wendet. [X.] hat sowohl die fehlende Kennzeichenähnlichkeit als auch den
Umstand berücksichtigt, dass [X.] auf dem [X.]n Markt immer noch ungewöhnlich und [X.] in großer Zahl vorhanden sind.
V. Zutreffend hat das Berufungsgericht auch den auf das Verbot von geographischen Herkunftsangaben gerichteten Antrag zu
I
1
c für unbegründet erachtet.
48
49
50
-
22
-
1. Ein Unterlassungsanspruch ergibt sich nicht aus §
128 Abs.
1 in [X.] mit §
126 Abs.
1, §
127 Abs.
1 [X.].
Nach diesen Vorschriften ist zur Unterlassung verpflichtet, wer geographische Herkunftsangaben im ge-schäftlichen Verkehr für Dienstleistungen benutzt, die nicht aus dem Ort [X.], der durch die geographische Herkunftsangabe bezeichnet wird, wenn bei der Benutzung eine Gefahr der Irreführung über die geographische Herkunft be-steht.
a) [X.] hat angenommen, die von der Klägerin insoweit beanstandeten Gestaltungselemente der Produktausstattung der [X.] seien zwar geeignet, beim Verbraucher Assoziationen an [X.] zu erwecken. Der Verkehr entnehme dem aber nicht, dass der Likör auch in [X.] hergestellt sei, zumal das vordere Flaschenetikett den Zusatz Made in Germany

aufwie-se. Diese Beurteilung ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.
b) Die Revision
rügt
erfolglos, das Berufungsgericht
habe verkannt, dass sich für den Verkehr aus der in der angegriffenen Ausstattung verwendeten Gi-raffena[X.]ildung, der A[X.]ildung einer [X.]n Landschaft, der Verwendung der [X.] Sprache und der Erwähnung der [X.]n Herkunft der Ma-rula-Frucht eine für die Anwendung des §
126 Abs.
1 [X.] ausreichende geographische
Herkunftsangabe entnehmen lasse, welche durch den Zusatz Made in Germany

nicht hinreichend relativiert werde. Damit ersetzt die [X.] lediglich die rechtsfehlerfrei vorgenommene
tatrichterliche Würdigung durch ihre eigene, ohne Rechtsfehler des Berufungsgerichts aufzuzeigen.
2. Vergeblich wendet sich die Revision
in diesem Zusammenhang
ferner gegen
die Annahme des Berufungsgerichts,
das Produkt der [X.] sei un-ter Verwendung eines aus [X.] importierten [X.] hergestellt [X.]. Die Revision macht geltend, diese Annahme sei unzutreffend, weil die Klä-51
52
53
54
-
23
-
gerin unter Vorlage eines Parteigutachtens
substantiiert vorgetragen
habe, dass in dem Produkt der [X.] kein natürliches [X.] enthalten sei.
Die Frage, ob das Produkt der [X.] natürliches [X.] enthält, ist nicht Gegenstand der Klage, soweit sie den Antrag zu
I
1
c betrifft.
Die Klägerin hat eine solche Irreführung über den Inhaltsstoff nicht mit diesem Antrag gel-tend gemacht. Dieser Antrag
richtet sich ausdrücklich auf das Verbot von [X.]n, die auf eine [X.] Herkunft des Likörs der [X.] hinweisen, oh-ne dass er tatsächlich aus [X.] stammt. Gegenstand des Streits ist damit die irreführende Behauptung, der Likör der [X.] sei in [X.] hergestellt [X.]. Dementsprechend hat sich die Klägerin zur Begründung ihres Antrags auf §
127 Abs.
1 [X.] gestützt, der die Irreführung über die geographische Herkunft eines Produkts, also unzutreffende Angaben über den Ort, an dem das Produkt hergestellt wurde, verbietet (vgl. [X.] in [X.]/[X.] [X.]O §
127 Rn.
7
ff.). Auf das Verbot einer Irreführung über den Inhaltsstoff des von den [X.] vertriebenen Likörs ist weder der Antrag zu
I
1
c noch ein anderer Klageantrag gerichtet.
VI.
Das Berufungsurteil ist damit im
Hinblick auf den [X.] zu
I
1
a, auf die darauf bezogenen Folgeanträge und auf den [X.] aufzuheben. Im Umfang der Aufhebung
ist die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Für die neue Verhandlung
wird auf Folgendes hingewiesen:
1. Sollte das Berufungsgericht im
Hinblick auf den Antrag zu I
1
a bei der erneuten Prüfung markenrechtlicher Anspruchsgrundlagen zu dem Ergebnis kommen, dass die Schutzschranke des Art.
12 Buchst.
b [X.]
im Streitfall nicht 55
56
57
58
-
24
-
durchgreift, stellt sich die
von ihm bislang offengelassene
Frage, ob [X.] zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen Amarula

und [X.][X.]

besteht (Art.
9 Abs.
1 Buchst.
b [X.]).
a) Insoweit ist zu beachten, dass im Fall von Marken oder [X.], die an einen die Waren oder Dienstleistungen beschreibenden [X.] angelehnt sind und nur dadurch Unterscheidungskraft erlangen und als Marke eingetragen werden konnten, weil sie von diesem Begriff (geringfügig) [X.], der Schutzumfang der eingetragenen Marke eng zu bemessen
ist, und zwar nach Maßgabe der Eigenprägung und der Unterscheidungskraft, die dem Zeichen die Eintragungsfähigkeit verleiht. Ein darüber hinausgehender Schutz kann nicht beansprucht werden, weil er dem markenrechtlichen Schutz der be-schreibenden Angabe gleichkäme (st. Rspr.; vgl. [X.], Urteil vom 20.
März 2003
-
I
ZR
60/01, [X.], 963, 965 = [X.], 1353
-
AntiVir/[X.]; [X.], [X.], 803 Rn.
22 -
HEITEC; [X.], Urteil vom 24.
Februar 2011

-
I
ZR
154/09, [X.], 826 Rn.
29 = [X.], 1168
-
Enzymax/Enzymix; ferner
Urteil vom 25.
März 2004
-
I
ZR
130/01, [X.], 775, 776 = [X.], 1037
-
EURO 2000; Urteil vom 22.
April 2004
-
I
ZR
189/01, [X.], 778, 779 = [X.], 1173
-
URLAUB [X.]; Urteil vom 20.
September 2007
-
I
ZR
6/05, [X.], 1071 Rn.
36 = WRP 2007, 1461
-
Kinder II; [X.], [X.], 1040 Rn.
39
-
pjur/pure). Nach diesen Grundsätzen, die
in Einklang mit der Entscheidungspraxis des Gerichtshofs der [X.] stehen, kann einer beschreibenden Angabe kein bestimmender Einfluss auf den Gesamteindruck einer Marke zukommen, weil der Verkehr beschreibende Angaben nicht als Hinweis auf
die betriebliche Herkunft der Waren oder Dienst-leistungen, sondern lediglich als Sachhinweis auffasst. Deshalb sind für den Schutzumfang einer an eine beschreibende Angabe angelehnten Marke nur diejenigen Merkmale bestimmend, die dieser Marke Unterscheidungskraft ver-leihen. Entsprechend eng ist der Schutzbereich der Marke bei nur wenig [X.]
-
25
-
zeichnungskräftigen Veränderungen gegenüber der beschreibenden Angabe zu fassen ([X.], [X.], 1040 Rn.
40
-
pjur/pure).
b)
Diese Grundsätze legen es nahe, dass
der [X.] [X.]

bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit außer Betracht bleiben
muss, weil er die Frucht beschreibt, aus deren Bestandteilen nach den Angaben der Beklag-ten der mit [X.][X.]

gekennzeichneter Likör hergestellt wird.
[X.]) Allerdings hat
das Berufungsgericht
unter Hinweis auf seine frühere Rechtsprechung eine
durchschnittliche Kennzeichnungskraft der [X.] angenommen. Es
ist bei dieser für seine Begründung nicht tragenden Annahme davon ausgegangen, dass der Bestandteil [X.]

zwar objektiv einen be-schreibenden Inhalt habe, weil er einen im südlichen [X.] wachsenden Baum bezeichne, dessen Früchte in verschiedener Weise, unter anderem zu Likör, verarbeitet würden. Für
den im Streitfall maßgebenden inländischen Sprach-raum könne eine solche Kenntnis jedoch nur für einen Teil der Bevölkerung [X.] werden. Für den übrigen, keineswegs nur unerheblichen Teil der angesprochenen [X.]e werde sich die Bezeichnung

[X.]

trotz der Produktaufmachung und Werbung der Parteien und der Hersteller weiterer Produkte als Fantasiebezeichnung ohne erkennbaren Sinngehalt darstellen.
[X.]) Diese Beurteilung ist nicht frei von Rechtsfehlern.
(1) Zum einen bestehen Zweifel, ob das Berufungsgericht seine Feststel-lung verfahrensfehlerfrei getroffen hat. So macht
die Revisionserwiderung im Wege der [X.] geltend, dass sich das Berufungsgericht insoweit nicht dem umfangreich mit vielen Beispielen belegten und unter Beweis
gestellten Vortrag der [X.] auseinandergesetzt habe, dem zufolge dem Verkehr die 60
61
62
63
-
26
-

[X.]
aufgrund einer Vielzahl von [X.]-Produkten mittlerweile [X.] sei.
(2) Jedenfalls stehen der Annahme einer durchschnittlichen Kennzeich-nungskraft durch das Berufungsgericht durchgreifende Bedenken gegen den angewandten rechtlichen Maßstab der zu bestimmenden Verkehrsauffassung entgegen. [X.] ist von einer gespaltenen Verkehrsauffassung ausgegangen, indem es innerhalb des durch die Ware Likör angesprochenen allgemeinen Verkehrs zwischen den Verbrauchern, die die objektive Bedeutung von [X.] kennen, und denjenigen unterschieden hat, die eine solche Kennt-nis (noch) nicht haben. Eine derartige Differenzierung innerhalb eines einzigen angesprochenen [X.]es
-
hier dem des Verbrauchers, der als Nach-frager
für Liköre in Betracht kommt
-
wi[X.]pricht dem Grundsatz, dass es bei der Prüfung der [X.] auf die Auffassung des normal informier-ten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der
in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen ankommt ([X.], Urteil vom 6.
Oktober 2005
-
C-120/04, [X.] 2005, [X.] = [X.], 1042 Rn.
28

-
THOMSON LIFE; [X.]/[X.]/[X.]
[X.]O §
14 [X.] Rn.
206; vgl. auch [X.], Urteil vom 22.
September 2011
-
C-323/09, [X.],
1124
Rn.
50 = [X.], 1550
-
Interflora). Die Annahme einer gespal-tenen Verkehrsauffassung ist mit dem Begriff der [X.] als Rechtsbegriff deshalb nicht zu vereinbaren (vgl. [X.] in [X.]/[X.]
[X.]O §
9 Rn.
18; krit. [X.]/[X.]
[X.]O §
14 Rn.
461; zur normativen Grundkonzep-tion des Verkehrsverständnisses im Wettbewerbsrecht vgl. [X.], Urteil vom 29.
März 2007
-
I
ZR
122/04, [X.], 1079 Rn.
36 = WRP 2007, 1346

-
Bundesdruckerei; [X.] in [X.]/[X.]
[X.]O §
5 Rn.
1.49). Eine an-dere Beurteilung ist nur ausnahmsweise dann gerechtfertigt, wenn die sich gegenüberstehenden Zeichen verschiedene [X.]e ansprechen, die sich
-
wie etwa der allgemeine Verkehr und Fachkreise oder unterschiedliche 64
-
27
-
Sprachkreise
-
objektiv voneinander abgrenzen lassen ([X.], Beschluss vom 1.
Juni 2011
-
I
ZB
52/09, [X.], 64 Rn.
9 = [X.], 83
-
M[X.]lox/[X.]; [X.] in [X.]/[X.] [X.]O §
9 Rn.
18; vgl. auch [X.]/[X.]/[X.] [X.]O §
14 Rn.
206). In einem solchen Fall reicht es für die Bejahung eines Verletzungstatbestands aus, wenn [X.] bei einem der angesprochenen [X.]e besteht ([X.], Urteil vom
1.
April 2004
-
I
ZR
23/02, [X.], 947, 948 = [X.], 1364
-
Gazoz; [X.], [X.], 64 Rn.
9
-
M[X.]lox/[X.]; [X.]/[X.]/[X.] [X.]O §
14 Rn.
206).
Diese Grundsätze hat das Berufungsgericht nicht hinreichend beachtet, indem es innerhalb eines einzigen [X.]es nach dem Kenntnisstand in Bezug auf die Frucht [X.]

differenziert hat. Es wird nunmehr
-
unter Berück-sichtigung der mit der [X.] vorgebrachten Umstände
-
die Auffassung des Durchschnittsverbrauchers feststellen müssen. Dabei müssen
zwar Spezialkenntnisse unberücksichtigt bleiben, die nur bei kleineren Teilen des Verkehrs anzutreffen sind
(vgl. [X.]/[X.], [X.]O §
14 Rn.
475). Ebenso wenig ist aber auf denjenigen Teil des Verkehrs abzustellen, der nicht nur originär keinerlei Kenntnisse über die [X.] hat, sondern der nicht zur Kenntnis genommen hat, dass
-
so die [X.] der [X.]
-
diese Pflan-ze in [X.] umfangreich in den verschiedensten Produkten vermarktet wird und
-
so auch der Klagevortrag
-
seit Jahren umfangreich als Inhaltsstoff des erfolgreichen Produkts der Klägerin beworbenen wird. Die normative Kate-gorie des Referenzverbrauchers erlaubt es vielmehr, diese Umstände als durchschnittliche Kenntnisse des Durchschnittsverbrauchers anzunehmen (vgl. auch [X.], Urteil vom 10.
April 2008
-
3
U
280/06, juris
Rn.
76).
[X.]) Für den Fall, dass das Berufungsgericht nach diesen Grundsätzen bei seiner erneuten Prüfung zu dem Ergebnis kommt, dass bei der Betrachtung 65
66
-
28
-
der Ähnlichkeit der in beiden sich gegenüberstehenden Bezeichnungen der Be-standteil [X.]

außer Betracht zu lassen
ist, erstreckt sich der Schutz der [X.] allein auf den vorangestellten [X.], so dass eine Ähn-lichkeit mit der nachgestellten Silbe [X.]

der angegriffenen Bezeichnung weder im Klang noch im Schriftbild oder im Bedeutungsgehalt in Betracht kommen dürfte. Da sich die Parteien insoweit mit ihren Bezeichnungen in unterschiedli-cher Weise an den beschreibenden Begriff [X.]

angelehnt haben, liegt im Streitfall auch keine Ausnahme von dem Grundsatz vor, dass der Schutzum-fang eines an einen beschreibenden Begriff angelehnten Zeichens eng zu be-messen ist und eine im Hinblick auf den beschreibenden [X.] [X.]nde Übereinstimmung die [X.] nicht begründen kann (vgl. [X.], [X.], 803 Rn.
22
-
HEITEC; [X.] in [X.]/[X.] [X.]O §
9 Rn.
166
f.).
2.
Sollte das Berufungsgericht zu dem Ergebnis kommen, dass marken-rechtliche Ansprüche
den Unterlassungsantrag zu
I
1
a nicht stützen, kommt es auf die von der Klägerin hilfsweise geltend gemachten wettbewerbsrechtlichen Anspruchsgrundlagen an. Insoweit wendet sich die Revision vergeblich dage-gen, dass das Berufungsgericht solche Anspruchsgrundlagen verneint hat.
a) Ein Unterlassungsanspruch ergibt sich nicht aus §
5 Abs.
2 [X.]. [X.] ist eine geschäftliche Handlung irreführend, wenn sie im Zusammenhang mit der Vermarktung von Waren oder Dienstleistungen einschließlich verglei-chender Werbung eine [X.] mit einer anderen Ware oder Dienstleistung oder mit der Marke oder einem anderen Kennzeichen eines [X.] hervorruft. Diese Voraussetzungen liegen im Streitfall nicht vor.
[X.]) [X.] hat eine [X.] im Sinne von §
5 Abs.
2 [X.] mit der Begründung verneint, bei der konkreten Vermarktung 67
68
69
-
29
-
des Likörs werde durch die auf dem
Etikett gegebenen Hinweise auf die [X.]--bar. Dies lässt keine Rechtsfehler erkennen.
Die Revision macht vergeblich geltend, das Berufungsgericht
habe bei der Prüfung des §
5 Abs.
2 [X.] nur in den Blick genommen, ob die Gefahr [X.], dass das Produkt der [X.] zu

-wechselt werde. Es habe außer [X.] gelassen, dass ein Verstoß gegen §
5 Abs.
2 [X.] auch dann vorliege, wenn die [X.]
das Produkt der Klägerin betreffe. Die Klägerin habe auch den Antrag zu
I
1
a auf die [X.] gestützt.
Diese Rüge greift nicht durch. Der hier maßgebende Antrag zu
I
1
a ist ausdrücklich
-richtet. Allein
zur Begründung des Verbots der Verwendung des Kennzeichens
hat die Klägerin eine [X.] gemäß §
5 Abs.
2 [X.] geltend [X.]. Soweit die Klägerin schriftsätzlich die [X.] angesprochen hat, geschah dies zur Begründung der [X.] zwischen den Kennzeichen. Die Ähnlichkeit der Produktaufmachung ist dagegen maßgeblich für das mit dem Antrag zu
I
1
b angestrebten Verbot, das
die Unterlassung einer mit der Ausstattung der Klägerin verwechselbaren Produktausstattung der [X.] zum Gegenstand hat.
[X.]) [X.] hat auch im Rahmen der Prüfung der Ver-wechslungsgefahr im Sinne von §
5 Abs.
2 [X.] unter Bezugnahme auf seine Ausführungen zur Schutzschranke des §
23 Nr.
2 [X.] zutreffend darauf abgestellt, dass durch die Umstände bei der Vermarktung des Likörs, insbeson-dere durch die erläuternden Hinweise auf den Flaschenetiketten, der beschrei-kennbar werde (vgl. Born-70
71
72
-
30
-
kamm in [X.]/[X.], [X.], 31.
Aufl., §
5 Rn.
4.238; [X.] in Harte/[X.], [X.], 2.
Aufl. §
5 Rn.
J
20; [X.], [X.], 8 Rn.
11 mwN).
[X.]) Soweit sich die Revision gegen die weitere Erwägung des Berufungs-gerichts wendet, dass die Beurteilung im Rahmen des §
5 Abs.
2 [X.] nicht in Wi[X.]pruch zur Prüfung der Schutzschranke des §
23 Nr.
2 [X.] oder des Art.
12 Buchst.
b [X.] stehen dürfe, bleibt sie schon deshalb ohne Erfolg, weil die insoweit beanstandeten Erwägungen des Berufungsgerichts keine tragende [X.] auch nicht die Schutzschranke des §
23 Nr.
2 [X.] ent-sprechend auf den lauterkeitsrechtlichen Verwechslungsschutz nach §
5 Abs.
2 [X.] angewendet. Es hat lediglich bei der Beurteilung der Verwechslungsge-fahr im Sinne von §
5 Abs.
2 [X.] inhaltlich auf seine im Rahmen der Prüfung des §
23 Nr.
2 [X.] gemachten Ausführungen Bezug genommen, wonach der Verkehr aufgrund der konkreten Produktaufmachung der angegriffenen Ver-let-schreibende Bedeutung habe. Dies lässt keine Rechtsfehler erkennen (vgl. auch [X.],
Urteil vom 24.
Januar 2013 -
I
ZR
60/11, [X.], 499 Rn.
44
-
Peek & Cloppenburg
III; ferner [X.], [X.], 1, 6; [X.]. in [X.]/[X.] [X.]O §
5 Rn.
4.252 und 4.240).
b) Ohne Erfolg wendet sich die Revision dagegen, dass das Berufungs-gericht einen Anspruch der Klägerin aus §
8 Abs.
1, §
3 Abs.
1 und 3 in Verbin-dung mit Nummer
13 des [X.]angs zu §
3 Abs.
3 [X.] verneint hat.
[X.]) Nach dieser Vorschrift ist eine Werbung für eine Ware oder Dienst-leistung, die der Ware oder Dienstleistung eines Mitbewerbers ähnlich ist, eine unzulässige geschäftliche Handlung im Sinne von §
3 Abs.
3 [X.], wenn die 73
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Werbung in der Absicht geschieht, über die betriebliche Herkunft der beworbe-nen Ware oder Dienstleistung zu täuschen.
[X.]) [X.] hat eine Täuschungsabsicht im Sinne dieser Vorschrift verneint, weil nach dem Umständen des Streitfalls in der Verwendung

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a abzielt, [X.] Bezugnahme auf einen Mitbewerber, sondern allein auf die Produktzusam-mensetzung zu sehen sei. Dies lässt keine Rechtsfehler erkennen.
Das mit dem Antrag zu
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a angestrebte Verbot der Benutzung der Be-ummer
13 des [X.]angs zu §
3 Abs.
3 [X.] bereits deshalb nicht erreicht werden weil der Anknüpfungspunkt für ein Verbot nach dieser Vorschrift eine [X.], nicht eine Zeichenähn-lichkeit ist, so dass die Regelung nicht die Irreführung durch Verwendung ver-wechselbarer Kennzeichen erfasst (Begründung des [X.] eines [X.] zur Änderung des [X.], BT-Drucks. 16/10145, S.
32; vgl. [X.] in Piper/[X.]/[X.], [X.], 5.
Aufl., [X.]ang zu §
3 Abs.
3 Nr.
13 Rn.
34 mwN).
Zutreffend hat das Berufungsgericht ferner seiner Beurteilung zugrunde gelegt, dass sich die Täuschung im Sinne von Nummer
13 des [X.]angs zu §
3 Abs.
3 [X.] auf das Produkt eines bestimmten Herstellers beziehen muss (vgl. [X.] in [X.]/[X.] [X.]O [X.]ang zu §
3 Abs.
3 Nr.
13 Rn.
13.6). Es hat -
wie das Berufungsurteil insgesamt erkennen lässt -
weder in der Bezeichnung
henden Bezug zur Klägerin und ihrem Produkt gesehen. Mit ihren Ausführungen zur Ähnlichkeit der Produkte der Parteien und zu den nach ihrer Auffassung auf eine Ver-wechslungsgefahr in Bezug auf die konkreten Produkte hindeutenden Umstän-

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den versucht die Revision vergeblich, ihre Wertung an die Stelle der tatrichterli-chen Beurteilung des Berufungsgericht zu setzen.
2. Im Hinblick auf den Löschungsanspruch
wird es wiederum auf die oben dargelegten Gesichtspunkte zur Prüfung der [X.] zwischen

ankommen.

[X.]
Pokrant
Büscher

Koch
Löffler

Vorinstanzen:
[X.], Entscheidung vom 02.09.2010 -
37 [X.]/09 -

O[X.], Entscheidung vom 21.04.2011 -
I-20 [X.] -

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