Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 10.08.2000, Az. I ZR 283/97

[X.] DES VOLKESURTEILI ZR 283/97Verkündet am:10. August 2000FühringerJustizangestellteals Urkundsbeamtinder Geschäftsstellein dem [X.]: ja[X.]Z : [X.]: ja[X.] 2000[X.] § 9 Abs. 1 Nr. 2, §§ 13, 50 Abs. 1 Nr. 4, § 51 Abs. 1 und Abs. 4 Nr. 2,§ 54 Abs. 1, § 55;UWG § 1a)Zu den sonstigen Rechten i.S. des § 13 [X.] gehört nicht der wettbe-werbsrechtliche Unterlassungsanspruch nach § 1 UWG.- 2 -b)Der beim [X.] zu stellende Antrag auf Lö-schung einer Marke nach § 54 Abs. 1 i.V. mit § 50 Abs. 1 Nr. 4 [X.]schließt einen vor den ordentlichen Gerichten zu verfolgenden Anspruch [X.] der Marke nach § 1 UWG wegen [X.]er Markenanmeldungnicht aus.[X.], [X.]. v. 10. August 2000 - I ZR 283/97 - [X.] I- 3 -Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche [X.] vom 27. April 2000 durch [X.] und [X.] v. Ungern-Sternberg, [X.], [X.] Recht erkannt:Die Revision gegen das [X.]eil des 6. Zivilsenats des [X.] vom 23. Oktober 1997 wird auf Kosten der Klä-gerin zurückgewiesen.Von Rechts [X.]:Die Klägerin produziert und vertreibt unter anderem Futtermittel undnichtmedizinisches Ergänzungsfutter. Zuvor vertrieb von 1985 bis [X.] die [X.] die Produkte der Klägerin unter deren Marke "[X.]". Nach Beendigung der Tätigkeit für die Klägerin nahm die [X.] im November 1989 den Vertrieb eigener, von der Beklagten entwickelterProdukte unter der Bezeichnung "[X.] 2000" auf.- 4 -Die Klägerin meldete am 8. Januar 1990 die Marke "[X.]" unter ande-rem für Futtermittel und nichtmedizinisches Ergänzungsfutter an, die das [X.] am 8. Februar 1996 unter Nr. 2099587 eintrug.Die Beklagte ist aufgrund Rechtsübergangs Inhaberin der für identischeWaren aufgrund einer Anmeldung der [X.] vom 24. Februar 1990eingetragenen Marke Nr. 1158993 "[X.] 2000".Die Klägerin hat in der Verwendung des Zeichens "[X.] 2000" wegender Gefahr der Verwechslung mit ihrem Kennzeichen "[X.]" eine Verletzungihrer Markenrechte gesehen. Sie hat einen Anspruch auf Einwilligung in [X.] der Marke der Beklagten geltend gemacht.Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat eine Verwechslungsge-fahr der Marken in Abrede gestellt und den Einwand des Rechtsmißbrauchserhoben. Sie hat vorgetragen, die Klägerin habe die Marke "[X.]" mit der [X.] angemeldet, die [X.] im Wettbewerb zu behindern.Im Wege der Widerklage hat die Beklagte die Klägerin auf [X.] die Löschung der Marke "[X.]" in Anspruch genommen.Das [X.] hat der Klage stattgegeben und die Widerklage [X.]. Das Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen und die Klägerin aufdie Widerklage verurteilt, in die Löschung ihrer Marke "[X.]" einzuwilligen.Mit der Revision begehrt die Klägerin die Wiederherstellung des landge-richtlichen [X.]eils. Die Beklagte beantragt, die Revision [X.] 5 -Entscheidungsgründe:[X.] Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr zwischen [X.] bejaht, die Klage der Klägerin jedoch abgewiesen und [X.] einen Anspruch auf Löschung der Klagemarke "[X.]" nach § 1UWG wegen unbilliger Behinderung zuerkannt. Dazu hat es ausgeführt:Die prioritätsältere Marke der Klägerin sei [X.]. An-gesichts der [X.] sei bei den Marken der Parteien zumindest vonmittelbarer Verwechslungsgefahr auszugehen. Die Zahl "2000" schließe [X.] nicht aus, daß die Waren aus einem mit der Klägerin verbundenenBetrieb stammten.Die Klägerin könne jedoch aus ihrer Marke "[X.]" keine Rechte gegendie Beklagte ableiten, sondern sei zur Einwilligung in die Löschung ihrer Markeverpflichtet, weil der [X.] ein Löschungsanspruch nach § 13[X.], § 1 UWG zugestanden habe, der auf die Beklagte übergegangensei. Die Eintragung der Marke "[X.]" der Klägerin sei in [X.]. Nachdem ihr die Werbung der [X.] bekannt geworden sei,habe die Klägerin versucht, "[X.] 2000" als Marke eintragen zu lassen. [X.] ihres Patentanwalts habe sie sodann nur "[X.]" als Marke angemeldet.Die Klägerin nutze auch ihre ältere Marke "Equistro" weiter und erziele mit [X.] "[X.]" nur Umsätze von jährlich mindestens 50.000,-- DM. Zudem habedie Klägerin Ansprüche aus ihrer Marke erst mit der Klage vom [X.] geltend [X.] -Zwar habe die Beklagte wegen der kurzen Benutzungszeit von sechs bissieben Wochen im Zeitpunkt der Markenanmeldung der Klägerin noch nichtüber einen wertvollen Besitzstand verfügt. Dieser sei wegen der Behinde-rungsabsicht der Klägerin aber auch nicht erforderlich.Die Beendigung der Zusammenarbeit mit der [X.] und [X.] einer konkurrierenden Vertriebsorganisation seien kein ausreichenderGrund für die Markenanmeldung der Klägerin. Diese habe sich nicht in einerAbwehrsituation befunden. Unterlassungsansprüche wegen unzulässiger [X.] habe die Klägerin gerichtlich durchgesetzt. Weitergehende [X.] der Klägerin gegen eine Betätigung der [X.] aufdemselben Marktsektor hätten nicht bestanden.I[X.] Die dagegen gerichtete Revision hat im Ergebnis keinen Erfolg.1. Das Berufungsgericht hat die auf Einwilligung in die Löschung [X.] "[X.] 2000" gerichtete Klage zu Recht abgewiesen.a) Zutreffend ist das Berufungsgericht nach Inkrafttreten des [X.] am 1. Januar 1995 für die nach diesem Zeitpunkt erhobene Löschungs-klage von den Vorschriften des [X.]es ausgegangen. Zwar hat [X.] nicht festgestellt, wann die am 24. Februar 1990 angemel-dete Marke "[X.] 2000" der [X.] eingetragen worden ist. [X.] es jedoch nicht an. Denn auch wenn die Marke vor dem 1. Januar 1995eingetragen worden sein sollte, wäre die auf Löschung gerichtete Klage nurbegründet, wenn der Löschungsanspruch sich auch aus den Vorschriften des[X.]es ergibt (§ 163 Abs. 1 Satz 2 i.V. mit Satz 1 [X.]).- 7 -b) Das Berufungsgericht hat - ohne dies ausdrücklich anzuführen - [X.] angenommen, daß die Voraussetzungen eines markenrechtlichen [X.]s der Klägerin gemäß § 51 Abs. 1, § 55, § 9 Abs. 1 Nr. 2[X.] an sich gegeben sind. Von einer Verwechslungsgefahr nach § 9Abs. 1 Nr. 2 [X.] ist auch dann auszugehen, wenn der Verkehr zwar - wievom Berufungsgericht offengelassen - nicht der Gefahr unmittelbarer Ver-wechslungen (die angegriffene Kennzeichnung für die Klagemarke zu halten)erliegt, sondern im Sinne der in § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] besonders ange-sprochenen Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens der einander ge-genüberstehenden Kennzeichen die angegriffene Bezeichnung infolge teilwei-ser Übereinstimmung mit der Klagemarke in einem wesensgleichen Stammdem Inhaber der Klagemarke zuordnet (Verwechslungsgefahr unter demAspekt des [X.]: vgl. [X.], [X.]. v. 29.10.1998 - I ZR 125/96, [X.], 587, 589 = [X.], 530 - [X.], m.w.N.; [X.]. v. 20.10.1999- [X.]/97, [X.], 529, 531 = [X.] 2000, 134 - [X.]). [X.] hat das Berufungsgericht zu Recht angenommen.c) Im Ergebnis ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Beurtei-lung des Berufungsgerichts, daß der Löschungsanspruch der Klägerin nach§ 51 Abs. 1, § 55, § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] gleichwohl nicht durchgreift.aa) Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts steht dem [X.] der Klägerin allerdings kein Anspruch aus § 13 [X.] [X.] mit § 1 UWG wegen unbilliger Behinderung der [X.] Beklagten entgegen. Die Vorschrift des § 13 [X.] ist bei einem wett-bewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruch nach § 1 UWG nicht anwendbar- 8 -(vgl. [X.]/[X.], [X.], § 13 Rdn. 14; a.[X.], [X.] Aufl., § 13 Rdn. 2). Sie setzt sonstige ältere Rechte voraus. Das sind abergrundsätzlich nur absolute Rechte, die mit einem bestimmten Zeitrang erwor-ben werden (vgl. [X.]/[X.] aaO § 13 Rdn. 14; [X.]/[X.]/[X.],[X.], 5. Aufl., § 13 Rdn. 2), wie die beispielhafte Aufführung der [X.] in § 13 Abs. 2 [X.] zeigt. Dazu gehören nicht [X.]) Bei der Marke der Klägerin liegen aber die Voraussetzungen desabsoluten Schutzhindernisses nach § 50 Abs. 1 Nr. 4 [X.] vor, die die [X.] gemäß § 51 Abs. 4 Nr. 2 [X.] im Löschungsverfahren vor den or-dentlichen Gerichten (§ 55 [X.]) der Klägerin entgegenhalten kann.Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht,wenn der Anmelder bei der Anmeldung [X.] war. Mit der Regelung des§ 50 Abs. 1 Nr. 4 [X.] hat der Gesetzgeber von der Möglichkeit in Art. 3Abs. 2 Buchst. [X.] Gebrauch gemacht. Der aus [X.]nrechtsrichtlinie stammende Begriff der Bösgläubigkeit i.S. von § 50Abs. 1 Nr. 4 [X.] bedarf einer eigenständigen kennzeichenrechtlichenAuslegung (vgl. Begr. zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, [X.], 95 =[X.] 1994, Sonderheft, [X.], 89; [X.] aaO § 50 Rdn. 22; [X.]/[X.]aaO § 50 Rdn. 8).Von einer Bösgläubigkeit des Anmelders i.S. von § 50 Abs. 1 Nr. 4[X.] ist danach jedenfalls dann auszugehen, wenn die [X.] oder sittenwidrig erfolgt ist (vgl. Begr. zum Regierungs-entwurf, BT-Drucks. 12/6581, [X.] = [X.] 1994, Sonderheft, [X.]). [X.] 9 -knüpft die Bestimmung an die Rechtsprechung zum außerkennzeichenrechtli-chen Löschungsanspruch aus § 1 UWG oder § 826 BGB unter Geltung [X.] an. Zur Beurteilung der Bösgläubigkeit des [X.] § 50 Abs. 1 Nr. 4 [X.] sind daher diese Grundsätze weiter heranzu-ziehen (vgl. [X.], [X.]. v. 9.10.1997 - [X.], [X.], 412, 414 = WRP1998, 373 - Analgin; [X.] aaO § 50 Rdn. 29; [X.]/[X.] aaO § 50 Rdn. 8).Schon deshalb kommt es auf den Einwand der Revision nicht an, daß das [X.] zum Zeitpunkt der [X.] noch nicht in [X.] getretenwar und es das in § 50 Abs. 1 Nr. 4 [X.] geregelte Erfordernis der [X.] noch nicht gab.Der Anmelder eines Kennzeichens handelt nicht schon deshalb unlau-ter, weil er weiß, daß ein anderer dasselbe Kennzeichen im Inland für gleicheWaren benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zuhaben ([X.], [X.]. v. 28.9.1979 - I ZR 125/75, [X.], 110, 111 = [X.], 74 - [X.]; [X.], 412, 414 - Analgin; [X.]. v. 19.2.1998- I ZR 138/95, [X.], 1034, 1036 f. - [X.]). Etwas anderes kann [X.] dann gelten, wenn auf seiten des [X.] besondere Umständevorliegen, die die Erwirkung der Zeicheneintragung als sittenwidrig im Sinneder genannten Vorschriften erscheinen lassen. Derartige Umstände könnendarin liegen, daß der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitz-standes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleicheoder gleichartige Waren die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Be-zeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oderin der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, [X.] hat eintragen lassen. Das wettbewerblich Verwerfliche kann auchdarin gesehen werden, daß ein Markenanmelder die mit der Eintragung der- 10 -Marke entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwir-kung zweckfremd als Mittel des [X.] einsetzt (vgl. [X.][X.], 1034, 1037 - [X.]).Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des [X.], die Klägerin habe den zeichenrechtlichen Schutz zweckfremdnur als Mittel des [X.] eingesetzt. Sie meint, das Berufungs-gericht habe bereits eine Absicht der Klägerin, die angemeldete Marke tat-sächlich zu benutzen, als einen die Unlauterkeit ausschließenden Beweggrundgenügen lassen müssen.Die Absicht, die Marke zweckfremd als Mittel des [X.]einzusetzen, braucht jedoch nicht der einzige Beweggrund zu sein; vielmehrreicht es aus, wenn diese Absicht das wesentliche Motiv war (vgl. [X.], [X.]. v.10.10.1985 - [X.], [X.], 74, 76 f. = WRP 1986, 142 - Sham-rock III; [X.], 412, 414 - Analgin, m.w.[X.] hat das Berufungsgericht ohne Rechtsverstoß angenommen. Es [X.] vor allem - in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise - darausgefolgert, daß die Klägerin sich zunächst die Marke "[X.] 2000" eintragenlassen wollte, die die Beklagte bereits zur Kennzeichnung ihrer Produkte be-nutzte, sich aber noch nicht hatte eintragen lassen, und daß die Umsätze derKlägerin mit der Marke "[X.]" gering geblieben sind. Zu Recht hat das [X.] auch darauf abgestellt, daß die Klägerin zum Zeitpunkt der [X.] über die eigene Marke "Equistro" verfügte und nach [X.] mit der [X.] kein Grund ersichtlich war, [X.] -mit dem Zeichen "[X.] 2000" der [X.] verwechslungsfähige [X.] einzuführen.Ohne Erfolg rügt die Revision weiterhin, das Berufungsgericht hätte eineunlautere Verwendung der Bezeichnung "[X.] 2000" durch die [X.] unter Abwehrgesichtspunkten als hinreichenden sachlichen Grund füreine Markenanmeldung der Klägerin genügen lassen müssen.Das Berufungsgericht hat berücksichtigt, daß die [X.]- ebenso wie die Klägerin - nach der Beendigung der gemeinsamen [X.] unzulässige Werbemaßnahmen durchgeführt hat. Es hat jedoch zu-treffend angenommen, daß daraus nur Unterlassungsansprüche hinsichtlichder jeweiligen Werbemaßnahmen der Parteien folgten.Den weiteren Vortrag der Klägerin zur Auflösung der [X.] mit der [X.] und zu den Begleitumständen hat das Be-rufungsgericht zu Recht nicht in die Beurteilung einbezogen. Der Vortrag istvon der Beklagten bestritten und von der Klägerin nicht unter Beweis gestelltworden.Danach besteht der [X.] des § 51 Abs. 4 Nr. 2[X.] wegen absoluter Schutzhindernisse der Klagemarke nach § 50[X.], der im Löschungsverfahren (§ 55 [X.]) zugunsten der [X.] auch von der Beklagten als Markeninhaberin geltend gemacht [X.], ohne daß es in diesem Zusammenhang auf den vom Berufungsgerichtangenommenen Übergang eines Löschungsanspruchs nach § 1 UWG von der[X.] auf die Beklagte [X.] 12 -2. Die Revision hat auch insoweit keinen Erfolg, als das Berufungsge-richt der Widerklage stattgegeben hat.a) Die Beklagte ist mit der auf Einwilligung in die Löschung der Marke"[X.]" der Klägerin gerichteten Widerklage nach § 1 UWG im Klageverfahrenvor den ordentlichen Gerichten nicht ausgeschlossen.Nach der Vorschrift des § 54 Abs. 1 [X.] kann beim [X.] und Markenamt ein Antrag auf Löschung der Marke gestellt werden,wenn der Anmelder bei der Anmeldung [X.] war, § 50 Abs. 1 Nr. 4[X.]. Dies schließt jedoch einen vor den ordentlichen Gerichten und nichtim Löschungsverfahren vor dem [X.] zu verfol-genden Anspruch aus § 1 UWG auf Einwilligung in die Löschung der [X.] aus (vgl. [X.] aaO § 50 Rdn. 29; [X.]/[X.] aaO § 55 Rdn. 43;Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 21. Aufl., § 1 UWG Rdn. 240; [X.],GRUR 1996, 593, 600; Kiethe/[X.], [X.], 269, 274; v. [X.],[X.] 1999, 81, 83). Das absolute Schutzhindernis des § 50 Abs. 1 Nr. 4[X.] stellt keine abschließende Regelung dar, um rechtsmißbräuchlicheoder sittenwidrige Markeneintragungen zur Löschung zu bringen. Der [X.] hat mit den Bestimmungen des [X.]es den unter Geltung [X.] bestehenden ergänzenden wettbewerbsrechtlichenSchutz nicht einengen und die grundsätzliche Verteilung der Zuständigkeitenzwischen dem Patentamt und den ordentlichen Gerichten erhalten wollen (vgl.Begr. zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581 S. 57, 64 = [X.] 1994,Sonderheft, [X.], 58). Unter der Geltung des Warenzeichengesetzes ent-sprach es ständiger Rechtsprechung des [X.], daß ein [X.] -spruch auf Löschung eines eingetragenen Warenzeichens nach § 1 UWG,§ 826 BGB gegeben sein konnte (vgl. [X.] [X.], 74 - [X.] III).Auch nach dem [X.] sind die Zivilgerichte ebenfalls mit der Prüfung[X.]er Markenanmeldungen befaßt (§ 55 Abs. 1, § 51 Abs. 4 Nr. 2, § 50Abs. 1 Nr. 4 [X.]). Auch die [X.] sieht inArt. 51 Abs. 1b eine Zuständigkeit des Harmonisierungsamtes für den Binnen-markt und der Gerichte im Falle einer [X.]en Markenanmeldung vor. [X.] nach neuem Recht bestehende Möglichkeit eines Klageverfahrens nachder Zivilprozeßordnung vor den ordentlichen Gerichten ist auch sinnvoll. [X.] solches Verfahren ist besser als das Amtsermittlungsverfahren beim Deut-schen Patent- und Markenamt auf die Entscheidung der hier in Rede stehen-den häufig streitigen und komplexen Sachverhalte zugeschnitten (vgl.v. [X.], [X.] 1999, 81, 83). Schließlich dient die zivilrechtliche [X.] nach § 1 UWG gegen sittenwidrige Markenanmeldungenauch unter der Geltung des [X.]es der Verfahrensvereinfachung. Eineinheitlicher Sachverhalt wird - wie auch im Streitfall - nicht zur [X.] unterschiedliche Zuständigkeiten zwischen Patentamt und Bundespatentge-richt einerseits und ordentlichen Gerichten andererseits aufgespalten.b) Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, daß der [X.] ein Löschungsanspruch nach § 1 UWG zustand, weil die Klägerin [X.] "[X.]" hat eintragen lassen, um die [X.] unbillig zu [X.]. Die dagegen gerichteten Angriffe der Revision greifen nicht durch (vgl.oben unter [X.] bb).Die Revision macht geltend, der Löschungsanspruch sei nicht von der[X.] auf die Beklagte übergegangen. Dem kann nicht beigetreten- 14 -werden. Der Löschungsanspruch nach § 1 UWG richtet sich gegen die von derKlägerin mit der Absicht der unbilligen Behinderung angemeldete Marke"[X.]". Nach dem Übergang des Rechts an der Marke "[X.] 2000" setzt [X.] der Beklagten als jetzigen Inhaberin dieser Marke die unbillige Behinde-rung durch die Markenanmeldung "[X.]" fort.II[X.] Die Revision war daher zurückzuweisen.Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.Erdmannv. Ungern-Sternberg [X.] Büscher Raebel