Bundesgerichtshof, Urteil vom 30.01.2014, Az. I ZR 107/10

Die Klägerin vertreibt in [X.] unter der Bezeichnung "[X.]" ein Nahrungsergänzungsmittel mit dem Inhaltsstoff "Weihrauch Boswellia serrata". Sie war Inhaberin folgender, während des Revisionsverfahrens gelöschter Marken:

Die Klägerin hat die Klagemarke 1 am 22. Oktober 2003 von der [X.] erworben. Die [X.] zu 2 und 3 sind von ihr angemeldet worden.

Die [X.] zu 1, deren Geschäftsführer der [X.] zu 2 ist, vertreibt in [X.] unter der Bezeichnung "[X.] [X.]" ein Präparat des [X.] Herstellers [X.] Limited, das ebenfalls den Inhaltsstoff Weihrauch enthält. Dieses Präparat ist in [X.] nicht als Arzneimittel zugelassen, allerdings gemäß § 73 Abs. 3 [X.] vom grundsätzlichen Verbot des Inverkehrbringens ausgenommen.

Die Klägerin hat geltend gemacht, die Bezeichnung "[X.] [X.]" verletze ihre Rechte an den [X.]. Sie hat beantragt,

Weiterhin hat die Klägerin die [X.]n auf Auskunftserteilung sowie Zahlung von Abmahnkosten in Höhe von 3.452 € in Anspruch genommen und die Feststellung der Schadensersatzpflicht beantragt.

Das [X.] hat die Klage abgewiesen. Das Berufungsgericht hat die Berufung der Klägerin zurückgewiesen. Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision hat die Klägerin ihre Klageanträge weiterverfolgt.

Während des Revisionsverfahrens wurde die Klägerin in einem Rechtsstreit vor dem [X.] zur Einwilligung in die Löschung der [X.] verurteilt ([X.], Urteil vom 7. Juni 2012 - 3 U 186/10). Die Entscheidung ist rechtskräftig. Die [X.] wurden zwischenzeitlich im Register gelöscht.

Die Klägerin beantragt nunmehr,

Die [X.]n beantragen, die Feststellungsklage abzuweisen.

I. Das Berufungsgericht hat die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche verneint und zur Begründung ausgeführt:

Die [X.] seien zwar rechtserhaltend benutzt worden. Es fehle aber an einer Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 [X.] zwischen den [X.] und der angegriffenen Bezeichnung, weil die Angabe "[X.]" nach der Anschauung der Fachkreise und des allgemeinen Publikums eine Gattungsbezeichnung für "[X.]" sei.

II. Die Revision hat keinen Erfolg. Der Antrag der Klägerin festzustellen, dass sich der Rechtsstreit in der Hauptsache durch die Löschung der [X.] erledigt hat, ist zwar zulässig, aber unbegründet.

1. Die einseitige Erledigungserklärung der Klägerin ist zulässig. Die Erledigung der Hauptsache kann vom Kläger auch im Revisionsverfahren jedenfalls dann einseitig erklärt werden, wenn das Ereignis, das die Hauptsache erledigt haben soll, als solches - wie vorliegend - außer Streit steht. Zu prüfen ist dann, ob die Klage bis zum geltend gemachten erledigenden Ereignis zulässig und begründet war und - wenn das der Fall ist - ob sie durch dieses Ereignis unzulässig oder unbegründet geworden ist. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, ist die Erledigung der Hauptsache festzustellen; anderenfalls ist die Klage abzuweisen oder - wenn die Klage in der Vorinstanz erfolglos war - das Rechtsmittel zurückzuweisen (st. Rspr.; vgl. [X.], Urteil vom 29. Oktober 2009 - [X.], [X.], 57 Rn. 15 = [X.], 123 - [X.]; Urteil vom 27. Oktober 2011 - I ZR 131/10, [X.], 651 Rn. 17 = [X.], 1118 - regierung-oberfranken.de).

2. Der Antrag der Klägerin festzustellen, dass sich der Rechtsstreit in der Hauptsache durch die Löschung der [X.] erledigt hat, ist unbegründet.

Die von der Klägerin gestellten Anträge auf Unterlassung, Auskunft, Feststellung der Schadensersatzpflicht und Erstattung von Abmahnkosten sind als bereits zum Zeitpunkt der Klageerhebung unbegründet anzusehen, weil die [X.] während des Revisionsverfahrens wegen [X.]en Erwerbs und Einsatzes rechtskräftig gelöscht worden sind und die Löschung der Klagemarke 1 auf den Zeitpunkt des Erwerbs der Marke von der [X.] und die Löschung der [X.] 2 und 3 auf deren Eintragungszeitpunkt zurückwirkt.

a) Eine Veränderung der Schutzrechtslage ist im Markenverletzungsstreit auch noch in der Revisionsinstanz zu beachten ([X.], Beschluss vom 13. März 1997 - [X.], [X.], 634 = [X.], 758 - [X.]; Urteil vom 24. Februar 2000 - [X.], [X.], 1028, 1030 = [X.], 1148 - Ballermann; Urteil vom 5. Juni 2008 - [X.], [X.], 798 Rn. 14 = [X.], 1202 - POST I; Urteil vom 5. Juni 2008 - [X.], [X.], 1206 Rn. 16 - City Post).

Die Veränderung der Schutzrechtslage ergibt sich im Streitfall aus der Löschung der [X.] aufgrund der rechtskräftigen Verurteilung der Klägerin durch die Entscheidung des [X.] vom 7. Juni 2012 - 3 U 186/10, die Gegenstand der mündlichen Verhandlung im Revisionsverfahren gewesen ist.

b) Wegen der Löschung der fraglichen Marken sind die Klageanträge als von Anfang an unbegründet anzusehen.

aa) Die rechtskräftige Löschung einer Marke führt in einem Verletzungsprozess, der auf die Marke gestützt ist, hinsichtlich des [X.] zur Erledigung der Hauptsache (Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 52 Rn. 18; [X.]/[X.], [X.], 3. Aufl., § 52 Rn. 19; [X.] in [X.]/[X.], [X.], 10. Aufl., § 52 Rn. 27; v. Gamm in Büscher/[X.]/[X.], Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 2. Aufl., § 52 [X.] Rn. 6; zum Löschungsverfahren vgl. [X.], Urteil vom 10. April 2008 - I ZR 167/05, [X.], 60 Rn. 41 = [X.], 1544 - [X.]). [X.] die Rückwirkung nach § 52 Abs. 1 oder Abs. 2 [X.] auf den Tag der Erhebung der Klage zurück, ist die auf Unterlassung gerichtete Klage von Anfang an unbegründet ([X.] in [X.]/[X.] aaO § 52 Rn. 27). Bei einer Klage, die auf Schadensersatz gerichtet ist, kommt es auf den Zeitraum an, für den Ersatz verlangt wird ([X.]/[X.] aaO § 52 Rn. 19). Entsprechendes gilt für den Auskunftsanspruch. [X.] die Löschung einer Marke auf den Zeitpunkt einer Abmahnung zurück, die auf diese Marke gestützt ist, besteht kein Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten (vgl. [X.], Urteil vom 22. Januar 2009 - I ZR 139/07, [X.], 502 Rn. 12 = [X.], 441 - pcb).

bb) Im Streitfall wirkt die Löschung der [X.] 2 und 3 auf den Eintragungszeitpunkt im [X.] und die Löschung der Klagemarke 1 auf den Zeitpunkt des Erwerbs der Marke im [X.] zurück. Das folgt aus dem Urteil des [X.] vom 7. Juni 2012 - 3 U 186/10. Dessen Urteilsformel enthält zwar keine Angabe, auf welchen Zeitpunkt die Anordnung der Löschung bezogen ist. Das ist vorliegend jedoch unschädlich, weil zur Auslegung der Urteilsformel Tatbestand und Entscheidungsgründe des Urteils herangezogen werden können (vgl. [X.], Urteil vom 21. Februar 2012 - [X.], [X.], 485 Rn. 11 - [X.]; Urteil vom 16. Mai 2013 - [X.], [X.], 1229 Rn. 25 = [X.], 1613 - Kinderhochstühle im [X.]) und sich hieraus ergibt, dass die [X.] auf die vorstehend angegebenen Zeitpunkte zurückwirken.

(1) Das [X.] hat in seinem Urteil angenommen, dass die [X.] gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1, §§ 3, 4 Nr. 10 UWG zu löschen sind. Ihre Eintragung und ihr Einsatz hätten eine wettbewerbswidrige Behinderung zur Folge. Die Klägerin habe die [X.] 2 und 3 im [X.] in Kenntnis dessen angemeldet, dass die [X.] bereits zuvor seit (jedenfalls) 1999 ihr Produkt als "[X.] Ayurmedica" in [X.] vertrieben habe. Die Anmeldungen der [X.] 2 und 3 und der Erwerb der Klagemarke 1 im [X.] hätten dazu gedient, durch eine breit angelegte Belegung identischer oder verwechslungsfähiger Bezeichnungen für Nahrungsergänzungsmittel Vorbereitungen dafür zu treffen, mit den Mitteln des Markenrechts in wettbewerbswidriger Weise den Vertrieb des Arzneimittels der [X.] in [X.] zu vereiteln. Das Verhalten der Klägerin sei als [X.] zu beurteilen.

(2) Die Rückwirkung der Löschung auf den Zeitpunkt der Eintragung der [X.] 2 und 3 im [X.] und auf den Zeitpunkt des Erwerbs der Klagemarke 1 im [X.] ergibt sich aus einer analogen Anwendung des § 52 Abs. 2 [X.] auf den im [X.] nicht geregelten außerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch nach § 8 Abs. 1 Satz 1, §§ 3, 4 Nr. 10 UWG. Nach der Vorschrift des § 52 Abs. 2 [X.] gelten die Wirkungen der Eintragung einer Marke in dem Umfang, in dem die Eintragung wegen Nichtigkeit gelöscht wird, als von Anfang an nicht eingetreten. Dem Anwendungsbereich der Vorschrift des § 52 Abs. 2 [X.] unterfallen die vor dem [X.] geltend zu machende Löschung der Marke wegen absoluter Schutzhindernisse (§§ 50, 54 [X.]) und die vor den ordentlichen Gerichten zu verfolgende Nichtigkeit einer Marke wegen bestehender älterer Rechte (§§ 51, 55 [X.]). Der Klage auf Einwilligung in die Löschung kann danach Rückwirkung auch über den Zeitpunkt der Klageerhebung hinaus zukommen. Ein besonderer Antrag ist hierzu - anders als bei der [X.] wegen Verfalls nach § 52 Abs. 1 Satz 2 [X.] - nicht erforderlich.

Bei dem außerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch nach § 8 Abs. 1 Satz 1, §§ 3, 4 Nr. 10 UWG besteht eine vergleichbare Interessenlage wie beim [X.] der [X.]en Markenanmeldung im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10, § 50 Abs. 1 [X.], auf den § 52 Abs. 2 [X.] unmittelbar anzuwenden ist. Die Voraussetzungen beider Löschungstatbestände entsprechen sich (vgl. [X.], Beschluss vom 20. Mai 2009 - [X.], [X.], 992 Rn. 16 = [X.], 1104 - Schuhverzierung). Mit ihnen sollen rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig angemeldete Marken zur Löschung gebracht werden (vgl. [X.], Beschluss vom 2. April 2009 - [X.], [X.], 780 Rn. 11 = [X.], 820 - [X.]; [X.], [X.], 992 Rn. 16 - Schuhverzierung; vgl. auch Begründung zum Regierungsentwurf des [X.], BT-Drucks. 12/6581, [X.]). Durch Art. 2 Abs. 9 Nr. 1 Buchst. c des Geschmacksmusterreformgesetzes vom 12. März 2004 ([X.] I 2004, 390) ist die [X.]e Anmeldung einer Marke seit dem 1. Juni 2004 nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 [X.] ein bereits im patentamtlichen Prüfungsverfahren zu berücksichtigendes absolutes Eintragungshindernis. Dadurch soll das Entstehen ungerechtfertigter Markenrechte im Interesse der Rechtssicherheit bereits im Eintragungsverfahren verhindert werden ([X.], Beschluss vom 24. Juni 2010 - [X.], [X.], 1034 Rn. 13 = [X.], 1399 - [X.]; Begründung zum Regierungsentwurf eines Geschmacksmusterreformgesetzes, BT-Drucks. 15/1075, [X.]). Daraus ergibt sich, dass der [X.] handelnde [X.] es grundsätzlich hinnehmen muss, aus seiner Marke von Anfang an keine positiven Rechtswirkungen herleiten zu können. Für das patentamtliche [X.] ergibt sich diese Rechtsfolge aus § 52 Abs. 2 [X.]. Eine vergleichbare Bestimmung fehlt für den außerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch trotz gleicher Interessenlage. Diese Regelungslücke ist durch eine analoge Anwendung des § 52 Abs. 2 [X.] zu schließen. Dadurch wird der aus einer [X.] angemeldeten Marke in einem Verletzungsprozess in Anspruch Genommene in die Lage versetzt, nicht ein gesondertes [X.] anstrengen zu müssen, sondern in demselben Verfahren im Wege der Widerklage den Löschungsanspruch wegen [X.]er Markenanmeldung geltend machen zu können. Eine entsprechende Wahlmöglichkeit besteht ebenfalls nach Art. 52 Abs. 1 Buchst. b [X.] für die Gemeinschaftsmarke.

(3) Die Rückwirkung der Löschung führt in Bezug auf alle [X.] dazu, dass die Klage als von Anfang an unbegründet anzusehen ist.

Im Hinblick auf die [X.] 2 und 3 ergibt sich dies daraus, dass die Klägerin nach den Feststellungen des [X.] in dem Urteil vom 7. Juni 2012 bereits bei deren Anmeldung im [X.] [X.] handelte. Wegen der Rückwirkung der Löschung dieser [X.] auf das [X.] konnten sie die geltend gemachten Ansprüche nicht begründen.

Nichts anderes gilt im Ergebnis in Bezug auf die Klagemarke 1, die von der [X.] 1995 angemeldet und von der Klägerin im [X.] erworben wurde. Zwar hat das [X.] in seiner Entscheidung offengelassen, ob - wie die Löschungswiderklägerin jenes Verfahrens geltend gemacht hatte - bereits die [X.] die Klagemarke 1 [X.] angemeldet hatte. Es hat den [X.] jedoch in einem [X.]en Verhalten der Klägerin beim Erwerb der Klagemarke 1 als Bestandteil eines insgesamt planvollen Handelns gesehen. Damit lag auch der Grund für die Löschung der Klagemarke 1 zum Zeitpunkt der Erhebung der vorliegenden Klage vor.

III. [X.] beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.