Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 30.01.2014, Az. I ZR 107/10

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I
ZR
107/10
Verkündet am:
30. Januar 2014
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

[X.]
[X.] § 52 Abs. 2; UWG § 4 Nr. 10
a)
Auf den außerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch nach §
8 Abs.
1, §§
3, 4 Nr.
10 UWG wegen unlauterer Behinderung aufgrund einer bösgläu-bigen Anmeldung einer Marke findet die Vorschrift des §
52 Abs.
2 [X.] entsprechende Anwendung.
b)
Auch ohne ausdrückliche Anordnung in der Urteilsformel kann sich eine Rückwirkung der Verurteilung zur Einwilligung in die Löschung einer Marke aus einer Auslegung der Entscheidungsgründe ergeben.
[X.], Urteil vom 30. Januar 2014 -
I [X.]/10 -
O[X.]

LG
[X.]

-
2
-
Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 13.
November
2013 durch [X.] Dr.
Dr.
h.c.
[X.] und [X.] Dr. Büscher, Prof. Dr. Schaffert, Dr.
Koch und Dr. Löffler

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 2.
Zivilsenats des Oberlandesge-richts [X.]
vom 10.
Juni 2010
wird auf Kosten der Klägerin zu-rückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:
Die Klägerin vertreibt in [X.] unter der Bezeichnung "H
15"
ein Nahrungsergänzungsmittel mit dem Inhaltsstoff "Weihrauch Boswellia serrata". Sie war
Inhaberin folgender, während des Revisionsverfahrens
gelöschter
[X.]n:
-
der
deutschen
Wortmarke Nr. 39539263 "[X.]"
(Klagemarke 1), mit Priorität vom 26. September 1995
eingetragen
für
pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Prä-parate für die Gesundheitspflege;
diätetische Erzeugnisse/Lebens-mittel für medizinische Zwecke,
diätetische Lebensmittel/Nahrungs-ergänzungsmittel zur Gesundheitspflege auf der Basis von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombina-tion;
diätetische Lebensmittel/Nahrungsergänzungsmittel für nichtme-dizinische Zwecke
auf der Basis von Eiweißen, Fetten, Fettsäuren, unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, Aro-1

-
3
-
ma-
und Geschmacksstoffen, Süßstoff entweder einzeln oder in [X.], soweit in Klasse 29 enthalten;
diätetische Lebensmittel/Nah-rungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Kohlenhydraten, Ballaststoffen, unter Beigabe von Vitaminen, [X.], Spurenelementen, entweder einzeln oder in [X.], Aroma-
und Geschmacksstoffen, Süßstoff, soweit in Klasse 30 enthalten.

der
deutschen Wortmarken Nr.
30030362 "Hecht H
15"
und Nr.
30030250
"Weihrauch H
15
([X.] 2 und 3),
jeweils mit Priorität vom 18.
April 2000 eingetragen
für
Arzneimittel aller Art, Nahrungsergänzungsmittel
für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Eiweiß oder Kohlenhydraten
oder Vitami-nen, Mineralstoffen, Spurenelementen und Enzymen.
Die Klägerin hat die Klagemarke
1
am 22.
Oktober 2003 von der [X.]
erworben. Die [X.]
zu
2 und 3
sind von ihr angemeldet worden.
Die Beklagte zu
1, deren Geschäftsführer der Beklagte zu
2 ist, vertreibt
in [X.] unter der Bezeichnung "[X.] [X.]"
ein Präparat des [X.] Herstellers [X.] Limited, das
ebenfalls den Inhaltsstoff Weihrauch
enthält. [X.]s Präparat ist in [X.] nicht als Arzneimittel zugelassen, allerdings gemäß §
73 Abs.
3 AMG vom grundsätzlichen Verbot des Inverkehrbringens ausgenommen.
Die Klägerin hat geltend gemacht, die Bezeichnung "H
15 [X.]"
verletze ihre Rechte
an den [X.]. Sie hat beantragt,
die Beklagten unter Androhung von [X.] zu verurteilen, es zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr mit Nahrungsergänzungsmitteln, diätetischen Lebens-mitteln oder Arzneimitteln die Bezeichnung "H
15 [X.]"
zu benutzen, [X.] diese Bezeichnung auf ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, unter dieser Bezeichnung anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu besitzen, unter dieser Bezeichnung einzuführen oder auszuführen, oder diese Bezeichnung im Geschäftsverkehr oder in der Werbung zu benutzen.
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3
4

-
4
-
Weiterhin hat die Klägerin die Beklagten auf Auskunftserteilung
sowie Zahlung von Abmahnkosten
in Höhe von 3.452

in Anspruch genommen und die Feststellung der Schadensersatzpflicht beantragt.
Das [X.] hat die Klage abgewiesen. Das Berufungsgericht hat die Berufung der Klägerin zurückgewiesen. Mit ihrer vom Senat zugelassenen
Re-vision hat
die Klägerin ihre Klageanträge weiterverfolgt.
Während des Revisionsverfahrens wurde die Klägerin in einem Rechts-streit vor dem [X.] zur Einwilligung in die Löschung der [X.] verurteilt ([X.], Urteil vom 7.
Juni 2012
3
U
186/10). Die Entscheidung ist rechtskräftig. Die [X.] wurden zwischenzeitlich im Register gelöscht.
Die Klägerin beantragt
nunmehr,

festzustellen, dass sich der Rechtsstreit in der Hauptsache durch die Löschung der [X.] erledigt hat.
Die Beklagten beantragen, die Feststellungsklage abzuweisen.

Entscheidungsgründe:
[X.] Das Berufungsgericht hat die von der Klägerin geltend gemachten [X.] verneint und zur Begründung
ausgeführt:
Die [X.]
seien zwar rechtserhaltend benutzt worden. Es fehle aber an einer Verwechslungsgefahr
im Sinne von §
14 Abs.
2 Nr.
2 [X.]
zwischen den [X.] und der angegriffenen Bezeichnung, weil
die Anga-5
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8
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10
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-
5
-
be "H
15"
nach der Anschauung der Fachkreise und des allgemeinen
Publi-kums eine Gattungsbezeichnung für "[X.]"
sei.
I[X.] Die Revision hat keinen Erfolg. Der Antrag der Klägerin
festzustellen, dass sich der Rechtsstreit in der Hauptsache durch die Löschung der Klage-marken erledigt hat, ist zwar zulässig,
aber unbegründet.
1. Die
einseitige Erledigungserklärung der Klägerin ist zulässig. Die Erle-digung der Hauptsache kann vom Kläger auch im Revisionsverfahren jedenfalls dann einseitig erklärt werden, wenn das Ereignis, das die Hauptsache erledigt haben soll,
als solches

wie vorliegend

außer Streit steht. Zu prüfen ist dann, ob die Klage bis zum geltend gemachten erledigenden Ereignis zulässig und begründet war und
wenn das der Fall ist

ob sie durch dieses Ereignis unzu-lässig oder unbegründet geworden ist. Sind diese
Voraussetzungen erfüllt, ist die Erledigung der Hauptsache festzustellen; anderenfalls ist die Klage abzu-weisen
oder -
wenn die Klage in der Vorinstanz erfolglos war -
das Rechtsmittel zurückzuweisen
(st. Rspr.; vgl. [X.], Urteil vom 29.
Oktober 2009

I
ZR
168/06, [X.], 57
Rn.
15
= [X.], 123

Scannertarif; Urteil vom 27.
Oktober 2011
I
ZR
131/10, [X.], 651 Rn.
17 = [X.], 1118
regierung-oberfranken.de).
2. Der Antrag der Klägerin festzustellen, dass sich der Rechtsstreit in der Hauptsache durch die Löschung der [X.] erledigt hat, ist unbegründet.
Die
von der Klägerin gestellten Anträge auf
Unterlassung, Auskunft, Fest-stellung der Schadensersatzpflicht und Erstattung von Abmahnkosten sind
als bereits zum Zeitpunkt der Klageerhebung
unbegründet anzusehen, weil die [X.] während
des Revisionsverfahrens wegen bösgläubigen
Erwerbs und Einsatzes
rechtskräftig gelöscht worden
sind und die Löschung der Klage-12
13
14
15

-
6
-
marke
1 auf den Zeitpunkt des Erwerbs der Marke von der Hexal
AG und die Löschung der [X.]
2 und 3 auf deren Eintragungszeitpunkt zurück-wirkt.
a) Eine Veränderung der Schutzrechtslage ist im Markenverletzungsstreit auch noch in der Revisionsinstanz zu beachten ([X.], Beschluss vom 13.
März 1997
I
ZB
4/95, [X.], 634 = [X.], 758
Turbo
II;
Urteil vom 24.
Februar 2000
I
ZR
168/97, [X.], 1028, 1030 = [X.], 1148

Ballermann; Urteil vom 5.
Juni 2008
I
ZR
169/05, [X.], 798 Rn.
14 = [X.], 1202
POST
I; Urteil vom 5.
Juni 2008
I
ZR
108/05, [X.], 1206 Rn.
16
City Post).
Die Veränderung der Schutzrechtslage ergibt sich im Streitfall aus der Lö-schung der [X.] aufgrund der rechtskräftigen Verurteilung der Klägerin durch die Entscheidung
des Oberlandesgerichts
Hamburg vom 7.
Juni 2012

3
U
186/10, die Gegenstand der mündlichen Verhandlung im [X.] gewesen ist.
b) Wegen
der
Löschung der fraglichen Marken
sind die
Klageanträge als von Anfang an unbegründet anzusehen.
[X.]) Die rechtskräftige Löschung einer Marke führt
in einem Verletzungs-prozess, der auf die Marke gestützt ist, hinsichtlich des [X.] zur Er-ledigung der Hauptsache
(Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 52 Rn. 18; [X.]/[X.], [X.], 3.
Aufl., §
52 Rn.
19;
[X.] in [X.]/[X.], [X.], 10.
Aufl., §
52 Rn.
27; v.
Gamm in Büscher/[X.]/[X.], Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 2.
Aufl., §
52 [X.] Rn.
6; zum Löschungsverfahren vgl. [X.], Urteil vom 10.
April 2008
I
ZR
167/05, [X.], 60 Rn.
41 = [X.], 1544
[X.]). [X.] die Rückwirkung 16
17
18
19

-
7
-
nach §
52 Abs.
1 oder Abs.
2 [X.] auf den Tag der Erhebung der Klage zurück, ist die auf Unterlassung gerichtete Klage
von Anfang an unbegründet ([X.] in [X.]/[X.]
[X.]O
§
52 Rn.
27). Bei einer Klage, die auf [X.] gerichtet ist, kommt es auf den
Zeitraum an, für den
Ersatz verlangt wird
([X.]/[X.] [X.]O § 52 Rn. 19). Entsprechendes gilt für den [X.]. [X.] die Löschung einer Marke auf den Zeitpunkt einer [X.] zurück, die auf diese Marke gestützt ist, besteht kein Anspruch auf [X.] der Abmahnkosten (vgl. [X.], Urteil vom 22.
Januar 2009
I
ZR
139/07, [X.], 502 Rn.
12 = [X.], 441
pcb).
bb) Im Streitfall
wirkt die Löschung der [X.] 2 und 3 auf den [X.] und die Löschung der Klagemarke 1 auf den Zeitpunkt des Erwerbs der Marke im [X.] zurück. Das folgt aus dem Urteil des [X.] vom 7.
Juni 2012
3
U
186/10. Dessen Ur-teilsformel enthält zwar keine Angabe, auf welchen Zeitpunkt die Anordnung der Löschung bezogen ist. Das ist vorliegend jedoch unschädlich, weil zur Ausle-gung der Urteilsformel Tatbestand und Entscheidungsgründe des Urteils
heran-gezogen werden können (vgl. [X.], Urteil vom 21.
Februar 2012
X
ZR
111/09, [X.], 485 Rn.
11
Rohrreinigungsdüse
II; Urteil vom 16.
Mai 2013

I
ZR
216/11, [X.], 1229 Rn.
25 = WRP 2013, 1613
Kinderhochstühle im Internet
II) und sich hieraus ergibt, dass die [X.] auf die vorstehend angegebenen Zeitpunkte zurückwirken.
(1) Das [X.] hat in seinem Urteil angenommen, dass die [X.] gemäß §
8 Abs.
1 Satz
1, §§
3, 4 Nr.
10 UWG zu lö-schen sind.
Ihre Eintragung und ihr Einsatz hätten eine
wettbewerbswidrige
Be-hinderung
zur Folge. Die Klägerin habe die [X.]
2 und 3
im [X.] in Kenntnis dessen
angemeldet, dass die [X.] Limited bereits zuvor seit ([X.]) 1999 ihr Produkt als "H
15 Ayurmedica"
in [X.] vertrieben ha-20
21

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8
-
be. Die Anmeldungen
der [X.]
2 und 3 und der Erwerb der Klagemar-ke
1 im [X.] hätten dazu gedient, durch eine breit angelegte Belegung identischer oder verwechslungsfähiger Bezeichnungen für Nahrungsergän-zungsmittel Vorbereitungen dafür zu treffen, mit den Mitteln des Markenrechts
in wettbewerbswidriger Weise
den Vertrieb des Arzneimittels der [X.] Limited in [X.] zu vereiteln. Das Verhalten der Klägerin sei als bösgläubig zu beurteilen.
(2) Die Rückwirkung der Löschung auf den Zeitpunkt der Eintragung der [X.]
2 und 3 im [X.] und auf den Zeitpunkt des Erwerbs der Kla-gemarke
1 im [X.] ergibt sich aus einer analogen Anwendung des §
52 Abs.
2 [X.] auf den im [X.] nicht geregelten
außerkennzeichen-rechtlichen Löschungsanspruch nach §
8 Abs.
1 Satz
1, §§
3, 4 Nr.
10 UWG. Nach der Vorschrift des §
52 Abs.
2 [X.] gelten die Wirkungen der Eintra-gung einer Marke in dem Umfang, in dem die Eintragung wegen Nichtigkeit ge-löscht wird, als
von Anfang an nicht eingetreten. Dem Anwendungsbereich der Vorschrift des §
52 Abs.
2 [X.] unterfallen die vor dem Deutschen Patent-
und Markenamt geltend zu machende Löschung der Marke wegen absoluter Schutzhindernisse (§§
50, 54 [X.]) und die vor den ordentlichen Gerichten zu verfolgende Nichtigkeit einer Marke wegen bestehender älterer Rechte (§§
51, 55 [X.]). Der Klage auf Einwilligung in die Löschung kann danach Rückwirkung auch über den Zeitpunkt der Klageerhebung hinaus zukommen. Ein besonderer Antrag ist hierzu
anders als bei der [X.] wegen Verfalls nach §
52 Abs.
1 Satz
2 [X.]
icht erforderlich.
Bei dem außerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch nach §
8 Abs.
1 Satz
1, §§
3, 4 Nr.
10 UWG besteht eine vergleichbare Interessenlage wie beim [X.] der bösgläubigen Markenanmeldung im Sinne von §
8 Abs.
2 Nr.
10, §
50 Abs.
1 [X.], auf den §
52 Abs.
2 [X.] unmit-22
23

-
9
-
telbar anzuwenden ist. Die Voraussetzungen beider Löschungstatbestände ent-sprechen sich (vgl. [X.], Beschluss vom 20.
Mai 2009
I
ZB
53/08, [X.], 992 Rn.
16 = [X.], 1104
Schuhverzierung).
Mit ihnen sollen rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig angemeldete
Marken zur Löschung ge-bracht werden (vgl. [X.], Beschluss vom 2.
April 2009
I
ZB
8/06, [X.], 780 Rn.
11 = [X.], 820
[X.]; [X.], [X.], 992 Rn.
16
Schuh-verzierung; vgl. auch Begründung zum Regierungsentwurf des [X.], BT-Drucks.
12/6581, S.
95). Durch Art.
2 Abs.
9 Nr.
1 Buchst.
c des Geschmacksmusterreformgesetzes vom 12.
März 2004 ([X.]
I 2004, 390) ist die bösgläubige Anmeldung einer Marke seit dem 1.
Juni 2004 nach §
8 Abs.
2 Nr.
10 [X.] ein bereits im patentamtlichen Prüfungsverfahren zu berücksichtigendes absolutes Eintragungshindernis. Dadurch soll das [X.] ungerechtfertigter Markenrechte im Interesse der Rechtssicherheit bereits im Eintragungsverfahren verhindert werden ([X.], Beschluss vom 24.
Juni 2010
I
ZB
40/09, [X.], 1034 Rn.
13 = [X.], 1399
[X.]; Begründung zum Regierungsentwurf eines Geschmacksmusterre-formgesetzes, BT-Drucks.
15/1075, S.
67). Daraus ergibt sich, dass der [X.] handelnde [X.] es grundsätzlich hinnehmen muss, aus seiner Marke von Anfang an keine positiven Rechtswirkungen herleiten zu [X.]. Für das patentamtliche [X.] ergibt sich diese Rechtsfolge aus §
52 Abs.
2 [X.]. Eine vergleichbare Bestimmung fehlt für den [X.] Löschungsanspruch trotz gleicher Interessenlage. [X.] Regelungslücke ist durch eine analoge Anwendung des §
52 Abs.
2 [X.] zu schließen. Dadurch wird der aus einer bösgläubig angemeldeten [X.] in einem Verletzungsprozess in Anspruch Genommene in die Lage versetzt, nicht ein gesondertes [X.] anstrengen zu müssen, sondern in demselben Verfahren im Wege der Widerklage den Löschungsanspruch wegen bösgläubiger
Markenanmeldung geltend machen
zu können. Eine entspre-
-
10
-
chende Wahlmöglichkeit besteht ebenfalls nach Art.
52 Abs.
1 Buchst.
b GMV für die Gemeinschaftsmarke.
(3)
Die Rückwirkung der Löschung führt in Bezug auf alle [X.] dazu, dass die
Klage als von Anfang an unbegründet anzusehen ist.

Im Hinblick auf die [X.] 2 und 3 ergibt sich dies daraus, dass die Klägerin nach den Feststellungen des [X.] in dem Ur-teil vom 7.
Juni 2012 bereits
bei deren
Anmeldung im [X.] handelte. Wegen der Rückwirkung der Löschung dieser [X.] auf das [X.] konnten sie die geltend gemachten Ansprüche nicht begründen.
Nichts anderes gilt im Ergebnis in Bezug auf die Klagemarke
1, die von der [X.] 1995 angemeldet und von der Klägerin im [X.] erworben wurde.
Zwar
hat das
[X.] in seiner Entscheidung [X.], ob

wie die Löschungswiderklägerin
jenes Verfahrens
geltend ge-macht hatte

bereits die [X.] die Klagemarke
1 bösgläubig angemeldet hatte. Es hat den [X.] jedoch in einem bösgläubigen Verhalten der Klägerin beim Erwerb der Klagemarke
1 als Bestandteil eines insgesamt
plan-vollen Handelns gesehen. Damit lag auch der Grund für die Löschung der Kla-gemarke
1 zum Zeitpunkt der
Erhebung der vorliegenden Klage
vor.
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25
26

-
11
-
II[X.]
Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Vorsitzender Richter am [X.]
Büscher
Schaffert
Prof.
Dr.
Dr.
h.c.
[X.]
ist erkrankt und daher verhin-
dert zu unterschreiben.

Büscher

Koch
Löffler
Vorinstanzen:
[X.], Entscheidung vom 17.11.2009 -
17 [X.]/09 -

O[X.], Entscheidung vom 10.06.2010 -
2 [X.]/09 -

27