Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 04.12.2008, Az. I ZR 94/06

[X.]IM NAMEN [X.]S VOLKES URTEIL I ZR 94/06 Verkündet am: 4. Dezember 2008 [X.] als Urkundsbeamtin der Ges[X.]häftsstelle in dem Re[X.]htsstreit - 2 - Der I. Zivilsenat des [X.] hat auf die mündli[X.]he Verhand-lung vom 4. Dezember 2008 dur[X.]h [X.] [X.] und [X.], Dr. S[X.]haffert, [X.] und Dr. [X.] für Re[X.]ht erkannt:
Die Revision gegen das Urteil des [X.], 5. Zivilsenat, vom 26. April 2006 wird auf Kosten der Klägerin zurü[X.]kgewiesen. Von Re[X.]hts wegen

Tatbestand: Die Klägerin stellt Spirituosen her, darunter den bekannten "Underberg"-Kräuterbitter. Sie vertreibt dieses Produkt, das seit etwa 160 Jahren auf dem Markt ist, seit Jahrzehnten auss[X.]hließli[X.]h in 20ml-Flas[X.]hen, die in strohfarbe-nes Papier eingewi[X.]kelt sind. 1 Die Klägerin ist Inhaberin der auf ihre Anmeldung vom 6. April 2001 für vers[X.]hiedene Waren der Klassen 29, 30, 32 und 33 und insbesondere für Biere und andere alkoholis[X.]he Getränke eingetragenen, na[X.]hstehend [X.] - 3 - nen dreidimensionalen nationalen Marke Nr. 301 22 729, die S[X.]hutz für die Farbe "O[X.]ker" beanspru[X.]ht (im Weiteren: [X.]) Die [X.] vertreibt in einer papierumwi[X.]kelten 700ml-Flas[X.]he den "Dr. Demuth Pepsin-Wein", ein freiverkäufli[X.]hes Arzneimittel mit einem Alkohol-gehalt von 12,5%, das au[X.]h zur Unterstützung der [X.] angewendet werden kann. Sie hatte beim [X.] am 4. Juni 2002 zu der Registernummer [X.] 302 27 289.5 die na[X.]hstehend wiedergege-bene dreidimensionale Marke für die Waren Pharmazeutis[X.]he Produkte und Arzneimittel, insbesondere frei verkäufli[X.]he Arzneimittel, angemeldet, die S[X.]hutz für die Farben "Grün, [X.]" beanspru[X.]hte und am 3. April 2003 einge-tragen wurde (im Weiteren: Streitmarke) 3 - 4 - 4 Die Klägerin hat dieses Verhalten der [X.] als Markenre[X.]htsverlet-zung beanstandet. 5 Die [X.] hat im Verlauf des Re[X.]htsstreits die Lös[X.]hung der Streit-marke veranlasst. Die Parteien haben den Re[X.]htsstreit daraufhin in der [X.] hinsi[X.]htli[X.]h der von der Klägerin gestellten Anträge auf Einwilligung der [X.] in die Lös[X.]hung der Streitmarke, auf Auskunftserteilung und auf S[X.]hadensersatzfeststellung für erledigt erklärt. Die Parteien streiten nunmehr no[X.]h über das Unterlassungsbegehren der Klägerin. Dieses ist na[X.]h Auffassung der Klägerin deshalb ni[X.]ht erledigt, weil aus der Anmeldung der Streitmarke, dem Antrag der [X.] auf Abwei-sung der Unterlassungsklage und der Berühmung der [X.] im Re[X.]htsstreit die markenre[X.]htli[X.]he Erstbegehungsgefahr folge. 6 Die Klägerin hat vor dem [X.] zuletzt beantragt, 7 die [X.] unter Androhung näher bezei[X.]hneter Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen, ein dreidimensionales Zei[X.]hen, wie es Gegenstand der [X.] im Markenregister zum Aktenzei[X.]hen - 5 - Nr. 302 27 289 ist, zur Kennzei[X.]hnung der Waren "pharmazeu-tis[X.]he Produkte und Arzneimittel, insbesondere frei verkäufli[X.]he Arzneimittel" zu benutzen und/oder benutzen zu lassen, insbe-sondere vorgenannte Waren in dieser aus dem Markenregister zur Nr. 302 27 289 ersi[X.]htli[X.]hen Form anzubieten, feilzuhalten, zu vertreiben und/oder zu bewerben, hilfsweise, ihrem Antrag mit folgenden weiteren Eins[X.]hränkungen statt-zugeben: a) [anzubieten, feilzuhalten, zu vertreiben und/oder zu [X.] –], soweit die Größe der so umwi[X.]kelten [X.] 350 ml unters[X.]hreitet, weiter hilfsweise b) [anzubieten, feilzuhalten, zu vertreiben und/oder zu [X.] –], soweit die Größe der so umwi[X.]kelten [X.] 20 ml ni[X.]ht übersteigt, weiter hilfsweise [X.]) [anzubieten, feilzuhalten, zu vertreiben und/oder zu [X.] –], soweit die Größe der so umwi[X.]kelten [X.] 20 ml beträgt. 8 Das [X.] hat der Klage mit dem Hilfsantrag zu [X.]) stattgegeben. Die Berufung der Klägerin, mit der diese ihr Unterlassungsbegehren im Umfang des [X.]) weiterverfolgt hat, hatte nur insoweit Erfolg, als das Beru-fungsgeri[X.]ht dem Unterlassungsbegehren stattgegeben hat, soweit die Größe der umwi[X.]kelten Flas[X.]he bis zu 50 ml beträgt ([X.], 35). Mit ihrer vom Berufungsgeri[X.]ht zugelassenen Revision, deren Zurü[X.]k-weisung die [X.] beantragt, verfolgt die Klägerin ihr Unterlassungsbegeh-ren in dem Umfang weiter, in dem es im zweiten Re[X.]htszug ohne Erfolg geblie-ben ist. 9 - 6 - Ents[X.]heidungsgründe: 10 I. Das Berufungsgeri[X.]ht hat einen Unterlassungsanspru[X.]h der Klägerin nur hinsi[X.]htli[X.]h papierumwi[X.]kelter Portionsflas[X.]hen bejaht, diesen allerdings - damit angemessene Ausdehnungstendenzen der Klägerin berü[X.]ksi[X.]htigt wer-den könnten - auf Flas[X.]hen bis zu einer Größe von 50 ml erstre[X.]kt. Die dur[X.]h die vorgenommene Markenanmeldung begründete markenre[X.]htli[X.]he [X.] habe die [X.] ni[X.]ht dur[X.]h eine eindeutige Abstandnahme von ihrer Berühmung ausräumen können. [X.] Die gegen diese Beurteilung geri[X.]htete Revision der Klägerin ist [X.] im Ergebnis ni[X.]ht begründet. Die teilweise Abweisung der Klage mit dem na[X.]h der übereinstimmenden Teilerledigungserklärung allein no[X.]h streitgegen-ständli[X.]hen Unterlassungsanspru[X.]h erweist si[X.]h s[X.]hon deshalb als zutreffend, weil die für diesen Anspru[X.]h ebenfalls erforderli[X.]he Begehungsgefahr spätes-tens mit der von der [X.] veranlassten Lös[X.]hung der Streitmarke entfallen ist. 11 1. Aufgrund der Anmeldung eines Zei[X.]hens als Marke ist im Regelfall zu vermuten, dass eine Benutzung des Zei[X.]hens für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen in naher Zukunft bevorsteht, wenn keine konkreten Um-stände vorliegen, die gegen eine sol[X.]he Benutzungsabsi[X.]ht spre[X.]hen ([X.], Urt. v. 13.3.2008 - I ZR 151/05, [X.], 912 [X.]. 30 = [X.], 1353 - [X.], m.w.N.). Für den Fortbestand der Erstbegehungsgefahr spri[X.]ht [X.] anders als für die dur[X.]h eine Verletzungshandlung begründete [X.] keine Vermutung. Für die Beseitigung der Erstbegehungsgefahr 12 - 7 - genügt daher ein der Verhaltensweise, die sie begründet hat, entgegengesetz-tes Verhalten. Dementspre[X.]hend führt bei einer dur[X.]h eine Markenanmeldung oder -eintragung begründeten Erstbegehungsgefahr die Rü[X.]knahme der [X.] oder der Verzi[X.]ht auf die Eintragung der Marke im Regelfall zum Fortfall der Erstbegehungsgefahr ([X.] [X.], 912 [X.]. 30 - [X.], m.w.N.). Unerhebli[X.]h ist dabei, ob die Rü[X.]knahme der Anmeldung bzw. der Verzi[X.]ht auf die Eintragung aus prozessökonomis[X.]hen Gründen oder aufgrund besserer Einsi[X.]ht erfolgt ist (vgl. [X.] [X.], 912 [X.]. 31 - [X.]). 2. Auf der Grundlage der vom Berufungsgeri[X.]ht getroffenen Feststellun-gen kann au[X.]h ni[X.]ht davon ausgegangen werden, dass im Streitfall besondere Umstände ausnahmsweise gegen den Wegfall der Erstbegehungsgefahr spre-[X.]hen. Die Klägerin hat zwar in der [X.] geltend gema[X.]ht, dass die Parteien seit langem und au[X.]h weiterhin über die Frage stritten, ob die Ausstattung des Produkts der [X.] Re[X.]hte der Klägerin verletzte. Im [X.] Re[X.]htsstreit geht es aber na[X.]h der von der [X.] veranlassten Lös[X.]hung der Streitmarke nur no[X.]h darum, ob die dur[X.]h deren Anmeldung [X.] Erstbegehungsgefahr glei[X.]hwohl teilweise - im Umfang des von der Klägerin mit der Revision no[X.]h weiterverfolgten Unterlassungsanspru[X.]hs - fort-besteht. 13 3. Eine Erstbegehungsgefahr, die für den von der Klägerin mit der Revi-sion weiterverfolgten Unterlassungsanspru[X.]h erforderli[X.]h ist, ist entgegen der von der Klägerin in der [X.] ferner vertretenen Auffassung au[X.]h ni[X.]ht dadur[X.]h begründet worden, dass die [X.] im vorliegenden Re[X.]htsstreit insoweit weiterhin die Abweisung der Klage begehrt und dazu vor-getragen hat, dass die Streitmarke mit der [X.] ni[X.]ht verwe[X.]hselbar sei. Eine Re[X.]htsverteidigung begründet eine Erstbegehungsgefahr ni[X.]ht s[X.]hon dann, wenn allein der eigene Re[X.]htsstandpunkt vertreten wird, um si[X.]h die 14 - 8 - Mögli[X.]hkeit eines entspre[X.]henden Verhaltens für die Zukunft offenzuhalten, sondern erst dann, wenn den Erklärungen bei Würdigung der Einzelumstände des Falles au[X.]h die Bereits[X.]haft zu entnehmen ist, si[X.]h unmittelbar oder in na-her Zukunft in dieser Weise zu verhalten (vgl. [X.], Urt. v. 31.5.2001 - I ZR 106/99, [X.], 1174, 1175 = [X.], 1076 - Berühmungsauf-gabe). Davon kann im Streitfall na[X.]h den getroffenen Feststellungen ni[X.]ht aus-gegangen werden. Das Berufungsgeri[X.]ht hat in dieser Hinsi[X.]ht ledigli[X.]h ausge-führt, die [X.] habe die dur[X.]h ihre Markenanmeldung begründete [X.] ni[X.]ht dur[X.]h eine eindeutige Abstandnahme von ihrer [X.] ausräumen können. Der Umstand, dass die [X.] von ihrer [X.] ni[X.]ht Abstand genommen hat, hindert aber - wie ausgeführt - ni[X.]ht den Wegfall der Erstbegehungsgefahr. - 9 - I[X.] Die Kostenents[X.]heidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO. 15 [X.]Büs[X.]her

S[X.]haffert

Kir[X.]hhoff [X.] Vorinstanzen: [X.], Ents[X.]heidung vom 10.06.2005 - 312 [X.], Ents[X.]heidung vom 26.04.2006 - 5 U 105/05 -