Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 30.10.2007, Az. X ZB 18/06

[X.]BESCHLUSS [X.] vom 30. Oktober 2007 in dem Rechtsbeschwerdeverfahren Nachschlagewerk: ja [X.]: nein [X.]R: ja Kornfeinung [X.] § 59 Abs. 1; [X.] Art. II § 8
Für den Einspruch gegen ein [X.] Patent bedarf es auch dann keines besonderen Rechtsschutzbedürfnisses, wenn das Patent wegen des [X.] im Hinblick auf die bestandskräftige Erteilung eines [X.] Patents keine Wirkung mehr hat. [X.], [X.]. v. 30. Oktober 2007 - [X.] - [X.] - 2 - [X.] hat am 30. Oktober 2007 durch [X.] Melullis, [X.], die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck und [X.] beschlossen: Die Rechtsbeschwerde gegen den [X.]uss des 11. [X.]ats ([X.]) des [X.]s vom 4. Mai 2006 wird auf Kosten der Patentinhaberin zurückgewiesen. Der Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde wird auf 25.000,-- • festgesetzt. Gründe: [X.] Die Rechtsbeschwerdeführerin (Patentinhaberin) meldete am 9. November 2000 eine Erfindung betreffend eine Vorrichtung bzw. ein Verfah-ren zur Filtration und Zugabe von Kornfeinungsmaterialien zu Metallschmelzen beim [X.] zur Erteilung eines Patents an. Ihr ist das [X.] Patent 100 55 523 (Streitpatent) erteilt und die Erteilung ist am 18. April 2002 veröffentlicht worden. 1 - 3 - Unter Inanspruchnahme der Priorität dieser Patentanmeldung vom 9. November 2000 meldete die Patentinhaberin am 2. November 2001 ein [X.]s Patent an. Dieses ist - mit Wirkung auch für die [X.] - erteilt und der Hinweis auf die Erteilung ist am 27. April 2005 [X.] gemacht worden. Die Frist zur Einlegung des Einspruchs gegen das er-teilte [X.] Patent ist fruchtlos verstrichen. 2 Am 16. Juli 2002 hat die Einsprechende mit der Begründung Einspruch gegen das Streitpatent erhoben, sein Gegenstand beruhe nicht auf einer erfin-derischen Tätigkeit. Die Patentinhaberin hat, nachdem das im Wesentlichen gleiche [X.] Patent erteilt worden und die Einspruchsfrist ohne [X.] eines Einspruchs abgelaufen ist, geltend gemacht, der Einspruch sei [X.] geworden. In der Sache hat sie das Streitpatent vorsorglich beschränkt und mit [X.] verteidigt; wegen der Einzelheiten wird auf die Gründe des angefochtenen [X.]usses Bezug genommen. 3 Das [X.] hat die Zulässigkeit des Einspruchs bejaht und das Streitpatent widerrufen. 4 Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde wendet die Patentinhaberin sich dagegen, dass das [X.] den Einspruch für zulässig erach-tet hat. 5 Die Einsprechende ist in der [X.] nicht vertreten. 6 I[X.] Die Rechtsbeschwerde ist kraft Zulassung statthaft und auch im Übri-gen zulässig. 7 - 4 - II[X.] In der Sache bleibt das Rechtsmittel ohne Erfolg. Durch die Einlegung der zugelassenen Rechtsbeschwerde ist die Nachprüfung des angefochtenen [X.]usses nach Art einer Revision eröffnet (st. Rspr., vgl. zuletzt [X.].[X.]. v. 17.4.2007 - [X.], [X.], 859 - Informationsübermittlungsverfah-ren I, zur Veröffentlichung in [X.] 172, 108 bestimmt). Soweit in dem [X.], dass das [X.] die Rechtsbeschwerde "bezüglich der Zulässigkeit des Einspruchs" zugelassen hat, eine Beschränkung der Rechts-beschwerde und nicht nur der Anlass für die unbeschränkte Zulassung des Rechtsmittels (vgl. [X.] 88, 191, 193) gesehen werden könnte, wäre diese unwirksam. Die Rechtsbeschwerde kann wirksam nur auf einen abtrennbaren Teil des Verfahrensgegenstands oder einzelne Verfahrensbeteiligte begrenzt werden ([X.] aaO; [X.], [X.], 10. Aufl., § 100 [X.]. 18; Busse/ [X.], [X.], 6. Aufl., § 100 [X.]. 16, [X.]. mit zahlr. Nachweisen). Bei der Frage, ob der Einspruch (weiter) zulässig ist, handelt es sich nicht um einen in diesem Sinne abtrennbaren Teil des Verfahrensgegenstands, sondern um eine isolierte Rechtsfrage, auf welche die Zulassung der Rechtsbeschwerde nicht wirksam beschränkt werden kann ([X.] 90, 318). Die danach eröffnete Nachprüfung deckt keinen Rechtsfehler zum Nachteil der Patentinhaberin auf. 8 1. Das [X.] hat die Zulässigkeit des Einspruchs zu Recht bejaht. 9 a) Dass der von der [X.] eingelegte Einspruch an sich [X.] ist, ergibt sich aus § 59 Abs. 1 [X.] (vgl. dazu [X.].[X.]. v. 22.2.1994 - [X.], [X.], 439 f. - [X.]) und wird von der [X.] auch nicht in Zweifel gezogen. Sie meint vielmehr, die Einsprechende hätte, nachdem die Rechtsfolge aus Art. II § 8 Abs. 1 Nr. 1 [X.] eingetre-ten und das [X.] Patent wirkungslos geworden ist, ein besonderes 10 - 5 - Rechtsschutzbedürfnis an der Aufrechterhaltung des eingelegten Einspruchs darzulegen gehabt. Daran fehle es. Die Einsprechende habe weder behauptet, für den Zeitraum vor bestandskräftiger Erteilung des [X.] Patents von der Patentinhaberin aus dem [X.]n Patent in Anspruch genommen worden zu sein, noch dass die Patentinhaberin insoweit die Geltendmachung von [X.] angekündigt oder dass sie, die Einsprechende, dieses zu befürchten habe. Auch das [X.] habe hierzu keine konkreten Feststellungen ge-troffen. b) Der Auffassung der Rechtsbeschwerde kann nicht beigetreten wer-den. 11 aa) Allerdings ist nach ständiger Rechtsprechung des [X.]ats für die Fortsetzung des Patentnichtigkeitsverfahrens nach dem Erlöschen des Patents wegen Zeitablaufs, Verzichts oder wegen Nichtzahlung der [X.] ein besonderes, eigenes Rechtsschutzbedürfnis des Klägers erforderlich (vgl. [X.].Urt. v. 19.5.2005 - [X.], [X.], 749 - Aufzeichnungsträger; v. 12.12.2006 - [X.], [X.], 309 [X.]. 7 - Schussfädentransport; vgl. auch [X.], Patentnichtigkeitsverfahren, 2. Aufl. [X.]. 120 m.w.N.). 12 Diese Anforderung beruht auf der Erwägung, dass das Interesse der [X.] an der Nichtigerklärung unberechtigter Schutzrechte nicht mehr be-rührt wird, wenn das Patent erloschen ist (vgl. [X.], [X.], 10. Aufl., § 22 [X.]. 35; Busse/[X.], [X.], 6. Aufl., § 81 [X.]. 49). Aus dem gleichen Grund kann der Einsprechende die Fortführung des Einspruchsverfah-rens nach Erlöschen des Patents nur verlangen, wenn bei ihm ein besonderes Rechtsschutzinteresse gegeben ist ([X.].[X.]. v. 14.2.1995 - [X.], 13 - 6 - GRUR 1995, 342 f. - Tafelförmige Elemente; v. 17.4.1997 - [X.], [X.], 615 ff. - [X.]). 14 [X.]) Ist das nationale Patent dagegen, wie im Streitfall, nicht erloschen, sondern infolge der Erteilung eines [X.] Patents nach den Grundsät-zen des Doppelschutzverbots (Art. II § 8 Abs. 1 [X.]) wirkungslos gewor-den, lässt sich ein weiter bestehendes Interesse der Allgemeinheit am Widerruf des zu Unrecht erteilten [X.]n Patents nicht verneinen. Das beruht auf den im Vergleich zum Erlöschen des Patents unterschiedlichen Rechtsfolgen der Wirkungslosigkeit. Die rechtlichen Wirkungen des [X.]n Patents werden durch die Er-teilung des [X.] nicht vollständig beseitigt. Zwar wird das nationale Patent nach Art. II § 8 Abs. 1 [X.] von dem Zeitpunkt an wirkungslos, in dem eine der in Nr. 1 bis 3 dieser Vorschrift genannten Voraussetzungen erfüllt ist, sei es, dass die Frist zur Einlegung des Einspruchs gegen das [X.] Patent ergebnislos abgelaufen oder das Einspruchsverfahren unter Aufrechter-haltung des [X.] Patents rechtskräftig abgeschlossen ist oder dass das [X.] Patent erteilt wird und dies zeitlich nach einem der beiden vorge-nannten Ereignisse geschieht. Das Schutzrecht bleibt jedoch als solches auch nach Eintritt der Wirkungslosigkeit bestehen (vgl. [X.], EPÜ, Art. 139 [X.]. 15 m.w.N.; Busse/[X.] [X.], 6. Aufl., Art. II § 8 [X.] [X.]. 4). Das Interesse der Allgemeinheit am Widerruf eines rechtlich (weiter) bestehenden Patents für den Fall der ungerechtfertigten Erteilung we-gen des zwischenzeitlichen Eintritts der Rechtsfolgen aus Art. II § 8 Abs. 1 [X.] kann nicht verneint werden. 15 - 7 - cc) Soweit im Schrifttum für die Fortsetzung des [X.] nach dem [X.] des [X.]n Patents die Darlegung eines schutzwürdigen Interesses am rückwirkenden Widerruf des ex nunc erlosche-nen Patents verlangt wird (vgl. [X.], [X.], 7. Aufl., § 59 [X.]. 42; [X.], Fest-schrift für [X.], GRUR 2001, 976, 979), vernachlässigt dies zudem, dass die Frage, in welchem Umfang das [X.] Patent i. S. von Art. II § 8 Abs. 1 [X.] dieselbe Erfindung schützt, wie das [X.], erst das Ergebnis einer mitunter schwierigen Sachprüfung ist, deren Beantwortung im Rahmen der Zu-lässigkeitsprüfung nicht mehr sachgerecht wäre. 16 2. Die rechtliche Nachprüfung (zu ihrem Umfang im Rechtsbeschwerde-verfahren [X.].[X.]. v. 14.5.1996 - [X.], [X.], 753, 756 - Informationssignal, insoweit nicht in [X.] 133, 18 ff.; v. 16.6.1998 - [X.], [X.], 889, 901 - [X.]) deckt auch sonst weder von Amts wegen zu beachtende Verfahrensmängel noch materiellrechtliche Fehler auf. Maßstab für die materiellrechtliche Prüfung ist nach Lage des Falles im [X.], ob die angefochtene Entscheidung auf einer Verkennung des Rechtsbegriffs der erfinderischen Tätigkeit beruht (vgl. [X.].[X.]. [X.], 889, 901 - [X.]). Das ist nicht der Fall. Das [X.] hat die Patentfähigkeit der Erfindung in rechtlich nicht zu beanstandender Weise verneint. Die Rechtsbeschwerde hat insoweit auch ebenso wenig konkrete Be-anstandungen erhoben, wie sonstige Verfahrensrügen. 17 [X.] folgt aus § 109 Abs. 1 Satz 2 [X.]. 18 - 8 - Eine mündliche Verhandlung hat der [X.]at nicht für erforderlich erachtet. 19 [X.]Scharen Mühlens

Meier-Beck [X.] Vorinstanz: [X.], Entscheidung vom [X.](pat) 326/02 -