Bundespatentgericht, Beschluss vom 22.05.2019, Az. 18 W (pat) 24/16

[X.]ie von dem Anmelder am 11. Mai 2014 beim [X.] eingereichte Patentanmeldung 10 2014 106 600.6 mit der Bezeichnung

„Ziegelmaßband“

wurde durch die Prüfungsstelle für Klasse G 01 B des [X.]s mit Beschluss vom 1. September 2016 gemäß § 48 [X.] aus Gründen des Bescheids vom 14. Januar 2015 zurückgewiesen. In diesem Bescheid hatte die Prüfungsstelle ausgeführt, dass der Anspruch 1 nicht gewährbar sei, da sein Gegenstand gegenüber der [X.]ruckschrift

[X.]1: [X.] 33 34 835 [X.]

nicht neu sei.

Gegen den o. g. Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders.

Im Prüfungsverfahren waren ferner die folgenden [X.]ruckschriften genannt:

[X.]2: [X.] 10 2008 029 985 [X.]

[X.]3: [X.] 2001 / 0 034 954 [X.]

Mit Anlage zur Ladung vom 24. April 2019 hat der [X.] zur Vorbereitung auf die mündliche Verhandlung auf folgende [X.]ruckschrift als Stand der Technik hingewiesen:

[X.]4: [X.] 6 511 741 B1.

[X.]er Anmelder beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 01 B des [X.]s vom 1. September 2016 aufzuheben und das Patent auf der Grundlage der folgenden Unterlagen zu erteilen:

- Patentansprüche 1 bis 10, eingegangen am 7. Januar 2019, hilfsweise gemäß Hilfsantrag 1

Patentansprüche 1 bis 9, eingegangen am 15. Mai 2019,

hilfsweise gemäß Hilfsantrag 2

Patentansprüche 1 bis 9, eingereicht in der mündlichen Verhandlung,

- Beschreibung Seiten 1 bis 13 vom 11. Mai 2014,

- [X.]ur 1, eingegangen am 7. August 2014.

Patentanspruch 1 nach Hauptantrag entspricht dem ursprünglichen Anspruch 1 und lautet:

[X.] „Maßband mit einer Länge L zur Einteilung von [X.]achlatten für die Verlegung von [X.]achziegeln mit einer variablen mittleren [X.], deren [X.]eckbreite [X.]destens [X.]_[X.] und höchstens [X.]_[X.] beträgt,

[X.] wobei das Maßband eine von vorne nach hinten linear ansteigende erste Maßeinteilung mit Markierungen aufweist,

dadurch gekennzeichnet, dass

M3 das Maßband weitere Markierungen bei

M3.1 [X.]([X.],

[X.] [X.]_[X.]([X.]_[X.] und

[X.] [X.]_[X.]([X.]_[X.] aufweist,

[X.] wobei n eine ganze Zahl ist, die kleiner oder gleich L/[X.]_[X.] ist.“

Wegen des Wortlauts der [X.] bis 10 nach Hauptantrag wird auf die Akte verwiesen.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 lautet (Merkmalsgliederung hinzugefügt, Änderungen gegenüber Anspruch 1 nach Hauptantrag hervorgehoben):

[X.] „Maßband mit einer Länge L zur Einteilung von [X.]achlatten für die Verlegung von [X.]achziegeln mit einer variablen mittleren [X.], deren [X.]eckbreite [X.]destens [X.]_[X.] und höchstens [X.]_[X.] beträgt,

[X.]* wobei das Maßband eine von vorne nach hinten linear ansteigende erste Maßeinteilung mit Markierungen jeweils bei einem Vielfachen n der mittleren [X.] aufweist,

dadurch gekennzeichnet, dass

M3 das Maßband weitere Markierungen bei

M3.1 [X.]([X.],

[X.] [X.]_[X.]([X.]_[X.] und

[X.] [X.]_[X.]([X.]_[X.] aufweist,

[X.]* wobei n ein ganzzahliges Vielfaches von [X.]rei oder Vier ist eine ganze Zahl ist, die kleiner oder gleich L/ [X.] _[X.] ist.“

Wegen des Wortlauts der [X.] bis 9 nach Hilfsantrag 1 wird auf die Akte verwiesen.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 lautet (Merkmalsgliederung hinzugefügt, Änderungen gegenüber Anspruch 1 nach Hauptantrag hervorgehoben):

[X.] „Maßband mit einer Länge L zur Einteilung von [X.]achlatten für die Verlegung von [X.]achziegeln mit einer variablen mittleren [X.], deren [X.]eckbreite [X.]destens [X.]_[X.] und höchstens [X.]_[X.] beträgt,

[X.] wobei das Maßband eine von vorne nach hinten linear ansteigende erste Maßeinteilung mit Markierungen aufweist,

dadurch gekennzeichnet, dass

M3 das Maßband weitere Markierungen bei

M3.1 [X.]([X.],

[X.] [X.]_[X.]([X.]_[X.] und

[X.] [X.]_[X.]([X.]_[X.] aufweist,

[X.]* wobei n ein ganzzahliges Vielfaches von [X.]rei oder Vier ist eine ganze Zahl ist, die kleiner oder gleich L/ [X.] _[X.] ist.“

Wegen des Wortlauts der [X.] bis 9 nach Hilfsantrag 2 wird auf die Akte verwiesen.

[X.]er Beschwerdeführer macht hierzu geltend, dass die geänderten Anspruchsfassungen jeweils zulässig seien und die Gegenstände der Ansprüche neu und erfinderisch seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

[X.]ie rechtzeitig eingelegte und auch sonst zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. [X.]enn nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung beruhen die Gegenstände des jeweiligen Anspruchs 1 nach Hauptantrag und nach Hilfsantrag 2 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (§ 4 [X.]). [X.]er Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 geht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus (§ 38 [X.]). [X.]ie Fragen der Zulässigkeit der geltenden Ansprüche nach Hauptantrag und nach Hilfsantrag 2 sowie der Neuheit der [X.] können somit dahinstehen (vgl. [X.], Urteil vom 18. September 1990 – [X.], [X.], 120, Abschnitt II. 1. – Elastische Bandage). Ebenso kann dahingestellt bleiben, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 im Hinblick auf die §§ 1 bis 5 [X.] patentfähig ist.

1. [X.]ie Patentanmeldung betrifft ein Maßband zur horizontalen Einteilung von [X.]achlatten für die Verlegung von [X.]achziegeln mit Nut-Feder Verbindungen mit einer variablen mittleren [X.]eckbreite (vgl. [X.] [X.] 10 2014 106 600 [X.], Abs. 0001). Gemäß der Beschreibungseinleitung werden beim Eindecken eines [X.]aches mit Ziegeln die Ziegel auf vorher angebrachten [X.]achlatten montiert, welche ihrerseits auf [X.]achsparren montiert sind; in der Regel erfolge dies durch Einhängen der Ziegel in die [X.]achlatten. Beim Verlegen werde an einer Seite des [X.]aches angefangen, und die Ziegel würden der Reihe nach über das gesamte [X.]ach bis zur anderen Seite verlegt. An den Außenkanten könnten spezielle Ziegel, sogenannte Ortgangziegel, welche den Giebel teilweise überdecken, verlegt werden. [X.]ie letzte Ziegelreihe werde notfalls gekürzt, falls es nicht möglich sei, die Ziegel so zu verlegen, dass eine ganzzahlige Anzahl von Ziegeln pro Reihe verlegt werden kann (vgl. [X.], Abs. 0002 - 0004).

_[X.], als [X.]imale [X.]_[X.] definiert. [X.]ieses [X.]iel könne auch genutzt werden, um möglichst eine ganzzahlige Anzahl von Ziegeln pro Reihe zu verlegen, was eine genaue Berechnung erfordere. [X.]azu sei die Gesamtbreite des [X.]achs B_G zu bestimmen, die Breite der an beiden Seiten befindlichen Ortgangziegel (sofern vorhanden) abzuziehen und die sich daraus ergebende effektive Breite B_E durch die mittlere [X.]eckbreite der Ziegel zu teilen. [X.]er Quotient sollte eine ganze Zahl ergeben, was bei älteren [X.]ächern oder bei Ungenauigkeiten beim [X.]achaufbau aber nicht immer der Fall sei (vgl. [X.], Abs. 0005 - 0008).

Notwendig sei eine genaue Berechnung. Zur Vermeidung von Fehlern beim Verlegen der Ziegel, könnten die [X.]achlatten an mehreren Stellen vor Verlegung markiert werden, diese Markierungsstellen müssten aber ebenfalls vorab berechnet werden, was den Rechenaufwand weiter erhöhe (vgl. [X.], Abs. 0006, 0015). Aus [X.]ruckschrift [X.]1 sei ein [X.]achdeckerlattmaßband bekannt, mit welchem der Abstand von [X.]achlatten festgelegt werden könne, welches das bei der Verlegung von Ziegeln mit variabler [X.]eckbreite beschriebene Problem aber nicht lösen könne (vgl. [X.], Abs. 0018).

[X.]er Erfinder habe sich der Aufgabe gestellt, eine einfache, zuverlässige, günstige und genaue Vorrichtung zur Verfügung zu stellen, welche die oben genannten Probleme löse. [X.]ie Aufgabe soll durch ein Maßband nach Anspruch 1 gelöst werden (vgl. [X.], Abs. 0019).

Fachmann, der nach Überzeugung des [X.]s beruflich mit der Konstruktion und Entwicklung von Werkzeugen für [X.]achdecker befasst ist. [X.]er Auffassung des Vertreters des Anmelders, der relevante Fachmann sei, wie auch der Erfinder selbst, ein [X.]achdecker mit Berufserfahrung, kann der [X.] nicht beitreten. Entsprechend der [X.]-Entscheidung [X.] vom 18. Juni 2009 – [X.] (vgl. Leitsatz und Abs. III. 1.) ist für die Entwicklung eines Ziegelmaßbands nicht auf den Benutzer eines solchen Maßbands, sondern auf einen Konstrukteur oder Entwickler eines solchen Hilfswerkzeugs für [X.]achdecker abzustellen. Auch wenn im Einzelfall ein besonders befähigter [X.]achdeckermeister ein solches Maßband entwickeln kann, so ist als Fachmann, der regelmäßig solches Handwerkszeug für [X.]achdecker entwickelt, bspw. aber nicht zwingend ein Ingenieur mit Fachhochschulabschluss der Fachrichtung Werkzeugtechnik oder [X.] im Bereich [X.] mit mehrjähriger Berufserfahrung anzusehen, welcher sich über die Bedürfnisse der [X.]achdecker erforderlichenfalls bei diesen informiert.

2. Einige Merkmale der Patentansprüche bedürfen der Auslegung.

Anspruch 1 nach Hauptantrag ist auf ein Maßband gerichtet, das gemäß Merkmal [X.] eine Länge L aufweist, und geeignet sein soll zur Einteilung von [X.]achlatten für die Verlegung von [X.]achziegeln. [X.]ie weiteren Angaben in Merkmal [X.], betreffend die variable mittlere [X.]eckbreite mit Mindest- und Höchstwert, kennzeichnen das Maßband selbst nur insoweit, als dass sie die Eignung des [X.] auf eine Verwendung beim Verlegen von Ziegeln mit einer variablen mittleren [X.]eckbreite einschränken.

_[X.]) sein soll, ist beispielsweise auch für n = 1 erfüllt, was bedeutet, dass als weitere Markierungen bereits eine einzelne Gruppe von drei Markierungen, welche als [X.], [X.]_[X.] und [X.]_[X.] anzusehen sind, die [X.] erfüllt.

_[X.] und Höchstdeckbreite [X.]_[X.] angesehen werden können. Wie groß in absoluter Abmessung diese Werte sind, hängt von der Art der zu verlegenden Ziegel ab. [X.]ie Anmeldung gibt für Ziegel mit einer mittleren [X.]eckbreite zwischen 200 und 300 mm ein [X.]iel von 1 bis 2 mm pro Richtung an (vgl. [X.], Abs. 0005). [X.]er Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag ist jedoch nicht auf solche Maßangaben beschränkt, weder in absoluten Abmessungen noch in relativen, da sich weder in Anspruch 1 noch in den Unteransprüchen nach Hauptantrag etwas zu konkreten Abmessungen der Länge des Maßbands oder der darauf angebrachten Markierungen findet.

[X.]ie in der [X.]ur 1 der Anmeldung ebenfalls dargestellte zweite Maßeinteilung 3 ist ebenso wenig Gegenstand des Anspruchs 1 wie die in der [X.]ur abgebildeten Angaben zur [X.] (vgl. Abs. 0027, Zahl im Kreis in [X.]ur 1, mit Bezugszeichen 30; vgl. die [X.], 5, 7 und 8 nach Hauptantrag).

3. [X.]er Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag ist durch den Stand der Technik nahegelegt und somit nicht patentfähig (§ 4 [X.]).

[X.]ruckschrift [X.]4 offenbart ein Maßband mit einer Länge L (von teilweise Merkmal [X.], jedoch betreffend die Höhe anstatt der Breite der Ziegel). [X.]ie [X.]ruckschrift befasst sich – wie die vorliegende Anmeldung – damit, dass es bei einer geeignet gewählten Überdeckung der Ziegel erreicht werden kann, ohne das Schneiden von Ziegeln auszukommen, wobei auf komplizierte Berechnungen verzichtet werden soll (vgl. [X.]. 1, [X.] 9 - 20, [X.] 50 - 67). Aus [X.]ur 1 ist ersichtlich, dass das Maßband verschiedene Markierungen aufweist, welche jeweils nebeneinander angebracht sind. [X.]abei entspricht bspw. die Markierung teilweise Merkmale M3.1 bis [X.]). [X.]as Maßband weist zusätzlich zu den vorstehend aufgeführten Markierungen auch Markierungen auf, welche von einem Ende ([X.] anzusehen sind (vgl. [X.]: …

Aus [X.]ruckschrift [X.]4 ist somit ein Maßband bekannt, das die Anforderungen der Merkmale [X.] bis [X.] erfüllt, mit dem einzigen Unterschied, dass es zur vertikalen Verlegung von [X.]achziegeln, also von der Traufe bis zum First, für Ziegel mit einer variablen mittleren [X.]eckhöhe anstatt zur Einteilung von [X.]achlatten für die Verlegung von [X.]achziegeln mit einer variablen mittleren [X.]eckbreite, also zur horizontalen Verlegung ausgestaltet ist.

Ausgehend von dieser [X.]ruckschrift ist es für den Fachmann naheliegend, ein solches Maßband nicht nur zur vertikalen Einteilung sondern auch bei der horizontalen Verlegung von [X.]achziegeln auszugestalten, welche in horizontaler Richtung eine variable [X.]eckbreite aufweisen. [X.]ie Verwendung von [X.] zur horizontalen Verlegung von [X.]achziegeln ist dem Fachmann hinlänglich bekannt, was sich beispielsweise aus [X.]ruckschrift [X.]2 ergibt, welche ein Eindeckmaßband für die Verlegung von [X.]achsteinen auf [X.]achlatten beschreibt, oder auch aus [X.]ruckschrift [X.]3 (vgl. Zusammenfassung u. [X.]. 1), in der die Verwendung ein und desselben [X.] zur vertikalen als auch zur horizontalen Verlegung von [X.]achziegeln beschrieben wird (vgl. [X.]. 2 - 7).

[X.]er [X.] vermag der Argumentation des Vertreters des Anmelders, dass ein [X.]ach typischerweise breiter als hoch sei, was eine Verwendung eines [X.], das für die vertikale Verwendung ausgelegt sei, für eine horizontale Verwendung erschwere, nicht zuzustimmen. [X.]ie in der vorliegenden Anmeldung erläuterte Aufgabe, möglichst eine ganzzahlige Anzahl von Ziegeln zu verlegen (vgl. Beschreibung, [X.], dritter Abs.), stellt sich sowohl bei der Verlegung in vertikaler wie in horizontaler Richtung, unabhängig von den absoluten Maßen des [X.]achs. Ein Maßband, wie es aus [X.]ruckschrift [X.]4 bekannt ist, nicht nur für die Verlegung von [X.]achziegeln in vertikaler Richtung zu verwenden, sondern auch für die Verlegung von [X.]achziegeln in horizontaler Richtung des [X.]aches als geeignet zu erachten und demgemäß statt Maße zu [X.]achziegelhöhen, Maße zu [X.]achziegelbreiten anzubringen, erfordert vom Fachmann daher keine erfinderische Tätigkeit.

[X.]er Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag beruht somit in Kenntnis von [X.]ruckschrift [X.]4 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

[X.]ie Frage, ob mit dem aus [X.]ruckschrift [X.]1 bekannten Maßband, welches ebenfalls mehrere Markierungen aufweist, allerdings für unterschiedliche fixe Breiten von [X.]achziegeln, dem Fachmann der Gegenstand von Anspruch 1 ebenfalls nahegelegt ist, kann daher dahingestellt bleiben.

[X.]er geltende Patentanspruch 1 nach Hauptantrag ist daher nicht gewährbar.

4. [X.]er Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist nicht zulässig (§ 38 [X.]).

_[X.] und einer [X.]imalen [X.]_[X.] aufweist.

_[X.] und [X.]_[X.] gemäß den Merkmalen [X.], [X.] und [X.]*.

_[X.] und [X.]_[X.] aufweist (vgl. ursprünglicher Anspruch 1, [X.]. 1 und [X.], [X.] 29 - [X.], [X.] 19 der Anmeldeunterlagen entsprechend Absätzen 0020 und 0021 der [X.]). Insbesondere ist in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen kein Maßband offenbart, das als eine erste Maßeinteilung jeweils bei einem Vielfachen der mittleren [X.]eckbreite Markierungen aufweist, und als weitere Markierungen lediglich für die [X.]_[X.]- und [X.]_[X.]-Markierung diese nur bei ganzzahligen Vielfachen von [X.]rei oder Vier aufweist. Ursprünglich offenbart ist als weitere Markierung jeweils eine Gruppe von Markierungen, welche [X.]destens sowohl die mittlere [X.], wie auch [X.]_[X.] und [X.]_[X.] anzeigt (vgl. ursprünglicher Anspruch 2 i. V. m. ursprünglichem Anspruch 1, [X.], zw. Abs. der Anmeldeunterlagen entsprechend Abs. 0021 der [X.]). Auch die vom Vertreter des Anmelders hierzu genannte Offenbarungsstelle in den Anmeldeunterlagen auf Seite 6, Zeile 10 der Beschreibung gibt keinen Hinweis darauf, die Markierung der mittleren [X.]eckbreite über das Maßband hinweg durchgehend anzubringen, die Markierungen zu [X.]_[X.] und [X.]_[X.] jedoch nur für ganzzahlige Vielfache von [X.]rei oder Vier, wie mit dem geltenden Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 beansprucht.

[X.]er Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 geht somit über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus, so dass dieser Anspruch nicht zulässig ist.

5. [X.]ie Präzisierung gemäß Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 kann eine erfinderische Tätigkeit nicht begründen.

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 unterscheidet sich von Anspruch 1 nach Hauptantrag darin, dass gemäß Merkmal [X.]* „n ein ganzzahliges Vielfaches von [X.]rei oder Vier ist“.

_[X.] und [X.]_[X.] Markierungen auf. Wenn, wie der Vertreter des Anmelders in der mündlichen Verhandlung erläutert hat, die Vielzahl von Markierungen auf dem Maßband für den Benutzer unübersichtlich ist, so ist es als Teil der dem Entwickler gestellten Aufgabe anzusehen, das Maßband übersichtlich zu gestalten. [X.]abei ist unmittelbar einsichtig, dass das Weglassen von einzelnen Markierungen dem Benutzer die Übersicht erleichtert. [X.]as Weglassen von bestimmten Markierungen – hier jeweils der Markierungen, bei denen n kein ganzzahliges Vielfaches von [X.]rei oder Vier ist – kann jedenfalls eine erfinderische Tätigkeit nicht begründen.

[X.]er Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 beruht für den Fachmann somit ebenfalls in Kenntnis von [X.]ruckschrift [X.]4 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. [X.]er Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 ist daher nicht gewährbar.

6. Nachdem die Gegenstände der Patentansprüche 1 nach Hauptantrag und nach Hilfsantrag 2 gegenüber dem genannten Stand der Technik nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhen und der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 nicht zulässig ist, kann es dahin gestellt bleiben, ob ein Maßband, dass durch seine Maßeinteilung charakterisiert ist, und damit bestimmte Skalen beansprucht, überhaupt dem Patentschutz zugänglich ist (vgl. [X.], Patentgesetz 10. Auflage, § 1 Rdn. 94, 18 W 129/63 in B[X.]E 6, 145; vgl. [X.], Urteil vom 15. Februar 2011 – [X.], Rdn- 17 m. w. N.).

7. Mit dem jeweils nicht patentfähigen Anspruch 1 nach Hauptantrag und nach Hilfsantrag 2 und dem nicht zulässigen Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 sind auch die auf diese Ansprüche direkt oder indirekt rückbezogenen Unteransprüche nicht schutzfähig, da auf diese Ansprüche kein eigenständiges Patentbegehren gerichtet war (vgl. [X.], Beschluss vom 27. Juni 2007 – [X.], [X.], 862 Abschnitt [X.]) aa) – Informationsübermittlungsverfahren II).

8. Nachdem die jeweiligen Anspruchssätze nach Hauptantrag bzw. nach den Hilfsanträgen 1 und 2 nicht schutzfähig sind, war die Beschwerde zurückzuweisen.