Bundespatentgericht, Beschluss vom 23.06.2015, Az. 29 W (pat) 121/12

Die (in grün und silber ausgestaltete) Wort-/Bildmarke

ist am 10. November 2009 angemeldet und am 22. Januar 2010 als Marke in das beim [X.] ([X.]) geführte Register eingetragen worden für die folgenden Waren und Dienstleistungen:

Klasse 01: Aldehyde, Alkohol, Amylalkohol, Antiklopfmittel für Verbrennungsmotoren, Äther, [X.], [X.], Ätzmittel, [X.], [X.], [X.], Bremsflüssigkeiten, chemische Entzunderungsmittel für Motoren, chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, chemische Erzeugnisse für Laboranalysen (ausgenommen für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke), chemische Kraftstoffzusätze, chemische Kühlmittel, chemische Produkte zur Lebensmittelkonservierung, chemische Zusätze für Kraftstoff und Treibstoff, Erdöldispergierungsmittel, [X.], Fettentfernungsmittel zur Verwendung bei Herstellungsverfahren, Fettsäuren, Feuerlöschmittel, Fluide für Getriebe, Frostschutzmittel, Glykol, Glykoläther, [X.], Härter als chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, [X.], Holzgeistdestillationsprodukte, Hydraulikflüssigkeiten, Kältemittel, Klebleime und Klebmittel für gewerbliche Zwecke, Kunstharze im Rohzustand (in Form von Pulver, Flüssigkeiten oder Pasten), Methan, [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], Reinigungszusätze für Benzin, Wasserstoff, Zündstoff (chemische Treibstoffzusätze);

Klasse 04: Alkohol (Brennstoff), Kohleanzünder, Benzin (Brennstoff), Benzol, biogene Brennstoffe, biogener Kraftstoff, Brenngas, Brennöle, Brennstoff auf Alkoholgrundlage, Brennstoffe, Brennstoffmischungen (gasförmig), Dochte für Beleuchtungszwecke, Gasöl, Gasolin, Heizöl, Kerosin, Kerzen (für Beleuchtungszwecke), Kraftstoff, [X.], mineralische Brennstoffe, Mineralöle, Mineralschmieröle, Motorenöl, mineralischer Kraftstoff, Nachtlichte (Kerzen), Naphta, nicht chemische Zusätze für Kraft-, Treibstoff, Öle für technische Zwecke, Ölgas, Paraffin, Petroleum (roh oder raffiniert), Petroleumäther, Rapsöl für gewerbliche Zwecke, Rizinusöl für technische Zwecke, Rüböl für gewerbliche Zwecke, Schmierfette, Schmiermittel, Schmieröle, Schneidöle, Sonnenblumenöl für gewerbliche Zwecke, [X.] bindende Stoffe, Stearin, Steinkohlenöl, [X.], technische Fette, verfestigte Gase (Brennstoff), [X.] (Dimethylbenzol), [X.] (Kohlenwasserstoff);

Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen und [X.] in den Bereichen Aldehyde, Alkohol, Amylalkohol, Antiklopfmittel für Verbrennungsmotoren, Äther, [X.], [X.], Ätzmittel, [X.], [X.], [X.], Bremsflüssigkeiten, chemische Entzunderungsmittel für Motoren, chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, chemische Erzeugnisse für Laboranalysen (ausgenommen für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke), chemische Kraftstoffzusätze, chemische Kühlmittel, chemische Produkte zur Lebensmittelkonservierung, chemische Zusätze für Kraftstoff und Treibstoff, Erdöldispergierungsmittel, [X.], Fettentfernungsmittel zur Verwendung bei Herstellungsverfahren, Fettsäuren, Feuerlöschmittel, Fluide für Getriebe, Frostschutzmittel, Glykol, Glykoläther, [X.], Härter als chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, [X.], Holzgeistdestillationsprodukte, Hydraulikflüssigkeiten, Kältemittel, Klebleime und Klebmittel für gewerbliche Zwecke, Kunstharze im Rohzustand (in Form von Pulver, Flüssigkeiten oder Pasten), Methan, [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], Reinigungszusätze für Benzin, Wasserstoff, Zündstoff (chemische Treibstoffzusätze); Alkohol (Brennstoff), Kohleanzünder, Benzin (Brennstoff), Benzol, biogene Brennstoffe, biogener Kraftstoff, Brenngas, Brennöle, Brennstoff auf Alkoholgrundlage, Brennstoffe, Brennstoffmischungen (gasförmig), Dochte für Beleuchtungszwecke, Gasöl, Gasolin, Heizöl, Kerosin, Kerzen (für Beleuchtungszwecke), Kraftstoff, [X.], mineralische Brennstoffe, Mineralöle, Mineralschmieröle, Motorenöl, mineralischer Kraftstoff, Nachtlichte (Kerzen), Naphta, nicht chemische Zusätze für Kraft-, Treibstoff, Öle für technische Zwecke, Ölgas, Paraffin, Petroleum (roh oder raffiniert), Petroleumäther, Rapsöl für gewerbliche Zwecke, Rizinusöl für technische Zwecke, Rüböl für gewerbliche Zwecke, Schmierfette, Schmiermittel, Schmieröle, Schneidöle, Sonnenblumenöl für gewerbliche Zwecke, [X.] bindende Stoffe, Stearin, Steinkohlenöl, [X.], technische Fette, verfestigte Gase (Brennstoff), [X.] (Dimethylbenzol), [X.] (Kohlenwasserstoff).

Wortm arke 302 12 297

[X.]OL

Gemeinschaftswortmarke EM 003 682 002

[X.]OL

Beide Marken sind für zahlreiche Waren aus den Klassen 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 21 und 25 geschützt, nämlich unter anderem übereinstimmend für die Waren der

Klasse 01: Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, insbesondere chemisch und physikalisch wirkende Zusätze für Schmiermittel, Schmierfette, technische Öle und für Motoren-, Getriebe-, Kompressoren- und Hydrauliköle sowie Zusätze für Treibstoffe, insbesondere Benzin- und Dieseltreibstoffe; Zusätze für Kühlerflüssigkeiten und für Wasser von Scheibenwaschanlagen; Hydraulikflüssigkeiten; Bremsflüssigkeiten; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke; Filterkohle; Filtereinsätze (chemische Erzeugnisse, Kunststoffe im Rohzustand, mineralische Substanzen, pflanzlich); Keramikpartikel als Filtereinsätze; Feuerlöschmittel;

Klasse 04: Schmiermittel; [X.]absorbierungs-, [X.]benetzungs- und [X.]bindemittel; Brennstoffe (einschließlich Motorentreibstoffe); technische Fette und technische Öle, einschließlich Motoren-, Getriebe-, Kompressoren- und Hydrauliköle; Kontaktöle und [X.]; nicht chemische Additive für Öl, Treibstoffe, insbesondere für Benzin- und Dieselkraftstoffe; nicht-chemische Zusätze für technische Fette, technische Öle, Motorenöle, Getriebeöle, Kompressorenöle und Hydrauliköle.

Nach Übertragung der [X.] von der ursprünglichen Inhaberin, der [X.], auf die jetzige Beschwerdegegnerin sind diese auf entsprechenden Antrag jeweils vom März 2011 im nationalen Register und im [X.] umgeschrieben worden; die Rechtsnachfolgerin der Widersprechenden hat mit Erklärung vom 27. März 2011 das Widerspruchsverfahren übernommen.

Mit Beschluss vom 27. September 2012 hat die Markenstelle für Klasse 35 die angegriffene Marke gelöscht. Zwischen den Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 4 und 35 der angegriffenen Marke und den Waren der Widerspruchsmarke bestehe enge Ähnlichkeit bis hin zur Identität. Selbst wenn man berücksichtige, dass teilweise Fachkreise in den Erwerbsvorgang eingeschaltet seien und es sich auch weniger um geringwertige Produkte und Leistungen handle, seien nach der maßgeblichen [X.] dennoch Durchschnittsverbraucher einzubeziehen. Den danach eher strengen Anforderungen an den einzuhaltenden [X.] werde die jüngere Marke in klanglicher Hinsicht nicht gerecht. Die Vergleichsmarken stimmten in den Eckbestandteilen überein. Sie wiesen zwar eine unterschiedliche Silbenanzahl auf; die eingefügte [X.] „ba“ und die Verdoppelung des Konsonanten „n“ bewirkten gegenüber dem gemeinsamen Lautbestand aber keine ausreichende Verschiedenheit. Denn bei der [X.] „ba“ handle es sich um eine überwiegend unbetont gesprochene Silbe, so dass der unterschiedliche Klangcharakter im Gesamteindruck nicht so hervortrete, dass eine Verwechslung ausgeschlossen werden könne. Dies gelte selbst für den Fall, dass der Verkehr die übereinstimmende Endung „-ol“ als kennzeichnungsschwach ansehe; insoweit sei aber schon zu berücksichtigen, dass die Endung „-nol“ laute und der Verkehr deshalb diese gerade nicht ohne weiteres mit „Öl“ in Verbindung bringe und als kennzeichnungsschwach ansehe. Damit mündlichen Bestellungen und Empfehlungen zu rechnen sei, führten bereits die festgestellten klanglichen Ähnlichkeiten zu einer relevanten Verwechslungsgefahr, so dass es auf die Frage, ob die Marken auch im Schriftbild einer Verwechslung unterlägen, nicht ankomme.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke.

Zwischen den Vergleichsmarken sei bereits eine klangliche Ähnlichkeit nicht gegeben. Die Markenstelle habe nicht ausreichend berücksichtigt, dass gerade im Hinblick auf die gemeinsame und nicht unterscheidungskräftige Endung „-ol“ den Wortanfängen besondere Bedeutung bei der Bemessung der Verwechslungsgefahr zukomme. Der Zeichenendung „-ol“ komme aufgrund der branchenweiten und -typischen Verwendung eine deutlich herabgesetzte Kennzeichnungskraft innerhalb des [X.] zu; es handle sich um eine in der Industrie gebräuchliche Endung für alle Flüssigkeiten bzw. Substanzen auf alkoholischer Basis. Maßgeblich zu berücksichtigen seien daher die deutlich unterschiedlichen Wortanfänge „maban“ und „[X.]“. Ferner wiesen die [X.] nicht nur eine unterschiedliche Silbenzahl auf, sondern erhielten durch die zusätzliche Silbe einen vollständig anderen Klangcharakter. Es handle sich nämlich bei „-ba“ gerade nicht um eine unbetont gesprochene [X.]. Eine schriftbildliche Ähnlichkeit sei schon wegen des nicht bloß eine Verzierung darstellenden [X.] der jüngeren Marke zu verneinen. Nicht zuletzt beachte die angegriffene Entscheidung nicht ausreichend, dass aufgrund der speziellen Waren und Dienstleistungen eine erhöhte Aufmerksamkeit zu erwarten sei. Schließlich verweist die Beschwerdeführerin auf Widerspruchsentscheidungen des [X.] und des [X.], in denen in parallelen Verfahren eine Verwechslungsgefahr zwischen den hiesigen Kollisionsmarken bzw. der angegriffenen Wortmarke „mabanol“ verneint worden war.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle vom 27. September 2012 aufzuheben und die Widersprüche zurückzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin hat im Beschwerdeverfahren weder einen Sachantrag gestellt noch hat sie sich - auch nicht nach einem Verfahrenshinweis des Senats vom 9. März 2015 - zur Sache geäußert.

Im Amtsverfahren hat sie die Auffassung vertreten, dass zwischen der angegriffenen Marke und den [X.] eine Verwechslungsgefahr sowohl in visueller wie auch klanglicher Hinsicht bestehe, da „[X.]“ und „mabanol“ schriftbildlich hochgradig ähnlich seien sowie die Zeichenwörter in klanglicher Hinsicht von der übereinstimmenden [X.] „ma-nol“ geprägt würden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulässige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Denn zwischen den sich jeweils gegenüberstehenden Marken kann eine Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 (i. V. m. § 125b Nr. 1) [X.] nicht festgestellt werden.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt ([X.] [X.], 1098 Rn. 44 – [X.]/ [X.]; [X.], 933 Rn. 32 – [X.]; [X.], 237 Rn. 18 – PICARO/[X.]; [X.], 1040 Rn. 25 – [X.]/pure; [X.], 235 Rn. 15 – [X.]/[X.]; [X.], 484 Rn. 23 – [X.]; [X.], 905 Rn. 12 – [X.]; [X.], 258 Rn. 20 – INTERCONNECT/T-InterConnect; [X.], 859 Rn. 16 – [X.]; [X.], 60 Rn. 12 – [X.]). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie u. a. etwa die Art der Ware oder Dienstleistung, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

Da die [X.] hinsichtlich der Zeichen und der [X.] – in den hier relevanten Waren – übereinstimmen, gelten die nachfolgenden Ausführungen gleichermaßen für beide Widersprüche.

1. Ausgehend von der hier maßgeblichen [X.] besteht zwischen den sich gegenüberstehenden Waren aus den Klassen 1 und 4 teilweise Identität. Ob und in welchem Grad im Übrigen eine Ähnlichkeit zwischen den [X.] sowie unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des [X.] (GRUR 2014, 378 Rn. 39 – [X.]) zur Frage der Ähnlichkeit zwischen Handelsdienstleistungen und den auf sie bezogenen Waren auch für die Dienstleistungen der angegriffenen Marke aus der Klasse 35 zu den Widerspruchswaren der Klassen 1 und 4 eine Ähnlichkeit in Betracht kommt, kann dahingestellt bleiben. Denn die angegriffene Marke hält den erforderlichen Abstand zu den [X.] selbst im Bereich identischer Waren ein.

2. Die [X.] „[X.]OL“ verfügen über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Anhaltspunkte für eine Schwächung oder Steigerung der Kennzeichnungskraft sind nicht erkennbar.

3. Angesprochene Verkehrskreise im hier relevanten Warenbereich der überwiegend chemischen Erzeugnisse sind im Wesentlichen – auch wegen der konkreten Zweckbestimmungen, vgl. [X.] „…für gewerbliche Zwecke“, „…für technische Zwecke“ - die [X.] und nur in geringerem Umfang Endverbraucher. Unter Berücksichtigung der speziellen Art der Waren, auf die sich auch die Handelsdienstleistungen der angegriffenen Marke beziehen, ist insgesamt daher eine etwas erhöhte Aufmerksamkeit zugrundezulegen.

4. Ausgehend hiervon hat die angegriffene Marke zum sicheren Ausschluss einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr im Bereich identischer Waren einen deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke einzuhalten. Diesen Anforderungen wird sie – entgegen der Auffassung der Markenstelle - gerecht.

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente ([X.], 833 Rn. 30 – Culinaria/[X.]; [X.], 1040 Rn. 25 – [X.]/pure; [X.], 909 Rn. 13 – Pantogast; [X.], 905 Rn. 12 – [X.]). Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. [X.] [X.]. 2014, 459 Rn. 42 – [X.]; [X.]. 2012, 754 Rn. 63 – [X.] Marken GmbH/[X.] [Linea Natura Natur hat immer Stil]; [X.]. 2010, 129., Rn. 60 – [[X.]/[X.]]; [X.] 2004, 779, 781 - Zwilling/ [X.]). Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist im Klang, im (Schrift)Bild und im [X.] zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus ([X.] 2014, 382 Rn. 25 – [X.]; [X.], 1055 Rn. 26 – airdsl; [X.], 340, 347 - [X.]; [X.], 393, Rn. 21 - HEITEC).

Die angegriffene Wort-/Bildmarke

hebt sich sowohl in schriftbildlicher, begrifflicher wie auch in klanglicher Hinsicht ausreichend von den beiden prioritätsälteren Wortmarken „[X.]OL“ ab.

Die Vergleichsmarken zeigen schriftbildlich schon wegen des in der angegriffenen Marke zusätzlich enthaltenen [X.] eines stilisierten Schiffes und der grafischen Ausgestaltung des [X.], das jeweils in das visuelle Erinnerungsbild aufgenommen wird, deutliche Unterschiede.

Da es sich bei den Markenwörtern „mabanol“ und „[X.]OL“ jeweils um Begriffe ohne konkrete Bedeutung handelt, kommt auch eine begriffliche Verwechslungsgefahr nicht in Betracht.

In klanglicher Hinsicht wird die angegriffene Marke durch ihren Wortbestandteil geprägt, so dass demnach für den klanglichen Markenvergleich das Wort „[X.]“ den [X.] „[X.]OL“ gegenübersteht. Zwar stimmen die Markenwörter jeweils in ihren zwei Anfangsbuchstaben „ma-„ sowie in den letzten drei Buchstaben „-nol“ überein. Allerdings ergibt sich eine unterschiedliche Silbenanzahl – dreisilbig bei „ma-ba-nol“ und zweisilbig bei „[X.]“ -, so dass schon die ersten Silben damit nicht übereinstimmen. Auch die Vokalfolgen - „a-a-o“ einerseits und „a-o“ andererseits - weichen erkennbar voneinander durch den zusätzlich in der angegriffenen Marke enthaltenen Vokal „a“ ab, was nicht zuletzt wegen der Verdopplung auffällt. Bei der zusätzlichen Silbe „-ba-“ in der angegriffenen Marke handelt es sich – entgegen der Auffassung der Markenstelle – auch nicht um eine unbetonte [X.], vielmehr wirkt sich diese auf den Sprechrhythmus und die Betonung deutlich aus. Die jüngere Marke wird eher weicher und gedehnter ausgesprochen, die [X.] demgegenüber kurz und hart. Auch bei ungünstigeren Übermittlungsbedingungen werden die angesprochenen Verkehrskreise die Marken wegen dieser Unterschiede in den Gesamtklangbildern nicht füreinander halten.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist daher nicht zu bejahen.

Anhaltspunkte für andere Arten der Verwechslungsgefahr sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

Eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen auf einen der Beteiligten ist nicht veranlasst, § 71 [X.].