Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 23.02.2012, Az. I ZB 30/10

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
I ZB 30/10
vom

23. Februar 2012

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke Nr. 1
177
265

-
2
-
Der [X.]
Zivilsenat des [X.] hat am 23.
Februar 2012 durch [X.] Dr.
Bornkamm und [X.], Dr.
Kirchhoff, Dr. Koch
und Dr.
Löffler

beschlossen:

[X.] gegen den am 15.
April 2010 an [X.] zugestellten Beschluss des 29.
Senats ([X.]) des [X.] wird auf Kosten der Antragstellerinnen zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000

festgesetzt.

Gründe:

[X.] Die Antragstellerinnen haben die Löschung der am 2. August 1990 [X.] und am 5.
Juni 1991
als im Verkehr durchgesetztes Zeichen für die
[X.] Postreklame GmbH
für

Werbung in [X.]; Veröffentlichung und Herausgabe von [X.]

eingetragenen Wortmarke Nr.
1
177
265

Gelbe Seiten

1
-
3
-
beantragt. Die Marke wurde am 1.
September 1994 auf die [X.] und am 4.
Februar 2009 auf die
Markeninhaberin umgeschrieben.

Das [X.] Paten und Markenamt hat die Löschung der Marke [X.]. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin hat das Bundespatentge-richt den Beschluss
des Patenund Markenamts aufgehoben.
Dagegen wen-det
sich die Antragstellerin
zu
2
mit ihrer vom [X.] nicht zuge-lassenen Rechtsbeschwerde, mit der sie die Versagung rechtlichen Gehörs rügt.
Die Antragstellerin zu 1 hat ihre Rechtsbeschwerde nach Einreichung der Begründung zurückgenommen.

I[X.] Das [X.] hat angenommen, die Löschungsgründe des
§
50 Abs.
1 in Verbindung mit
§
8 Abs.
2
Nr.
1, 2 und 3 [X.]
kämen gemäß §
50 Abs.
2 Satz
2 [X.]
nicht in Betracht, weil zwischen
dem Eintragungs-tag am 5.
Juni 1991 und dem Eingang der
Löschungsanträge
am 30.
November 2007
mehr als zehn Jahre lägen. Die Löschungsgründe des §
50 Abs.
1 in [X.] mit §
8 Abs.
2 Nr.
4, 5 und
9 [X.] lägen
ebenfalls nicht vor. Auch der [X.] der [X.]en Markenanmeldung (§
50 Abs.
1 i.V.m.
§
8 Abs.
2 Nr.
10 [X.]) sei zu verneinen. Es könne nicht festgestellt wer-den, dass die [X.] Postreklame GmbH in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes eines Vorbenutzers ohne zureichenden
sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren die gleiche oder zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen
angemeldet habe. Auch der Tatbestand der Erschleichung einer Marke liege nicht vor.

II[X.] [X.] hat keinen Erfolg.
2
3
4
-
4
-

1. Die formund fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde ist gemäß §
83 Abs.
3 Nr.
3 [X.] auch ohne Zulassung durch das Bundespatentge-richt statthaft, da die Antragstellerin zu
2
den im Gesetz aufgeführten, die zu-lassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnenden Verfahrensmangel der [X.] rechtlichen Gehörs rügt und diese Rüge im Einzelnen begründet
hat.

2. [X.] ist jedoch unbegründet. Das Verfahren vor dem [X.] verletzt die Antragstellerin zu
2
nicht in ihrem [X.] auf Gewährung rechtlichen Gehörs.

a) Art.
103 Abs.
1 GG garantiert den Beteiligten eines gerichtlichen Ver-fahrens, dass sie Gelegenheit haben, sich zu dem der gerichtlichen Entschei-dung zugrundeliegenden Sachverhalt und zur Rechtslage zu äußern, und dass das Gericht das Vorbringen zur Kenntnis nimmt und in Erwägung zieht (vgl. [X.] 96, 205, 216
f. mwN).

b) [X.] rügt ohne Erfolg, das
[X.]
ha-be
den Vortrag der Antragstellerin zu
1
im [X.] nicht richtig erfasst,
dass die [X.] Postreklame GmbH den Begriff "Gelbe Seiten" für die beanspruchten Dienstleistungen vor der Markenanmeldung nicht markenmäßig benutzt und deswegen unter den
Gesichtspunkten
der Störung eines fremden Besitzstandes oder
der Markenerschleichung [X.] (§
8 Abs.
2 Nr.
10 [X.])
ange-meldet habe.

aa) Das [X.] hat im Einzelnen ausgeführt, dass es im Anmeldezeitpunkt keinen schutzwürdigen Besitzstand eines [X.] an dem Zeichen "Gelbe Seiten" in [X.] gab.

5
6
7
8
9
-
5
-
bb) Auch den
Tatbestand der Markenerschleichung hat das Bundespa-tentgericht
verneint, ohne den Anspruch der Antragstellerin zu
2 auf rechtliches Gehör zu verletzen.

Das [X.] hat im Einzelnen begründet,
dass die [X.] Postreklame GmbH
weder
bei Anmeldung der Worildmarke 1
033
815, auf
deren Eintragung als verkehrsdurchgesetztes Zeichen später
bei der Anmel-dung der Wortmarke "Gelbe Seiten"
Bezug genommen worden ist, noch
bei der Anmeldung dieser Wortmarke
Aussagen zu ihren Gunsten manipuliert oder fal-sche Angaben gemacht hat.

Das [X.] hat auch das Vorbringen der Antragstellerin zu
1 zur angeblich fehlenden markenmäßigen Benutzung sowohl im [X.] Teil seines Beschlusses wiedergegeben als auch ausdrücklich in den Gründen behandelt. Dabei hat es den Vortrag der Antragstellerinnen nicht ver-kannt, sondern für unzutreffend gehalten. Das [X.]
hat
die
Feststellung einer markenmäßigen Benutzung für die eingetragenen [X.] nicht nur
auf die Gestaltung der Umschlagseiten der [X.], sondern
etwa auch auf die Verwendung des Zeichens bei Wer-bemittelaufdrucken,
Sponsoringaktivitäten und Hausfassadenwerbung gestützt. Ein Gehörsverstoß ist in diesem
Zusammenhang

nicht ersichtlich.

c) Ohne Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde, das [X.] ha-be den
Vortrag
der Antragstellerinnen, die Anmeldung der Wortmarke "Gelbe Seiten" sei zweckfremd vor allem mit dem Ziel der Behinderung potentieller [X.] erfolgt, nicht hinreichend berücksichtigt und deshalb im [X.] nicht zutreffend erfasst.

10
11
12
13
-
6
-
Das [X.] hat ausführlich dargelegt, dass die Anmelderin ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Eintragung der Marke hatte und keine Behinderungsabsicht gegenüber Mitbewerbern verfolgte. Die [X.] greift lediglich diese Würdigung des
Sachverhalts durch das
Bundes-patentgericht an, was ihr im Verfahren der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde verwehrt
ist.

d) Das [X.] hat auch den Antrag der Antragstellerin zu
2, zur Frage der Bösgläubigkeit im Zeitpunkt der Anmeldung die [X.]

, O.

und H.

B.

anzuhören, entgegen der Rechts-
beschwerde nicht stillschweigend übergangen. Es hat vielmehr ausdrücklich von einer Vernehmung dieser Zeugen abgesehen, weil die unter Beweis ge-stellten Behauptungen entweder unstreitig oder unerheblich seien. Dass diese Bewertung des [X.] auf einem Verstoß gegen den Anspruch der Antragstellerin
zu
2
auf rechtliches Gehör beruht, legt die [X.] nicht dar.

e) Die Rüge der Rechtsbeschwerde, das [X.] habe wei-teren Vortrag der Antragstellerin zu
2 zur Bösgläubigkeit der Anmeldung des angegriffenen Zeichens nicht berücksichtigt oder jedenfalls im [X.] nicht richtig erfasst, ist unbegründet.

aa) Das Protokoll der Aufsichtsratssitzung der [X.]n Postreklame GmbH vom 25./26.
November 1968 hat das [X.] zur Kenntnis genommen und lediglich anders gewürdigt, als es die Rechtsbeschwerde für richtig hält. Im Übrigen ist
ein Protokoll aus dem Jahr 1968
für eine Behinde-rungsabsicht bei einer Markenanmeldung im Jahr 1990
wenig aussagekräftig.

14
15
16
17
-
7
-

bb) Der Ende der 1960er
Jahre veröffentlichte [X.] belegt ledig-lich, dass Begriffe wie "Gelbe Seiten", "[X.]" oder "[X.]" schon zu diesem Zeitpunkt in verschiedenen [X.] verwendet wurden. Für die hier allein maßgebliche Frage, ob die aufgrund Verkehrsdurchsetzung in [X.] eingetragene Marke [X.] angemeldet wurde, ist das unerheblich. Das [X.] hatte deshalb keinen Anlass, sich ausdrücklich mit diesem [X.] zu befassen.

cc) Von vornherein ungeeignet für den Nachweis einer Behinderungsab-sicht im Jahr 1990 ist auch das Schreiben der Geschäftsleitung der [X.]n Postreklame GmbH
an das [X.] vom 6.
August 1974. Der dort beschriebene Sachverhalt, dass die [X.] nur mit bestimmten Vertragsverlegern
zusammenar-beite,
kann den Vorwurf einer [X.]en Markenanmeldung in [X.] nicht begründen. Dem stünde auch schon die vom [X.] festgestellte Benutzungsabsicht der [X.]n Postre-klame GmbH für die angemeldete Marke entgegen. Das [X.] brauchte
daher
in den Gründen seiner Entscheidung nicht ausdrücklich auf das Schreiben vom 6.
August 1974 einzugehen.

f) Schließlich macht die Rechtsbeschwerde vergeblich geltend, der ange-fochtene
Beschluss verletze die Antragstellerin
zu
2
deshalb in ihrem Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs, weil das [X.] im Rahmen seiner Entscheidung über die Zulassung der Rechtsbeschwerde Vortrag der Antragstellerin zu
1 nicht hinreichend berücksichtigt und zudem einen falschen Hinweis gegeben habe.
18
19
20
-
8
-

aa) Das [X.] hat den betreffenden Vortrag im Tatbe-stand des angefochtenen Beschlusses wiedergegeben und bei
seiner Zulas-sungsentscheidung in der Sache behandelt.

bb) Auch eine gehörswidrige Überraschungsentscheidung liegt in diesem Zusammenhang nicht vor. Das [X.] hat mit Hinweis vom 3.
Mai 2010 klargestellt, dass die Zulassung der Rechtsbeschwerde entgegen dem Vorbringen der Antragstellerin zu
1 in ihrer Anhörungsrüge vom 27.
April 2010 in der mündlichen Verhandlung am 3.
März 2010 nicht
als sicher dargestellt worden sei. Die Antragstellerin
zu
2
hatte deshalb Anlass, von sich aus alle für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde sprechenden Gründe vorzutragen.

cc)
Die Ausführungen der Rechtsbeschwerde dazu, was die
Antragstelle-rin zu
2
zur Zulassungsfrage noch ergänzend vorgetragen hätte, wären
zudem ungeeignet gewesen, das [X.] zu einer
abweichenden
Zulas-sungsentscheidung zu bewegen. Denn die beiden von der Rechtsbeschwerde angeführten Zulassungsgründe beruhen auf Prämissen, die im Widerspruch zu den Feststellungen des [X.] stehen. Weder hat das Bundes-patentgericht eine Nutzung der Marke ausschließlich in der Werbung für [X.] angenommen, noch ist es davon ausgegangen, dass die Marke nur für ein Produkt und nicht für eine Dienstleistung benutzt worden sei.

21
22
23
-
9
-
II[X.] Die Kostenentscheidung beruht auf §
90 Abs.
2 Satz
1 [X.].

Bornkamm
Pokrant
Kirchhoff

Koch
Löffler
Vorinstanz:
[X.], Entscheidung vom 13.04.2010 -
29 W (pat) 85/10 -

24