Bundespatentgericht, Beschluss vom 19.12.2016, Az. 21 W (pat) 53/12

Die [X.] des [X.] ([X.]) hat am Ende der Anhörung in der Sitzung vom 26. April 2012 beschlossen, das Patent 10 2006 061 003 beschränkt aufrecht zu erhalten. Der am 28. August 2012 schriftlich begründete Beschluss ist dem patentanwaltlichen Vertreter der zwei Patentinhaber am 3. September 2012 zugestellt worden.

Der patentanwaltliche Vertreter der Patentinhaber hat mit Schreiben vom 4. Oktober 2012, das im [X.] am selben Tag per Telefax eingegangen ist, „namens und im Auftrag der Patentinhaber“ Beschwerde gegen den Beschluss der [X.] vom 26. April 2012 eingelegt. [X.]els Einzugsermächtigung vom 4. Oktober 2012, im [X.] am selben Tag per Telefax eingegangen, ist eine „Gebühr für Beschwerdeverfahren“ nach der [X.] 100 in Höhe von 500 € gezahlt worden.

Nach [X.]eilung des [X.] vom 14. August 2015 ist das Streitpatent wegen der Nichtzahlung der Jahresgebühr erloschen.

Das [X.] ([X.]) hat mit Schreiben vom 19. Oktober 2015 den Beteiligten mitgeteilt, das Beschwerdeverfahren werde als erledigt angesehen, sofern sie nicht ein Rechtsschutzinteresse an einer Entscheidung geltend machen würden. Mit Schreiben vom 4. November 2015 hat die Einsprechende mitgeteilt, sie führe mit der Patentinhaberin Gespräche, ob aus dem zwischenzeitlich erloschenen Streitpatent Ansprüche wegen Verletzung aus der Vergangenheit geltend gemacht würden. Mit Schreiben vom 18. November 2015 hat die Einsprechende erklärt, sie habe von den [X.] keine Bestätigung erhalten, dass diese aus dem erloschenen Streitpatent keine Schadensersatzansprüche für die Vergangenheit gegen die Einsprechende geltend machen würden. Deshalb sei mit einer Inanspruchnahme hinsichtlich der Vergangenheit zu rechnen, was das Rechtsschutzinteresse der [X.] an der rückwirkenden Vernichtung des Patents begründe.

Das juristische Mitglied des Senats hat dem Vertreter der Patentinhaber am 30. November 2015 die Rechtsauffassung des Senats telefonisch erläutert, wonach auch für die Fortführung des Beschwerdeverfahrens durch die Patentinhaber von diesen ein Rechtsschutzbedürfnis zu fordern sei. Der Vertreter der Patentinhaber hat in dem Telefonat auf einen Lizenzvertrag hingewiesen, aus dem die Patentinhaber verpflichtet sein könnten und der ein Rechtsschutzbedürfnis rechtfertigen könnte.

Der Senat hat mit Schreiben vom 25. Februar 2016 der [X.] erklärt, das Beschwerdeverfahren könne nach dem Erlöschen des Streitpatents nur dann fortgesetzt werden, wenn die Einsprechende ein eigenes Rechtsschutzbedürfnis für einen rückwirkenden Widerruf geltend mache. Sei kein besonderes Rechtsschutzbedürfnis erkennbar, sei das Verfahren über den Einspruch und damit das Verfahren über die Beschwerde der [X.] erledigt. Auch wenn die Anforderungen an das besondere Rechtsschutzbedürfnis an der Verfahrensfortführung großzügig seien, werde im Hinblick auf die Darlegungs- und [X.] es als nicht ausreichend angesehen, dass der Patentinhaber keine Erklärung abgebe, für die Vergangenheit keine Rechte aus dem Patent geltend zu machen. Deshalb sei fraglich, ob der Umstand, von den [X.] keine Bestätigung erhalten zu haben, dass von deren Seite keine Schadensersatzansprüche drohen würden, für das Rechtsschutzbedürfnis ausreichend sei. Es sei ein Tatsachenvortrag dahingehend zu fordern, dass derzeit konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen würden, dass eine Inanspruchnahme aus dem Patent für die Vergangenheit [X.] könnte. Es sei deshalb erforderlich, dass die Einsprechende darlegen würde, aufgrund welcher Umstände sie Grund zu der Besorgnis haben würde, aus dem erloschenen Patent wegen Handlungen aus der [X.] vor dessen Erlöschen in Anspruch genommen werden zu können. Allein die Weigerung der Patentinhaber, ohne substantiierten Vortrag der [X.] quasi ins Blaue hinein zu erklären, dass die Patentinhaber die Einsprechende nicht wegen Ansprüchen aus der Vergangenheit in Anspruch nehmen würden, könne ein Rechtsschutzinteresse nicht begründen.

Ebenfalls mit Schreiben vom 25. Februar 2016, das den [X.] am 29. Februar 2016 zugegangen ist, hat der Senat die Patentinhaber darauf [X.], sie hätten lediglich eine [X.] bezahlt. Nach dem Beschluss „[X.]“ des [X.] ([X.]) vom 18. August 2015 ([X.]) sei die [X.] für jeden Antragsteller gesondert zu erhe-ben; bei Einlegung einer Beschwerde, die von mehreren Personen erhoben werde, sei die Gebühr entsprechend der Anzahl der Beschwerdeführer mehrfach zu entrichten. Die gezahlte [X.] könne nicht einem der Patentinhaber zugeordnet werden. Die Beschwerde gelte daher nach § 6 Abs. 2 PatKostG als nicht eingelegt.

Mit [X.] vom 15. April 2016, das am selben Tag im [X.] eingegangen ist, hat der Vertreter der Patentinhaber erklärt, die Weisung, Beschwerde gegen den Beschluss der Patentabteilung des [X.] einzulegen, hätte Herr [X.] erteilt. Die [X.] sei im Namen von [X.] mit Einzugsermächtigung vom 4. Oktober 2012 entrichtet worden. Die Beschwerde sei mit [X.] vom 4. Oktober 2012 und damit fast drei Jahre vor dem Beschluss des [X.] vom 18. August 2015 in der Sache „[X.]“ eingelegt worden. Der Vertreter der Patentinhaber beantragt, die Patentinhaber nach § 123 Abs. 1 [X.] in die Frist zur Zahlung der [X.]en wieder einzusetzen, da sie die Frist aufgrund eines unvermeidbaren [X.] und somit ohne Verschulden versäumt hätten. Vor diesem Hintergrund haben die Patentinhaber am 15. April 2016 eine weitere [X.] in Höhe von 500 € vorsorglich entrichtet. Die Patentinhaber seien mit gerichtlicher Verfügung vom 25. Februar 2016 auf die Entscheidung „[X.]“ des [X.] vom 18. August 2015 hingewiesen worden, weshalb das Hindernis erst mit diesem Hinweis des Senats weggefallen sei. Der Zulässigkeit des [X.] würde § 123 Abs. 2 Satz 4 [X.] nicht entgegenstehen, weil die dort normierte Ausschlussfrist in Ausnahmefällen aus Gründen eines wirkungsvollen Rechtsschutzes und zur Wahrung rechtlichen Gehörs nicht anzuwenden sei und zwar insbesondere dann nicht, wenn die Ursache der Fristüberschreitung nicht in der Sphäre der [X.] gelegen habe, sondern allein den Behörden oder dem Gericht zuzurechnen sei.

Das Schreiben der Patentinhaber vom 15. April 2016 ist der [X.] am 6. Oktober 2016 zugestellt worden. Sie hat sich hierzu nicht geäußert.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

1. Wiedereinsetzung

Die Patentinhaber sind nach § 123 Abs. 1 [X.] in die Frist zur Zahlung der Be-schwerdegebühr(en) wiedereinzusetzen.

a) Zulässigkeit

Die Patentinhaber haben am 15. April 2016 schriftlich einen Antrag auf Einsetzung in den vorigen Stand gestellt, § 123 Abs. 2 Satz 1 [X.].

Die Patentinhaber waren antragsberechtigt nach § 123 Abs. 1 Satz 1 [X.], weil ihre Beschwerde vom 4. Oktober 2012 gegen den Beschluss der [X.] 51 vom 26. April 2012 durch die Nichtzahlung von zwei [X.]en gemäß Nr. 401 100 der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG nach der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2 PatKostG als nicht vorgenommen gelten würde und sie dadurch einen Rechtsnachteil erleiden würden.

Die Patentinhaber haben am 15. April 2016 die Wiedereinsetzung innerhalb der Antragsfrist von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses beantragt, § 123 Abs. 2 Satz 1 [X.]. Das Hindernis ist mit dem den [X.] am 29. Februar 2016 zugegangenen Schreiben des Senats vom 25. Februar 2016 weggefallen, mit dem der Senat die Patentinhaber auf den Beschluss des [X.] in der Sache „[X.]“ vom 18. August 2015 hingewiesen hat. Bis zur [X.] des Beschlusses „Satz aus Mauersteinen“ des [X.] (10 W (pat) 17/14, [X.]E 54, 108; [X.], 227; [X.]. 2014, 169) gab es keine wesentlichen Zweifel daran, dass die am 4. Oktober 2012 mit der Einreichung der Beschwerde entstandene Gebührenschuld bereits mit der Zahlung einer [X.] vollständig beglichen worden war. Durch die [X.] dieses Beschlusses entstanden für den anwaltlichen Vertreter der Patentinhaber auch weder Anlass noch Verpflichtung, beim vorliegenden Verfahren eine nachträgliche Überprüfung der [X.] vorzunehmen (so bereits [X.], Beschluss vom 8. März 2016, 10 W (pat) 70/14, Rn. 5 – juris).

Der Zulässigkeit des [X.] der Patentinhaber vom 15. April 2016 steht die Jahresfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 [X.] nicht entgegen. Zwar kann nach dieser Vorschrift ein Jahr nach Ablauf der versäumten Frist (hier also dem 4. Oktober 2013) die Wiedereinsetzung nicht mehr beantragt und die versäumte Handlung nicht mehr nachgeholt werden. Doch ist in Anlehnung an die höchstrichterliche Rechtsprechung zur entsprechenden Regelung in § 234 Abs. 3 ZPO in besonders gelagerten Ausnahmefällen ein Antrag auf Wiedereinsetzung trotz Überschreitung der Jahresausschlussfrist zulässig, wenn die Überschreitung der Frist allein der Behörde bzw. dem Gericht zuzurechnen ist ([X.]/[X.], [X.], 9. Aufl. 2014, § 123, Rn. 30; [X.] in: Busse/Keukenschrijver, [X.], 8. Aufl. 2016, § 123 Rn. 73; [X.]/[X.], [X.], 11. Aufl. 2015, § 123 Rn. 53a jeweils mit umfangreichen Rechtsprechungsnachweisen). Die in § 123 Abs. 2 Satz 4 [X.] normierte Jahresfrist, die schwerpunktmäßig der Rechtssicherheit für Dritte dient, kann im Interesse der materiellen Gerechtigkeit durchbrochen werden. Dies ist namentlich dann der Fall, wenn die Überschreitung der Frist auf Umstände zurückzuführen ist, die ausschließlich oder ganz überwiegend der Verantwortungssphäre des [X.] zuzurechnen sind ([X.]/[X.], a. a. O., § 123 Rn. 53b mit umfangreichen Rechtsprechungsnachweisen).

Nach dem Beschluss des [X.] vom 30. August 2010 in der Sache „[X.]“ ([X.], Rn. 18 – juris)

ist § 234 Abs. 3 ZPO „ausnahmsweise jedenfalls dann nicht anwendbar, wenn die Überschreitung der Jahresfrist nicht in der Sphäre der [X.] lag, sondern allein dem Gericht zuzuschreiben ist ([X.], Beschluss vom 20. Februar 2008 – [X.], NJW-RR 2008, 878 Rn. 15; Beschluss vom 7. Juli 2004 – [X.], NJW-RR 2004, 1651 Rn. 15).“

In diesem Zusammenhang hat der 10. (Juristische Beschwerde-) Senat des [X.] hat mit Beschluss vom 25. Juli 2013 (10 W (pat) 2/13, Rn. 41 – juris) entschieden: