Bundespatentgericht, Beschluss vom 25.11.2016, Az. 18 W (pat) 197/14

Die Beschwerdeführerinnen sind Inhaberinnen des am 16. November 2012 erteilten Patents 10 2006 042 157.4 mit der Bezeichnung

„Verfahren und Mikroskopiersystem zum Scannen einer Probe“.

Gegen dieses Patent ist von der Beschwerdegegnerin Einspruch eingelegt worden. Die [X.] des [X.] hat das Patent mit am 10. Juli 2014 den gemeinsamen Verfahrensbevollmächtigten der [X.] per [X.] zugestellten Beschluss vom 3. Juni 2014 widerrufen.

Gegen diesen Beschluss haben die [X.] mit am Montag, dem 11. August 2014 per Fax eingegangenem Schriftsatz vom 11. August 2014 ihrer gemeinsamen Verfahrensbevollmächtigten

„Namens und im Auftrag der [X.], den Firmen [X.] CMS GmbH und Europäisches Laboratorium für Molekularbiologie ([X.])“

Beschwerde eingelegt. Zugleich wurde eine Gebühr in Höhe von 500,00 € durch Erteilung einer Einzugsermächtigung entrichtet, in der als Schutzrechtsinhaber beide [X.] in der vorgenannten Reihenfolge genannt wurden.

Mit Schreiben vom 9. Januar 2015 hat der [X.] die Verfahrensbeteiligten auf eine Entscheidung des [X.] vom 3. Dezember 2013 in dem Verfahren 10 W (pat) 17/14 hingewiesen, in welcher der 10. [X.] festgestellt hat, dass die Beschwerde als nicht erhoben gelte. Ebenso wie in diesem Verfahren sei auch in dem Verfahren 10 W (pat) 17/14 für zwei [X.] nur eine [X.] i. H. v. 500,00 € gezahlt worden. Gegen die Entscheidung des 10. [X.]s hätten die [X.] die vom 10. [X.] zugelassene Rechtsbeschwerde eingelegt. Der [X.] beabsichtige, das Verfahren bis zu einer Entscheidung des [X.] über die Rechtsbeschwerde auszusetzen.

Die Einsprechende hat der Aussetzung des Verfahrens mit Schriftsatz vom 2. Februar 2015 zugestimmt, die [X.] haben mit Schriftsätzen vom 16. Februar 2015 und 16. März 2015 jeweils um eine Fristverlängerung zur Stellungnahme bezüglich der Aussetzung gebeten.

Mit am 30. Oktober 2015 per [X.] zugestellten Schreiben vom 27. Oktober 2015 hat der [X.] die [X.] auf eine Entscheidung des [X.] vom 18. August 2015 im Verfahren [X.] – [X.] hingewiesen, in der der [X.] entschieden hat, dass in einem Einspruchsbeschwerdeverfahren mit mehreren [X.] als Beschwerdeführer jeder Patentinhaber eine [X.] zu entrichten habe. Könne eine nur einfach geleistete [X.] nicht innerhalb der Beschwerdefrist einem der Beschwerdeführer zugeordnet werden, gelte die Beschwerde gemäß § 6 Abs. 2 PatKostG als nicht erhoben. Dies gelte nach der vorläufigen Auffassung des [X.]s auch für den hier zu entscheidenden Fall, in dem die nur einfach entrichtete [X.] keinem der Beschwerdeführerinnen innerhalb der Beschwerdefrist zugeordnet werden könne. In diesem Zusammenhang wurde auf die Einzugsermächtigung vom 11. August 2014 hingewiesen, in der als Schutzrechtsinhaber beide Beschwerdeführerinnen genannt seien.

Die [X.] haben hierzu mit am 30. Dezember 2015 per Fax eingegangenem Schriftsatz vom 30. Dezember 2015 Stellung genommen und beantragt,

die Beschwerde der [X.] als erhoben

hilfsweise

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß § 123 [X.] zu gewähren und die Beschwerde beider [X.] als erhoben zu bezeichnen.

Die Zahlung einer weiteren [X.] in Höhe von 500,00 € wurde mit einem dem Schriftsatz beigefügten SEPA-Lastschriftmandat nachgeholt.

Zur Begründung tragen die [X.] vor, die mit der Beschwerde entrichtete [X.] sei bei dem gebotenen Versuch einer Zuordnung der Patentinhaberin zu 1 zuzuordnen, da diese in dem [X.] und in der Einzugsermächtigung stets an erster Position genannt sei.

Zu dem hilfsweise gestellten Wiedereinsetzungsantrag führen die [X.] aus, die Frist von zwei Monaten für das Stellen des [X.] sei noch nicht gestartet, da dies erst dann der Fall sei, wenn der [X.] den Beschluss verkünde, die Beschwerde gelte für beide [X.] als nicht erhoben. Darüber hinaus greife auch die Jahresfrist nach § 123 Abs. 2 Satz 4 [X.] vorliegend nicht ein, da die Rechtssicherheit für die Öffentlichkeit dies hier nicht erfordere.

Der Wiedereinsetzungsantrag sei auch wegen der Aussetzung bis zu einer Entscheidung des [X.] in dem Verfahren [X.] zulässig, da damit der Lauf einer jeden Frist aufgehört habe.

Eine Wiedereinsetzung sei bereits deswegen geboten, da sich die bisher unübersichtliche Rechtsprechung und Spruchpraxis durch die Entscheidung des [X.] geändert habe. Insofern sei für eine Übergangszeit das Gewähren einer Wiedereinsetzung angezeigt.

Mit Schreiben vom 18. März 2016 hat der [X.] darauf hingewiesen, dass er nach vorläufiger Auffassung beabsichtige, den Antrag der [X.], die Beschwerde der Patentinhaberin zu 1 als erhoben zu bezeichnen, zurückzuweisen, da die am 11. August 2015 gezahlte [X.] der Patentinhaberin zu 1 nicht zuzuordnen sei. Der [X.] beabsichtige jedoch, dem hilfsweise gestellten Wiedereinsetzungsantrag stattzugeben, da die Bevollmächtigten der [X.] an dem Fristversäumnis kein Verschulden treffe.

Die Einsprechende hat in der Folge wiederholt die Auffassung vertreten, eine Wiedereinsetzung käme nicht in Betracht. Schon mit der Kenntnisnahme des ersten Schreibens des [X.] vom 9. Januar 2015, spätestens aber mit dem Beschluss des [X.] vom 18. August 2015 in der Sache „[X.]“ sei klar gewesen, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Frist versäumt worden sei, so dass das Hindernis weggefallen sei. Die Zweimonatsfrist des § 123 Abs. 2 [X.] sei zum Zeitpunkt der Antragstellung auf Wiedereinsetzung am 30. Dezember 2015 abgelaufen gewesen.

Einer Wiedereinsetzung stehe auch der Ablauf der Jahresfrist des § 123 Abs. 2 Satz 2 [X.] entgegen, die am 11. August 2015 abgelaufen sei. Eine Wiedereinsetzung komme auch deshalb nicht in Betracht, weil eine Aussetzung des Verfahrens nur erwogen, nicht aber vollzogen worden sei.

Dem Vorbringen der Einsprechenden sind die [X.] entgegengetreten. Sie vertreten die Auffassung, der am 30. Dezember 2015 hilfsweise gestellte Wiedereinsetzungsantrag sei fristwahrend eingereicht worden. Die Zweimonatsfrist des § 123 Abs. 2 Satz 1 [X.] habe erst durch die am 30. Oktober 2015 erfolgte Zustellung des [X.]sschreibens vom 27. Oktober 2015 begonnen. Auch die Einjahresfrist gemäß § 123 Abs. 2 Satz 4 [X.] sei eingehalten, da der Lauf dieser Frist infolge der Aussetzungsabsicht des Verfahrens, die konkludent mit Zustimmung der Parteien zu der Aussetzungsabsicht des [X.]s erfolgt sei, unterbrochen gewesen sei. Eines expliziten Beschlusses zur Aussetzung habe es nicht bedurft.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

1. Der Antrag der [X.], die Beschwerde der Patentinhaberin zu 1 als erhoben zu bezeichnen, wird zurückgewiesen.

Der [X.] hat am 18. August 2015 entschieden, dass in einem Einspruchsbeschwerdeverfahren mit mehreren Patentinhabern als Beschwerdeführer jeder Patentinhaber eine [X.] zu entrichten hat (vgl. [X.] 2016, 119 – [X.]). Kann eine nur einfach geleistete [X.] nicht innerhalb der Beschwerdefrist einem der Beschwerdeführer zugeordnet werden, gilt die Beschwerde gemäß § 6 Abs. 2 PatKostG als nicht erhoben.

Entgegen der Auffassung der [X.] kann die am 11. August 2014 bezahlte [X.] hier nicht der Patentinhaberin zu 1 zugeordnet werden. Anders als in dem vom [X.] entschiedenen Verfahren, bei dem in der Einzugsermächtigung unter der Rubrik „Name des Schutzrechtsinhabers“ nur ein Beschwerdeführer genannt worden war, wurden in dem hier zur Entscheidung anstehenden Verfahren in der [X.] unter „Name des Schutzrechtsinhabers“ beide [X.] namentlich genannt.

Dass die Patentinhaberin zu 1 sowohl in der Einzugsermächtigung als auch in dem [X.] jeweils als erster genannt worden ist, führt nicht dazu, dass die [X.] der Patentinhaberin zu 1 zuzuordnen ist. Die Reihenfolge der Namensnennung begründet keine rechtliche Rangfolge (ebenso B[X.] 19 W (pat) 317/02).

Nach Ablauf der Beschwerdefrist, die am 11. August 2014 endete, kann eine Zuordnung nicht mehr erfolgen. Wie sich aus der [X.]-Entscheidung - [X.] ergibt, muss die Zuordnung innerhalb der Beschwerdefrist erfolgen (vgl. [X.], a. a. O., Rdn. 18).

2. Den [X.] wird auf ihren hilfsweise gestellten Antrag Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Zahlung der [X.] gewährt. Die Beschwerde der [X.] gilt damit als rechtzeitig eingelegt.

a) Der von den [X.] hilfsweise gestellte Wiedereinsetzungsantrag ist zulässig. Gegen die Versäumung der Frist zur Zahlung der [X.] ist gemäß § 123 Abs. 1 [X.] ein Antrag auf Wiedereinsetzung statthaft.

Die Frist des § 123 Abs. 2 Satz 1 [X.] von zwei Monaten ist eingehalten. Die [X.] haben erst am 30. Oktober 2015 durch die Zustellung des Schreibens des [X.]s vom 27. Oktober 2015 von der Versäumung der Zahlungsfrist erfahren.

Entgegen der Auffassung der Einsprechenden war dies nicht bereits aufgrund des Schreibens des [X.]s vom 9. Januar 2015 oder aufgrund der [X.]-Entscheidung am 18. August 2015 der Fall. Der [X.] hatte in seinem Schreiben vom 9. Januar 2015 nur auf seine Absicht hingewiesen, das Verfahren bis zu einer Entscheidung des [X.] über eine Rechtsbeschwerde in einem vergleichbaren Fall auszusetzen. Von der Entscheidung des [X.] vom 18. August 2015 und der vorläufigen Auffassung des [X.]s, eine Versäumung der Zahlungsfrist zu bejahen, haben die [X.] erstmals am 30. Oktober 2015 durch die Zustellung des [X.]sschreibens vom 27. Oktober 2015 Kenntnis erlangt.

In dem Schreiben hatte der [X.] auf seine vorläufige Auffassung hingewiesen, wonach aufgrund der [X.]-Entscheidung – [X.] davon auszugehen sei, dass die Beschwerde als nicht erhoben gilt. Erst zu diesem Zeitpunkt am 30. Oktober 2015 ist das Hindernis i. S. d. § 123 Abs. 2 Satz 1 [X.] weggefallen. Der Wiedereinsetzungsantrag und die Einzugsermächtigung über den weiterhin zu zahlenden Betrag in Höhe von 500,00 € sind am 30. Dezember 2015 um 23.50 Uhr und damit gerade noch innerhalb von zwei Monaten bei Gericht eingegangen.

b) Der Wiedereinsetzungsantrag der [X.] ist auch begründet. Die Versäumung der Zahlungsfrist geschah hier unverschuldet. Die Bevollmächtigten der [X.] trifft an dem Fristversäumnis kein Verschulden, da sie durch die nur einfache Zahlung nicht gegen die ihnen obliegende Sorgfalt verstoßen haben.

Die hier relevante Rechtsfrage, ob in einem Einspruchsverfahren jeder Patentinhaber eine [X.] zu entrichten hat, wurde erstmals durch die [X.]-Entscheidung des [X.] höchstrichterlich geklärt. Bis zu dieser Entscheidung war die Praxis im [X.] uneinheitlich, wie sich aus den Ausführungen des [X.] in dem der [X.]-Entscheidung vorausgegangenem Beschluss vom 3. Dezember 2013 ergibt (vgl. B[X.] 10 W (pat) 17/14).

Nach der Praxis einiger technischer Beschwerdesenate war die Zahlung nur einer [X.] ausreichend. Erst aufgrund der [X.]-Entscheidung steht nunmehr fest, dass jeder Patentinhaber eine [X.] zu entrichten hat. Die davon abweichende Auffassung der Bevollmächtigten kann nicht als schuldhafter Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten eines Anwalts angesehen werden.

Rechtsfolge der Entscheidung des [X.] wird sein, dass davon auszugehen ist, dass die technischen [X.]e des [X.] künftig in vergleichbaren Fällen die Zahlung einer [X.] als nicht mehr ausreichend ansehen werden. Die Rechtsprechung des [X.] wird daher bei jenen technischen [X.]en, die bisher die einmalige Bezahlung der [X.] in vergleichbaren Fällen als ausreichend angesehen haben, zu einer Änderung der langjährigen Praxis führen. In einer Übergangszeit kann dies ein Wiedereinsetzungsgrund sein (vgl. [X.]/[X.], [X.], 9. Aufl., § 123 Rdn. 106).

Zum Zeitpunkt der Beschwerdeeinlegung im August 2014 durften die [X.] aufgrund der damaligen Praxis einiger technischer Beschwerdesenate darauf vertrauen, dass die Zahlung nur einer [X.] ausreichend war.

c) Die Wiedereinsetzung ist hier auch nicht wegen Überschreitens der am 10. August 2015 abgelaufenen Jahresfrist des § 123 Abs. 2 Satz 4 [X.] ausgeschlossen. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob diese Frist hier durch eine Aussetzung des Verfahrens durch den [X.] unterbrochen worden ist. Selbst wenn die Jahresfrist nämlich am 10. August 2015 abgelaufen wäre, stünde dies hier einer Wiedereinsetzung nicht entgegen.

Bei der Jahresfrist handelt es sich zwar um eine uneigentliche, nicht verlängerbare Frist mit absolutem Charakter, in die keine Wiedereinsetzung gewährt werden kann (vgl. [X.], a. a. O., § 123 Rdn. 30). Sie verfolgt – ähnlich wie § 234 Abs. 3 ZPO – den Zweck, eine unangemessene Verzögerung von Prozessen zu verhindern und den Eintritt der Rechtskraft zu gewährleisten (vgl. [X.] NJW – RR 2008, 878). Allerdings kann nach der Rechtsprechung in Ausnahmefällen aus Gründen eines wirkungsvollen Rechtsschutzes unter Wahrung des rechtlichen Gehörs ein Antrag auf Wiedereinsetzung trotz Überschreiten der Jahresfrist zulässig sein, wenn die Überschreitung der Frist allein dem Gericht bzw. dem Patentamt zuzurechnen ist (vgl. [X.] NJW – RR 2008, 878; [X.]. 2012, 293 – Wäschespinne). Eine solche Ausnahme liegt hier vor.

Wie vorstehend dargelegt, liegt die Ursache für die Versäumung der Beschwerdefrist in einer unverschuldeten rechtsirrigen Rechtsauffassung der Bevollmächtigten der [X.], die u. a. auf einer uneinheitlichen Praxis des [X.] beruhte. Die Jahresfrist konnte von den [X.] auch deshalb nicht eingehalten werden, weil sie erst nach deren Ablauf am 30. Oktober 2015 durch den [X.] auf die Entscheidung des [X.] hingewiesen wurden.