Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 17.10.2000, Az. X ZR 223/98

[X.] DES VOLKESURTEIL[X.]Verkündet am:17. Oktober [X.] Urkundsbeamterder Geschäftsstellein dem [X.]:ja[X.]Z: neinRollenantriebseinheit[X.] 1981 § 6 Satz 2; ZPO § 308a)Miterfinder bilden eine Gemeinschaft nach den §§ 741 ff. [X.], wenn sie ihrInnenverhältnis nicht anderweitig durch Vereinbarung geregelt haben; jederMiterfinder kann über seinen Anteil an der Erfindung frei [X.] 2 -b)Begehrt ein Erfinder für eine während seiner Tätigkeit als Geschäftsführereiner GmbH und in deren Unternehmensbereich zustande gekommene Er-findung von dieser eine Vergütung als angeblicher Alleinerfinder, so darfdas Gericht die Klage nicht deshalb abweisen, weil der Kläger nicht Allei-nerfinder, sondern Miterfinder ist; der Anspruch auf Zahlung einer Vergü-tung als Alleinerfinder umfaßt grundsätzlich auch den Anspruch auf eineVergütung als Miterfinder.[X.], Urt. v. 17. Oktober 2000 - [X.] - [X.] I- 3 -Der X. Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche [X.] vom 17. Oktober 2000 durch [X.] unddie Richter [X.], [X.], Scharen und Keukenschrijverfür Recht erkannt:Auf die Revision des [X.] wird das Urteil des [X.] desOberlandesgerichts [X.] vom 24. September 1998 im Kosten-punkt und insoweit aufgehoben, als es die Klagen auf [X.] auf Zahlung einer Erfindervergütung abgewiesen hat.In diesem Umfang wird der Rechtsstreit zur anderweiten [X.] und Entscheidung, auch über die Kosten des [X.], an das Berufungsgericht zurückverwiesen.Von Rechts [X.]:Die Beklagte befaßt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Vor-richtungen, die für die Ausstattung von Flugzeugen verwendet werden. [X.] war von 1988 bis 1994 Geschäftsführer der [X.] 4 -Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des [X.] [X.] 391 175 ([X.]s), das die Priorität des [X.] in Anspruch nimmt. Das [X.] ist am 23. März 1990angemeldet und der Hinweis auf die Patenterteilung am 8. Juni 1994 bekanntgemacht worden. Als Erfinder ist der Kläger eingetragen. Die Erfindung wurdeim Rahmen von Entwicklungsarbeiten bei der [X.] gemacht.Das [X.] betrifft eine Rollenantriebseinheit. Wegen des Wort-lauts der Patentansprüche wird auf die [X.]schrift Bezug genommen.Die von der [X.] hergestellten und unter den Bezeichnungen 2955P. und 2944 P. vertriebenen Rollenantriebseinheiten sind mit dem in [X.] beschriebenen Schleppkeil ausgestattet.In einer in [X.] abgefaßten Vereinbarung ("Assignment") vom28. März 1990 übertrug der Kläger der [X.] alle Rechte an bestimmten- nicht näher beschriebenen - Erfindungen und Verbesserungen an [X.] ebenfalls nicht näher beschriebenen - Rollenantriebseinheit. Darin bestätigteder Kläger, er habe als Gegenleistung jeweils 1 US-$ und "other good and va-luable considerations" erhalten.Der Kläger verlangt von der [X.] Vergütung der im [X.]geschützten Erfindung. Zur Begründung hat er ausgeführt, daß er Alleinerfin-der der in Patentanspruch 1 unter Schutz gestellten sogenannten [X.] sei. Dem hat die Beklagte entgegengehalten, daß die [X.] 2, 4 bis 7, 9 und 10 des [X.]s von einem ihrer früheren Mitarbeiter,dem Zeugen [X.], stammten, so daß der Kläger allenfalls Miterfinder sein- 5 -könne. Vor dem [X.] hat der Kläger die Beklagte auf [X.], Feststellung der Verpflichtung zur Zahlung für die [X.], für die noch keineAuskunft erteilt worden sei, ansonsten Zahlung von Erfindervergütung und [X.] der eidesstattlichen Versicherung hinsichtlich bereits erteilter [X.] das [X.] sowie weiterer Schutzrechte in Anspruch genom-men.Das [X.] hat die Klage abgewiesen. Mit seiner Berufung hat [X.] sein Begehren auf die von der [X.] hergestellten und vertriebenenRollenantriebseinheiten der Typen 2944 und 2955, die Ansprüche des Klage-patents verwirklichen, beschränkt und insoweit weiterhin Auskunftserteilung,Feststellung der Verpflichtung zur Zahlung bzw. Zahlung von Erfindervergü-tung sowie Abgabe der eidesstattlichen Versicherung verlangt. Das Berufungs-gericht hat dem auf Auskunft gerichteten Antrag stattgegeben, die Klage imübrigen aber abgewiesen. Mit der Revision verfolgt der Kläger nur noch seineauf Feststellung der Verpflichtung zur Zahlung bzw. Zahlung von Erfinderver-gütung gerichteten Anträge weiter.Entscheidungsgründe:Die Revision des [X.] hat Erfolg. Sie führt zur [X.] im Umfang der Anfechtung und zur Zurückverweisung der Sache in [X.] Umfang an das [X.] 6 -Das Berufungsgericht hat einen Anspruch des [X.] auf Erfinderver-gütung verneint. Es hat den Kläger nicht als Alleinerfinder der im [X.]geschützten Erfindung angesehen, weil der Zeuge [X.] Miterfinder ge-wesen sei und deshalb der Kläger nicht die volle Erfindervergütung, wie [X.] und Zahlungsanträgen beansprucht, verlangen könne.1. Die Revision nimmt die Feststellung des Berufungsgerichts hin, [X.] sei nicht Alleinerfinder, sondern Miterfinder. [X.] rechtlicheBedenken sind insoweit nicht ersichtlich.a) § 6 Satz 2 [X.] (1981) knüpft an den Tatbestand, daß mehrere ge-meinsam eine Erfindung gemacht haben, die Rechtsfolge, daß ihnen das Rechtauf das Patent gemeinschaftlich zusteht. Das [X.] enthält jedoch [X.] Regelung der Voraussetzungen der [X.]. Nach der höchstrich-terlichen Rechtsprechung ist derjenige Miterfinder, der einen schöpferischenBeitrag zu der gemeinschaftlichen Erfindung geleistet hat ([X.] 1938,256, 262; [X.] 1940, 339, 341; [X.] 1944, 80, 81; [X.].Urt. v.30.04.1968 - [X.], [X.] 1969, 133, 135 - Luftfilter). Hingegen reichtkonstruktive Mithilfe an der Erfindung nicht aus. Der Beitrag des [X.] allerdings nicht selbständig erfinderisch zu sein; es ist nicht [X.], daß er für sich allein betrachtet alle Voraussetzungen einer patentfähigenErfindung erfüllt. Vielmehr kommt es darauf an, ob der [X.] die erfin-derische Gesamtleistung [X.] hat, also nicht unwesentlich in bezugauf die Lösung ist ([X.], Urt. v. 05.06.1966 - [X.], [X.] 1966, 558,559 - Spanplatten; [X.].Urt. v. 20.06.1978 - [X.], [X.] 1978, 583, 585- Motorkettensäge; [X.].Urt. v. 17.01.1995 - [X.], [X.]. 1996, 16, 18- Gummielastische Masse).- 7 -b) Entsprechend diesen Grundsätzen hat das Berufungsgericht ange-nommen, der Kläger und der Zeuge [X.] seien Miterfinder. Dabei hat eszutreffend auf das [X.] als Ganzes und nicht auf dessen einzelne [X.] abgestellt. Denn die Erfindung ist im Umfang des [X.]s,bestimmt durch den Inhalt der Patentansprüche, unter Schutz gestellt worden(Art. 69 Satz 1 EPÜ). Nicht zu beanstanden ist weiter die Auffassung des Be-rufungsgerichts, die [X.] des Zeugen [X.] könne nicht des-halb verneint werden, weil in seinem Beitrag nicht der "springende Punkt" [X.], die Schleppkeillösung, liege. Zwar kann allein die Feststellung, derZeuge [X.] habe als Diplomingenieur bei der [X.] und als Mitgliedim damaligen Entwicklungsteam die Lösungen gefunden, die in den Unteran-sprüchen 2 bis 7, 9 und 10 niedergelegt seien, die Annahme einer Miterfinder-schaft des Zeugen nicht begründen. Denn die (formale) Aufnahme einer be-sonderen Ausbildung des im [X.] beschriebenen Gegenstandes ineinen Unteranspruch sagt nichts darüber aus, ob darin auch ein schöpferischerBeitrag zur Gesamterfindung liegt ([X.].Urt. v. 20.02.1979 - [X.], [X.]1979, 540, 541 - Biedermeiermanschetten). Auch die weitere Begründung [X.], der Zeuge sei an der Entwicklung der Gesamtlösung nichtnur in untergeordneter und unwesentlicher Weise beteiligt gewesen, wie seinequalitativen Beiträge in Form der [X.] ergäben, die wesentlich indie Gesamtlösung eingeflossen seien, ist wenig aussagekräftig. Jedoch könnte- wovon das Berufungsgericht ohne Feststellungen anscheinend ausgeht - einschöpferischer Beitrag des Zeugen in der in [X.] liegen. Dies stellt auch die Revision nicht in Abrede.Dafür spricht der Umstand, daß die Federlösung auf das [X.] [X.] zurückgeht, deren Priorität das [X.] für sich in [X.] 8 -nimmt, und daß die von dem Zeugen [X.] im Streit um eine Arbeitneh-mervergütung angerufene Schiedsstelle des [X.] die Federlösung als einen die Höhe des [X.] beeinflussendenGesichtspunkt gesehen hat.Letztlich kommt es hierauf im vorliegenden Revisionsverfahren nicht an,weil das angefochtene Urteil aus anderen Gründen keinen Bestand habenkann.2. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerhaft nicht geprüft, ob der [X.] [X.] statt des Rechts an der Erfindung als Alleinerfinder einen Anteilals Miterfinder an der Erfindergemeinschaft übertragen hat und aus [X.] die geltend gemachte Erfindervergütung ganz oder teilweise beanspru-chen kann.a) Eine Erfindergemeinschaft kann als Bruchteilsgemeinschaft nach§§ 741 ff. [X.] oder als Gesamthandsgemeinschaft ([X.]) gemäß §§ 705 ff. [X.] bestehen. Haben die Beteiligten keine beson-dere Vereinbarung getroffen, stehen die Beteiligten aufgrund der bloßen Tat-sache der gemeinsamen erfinderischen Tätigkeit in einem Gemeinschaftsver-hältnis nach §§ 741 ff. [X.] ([X.]/[X.], [X.]/[X.], 9. Aufl., § 6[X.], Rdn. 34, m.w.N.). Besteht eine Gemeinschaft, kann zwar über das Patentals Ganzes nur gemeinschaftlich verfügt werden. Die Teilhaber sind jedoch inder Lage, über ihren Anteil an der Erfindung frei zu disponieren (§ 747 Satz 1[X.]; [X.].Urt. v. 20.02.1979 - [X.], [X.] 1979, 540, 541- Biedermeiermanschetten; MünchKomm/[X.], [X.], 3. Aufl., § 741 [X.],Rdn. 55, § 747 [X.], Rdn. 2; Storch, Festschrift für [X.], 1988, [X.], 43).- 9 -Überträgt der Geschäftsführer seinen Anteil an einer während seiner Tätigkeitfür die [X.] und im Zusammenhang mit dieser zustande gekommenenErfindung auf die [X.], kann er dafür eine Vergütung nach § 612 [X.]verlangen, vorausgesetzt die Beteiligten haben in einem Dienstvertrag oder ineiner anderen Vereinbarung keine davon abweichende Regelung getroffen(vgl. [X.].Urt. v. 24.10.1989 - [X.], [X.] 1990, 193 f. - Auto-Kindersitz;[X.].Urt. v. 11.04.2000 - [X.], [X.] 2000, 788 - Gleich-stromsteuerschaltung).b) Das Berufungsgericht hat diese Anspruchsgrundlage nicht in Erwä-gung gezogen. Dazu wäre es aber aufgrund des sich aus dem [X.] Vorbringens des [X.] und seiner eigenen tatsächlichen Fest-stellungen verpflichtet gewesen. Der Kläger hat vorgetragen, [X.] des Streitpatents gewesen zu sein. Entsprechend stellt [X.] in seinen Entscheidungsgründen fest, daß der Kläger zumin-dest "zu einem kleinen Anteil Miterfinder bezüglich der Schleppkeillösung" sei.Damit stand die Frage im Raum, ob der Kläger, wenn er schon nicht All[X.]finder der im [X.] unter Schutz gestellten Erfindung gewesen ist, dochzumindest - neben dem Zeugen [X.] - als Miterfinder anzusehen ist, alssolcher seinen Anteil an einer Erfindergemeinschaft mit der [X.]") vom 28. März 1990 auf die Beklagte übertragen hat und dafürVergütung verlangen kann.Das Berufungsgericht durfte diese Anspruchsgrundlage nicht überge-hen, sondern hatte - auf der Grundlage des Vorbringens der Parteien - auchdarüber zu [X.] 10 -Würde nämlich das Berufungsurteil in den mit der Revision angegriffe-nen Teilen in Rechtskraft erwachsen, könnte der Kläger die Beklagte nicht er-neut auf Vergütung wegen Übertragung eines Anteils an der Erfindergemein-schaft in Anspruch nehmen, weil darüber bereits im Berufungsurteil entschie-den worden ist. Denn vor dem Berufungsgericht war der entsprechende Le-benssachverhalt bereits vorgetragen, so daß die sich daraus ergebenden [X.] von der [X.] (vgl. [X.], Urt .v. 13.12.1989 - [X.], NJW 1990, 1795, 1796).Aufgrund des Vorbringens der Parteien war nicht nur streitig, ob [X.] als Alleinerfinder für die Übertragung seines Rechts an der [X.] von der [X.] verlangen kann, sondern auch, ob er einen [X.] wenigstens als Miterfinder für die Übertragung seines Anteils an einerMiterfindergemeinschaft mit dem Zeugen [X.] gehabt hat. Im Zusammenhangmit der Behandlung des Auskunftsanspruchs hat das Berufungsgericht diesebenso gesehen.3. Die tatsächlichen Feststellungen des Berufungsgerichts geben keinehinreichende Grundlage, über den Anspruch in der Revisionsinstanz abschlie-ßend zu entscheiden (§ 563 ZPO).Der Anspruch des Miterfinders an der Erfindergemeinschaft richtet sichdem Grunde und der Höhe nach dem Beitrag, den ein Beteiligter zu der Erfin-dung beigesteuert hat, wobei das Gewicht der Einzelbeiträge im Verhältnis zu-einander und zur erfinderischen Gesamtleistung abzuwägen sind. Dies kannnur erschöpfend beurteilt werden, wenn zunächst der Gegenstand der im Pa-tent unter Schutz gestellten Erfindung ermittelt, sodann die [X.] 11 -(Einzelleistungen) der Beteiligten am Zustandekommen dieser Erfindung fest-gestellt und zur erfinderischen Gesamtleistung abgewogen werden ([X.].Urt. v.20.02.1979 - [X.], [X.] 1979, 540, 541 - [X.] die Beiträge der Miterfinder deutlich voneinander zu trennen, können beider Bemessung des [X.] auch technische und/oder wirtschaftlicheGesichtspunkte wie besondere Vorteilhaftigkeit der Konstruktion, Bevorzugungder einen oder anderen Konstruktion bei der Umsetzung in die Praxis, unter-schiedliche Wertschätzung am Markt Berücksichtigung finden (Barten-bach/[X.], [X.], 3. Aufl., § 12 [X.], Rdn. 32, m.w.N.; vgl. auch [X.]/[X.], aaO, § 6 [X.], Rdn. 35; [X.], [X.], [X.] ff., 66 ff.). Der Kläger hat insoweit vorgetragen, daß die Funktionder Feder und die des Schleppkeils keinen Bezug zueinander aufwiesen unddie Feder in der Praxis nicht verwendet worden sei, hingegen der [X.] -die Beklagte in die Lage versetzt habe, mit der Rollenantriebseinheit ihre ho-hen Umsatzerlöse zu erzielen. Hierzu hat das Berufungsgericht keine Fest-stellungen getroffen. Es wird diese nachzuholen haben.[X.]JestaedtMelullis Scharen Keukenschrijver