Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 11.04.2006, Az. X ZR 139/03

[X.]IM NAMEN DES VOLKES URTEIL [X.]/03 Verkündet am: 11. April 2006 Weschenfelder Justizhauptsekretärin als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja [X.]: ja [X.]R: ja Schneidbrennerstromdüse [X.] § 8; ZPO § 308 Abs. 1 Satz 1 Der Anspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung stellt gegenüber dem [X.] des [X.] gegen den Patentinhaber ein Minus dar; er ist in dem Verlangen nach voller Übertragung des Rechts von vornherein mit ent-halten. [X.], Urteil vom 11. April 2006 - [X.]/03 - [X.] - 2 - [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 11. April 2006 durch [X.] Melullis, [X.] Scharen, [X.], Prof. [X.] und [X.] für Recht erkannt: Auf die Revision des [X.] wird das am 12. August 2003 verkün-dete Urteil des 6. Zivilsenats des [X.] aufgehoben. Der Rechtsstreit wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungs-gericht zurückverwiesen. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: 1 Der Kläger macht einen [X.] an dem der Beklagten erteilten [X.] Patent 197 37 934 geltend, das am 30. August 1997 ange-meldet worden ist und eine "Stromdüse für Schweiß- und Schneidbrenner" und insbesondere deren Herstellung mittels eines Tiefbohrverfahrens betrifft, durch das die Düse aus stabförmigem Vollmaterial gebohrt wird. Der Kläger war 1996 und 1997 beratend für die Beklagte tätig und bear-beitete für diese das Projekt "Substitution von Herstellmaterialien und deren Lieferanten für [X.] und [X.]". Vor der Patentanmeldung legte er der Beklagten zwei Berichte vor, in denen er auf Tiefbohrzerspanungs-methoden hinwies. Bei einer Besprechung kurz vor der Patentanmeldung beim Patentanwalt der Beklagten erhob er gegen die Nennung des [X.]als Alleinerfinder keine Einwände, teilte jedoch alsbald mit, er sei der Auffassung, dass die Anwendung des Tiefbohrverfahrens auf seine Tä-tigkeit zurückzuführen sei. Weiter hat er behauptet, er habe einen Mitarbeiter der Beklagten schon 1995 auf die Anwendung bestimmter Tiefbohrtechniken hingewiesen und diesen Vorschlag bei einer Vorsprache im August 1996 [X.]. Die Beklagte hat demgegenüber behauptet, [X.]habe das kosten- günstige Bohren des Materials schon früher ins Gespräch gebracht, worauf in [X.] allerdings nicht zufriedenstellend verlaufene Versuche mit diesem Verfahren durchgeführt worden seien. 2 Das [X.] hat die auf Übertragung des [X.] Patents 197 37 934 gerichtete Klage abgewiesen, weil der Kläger den Nachweis nicht erbracht habe, dass das Patent auf seine erfinderische Leistung zurückzuführen sei. Im Berufungsverfahren ist der Kläger durch das Gericht darauf hingewiesen worden, dass eine gemeinschaftliche Erfindung unter seiner Beteiligung [X.] - 4 - gen könne. In der mündlichen Verhandlung hat der Kläger daraufhin erstmals auch den vorher nicht angekündigten Hilfsantrag gestellt, die Beklagte zu verur-teilen, ihm den festzustellenden [X.] zu übertragen und in seine Eintragung als Mitinhaber und Miterfinder in die [X.] einzuwilligen. Die Berufung des [X.] ist - auch mit dem Hilfsantrag - ohne Erfolg geblieben. Mit seiner vom [X.]at zugelassenen Revision beantragt der Kläger, unter Aufhe-bung des Berufungsurteils nach seinen Schlussanträgen in der [X.] zu erkennen, hilfsweise, die Sache an das Berufungsgericht zurückzu-verweisen. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen.
Entscheidungsgründe: Die zulässige Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Berufungsgericht, dem auch die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens zu übertragen ist. 4 I. Das Berufungsgericht hat eine [X.]chaft des [X.] ver-neint. Dabei könne zugunsten des [X.] unterstellt werden, dass er den Begriff des Tiefbohrens in die Diskussion eingeführt habe. Dies sei aber nur ein Teilschritt auf dem Weg zur Problemlösung und setze den Kläger nicht in die Position des [X.]. [X.] könne bleiben, ob [X.]ein Miter- finderanteil zukomme, weil er als möglichen Beitrag zur Problemlösung das Bohren mit hohen Geschwindigkeiten gesehen habe, sowie, ob weiteren Betei-ligten ein [X.] zukomme. In dem Hauptantrag sei die Übertragung eines [X.]s nicht als Minus enthalten; eine entsprechende [X.] sei daher nicht als Minus von Amts wegen zu prüfen gewesen. Zwar könne 5 - 5 - der an der Erfindung Beteiligte die Einräumung einer Mitberechtigung verlan-gen, dieser Anspruch unterscheide sich jedoch hinsichtlich seiner Vorausset-zungen und Rechtsfolgen von dem des [X.]. Während der [X.] darlegen müsse, dass er alle zur Erfindung führenden Schritte getan [X.], die zur Erteilung des Patents geführt hätten, müssten Miterfinder [X.], warum und zu welchem Anteil das Patent auf ihrem schöpferischen Anteil beruhe. Hinsichtlich der Rechtsfolgen ergebe sich der Unterschied aus der ge-meinschaftlichen Verbundenheit der Miterfinder. Aus der Rechtsprechung des [X.] ([X.].Urt. [X.], [X.], 226 = [X.]-Rep. 2001, 86 - Rollenantriebseinheit) ergebe sich nichts anderes, auch wenn dort ausgeführt werde, dass der Anspruch auf Miterfindervergütung in dem geltend gemachten Anspruch auf Alleinerfindervergütung enthalten sei. Diese Ansprüche seien auf Zahlung einer Vergütung gerichtet, und der Vergütungsanspruch des [X.] stelle ein Minus gegenüber dem Vergütungsanspruch des [X.] dar. 6 Aus dem Verhalten des [X.] im Verfahren ergebe sich zudem, dass in dem auf Herausgabe gerichteten Petitum die Übertragung des Miterfinderan-teils als Minus nicht enthalten sein könne. 7 Mit dem Hilfsantrag sei die Klage unzulässig, denn in seinem [X.] liege eine Klageänderung, der die Beklagte nicht zugestimmt habe und die nicht sachdienlich sei. 8 II. Dies hält den Angriffen der Revision des [X.] nicht stand. Das Be-rufungsgericht hat zu Unrecht verneint, dass das Begehren auf Einräumung 9 - 6 - einer Mitberechtigung in dem Begehren auf Übertragung des Patents als Minus enthalten war. 10 Nach § 308 Abs. 1 Satz 1 ZPO ist das Gericht nicht befugt, der [X.] etwas zuzusprechen, was nicht beantragt ist. Mit seinem Hauptantrag begehrte der Kläger, das der Beklagten erteilte [X.] Patent 197 37 934 auf ihn zu übertragen. Dieser Anspruch steht dem Berechtigten (sowie dessen Rechts-nachfolger) gegen den Patentinhaber zu, wenn diesem bereits ein Patent erteilt worden ist (§ 8 Satz 2 [X.]) und er nicht der Erfinder ist (insoweit weiterhin zu-treffend [X.] 82, 13, 16 - pneumatische Einrichtung, zu § 5 [X.] 1961). War der Kläger aber, was die Vorinstanzen nicht abschließend geklärt haben und wovon zugunsten des [X.] im Revisionsverfahren auszugehen ist, [X.], so kam zu seinen Gunsten materiellrechtlich ein Anspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung in Betracht ([X.] 73, 337, 342 f. - Biedermeierman-schetten; vgl. [X.]/[X.], [X.], 9. Aufl. 1993, § 6 Rdn. 34; Busse/ [X.], [X.], 6. Aufl. 2003, § 8 Rdn. 24). Dieser Anspruch stellt ent-gegen der Auffassung des Berufungsgerichts ein Minus gegenüber dem Über-tragungsanspruch dar und war von vornherein in diesem enthalten. Der [X.]at hat bereits für die Klage auf Zahlung der Erfindervergütung entschieden, dass der Anspruch auf Miterfindervergütung von dem geltendge-machten Anspruch auf Vergütung als Alleinerfinder grundsätzlich miterfasst wird ([X.].Urt. [X.], [X.], 226 = [X.]-Rep. 2001, 86 - Rollenantriebseinheit). Im Ergebnis nicht anders verhält es sich mit dem [X.] im Verhältnis zum Anspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung. Das ist nicht nur - wie die Revision mit gutem Grund annimmt - eine Frage der Prozessökonomie, sondern folgt auch aus dem Umfang des gel-tend gemachten [X.]s. Dieser unterscheidet sich in seiner 11 - 7 - Zielrichtung allerdings von dem Anspruch, der auf Zahlung einer Erfindervergü-tung - sei es als Miterfinder oder als Alleinerfinder - gerichtet ist. Jedoch hat der [X.]at schon in seiner bisherigen Rechtsprechung zwischen dem Anspruch auf Übertragung und dem Anspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung einen substantiellen Unterschied nicht gesehen; er ist in beiden Fällen vielmehr von einem jedenfalls gleichartigen Anspruch (sog. "patentrechtliche Vindikation", krit. zu dieser Konstruktion [X.], Patentrecht, 5. Aufl. (2004), [X.] ff.) aus-gegangen. Die Abgrenzung zwischen diesen Ansprüchen hat der [X.]at letztlich in Elementen gesehen, die einer wertenden Betrachtung unterliegen ([X.].Urt. v. 17.01.1995 - [X.], [X.]. 1996, 16, 18 = NJW-RR 1995, 696 - gummi-elastische Masse I). Schon das spricht deutlich für die Annahme, dass das Verlangen nach Einräumung einer Mitberechtigung im Verlangen nach voller Übertragung des Rechts als Minus enthalten ist. Hierfür spricht weiter, dass sich eine Mitberechtigung schon bei unbefangener Betrachtung als Minus zur Alleinberechtigung darstellt (vgl. auch [X.] aaO. S. 363, der insbesondere darauf hinweist, dass deren Einräumung in der gleichen Weise vorzunehmen ist wie die Vollübertragung). Gegen dieses Ergebnis spricht nicht entscheidend, dass in der Recht-sprechung des [X.] die teilweise Entziehung (Beschränkung) der [X.] eines Gesellschafters einer Handelsgesellschaft nicht als Minus zu deren vollständiger Entziehung angesehen worden ist ([X.], Urt. v. 10.12.2001 - II ZR 139/00, [X.]-Rep. 2002, 376 = [X.], 467). Denn dort geht es anders als bei der Frage der Übertragung oder Einräumung einer Mitberechtigung um eine Umgestaltung des Gesellschaftsvertrags in [X.] Weise als beantragt, die dem Gesellschafter nicht gegen seinen Antrag aufgedrängt werden darf, während im vorliegenden Fall die Begründung eines Gemeinschaftsverhältnisses nur Folge des Umfangs des Übertragungsan-12 - 8 - [X.] ist und sich die Gestaltung dieses Verhältnisses lediglich als Reflex aus dem möglicherweise bestehenden Anspruch ergibt. 13 Darauf, wie sich der Kläger in den Vorinstanzen verhalten hat, kommt es auf dieser Grundlage nicht an. Zudem hat der Kläger seine Position jedenfalls vor Schluss der mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz geändert. Auch die weitere Frage, ob das Berufungsgericht eine in dem Hilfsantrag [X.] Klageänderung mangels Sachdienlichkeit zurückweisen durfte, stellt sich nicht, weil der Antrag auf Einräumung einer Mitberechtigung bereits als Minus im Hauptantrag enthalten war. [X.] Da das Berufungsgericht die erfinderrechtliche Stellung des [X.] nicht abschließend geprüft hat und die bisher getroffenen Feststellungen für ihre Beantwortung keine ausreichende Grundlagen bilden, ist dem [X.]at eine Entscheidung in der Sache verwehrt. Das Berufungsgericht wird Gelegenheit haben, sich mit dem wechselseitigen Vorbringen der [X.]en, der Kläger sei Alleinerfinder oder aber nicht einmal Miterfinder, weil er keinen schöpferischen Beitrag zu der Erfindung geleistet habe ([X.].Urt. v. 16.9.2003 - X ZR 142/01, GRUR 2004, 50 - Verkranzungsverfahren), erneut auseinanderzusetzen. Dabei wird es insbesondere darauf ankommen können, wer den Gedanken des Tief-bohrens beigetragen hat. Weiter wird sich das Berufungsgericht mit dem Vor-trag der Beklagten in der mündlichen Verhandlung über die Revision auseinan-derzusetzen haben, dass der Kläger zur Übertragung der Erfindung auf die [X.] verpflichtet sei oder diese bereits auf die Beklagte übertragen habe. [X.] wird es allerdings zu beachten haben, dass ein (Mit-)Erfinder sein Recht in der Regel nicht ohne angemessenen Ausgleich hergeben wird und dass es deshalb darauf ankommen könnte, ob ihm für eine solche Übertragung eine 14 - 9 - angemessene Gegenleistung in Geld gezahlt werden sollte (vgl. [X.].Urt. v. 21.12.2005 - [X.], [X.]. 2006, 169, 170 f. - Zylinderrohr m.w.N.). [X.]Scharen [X.] Meier-Beck Kirchhoff Vorinstanzen: [X.], Entscheidung vom 07.03.2001 - 2/6 O 715/00 - [X.], Entscheidung vom 12.08.2003 - 6 U 80/01 -