Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 10.01.2013, Az. I ZR 84/09

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I
ZR
84/09
Verkündet am:
10.
Januar 2013
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

[X.] II
[X.] Art. 10 Abs. 2 Buchst. a; [X.] § 26 Abs. 3 Satz 1 und 2
a)
Die Vorschriften der [X.] stehen der Anwendung des §
26 Abs.
3 Satz
2 [X.] nicht entgegen.
b)
Der Schutz einer Zeichenserie kann auch dadurch entstehen, dass der [X.] unmittelbar mit der gesamten Markenserie im Markt auftritt und die Serie nicht erst über einen längeren Zeitraum entwickelt. Aus einem nur einmalig verwendeten Zeichen kann dagegen der Schutz eines Stammzei-chens einer Zeichenserie nicht abgeleitet werden.
[X.], Urteil vom 10. Januar 2013 -
I [X.]/09 -
[X.]

LG
[X.]

-
2
-
Der [X.]
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 10.
Januar 2013 durch den
Vorsitzenden Richter Prof. Dr.
Bornkamm und die Richter Prof. Dr.
Büscher, Prof. Dr.
Schaffert, Dr.
Koch und Dr.
Löffler
für Recht erkannt:
Auf die Revision des [X.] wird das Urteil des 6.
Zivilsenats des [X.] vom 20.
Mai 2009 aufgehoben.
Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht [X.].
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Der Kläger ist Inhaber der Wortmarken Nr.
397
02
429 [X.]

(einge-tragen am 3.
März 1997) und Nr.
395
49
559.8 [X.]

(eingetragen am 20.
Mai 1996) sowie der nachfolgend wiedergegebenen [X.] Nr.
396
08
644.6 (eingetragen am 5.
März 1997):

Die Marken sind unter anderem für Eiweiß eingetragen. Die Marke Nr.
397
02
429 [X.]

ist auch für Eiweiß mit dem Zusatz von Vitaminen und 1
2
-
3
-
Mineralstoffen sowie Kohlenhydraten und für Lebensmittelzubereitungen mit hohen Eiweißanteilen zur Anreicherung für Lebensmittel registriert.
Der Kläger vertrieb zunächst über die P.
R. &
M. Gesellschaft bürgerli-chen Rechts und anschließend über die P.
GmbH Nahrungsergänzungsproduk-te unter den Bezeichnungen Proti Power, [X.], [X.]PLEX

und [X.]
4-K

in verschiedenen Aufmachungen und mit weiteren Zusätzen (Plus
80, [X.], Power
75, 80 oder 90).
Der Beklagte bietet unter der am 11.
Februar 2003 für näher beschriebe-ne Nahrungsergänzungsmittel, Vitaminpräparate und diätetische Lebensmittel eingetragenen und am 14.
März 2003 veröffentlichten Wortmarke Nr.
302
47
818 Protifit

ein Milchproteingemisch an.
Nachdem der Beklagte die Einrede mangelnder Benutzung der Marke [X.]

erhoben hatte, hat der Kläger geltend gemacht, diese Marke durch die Bezeichnungen Proti Power, [X.], [X.]®PLEX

und [X.]®4-K

in Preislisten und graphisch gestalteten, nachfolgend wiedergegebenen [X.] verwandt zu haben:

3
4
5
-
4
-

Der Kläger begehrt unter Berufung auf seine prioritätsälteren Marken vom Beklagten die Einwilligung in die Löschung der Marke Protifit

sowie das Verbot, dieses Zeichen zu verwenden. Der Kläger verfolgt weiter einen [X.] und die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung des Be-klagten.
6
-
5
-
Das
Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung des [X.] ist ohne Erfolg geblieben (vgl. [X.], [X.], 958 = [X.], 1286). Mit der vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung der Beklagte beantragt, verfolgt der Kläger seine Klageanträge weiter.
Mit Beschluss vom 17.
August 2011 hat der Senat dem [X.] folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt ([X.], [X.], 1142 = [X.], 1615
-
[X.]
I):
1.
Ist Art.
10 Abs.
1 und 2 Buchst.
a der Richtlinie
89/104/[X.] dahin auszule-gen, dass diese Vorschrift generell und allgemein einer nationalen Regelung entgegensteht, nach der von der Benutzung einer Marke (Marke
1) auch dann auszugehen ist, wenn die Benutzung der Marke (Marke
1) in einer von der Eintragung abweichenden Form erfolgt, ohne dass die Abweichungen die Unterscheidungskraft der Marke (Marke
1) beeinflussen, und wenn die Marke in der Form, in der sie benutzt wird, ebenfalls eingetragen ist ([X.]
2)?
2.
Falls die Frage
1 verneint wird:
Ist die vorstehend unter
1 bezeichnete nationale Vorschrift mit der [X.]/[X.] vereinbar, wenn die nationale Vorschrift einschränkend dahin ausgelegt wird, dass sie nicht auf eine Marke (Marke
1) angewandt wird, die nur dazu eingetragen ist, um den Schutzbereich einer anderen eingetrage-nen Marke (Marke
2) abzusichern oder auszuweiten, die in der Form, in der sie benutzt wird, eingetragen ist?
3.
Falls die Frage
1 bejaht oder die Frage
2 verneint wird:
a)
Ist eine Benutzung einer eingetragenen Marke (Marke
1) im Sinne von Art.
10 Abs.
1 und 2 Buchst.
a der [X.]/[X.] nicht gegeben,
aa)
wenn der Markeninhaber die Form eines Zeichens benutzt, die von der Eintragung der Marke (Marke
1) und einer weiteren Marke ([X.]
2) des Markeninhabers nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass durch die Abweichungen die Unterscheidungskraft der Marken ([X.]
1 und Marke
2) beeinflusst wird;
bb)
wenn der Markeninhaber zwei Formen von Zeichen benutzt, von de-nen keine der eingetragenen Marke (Marke
1) entspricht, von denen aber eine benutzte Zeichenform (Form
1) mit einer anderen einge-tragenen Marke (Marke
2) des Markeninhabers übereinstimmt und die zweite vom Markeninhaber verwandte Zeichenform (Form
2) in Bestandteilen von beiden eingetragenen Marken (Marke
1 und [X.]
2) abweicht, ohne dass durch die Abweichungen die [X.] beeinflusst wird, und wenn diese Zeichenform (Form
2) die größere Ähnlichkeit mit der anderen Marke (Marke
2) des Markeninhabers aufweist?
b)

7
8
-
6
-
Der [X.] hat darüber durch Urteil vom 25.
Oktober 2012 (C3/11, [X.], 1257 = [X.], 1514
-
Rintisch/[X.]) folgendermaßen entschieden:
1.
Art.
10 Abs.
2 Buchst.
a der Ersten [X.]/[X.] des Rates vom 21.
Dezember 1988 zur Angleichung
der Rechtsvorschriften der Mitglied-staaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass er es dem Inhaber einer eingetragenen Marke nicht verwehrt, sich zum Nachweis für deren Benut-zung im Sinne dieser Vorschrift darauf zu berufen, dass sie in einer von ihrer Eintragung abweichenden Form benutzt wird, ohne dass die Unterschiede zwischen diesen beiden Formen die Unterscheidungskraft der Marke beein-flussen, und zwar ungeachtet dessen, dass die abweichende Form ihrerseits als Marke eingetragen ist.
2.
Art.
10 Abs.
2 Buchst.
a der [X.] ist dahin auszulegen, dass er einer Auslegung der zu seiner Umsetzung in nationales Recht erlassenen nationalen Vorschrift entgegensteht, wonach er nicht für eine Defensivmar-ke

gilt, deren Eintragung nur dazu dient, den Schutzbereich einer anderen eingetragenen Marke abzusichern oder auszuweiten, die in der Form, in der sie benutzt wird, eingetragen ist.
Entscheidungsgründe:
[X.] Das Berufungsgericht hat die auf die Wortmarke [X.]

gestützten Ansprüche nach §
22 Abs.
1 Nr.
2, §
49 Abs.
1 Satz
1, §
51 Abs.
4 Nr.
1 [X.]nG wegen Verfalls der [X.] und die aus den [X.]n [X.]-PLUS

und Proti Power

abgeleiteten Ansprüche mangels Verwechslungsge-fahr im Sinne von §
14 Abs.
2 Nr.
2 [X.] verneint. Dazu hat es ausgeführt:
Der Kläger habe eine rechtserhaltende Benutzung der Marke [X.]

in den fünf Jahren vor der [X.] der Eintragung der angegriffenen [X.] im Sinne von §
26 [X.] nicht dargelegt. Die Benutzung der Bezeich-nungen [X.]

und Proti Power

sei keine rechtserhaltende Benutzung der Marke [X.], weil diese Zeichen für den Kläger als Marken eingetragen seien und der Markeninhaber nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der [X.] eine eingetragene Marke nicht durch die Verwendung 9
10
11
-
7
-
eines
abgewandelten, ebenfalls als Marke registrierten Zeichens rechtserhal-tend benutzen könne.
Eine rechtserhaltende Benutzung der Marke [X.]

durch die Bezeich-nungen [X.] Power
90, Proti [X.]

oder Proti
85

sei nicht gegeben. Mit diesen Zeichen habe der Kläger vor der [X.] der Eintragung der Marke des Beklagten keine Umsätze erzielt. Die Verwendung der Zeichen [X.]
4

und [X.]PLEX

sei keine rechtserhaltende Benutzung der [X.] [X.], weil deren kennzeichnender Charakter durch die Zusätze 4

und PLEX

verändert werde.
Ansprüche aus den Marken [X.]

und Proti Power

gegen die angegriffene Marke Protifit

seien ebenfalls nicht gegeben. Aufgrund der nur geringen Kennzeichnungskraft der [X.]n und einer durchschnittlichen Zeichenähnlichkeit bestehe trotz [X.] keine Verwechslungsgefahr.
I[X.] Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision des [X.] hat [X.]. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der
Sache an das Berufungsgericht.
1. Der Kläger hat sein Klagebegehren in der Revisionsinstanz in erster Linie auf die Marke Nr.
397
02
429 [X.]

([X.]
1) und hilfsweise auf die Marke Nr.
395
49
559.8 [X.]

([X.]
2) sowie weiter [X.] auf die Marke Nr.
396
08
644.6 Proti Power

([X.]
3) gestützt. Es ist deshalb zunächst über die Ansprüche aus der [X.]
1 und nur [X.] über die Ansprüche aus den [X.]n
2 und 3 in der angegebenen Reihenfolge zu entscheiden.
2. Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht bisher getroffenen Fest-stellungen können die Ansprüche des [X.] gegen den Beklagten aus der 12
13
14
15
16
-
8
-
[X.]
1 ([X.]) auf Löschung der Marke Protifit

(§
51 Abs.
1, §
9 Abs.
1 Nr.
2 [X.]), auf Unterlassung der Verwendung dieser Marke (§
14 Abs.
2 Nr.
2 und Abs.
5 [X.]) und auf Auskunft und Schadensersatz (§
14 Abs.
6, §
19 [X.], §
242 BGB) nicht verneint werden. Die Annahme des Berufungsgerichts, die Ansprüche seien nach §
22 Abs.
1 Nr.
2, §
49 Abs.
1 Satz
1, §
51 Abs.
4 Nr.
1 [X.] ausgeschlossen, weil die [X.]
1 mangels rechtserhaltender Benutzung verfallen sei, hält der revisionsrechtli-chen Nachprüfung nicht stand.
a) Das Berufungsgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass der Kläger die [X.]
1 innerhalb des für den Verfall maßgeblichen Zeitraums (§
51 Abs.
4 Nr.
1, §
49 Abs.
1 Satz
1 und 2 [X.]) nicht durch Verwendung der Zeichen [X.]
4

und [X.]PLEX

rechtserhaltend im Sinne von §
26 [X.] benutzt hat.
aa) Nach §
51 Abs.
4 Nr.
1 [X.] kann die Eintragung einer Marke nicht aufgrund der Eintragung einer Marke mit älterem Zeitrang nach §
9 Abs.
1 Nr.
2, §
51 Abs.
1 [X.] gelöscht werden, wenn die Eintragung der älteren Marke am Tag der [X.] der Eintragung der Marke mit jüngerem Zeitrang wegen Verfalls hätte gelöscht werden können. Die Eintragung der Marke wird auf Antrag wegen Verfalls nach §
49 Abs.
1 Satz
1 [X.] ge-löscht, wenn die Marke nach dem [X.] innerhalb eines ununter-brochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß §
26 [X.] benutzt [X.] ist. Der Verfall einer Marke kann jedoch nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende dieses Zeitraums und vor Stellung eines Löschungsantrags eine Benutzung der Marke nach §
26 [X.] begonnen oder wieder [X.] worden ist (§
49 Abs.
1 Satz
2 [X.]). Die Eintragung der angegrif-fenen Marke Protifit

ist am 14.
März 2003 veröffentlicht worden. Zu diesem Zeitpunkt war der [X.] nach §
49 Abs.
1 Satz
1 [X.], inner-17
18
-
9
-
halb dessen der Kläger die am 3.
März 1997 eingetragene [X.]
1 rechtserhaltend benutzen musste, bereits abgelaufen. Die [X.]
1 war somit am 14.
März 2003 wegen Verfalls nach §
49 Abs.
1 Satz
1 und 2 [X.]nG löschungsreif, wenn sie nicht innerhalb des Zeitraums vom 14.
März 1998 bis 14.
März 2003 rechtserhaltend gemäß §
26 [X.] benutzt worden ist.
bb) Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des [X.], die Benutzungsformen [X.]
4

und [X.]PLEX

veränder-ten den kennzeichnenden Charakter der [X.]
1.
(1) Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form be-nutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach §
26 Abs.
3 Satz
1 [X.] nur vor, wenn die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der
Marke nicht verändert. Eine solche Veränderung des kennzeichnenden Charakters ist dann zu verneinen, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der ein-getragenen Marke gleichsetzt, das heißt,
in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht
(vgl. [X.], Urteil vom 31.
Mai 2012
-
I
ZR
112/10, [X.], 68 Rn.
14 = [X.], 61
-
Castell/[X.] [X.]). Werden zur Kennzeichnung einer Ware zwei Zeichen verwendet, liegt es in der Regel nahe, dass der [X.] darin ein aus zwei Teilen bestehendes zusammengesetztes Kennzeichen erblickt. Denkbar ist aber auch, dass der Verkehr in der Kennzeichnung keinen einheitlichen Herkunftshinweis, sondern zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen sieht ([X.], Urteil vom 5.
November 2008
-
I
ZR
39/06, [X.], 766 Rn.
50
f. = [X.], 831
-
Stofffähnchen
I). Die Beurteilung ist grund-sätzlich dem
Tatrichter vorbehalten und im Revisionsverfahren nur einge-schränkt, insbesondere auf eine zutreffende Rechtsanwendung und die [X.],
überprüfbar (vgl. [X.], Urteil vom 26.
April 2001
-
I
ZR
212/98, [X.], 167, 168 = [X.], 1320
-
Bit/19
20
-
10
-
Bud; Beschluss vom 13.
Dezember 2007
-
I
ZB
39/05, [X.], 719 Rn.
24 = [X.], 1098
-
idw [X.]; [X.], [X.], 68 Rn.
14
-
Castell/
[X.] [X.]).
(2) Ausgehend von diesen Maßstäben hat das Berufungsgericht ange-nommen, der Verkehr sehe die Benutzungsform [X.]
4

als einheitliches Zeichen und nicht als zwei aus den Bestandteilen [X.]

und 4

bestehen-de Zeichen an. Entsprechendes gelte für die benutzte Form [X.]PLEX. Der Verkehr werde den Bestandteil [X.]

in den zusammengesetzten [X.] auch nicht als Stammbestandteil einer Zeichenserie auffassen. An diesem Ergebnis ändere die Verwendung des Zeichens R im Kreis

nichts, die der Verkehr aufgrund der graphischen Gestaltung auf die Benutzungsformen in ihrer Gesamtheit ziehen werde. [X.] das angesprochene Publikum die [X.] jeweils als einheitliche Zeichen auf, werde durch die Zusätze 4

und PLEX

zu [X.]

der kennzeichnende Charakter der [X.]
1 im Sinne von §
26 Abs.
3 Satz
1 [X.] verändert, weil die Zusätze 4

und PLEX

nicht lediglich beschreibend seien. Diese Ausführungen halten der revi-sionsrechtlichen Nachprüfung stand.
(3) Anders als die Revision meint, hat das Berufungsgericht bei seiner Prüfung dem Zeichen [X.]

nicht unter Verstoß gegen die Bindung des [X.] an die Markeneintragung jegliche Unterscheidungskraft abge-sprochen. Es ist vielmehr wegen der Abweichung von der beschreibenden An-gabe Protein

von einer
-
wenn auch unterdurchschnittlichen
-
Kennzeich-nungskraft der [X.] ausgegangen. Das Berufungsgericht hat lediglich im Zusammenhang mit der Frage, wie der Verkehr die fraglichen Benutzungsfor-men auffasst, angenommen, dieser werde in den zusammengesetzten Zeichen [X.]
4

und [X.]PLEX

den Bestandteil [X.]

als Hinweis auf Pro-tein

und nicht als gesondertes Zeichen ansehen.
21
22
-
11
-
Ohne Erfolg macht die Revision in diesem Zusammenhang weiter gel-tend, das Berufungsgericht sei zu Unrecht davon ausgegangen, dass die Be-zeichnung [X.]

in den Benutzungsformen [X.]
4

und [X.]PLEX

nicht Stammbestandteil einer Zeichenserie des [X.] sei. Allerdings ist re-gelmäßig von einer rechtserhaltenden Benutzung einer Marke auszugehen, wenn diese als Stammbestandteil einer Zeichenserie verwendet wird, bei der das eine Zeichen die Produktfamilie und das andere Zeichen das konkrete [X.] benennt (vgl. [X.], Urteil vom 8.
Februar 2007
-
I
ZR
71/04, [X.], 592 Rn.
14
f.
= WRP 2007, 958
-
bodo [X.]). Das Berufungsgericht hat jedoch in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise das Bestehen einer Zeichenserie mit dem Stammbestandteil [X.]

verneint. Das Vorliegen einer Zeichenserie setzt die Benutzung mehrerer Marken mit einem gemeinsamen Stammbestandteil voraus,
damit die angesprochenen Verkehrskreise das ge-meinsame Element kennen und mit der Zeichenserie in Verbindung bringen (vgl. [X.], Urteil vom 13.
September 2007
-
234/06, [X.]. 2007, 333 = [X.], 343 Rn.
64
-
[X.]/[X.] [BAINBRIDGE]).
Das kann auch dergestalt geschehen, dass der Markeninhaber unmittelbar mit der gesamten Markenserie auf dem Markt auftritt und die Serie nicht erst über einen längeren Zeitraum entwickelt.
Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen getroffen, die die Annahme rechtfertigen, dass die vom Kläger mit dem Be-standteil [X.]

gebildeten Zeichen im maßgeblichen Zeitpunkt (14. März 2003) in einer Art und Weise und einem Umfang benutzt worden sind, der den Verkehr veranlasst, vom Vorliegen einer Zeichenserie auszugehen. Soweit der Senat es in Ausnahmefällen unter engen Voraussetzungen für denkbar gehal-ten hat, in einem erstmalig verwendeten Zeichen ein Stammzeichen zu sehen (vgl. [X.], Beschluss vom 25.
Oktober 1995
-
I
ZB
33/93, [X.], 200, 202 = [X.], 448
-
Innovadiclophlont; Urteil vom 22.
November 2001
-
I
ZR
111/99, [X.], 542, 544 = [X.], 534
-
BIG), hält er daran nicht fest.
23
-
12
-
Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, der Verkehr habe auch aufgrund der unterschiedlichen graphischen Gestaltung der Bestandteile [X.]

einerseits und 4

und PLEX

andererseits keine Veranlassung, die Benutzungsformen nicht als jeweils einheitliches Zeichen anzusehen. Mit ihrer gegenteiligen Würdigung setzt die Revision lediglich
ihre Sicht an die Stelle der-jenigen des Tatrichters.
Die Revision beanstandet auch ohne Erfolg, das Berufungsgericht habe die Bestandteile 4

und PLEX

in den Benutzungsformen nicht als aus-schließlich beschreibend angesehen. Zwar wird ein zusätzlicher Bestandteil, dem der Verkehr eine rein beschreibende Angabe entnimmt, den kennzeich-nenden Charakter der Marke häufig nicht verändern (vgl. [X.], Urteil vom 19.
November 2009
-
I
ZR
142/07, [X.], 729 Rn.
18 = [X.], 1046
-
MIXI). Das Berufungsgericht ist jedoch rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, dass die angesprochenen Verkehrskreise den Zusätzen 4

und PLEX

keine ausschließlich beschreibende Sachangabe entnehmen.
b) Die Beurteilung des Berufungsgerichts, die [X.]
1 sei auch nicht durch die Verwendung der
(ebenfalls eingetragenen) Marken Nr.
395
49
559.8 [X.]

und Nr.
396
08
644.6 Proti Power

rechtserhal-tend benutzt worden, ist dagegen nicht frei von [X.].
aa) Das Berufungsgericht hat angenommen, der Kläger könne sich nicht darauf berufen, die [X.]
1 ([X.]) dadurch rechtserhaltend benutzt zu haben, dass er die für ihn eingetragenen Marken Nr.
395
49
559.8 [X.]-PLUS

und Nr.
396
08
644.6 Proti Power

verwendet habe, weil diese selbst als Marken eingetragen seien. Nach den vom [X.] im Urteil [X.]/[X.]

([X.], 343) entwickelten Grundsätzen könne eine eingetragene Marke nicht durch die Verwendung eines 24
25
26
27
-
13
-
abgewandelten, ebenfalls als Marke eingetragenen Zeichens rechtserhaltend benutzt werden. Die Entscheidung sei zwar zu Art.
15 Abs.
1 und 2 Buchst.
a GMV
ergangen. Die Vorschriften der Gemeinschaftsmarkenverordnung ent-sprächen aber inhaltlich Art.
10 Abs.
1 und 2 Buchst.
a [X.]. Die richtli-nienkonforme Auslegung des Markengesetzes habe zur Folge, dass §
26 Abs.
3 Satz
2 [X.] nicht anwendbar sei.
bb) Diese Ausführungen des Berufungsgerichts halten der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
Wie der [X.] auf das Vorabentschei-dungsersuchen des Senats zur Vorschrift des Art.
10 Abs.
2 Buchst.
a [X.]nRL entschieden hat, kann sich der Markeninhaber zur Darlegung der rechtserhaltenden Benutzung auch dann auf die Benutzung eines abgewandel-ten Zeichens
berufen, wenn dieses Zeichen ebenfalls als Marke eingetragen ist
(vgl. [X.], [X.], 1257 Rn.
18 bis 30
-
Rintisch/[X.]). Die Vorschriften der [X.] stehen der Anwendung des §
26 Abs.
3 Satz
2 [X.]nG nicht entgegen. Eine rechtserhaltende Benutzung der [X.]
1 ([X.]) im Sinne von §
26 Abs.
3 [X.] ist daher
-
anders als vom [X.] angenommen
-
nicht allein deshalb ausgeschlossen, weil die Be-nutzungsformen [X.]

und Proti Power

ebenfalls als Marke eingetra-gen sind.
II[X.] Die Entscheidung des Berufungsgerichts stellt sich auch nicht aus anderen Gründen als richtig dar (§
561 ZPO).
1. Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des [X.], eine rechtserhaltende Benutzung nach §
26 Abs.
3 Satz
1 [X.]nG sei ausgeschlossen, weil die Bezeichnungen [X.]

und Proti 28
29
30
31
-
14
-
Power

aufgrund der Abweichungen von der [X.]
1 ([X.]) den kennzeichnenden Charakter dieser Marke veränderten.
a) Das Berufungsgericht hat zur Begründung einer Veränderung des kennzeichnenden Charakters der [X.]
1 darauf abgestellt, der Verkehr werde die Wortmarke [X.]

und die Wort-Bild-Marke Proti Power

als einheitliches Zeichen ansehen. Die [X.] PLUS

und Power

seien nicht beschreibend. Inwieweit etwa [X.]

ein Mehr

enthalte, sei nicht ersichtlich. Auch der Bestandteil Power

beschreibe nichts anderes als das, wofür auch die übrigen Produkte des [X.] stünden.
b) Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
In diesem Zusammenhang braucht nicht entschieden zu werden, ob die Ausführungen des Berufungsgerichts überhaupt eine ausreichende Entschei-dungsgrundlage für das Revisionsgericht sein können. Das könnte fraglich sein, weil das Berufungsgericht seine Annahme, der Verkehr werde das Wortzeichen [X.]

und die Wort-Bild-Marke Proti Power

jeweils als einheitliche Zeichen auffassen
(BU
5 unter II
1
b
cc),
in Klammern gesetzt und im Konjunk-tiv gehalten hat.
Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerhaft in die Beurteilung, ob der [X.] das Zeichen [X.]

als einheitliches Zeichen ansieht, nicht die graphisch gestaltete Form einbezogen, bei der [X.]

mit einem R im Kreis

in der oberen Reihe und
-
davon abgesetzt
-

PLUS 80

in der unteren Reihe dargestellt sind. Da der Verkehr der Beifügung des Zusatzes ® zu einem Zei-chen den Hinweis entnimmt, dass es eine Marke genau dieses Inhalts gibt (vgl. [X.], Urteil vom 26.
Februar 2009
-
I
ZR
219/06, [X.], 888 Rn.
15 = [X.], 1080
-
Thermoroll), ist nicht ausgeschlossen, dass der Verkehr die 32
33
34
35
-
15
-
Zeichenform nicht als zusammengesetztes Zeichen ansieht, sondern [X.]®

als ein Zeichen auffasst.
Darüber hinaus hat das Berufungsgericht nicht geprüft, ob der Verkehr auch das Wortzeichen Proti Power

als einheitliches Zeichen auffasst
oder ob er in ihm nicht zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen sieht. Der [X.] des Berufungsgerichts auf das Zeichen Proti Power

bezieht sich auf die Wort-Bild-Marke, bei der zwischen den [X.]n durch das [X.] P

eine gewisse Klammerwirkung entsteht. Diese Ausführungen des Be-rufungsgerichts können nicht ohne weiteres auf das Wortzeichen übertragen werden.
Die Ausführungen des Berufungsgerichts, die Bestandteile PLUS

und Power

seien in Kombination mit dem Wortbestandteil [X.]

in Groß-
und Kleinschreibung nicht beschreibend, sind ebenfalls nicht frei von [X.]. Das Berufungsgericht hat in anderem Zusammenhang angenommen, der [X.] werde in [X.]

einen Hinweis auf den Hauptbestandteil der damit be-zeichneten Produkte erkennen. Dann erweist sich seine Annahme, es sei nicht ersichtlich, wovon [X.]

ein Mehr enthalte, als widersprüchlich. [X.] gilt für den Bestandteil Power. Das Berufungsgericht hat unter-stellt, dass der Zusatz für mit Energie und Leistungskraft arbeiten

steht. Ist von einer entsprechenden Verkehrsauffassung für das Revisionsverfahren [X.], ist nichts dafür ersichtlich, dass der Bestandteil Power

in Verbindung mit dem Zeichen Proti

nicht beschreibend wirkt.
Die Beurteilung des Berufungsgerichts, die Verwendung der Zeichen [X.]

und Proti Power

stelle keine rechtserhaltende Benutzung im Sinne von §
26 Abs.
3 [X.] dar, kann danach keinen Bestand haben.
36
37
38
-
16
-
2. Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen zur Verwechslungsge-fahr im Sinne von §
14 Abs.
2 Nr.
2 [X.] zwischen der [X.]
1 und dem angegriffenen Zeichen Protifit

getroffen. Im Hinblick darauf ist zugunsten des [X.] im Revisionsverfahren zu unterstellen, dass zwischen den [X.] Marken [X.]

und Protifit

Verwechslungsgefahr besteht.
IV. Auf die Revision des [X.] ist danach das Berufungsurteil aufzuhe-ben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das [X.] zurückzuverweisen, weil die Sache nicht zur Endentscheidung reif ist (§
563 Abs.
1 und 3 ZPO). Das Berufungsgericht hat die fehlenden
Feststel-lungen zur rechtserhaltenden Benutzung der [X.] 1 durch die Verwen-dung der Zeichen [X.]

und Proti Power

zu treffen. Sollte die Klage-marke
1 nicht verfallen sein, wird das
Berufungsgericht weiter die notwendigen

39
40
-
17
-

Feststellungen zum Vorliegen der Verwechslungsgefahr im Sinne von §
14 Abs.
2 Nr.
2 [X.] zwischen der [X.]
1 und der Marke Protifit

zu treffen haben.
Bornkamm
Büscher
Schaffert

Koch
Löffler
Vorinstanzen:
[X.], Entscheidung vom 16.09.2008 -
33 [X.]/06 -

[X.], Entscheidung vom 20.05.2009 -
6 [X.]/08 -