Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 21.04.2015, Az. X ZR 19/13

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 19/13
Verkündet am:
21. April 2015
Hartmann
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache

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Der X.
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhandlung vom 21.
April 2015 durch [X.] Dr.
Meier-Beck und
die Richter [X.], Dr.
Bacher, [X.] und Dr.
Deichfuß
für Recht erkannt:
Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des
2.
Senats ([X.]) des [X.] vom 27.
September 2012 [X.].
Die Klage wird abgewiesen.
Die Kosten des Rechtsstreits werden der Klägerin auferlegt.
Von Rechts wegen
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Tatbestand:
Die Beklagte ist Inhaberin des am 6.
April 2001 angemeldeten und mit Wir-kung für das Hoheitsgebiet der [X.] erteilten [X.] Patents 1
193
511 ([X.]s).
Das [X.], das die Priorität einer japani-schen Anmeldung vom 10.
April 2000 in Anspruch nimmt, umfasst fünf [X.]. Patentanspruch
1, auf den die weiteren Ansprüche unmittelbar oder [X.] sind, lautet in der Verfahrenssprache:
"Retroreflective sheeting having a printed layer (2), [X.] (5) made up of a large number of reflective elements (4) and a holding body layer (3) and a surface protective layer (1) [X.] (5), [X.] (2) is provided on the lateral faces of said reflective ele-ments (4) or between said holding body layer (3) and said surface [X.] (1) or on said surface protective layer (1), which is charac-terized in that [X.] (2) is formed of a discrete repetitive pat-tern of unit patterns, and said unit patterns each have an area of 0.15
mm² to 30 mm²."
Die Klägerin hat das [X.] in vollem Umfang angegriffen und geltend gemacht, sein Gegenstand sei nicht patentfähig. Die Beklagte ist der Klage entge-gengetreten und hat das [X.] hilfsweise in zehn beschränkten Fassungen verteidigt.
Das Patentgericht hat das [X.] für nichtig erklärt. Mit ihrer dagegen ge-richteten Berufung
verfolgt die Beklagte ihren Antrag
auf Abweisung der Klage weiter. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.
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Entscheidungsgründe:
Die zulässige Berufung der Beklagten hat Erfolg und führt zur Abweisung der Klage.
I.
Das [X.] betrifft eine rückstrahlende Folie, die eine gedruckte Schicht aufweist.
1.
Nach der Patentbeschreibung sind retroreflektierende Folien bekannt und werden in weitem Umfang eingesetzt, etwa bei Verkehrsschildern, Baustellenschil-dern, Nummernschildern, Sicherheitswesten oder für Sensoren. Zum Teil würden dabei Folien mit Mikroglasperlen verwendet. Ein sehr viel besseres Rückstrahlverhal-ten wiesen Folien auf, die den Effekt
rückstrahlender Würfeleckenelemente nutzten und deren Einsatz wegen ihrer hervorragenden Rückstrahleigenschaften von Jahr zu Jahr zugenommen habe. Als bekannt schildert die Beschreibung auch Folien mit dreieckigen Würfelecken, bei denen die seitlichen Oberflächen ihrer dreieckigen [X.] Elemente mit Metall bedampft sind. Eine solche durch Dampfablage-rung hergestellte Folie weise den Nachteil auf, dass ihr Erscheinungsbild durch den Einfluss der Metallfarbe verdunkelt werde. Zur Verbesserung des Farbtons bei rück-strahlender Folie mit dreieckigen Würfelecken und bei durch Dampfablagerung her-gestellter rückstrahlender Folie mit dreieckigen Würfelecken habe man eine durch-gehende gedruckte Schicht (continuous printed layer) in einem Teil der Folie vorge-sehen. Jedoch hafte eine solche gedruckte Schicht schlecht an der Schicht aus [X.] Elementen und an der Oberflächenschutzschicht. Zudem biete
sie eine schlechte Witterungsbeständigkeit und nehme leicht Wasser auf (Abs.
7). [X.] solche gedruckte Schicht bei einer [X.] Folie mit Mikroglasperlen als reflektierenden Elementen eingesetzt, zeige diese keine befriedigenden Rückstrahl-eigenschaften (Abs.
11).
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Die Übersetzung des Begriffs "printed layer"
als gedruckte -
nicht: bedruckte
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Schicht soll verdeutlichen, dass die Druckfarbe nicht notwendig auf eine
eigene Trä-gerschicht
aufgetragen wird, sondern
unmittelbar auf einen anderen Bestandteil
des [X.], etwa die seitliche Oberfläche der reflektierenden Elemente, aufge-tragen werden kann.
2.
Vor diesem Hintergrund besteht das technische Problem darin, eine rück-strahlende Folie
mit einer gedruckten Schicht zur Einstellung des Farbtons [X.], die eine verbesserte Witterungsbeständigkeit aufweist und einfach und kostengünstig herzustellen ist.
3.
Zur Lösung dieses Problems schlägt das [X.] in Patentanspruch
1 eine Folie mit folgenden Merkmalen vor (Gliederung des Patentgerichts in eckigen Klammern):
Rückstrahlende Folie [1], umfassend
1.
zumindest eine Schicht (5) aus reflektierenden Elementen, bestehend aus
a.
einer großen Anzahl von reflektierenden Elementen (4) und
b.
einer [X.] (3); [1.2 teilweise]
2.
eine Oberflächenschutzschicht (1), die auf der Schicht (5) aus reflektierenden Elementen vorgesehen ist; [1.2 Rest]
3.
eine gedruckte Schicht (2), [1.1]
a.
die vorgesehen ist entweder
(1)
auf den seitlichen Oberflächen der reflektierenden Elemen-te [1.3.1], oder
(2)
zwischen der [X.] (3) und der Oberflächen-schutzschicht
(1), [1.3.2]
oder
(3)
auf der Oberflächenschutzschicht (1), [1.3.3]
b.
die ein diskretes, sich wiederholendes Muster aus [X.] aufweist, [1.4]
c.
wobei die [X.] jeweils eine Fläche von 0,15
mm² bis 30
mm² haben. [1.5]
4.
Einige Merkmale bedürfen der näheren Erläuterung.
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a)
Patentanspruch
1 spricht allgemein von [X.] Folien, die [X.] eine Schicht mit einer großen Anzahl von reflektierenden Elementen aufwei-sen. Darunter fallen nicht nur Folien mit dreieckigen Würfelecken, sondern auch Fo-lien, bei denen als reflektierende Elemente etwa eine Vielzahl von Mikroglasperlen Verwendung finden. Erst Patentanspruch 2 ist auf rückstrahlende Folien mit dreiecki-gen Würfeleckenelementen als reflektierenden Elementen beschränkt, während [X.] 3 eine weitere Einschränkung auf Folien mit dreieckigen Würfelelemen-ten aufweist, bei denen die seitliche Oberfläche eine mittels Dampf abgelagerte Schicht aufweist.
b)
Die Übersetzung von Patentanspruch
1 in der Fassung der DE
601
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484
ist, wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, hinsichtlich des [X.] der Folie nicht gelungen. Sie vermittelt den Eindruck, es gebe eine Schicht (5) mit einer großen Anzahl reflektierender Elemente (4), außerdem eine Hal-tekörperschicht (3) sowie eine Oberflächenschutzschicht (1). Wie die Absätze 18 und 20 der Beschreibung sowie die Figuren
1 bis 3 des [X.]s zeigen, umfasst die Folie demgegenüber eine Schicht (5) aus reflektierenden Elementen, die ihrerseits aus einer großen Anzahl von reflektierenden Elementen (4) und aus einer Haltekör-perschicht (3) besteht. Außerdem gibt es eine Oberflächenschutzschicht (1) sowie eine gedruckte Schicht (2). Die vorstehende Merkmalsgliederung gibt diesen Schichtaufbau wieder.
c)
Nach der Fassung von Patentanspruch
1 ist nicht ausgeschlossen, dass die Folie weitere Schichten umfasst. Die Ausführungsbeispiele zeigen etwa eine Bin-demittelschicht, eine Klebeschicht und eine ablösbare Folienbahn (siehe Abs.
20, Figuren 1 bis 3). Das Patentgericht hat auch zu Recht angenommen, dass [X.]
3
a
(2) keine Beschränkung dahin enthält, dass die gedruckte Schicht unmittel-bar zwischen der [X.] und der Oberflächenschutzschicht angeordnet sein muss. Patentanspruch
1 schließt nicht aus, dass zwischen diesen Schichten weitere Schichten angeordnet sind.
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7
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d)
Merkmal
1 kann nicht entnommen werden, dass die Schicht (5) aus-schließlich aus den reflektierenden Elementen (4) und einer [X.] (3) besteht. In diese Richtung weist allerdings zunächst, dass Patentanspruch
1 an die-ser Stelle nicht davon spricht, dass die Schicht (5) reflektierende Elemente und eine [X.] umfasst, sondern dass sie aus ihnen besteht (made up of). [X.] kann nach Merkmal 3 a (1) die gedruckte Schicht auf den seitlichen Oberflä-chen der reflektierenden Elemente aufgebracht sein und sich damit jedenfalls dann im Bereich der Schicht (5) aus reflektierenden Elementen befinden, wenn die Halte-körperschicht aus der Richtung des Lichteinfalls vor den reflektierenden Elementen liegt. Ein entsprechendes Ausführungsbeispiel zeigt die Figur 3 der [X.].
e)
Merkmal
2 ist nicht dahin zu verstehen, dass die [X.]
unmittelbar auf der Schicht
aus reflektierenden Elementen aufgebracht sein muss. Dies ergibt sich, anders als die Beklagte meint, auch nicht daraus, dass die Oberflächenschutzschicht nach Merkmal 2 "auf"
der Schicht aus reflektierenden Elementen vorgesehen ist ("...

"). Die Fi-guren
1 und 2 zeigen Ausführungsbeispiele, bei denen zwischen den genannten Schichten eine gedruckte Schicht angeordnet ist. Etwas anderes kann auch nicht daraus abgeleitet werden, dass die
gedruckte Schicht diskrete
Elemente
aufweist, denn dies bedeutet nicht notwendig, dass die umgebenden Schichten in den unbe-druckten Bereichen in unmittelbarem Kontakt miteinander stehen. Die Beschreibung sieht vielmehr auch die Möglichkeit vor, dass die Druckfarbe auf einen Acrylfilm auf-getragen wird (Abs.
85
f.), der dann

beispielsweise

zwischen der Haltekörper-schicht und der Oberflächenschutzschicht angeordnet wird, so dass diese nicht in unmittelbarem Kontakt stehen.
f)
Eine eindeutige Aussage darüber, ob die [X.] als die Schicht, die die reflektierenden Elemente hält, aus der Richtung des Lichteinfalls ge-sehen vor oder hinter den reflektierenden Elementen liegt, ist Patentanspruch
1 nicht zu entnehmen. Da die gedruckte Schicht, wie sich aus dem Zusammenhang der Pa-15
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tentschrift ergibt, die optische
Wahrnehmung des reflektierten Lichts beeinflussen soll, muss die [X.] allerdings jedenfalls dann vor den reflektierenden Elementen liegen, wenn die gedruckte Schicht gemäß Merkmal
3
a
(2) zwischen der [X.] und der Oberflächenschutzschicht vorgesehen ist. Ist die ge-druckte Schicht dagegen entsprechend den Varianten 3 a (1) oder (3) auf den [X.] Oberflächen der reflektierenden Elemente oder auf der [X.] vorgesehen, ist auch ein Aufbau möglich, bei dem die reflektierenden Ele-mente auf der [X.] angeordnet sind, diese also aus der Sicht des Lichteinfalls hinter jenen liegt.
g)
Nach Merkmal
3
b weist die gedruckte Schicht ein diskretes, sich wieder-holendes Muster (discrete repetitive pattern) aus [X.] auf. Dies bringt zum Ausdruck, dass eine Schicht gemeint ist, die bedruckte Bereiche aufweist, die voneinander beabstandet (diskret) sind, so dass zwischen ihnen unbedruckte [X.] liegen. Das [X.] grenzt sich damit von dem eingangs beschriebenen Stand der Technik ab, nach welchem eine durchgehend gedruckte Schicht (conti-nuous printed layer) vorgesehen war (Abs. 6). In der Beschreibung wird hierzu [X.], das Maß des Abstands zwischen den einzelnen [X.] sei
belie-big, solange sichergestellt sei, dass jedes [X.] einen unabhängigen Be-reich bilde und zwischen den [X.] ein nicht
bedruckter Bereich liege (Abs.
29). Der Abstand zwischen den einzelnen bedruckten Bereichen soll gewähr-leisten, dass Feuchtigkeit, die am seitlichen Rand der Folie auftritt und von der Druckfarbe absorbiert wird, nicht weiter in die Folie eindringt. Beispiele für ein pa-tentgemäßes Muster zeigen Figuren 4 und 5, dagegen bietet
Figur 6 ein Beispiel für eine

nicht patentgemäße

durchgehend gedruckte Schicht.
Ein sich wiederholendes Muster aus [X.] (unit patterns) meint [X.], dass die bedruckten Bereiche eine bestimmte, einheitliche Form aufweisen, die immer wiederkehrt. Als Beispiele für solche [X.] werden in der [X.], Quadrate, Rechtecke, aber auch Buchstaben und Symbole ge-nannt (Abs.
26). Figuren 4 und 5 zeigen beispielhaft Muster aus [X.] und 17
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Kreuzen als [X.]. Dass es sich um ein sich wiederholendes Muster aus [X.] handeln muss, schließt dabei nach der Beschreibung (Abs.
26) nicht aus, dass verschiedene solcher in Betracht kommenden Muster in der Weise mit-einander kombiniert werden, dass sie sich regelmäßig wiederholen. Unter den [X.] fiele etwa auch ein Muster, bei dem sich [X.] und Kreuze regelmäßig abwechseln. Welche Farbe für den Druck verwendet wird, überlässt das Patent dem Fachmann.
h)
Die in Merkmal 3
c genannte Fläche ist auf den jeweils einzelnen bedruck-ten Bereich
bezogen. Wie sich aus Absatz
28 der Beschreibung ergibt, soll eine Min-destgröße der [X.] erforderlich sein, um eine Kontrolle des Farbtons zu ermöglichen, während die vorgesehene Obergrenze sicherstellen soll, dass die [X.] nicht zu sehr verringert wird. Angaben zum Maß der Abstände, die zwischen den [X.] liegen, enthält Patentanspruch
1 nicht.
II.
Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt [X.]:
Der Gegenstand von Patentanspruch
1 sei dem
Fachmann, einem Physiker oder Ingenieur mit Fachhochschul-
oder Hochschulabschluss im Bereich Material-wissenschaften/Werkstofftechnik, der Erfahrung in der Entwicklung von bedruckten Folien, insbesondere mit retroreflektierenden Eigenschaften habe, dem die optische Wirkung solcher Folien bekannt sei und der im Hinblick auf Druckverfahren entweder selbst über gute Kenntnisse verfüge oder hierzu einen Druckingenieur zu Rate ziehe, sowohl nach der erteilten als auch nach den beschränkten Fassungen der [X.] durch den Stand der Technik nahegelegt.
Die internationale Anmeldung WO
98/47129 ([X.]) zeige retroreflektierende Elemente, die z.B. in Werbeschildern einsetzbar seien,
und beschreibe einen Aufbau mit einer retroreflektierenden Folie und einer von
dieser lösbaren bildtragenden Fo-lie. Diese könne mittels eines transparenten [X.]s oder rein adhäsiv auf der retro-reflektierenden Folie angebracht werden. Neben einem Bildmotiv sei dort zur Aufhel-19
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lung eine sehr helle weiße Schicht mit einer Bedeckung von 1 bis 10% vorgesehen. Das Bildmotiv werde nach [X.] vorzugsweise im Vierfarbdruck mit einer gröberen Punktstruktur als üblich, z.B. einem 30er oder 45er Raster, aufgebracht. Für den Fachmann habe es sich angeboten, die zusätzliche helle weiße Schicht ebenso wie das [X.] aus rasterartig angeordneten, gleichmäßig über die gesamte Fläche verteilten Farbpunkten zu drucken. Auch wenn dies in [X.] nicht aus-drücklich angegeben sei, dränge es sich für den Fachmann bereits aus Gründen der Einfachheit geradezu auf, die fünfte helle Schicht in einem ebenso großen Raster zu drucken wie für den [X.] verwendet. Damit ergäben sich Flächen von maximal 0,072 mm².
In der internationalen Anmeldung WO
99/37470 ([X.]) sei die Herstellung einer retroreflektierenden Folie beschrieben, wobei auf einen transparenten Film [X.] aufgebracht werden, auf die eine Schicht aus teilweise verfestigten Prismen folge, die retroreflektierend
ausgebildet sein könnten. Das Druckmuster könne nach [X.] auch
dazu dienen, die [X.]e des Produkts zu verbessern. Als mögliches Muster seien u.a. Punkte in einer wiederholten Anordnung genannt. Figur
9 zeige eine retro-reflektierende Folie mit einem Substrat, mit [X.] festgelegten Mikroprismen mit einer reflektierenden Metallschicht sowie einer transparenten Schutzschicht. [X.] Mikroprismen und Schutzschicht sei eine gedruckte Schicht vorgesehen. An-gaben zu den Abmessungen der Druckmuster enthalte [X.] nicht.
Die [X.] Patentanmeldung [X.] sei als Übersetzung der vorveröffent-lichten internationalen Anmeldung in [X.] WO
99/54740 ([X.]') anzu-sehen. Deren Figur 13 zeige eine rückstrahlende Folie mit einer Schicht aus reflek-tierenden Elementen und einer [X.] sowie einer [X.]. Zu erkennen sei auch eine gedruckte Schicht, die nach der zugehörigen [X.] entweder zwischen der Oberflächenschutzschicht und der Haltekörper-schicht oder auf der Oberflächenschutzschicht oder auf der reflektierenden Oberflä-che der reflektierenden Elemente angebracht sein könne.
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Die Auszüge aus den Fachbüchern "Allgemeine Fachkunde der Drucktechnik"
von [X.] ([X.]4) und "Real World Scanning and Halftones"
von [X.] und [X.] ([X.]5) zeigten, welches Fachwissen dem Fachmann zuzurechnen sei.
Es könne offen bleiben, ob mit einer Folie gemäß dem Gegenstand von [X.]
1 eine Verbesserung der Witterungsbeständigkeit erreicht werde. Der Gegenstand von Patentanspruch
1 sei dem Fachmann jedenfalls aufgrund anderer Überlegungen nahelegt. Der Fachmann, der von [X.] ausgehe, ziehe die [X.] heran. Diese wiederum lege ihm die Anordnung der weißen Punkte in einem regelmäßigen Raster mit grober Rasterung nahe. Da der Fachmann eine einheitliche Aufhellung und eine einfache Herstellung anstrebe, dränge es sich ihm geradezu auf, die [X.] einheitlich groß zu wählen. Während die in [X.] vorgesehene Bedeckung mit [X.] von 5% für den dort verfolgten Zweck angemessen erscheine, weil die [X.] bereits durch die vier Farbschichten des [X.] beeinträchtigt [X.], könne der Fachmann, der die [X.] zum Ausgangspunkt nehme, die nur eine einzi-ge Druckschicht zur Aufhellung vorsehe, eine höhere Bedeckung in Betracht ziehen, um eine stärkere Aufhellung zu erreichen. [X.] der Fachmann zwischen Verbesse-rung der [X.]e und Erhaltung der Retroreflektivität ab und stelle er hierbei die Ver-besserung der [X.]e in den Vordergrund, führe ihn dies ohne weiteres in den auch im [X.] als vorteilhaft bezeichneten Bereich einer Bedeckung von bis zu 40%. [X.] man das in
[X.] genannte gröbste Raster (30
Punkte pro Zoll) zugrunde, gelan-ge man zu [X.] von bis zu 0,36 mm²
und damit zu einem Wert, der
inner-halb der in Patentanspruch
1 genannten Spannbreite liege.
Auch der Gegenstand von Patentanspruch
1 nach den [X.] beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit.
III.
Diese Beurteilung hält der Überprüfung im [X.] nicht stand.
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1.
Der Gegenstand von Patentanspruch
1 ist durch den Stand der Technik nicht vorweggenommen.
a)
Die internationale Anmeldung WO
98/47129 ([X.]) befasst sich mit Schil-dern, insbesondere Werbeschildern oder Verkehrszeichen, die bei [X.] und bei Nacht gleichermaßen gut erkennbar sein sollen. Eine solche Vorrichtung umfasst eine re-flektierende Folie mit prismatischen Linsen und eine [X.], die vor der [X.] Folie angeordnet ist und dann unmittelbar an ihr anliegt. Die Bildträger-folie kann von der reflektierenden Folie getrennt werden, etwa um einen
Austausch des
Bildes zu ermöglichen. Das Bild
wird vorzugsweise im Vierfarbdruck aufge-bracht. Dabei wird der Bildeffekt durch eine Auswahl einzelner Punkte erzielt, die entweder einzeln oder in teilweiser oder vollständiger Überlappung auf der Oberflä-che angeordnet werden (S. 3, [X.]
9 bis 12, [X.], [X.]
11
bis 14). [X.] sieht vor, dass durch die Wahl einer gröberen Punktstruktur als herkömmlich, etwa eines
Rasters
von 30 bis 45 screens (= Rasterlinien oder Rasterpunkte pro Zoll), eine verbesserte Wirkung und ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen dem Einsatz bei [X.] und bei Nacht erreicht wird (S.
4, [X.]
3
bis 6). Der Druck des Bildes wird vorzugsweise auf der Rückseite eines transparenten Materials angebracht, damit die Punktstruktur so na-he wie möglich an der reflektierenden
Folie ist (S. 4, [X.]
13 bis 16).
Der erstrebte Ausgleich zwischen der Sichtbarkeit bei [X.] und bei Nacht wird nach [X.] befördert, wenn über das Bild noch ein weißer Schleier ("a very light screen of white") gedruckt wird. Dies bewirke eine deutliche Aufhellung des Bildes bei [X.], ohne die Retroreflektion bei Nacht nennenswert zu beeinträchtigen (S. 3, [X.]
25
bis 30). Dieser weiße Schleier soll vorzugsweise einen Bedeckungsgrad von 1 bis 10% aufweisen, wobei 5% als besonders vorteilhaft beschrieben wird (S. 4, [X.]
1
bis 2). Zu dieser weißen Schicht ist in [X.] weiter ausgeführt, dass sie vorzugsweise auf der Rückseite des [X.] nach dem Vierfarbdruck des Bildes als fünfte Schicht mit einem Bedeckungsgrad von 5% aufgetragen wird (S. 4, [X.]
17 bis 18, [X.], [X.] 15
bis 20, S. 7,
[X.]
33 bis 37). Erwähnt wird auch eine Ausführungsform, bei der nur die Be-29
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reiche, die nicht oder nur ganz leicht mit Farbe bedruckt sind, einen Bedeckungsgrad mit [X.] von 5% aufweisen (S. 8, [X.] 1
bis 3).
Die nachstehende Figur 1 der [X.] zeigt ein Ausführungsbeispiel.

Bezugszeichen 8 bezeichnet die reflektierende Schicht aus prismatischen Lin-sen (prismatic lens reflective sheeting), 7 die bildtragende Schicht (image carrying sheet), 6 die vordere Deckschicht (front cover sheet) und 2 die Stützschicht (backing sheet).
[X.] offenbart damit eine rückstrahlende Folie
mit einer
Schicht aus reflektieren-den Elementen, die eine
große
Anzahl von reflektierenden Elementen aufweist. Der Aufbau umfasst ferner eine gedruckte Schicht und eine Oberflächenschutzschicht. Unerheblich ist, dass diese nicht unmittelbar auf der Schicht aus reflektierenden Elementen vorgesehen ist, sondern sich vor
der [X.] befindet, denn [X.] 2
kann, wie oben ausgeführt, nicht entnommen werden, dass die Oberflächen-32
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schutzschicht unmittelbar auf der Schicht aus reflektierenden Elementen angeordnet ist.
Ob der Fachmann die Stützschicht als Halteschicht ansieht, kann offenblei-ben, weil [X.] jedenfalls die Merkmale 3 b und 3 c nicht offenbart. Zwar sind in [X.] ge-trennte Punkte erwähnt, die einzeln auf der Oberfläche der bildtragenden Folie [X.] werden können. Damit ist jedoch kein sich wiederholendes Muster aus [X.]en [X.] offenbart. [X.] beschreibt an den entsprechenden Stellen le-diglich die Vorgehensweise beim Vierfarbdruck, bei dem, je nach der gewünschten Farbe und Intensität,
einzelne Punkte der vier Farben getrennt oder einander über-lappend angeordnet werden. Merkmal 3 b stellt jedoch nicht auf den Druckvorgang, sondern auf dessen
Ergebnis ab. Ob am Ende, nach dem Aufbringen der vier [X.], noch einzelne, voneinander getrennte und damit diskrete Punkte vorliegen und ob diese in einem sich wiederholenden Muster vorliegen, ist [X.] nicht zu entnehmen. Zudem enthält [X.] keine Angaben zu den Größen der bedruckten Bereiche, die sich am Ende

nach dem Auftrag von vier oder fünf Farben (einschließlich [X.])

erge-ben. Soweit dort die Verwendung eines gröberen Rasters als üblich als vorzugswür-dig bezeichnet wird, bezieht sich das auf den Vierfarbdruck. Der Fachmann kann hieraus lediglich ableiten, welche Größe die Punkte der einzelnen Farben aufweisen, nicht jedoch, welche Fläche die bedruckten Bereiche nach der Beendigung des Drucks aufweisen. Allein auf deren Größe

nicht auf die Größe der Punkte, mit de-nen die einzelnen Farben aufgetragen werden

kommt es jedoch für die Offenba-rung von Merkmal 3
c an.
Zum Auftrag der fünften, weißen Farbschicht, die [X.] als vorzugswürdig [X.], enthält das Dokument keinen
eindeutigen
Hinweis darauf, dass auch diese in Punktform aufgetragen wird. [X.] gibt nur für den Deckungsgrad einen Bereich von 1 bis 10% als vorzugswürdig an. Zur Erläuterung eines Beispiels wird bemerkt, dass die Punkte 5% der bedeckten Fläche abdecken ("

the dots cover 5% of the
covered area

"). Der Auffassung der Einspruchsabteilung des [X.], [X.] offenbare implizit auch ein sich wiederholendes Muster aus diskreten 35
36
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15
-
[X.] ([X.] S.
13 = Übersetzung S.
16 unten), kann nicht gefolgt werden, da die weiße Farbe auch anders, etwa in der Form von Linien aufgebracht werden kann, um einen solchen Bedeckungsgrad zu erreichen. Selbst wenn dies aber ange-nommen würde, sind damit Merkmale 3
b und 3
c nicht vorweggenommen, da [X.] den Auftrag der weißen Farbe nur
als fünfte Schicht über dem Vierfarbdruck [X.]. Maßgeblich ist jedoch nicht, ob weiße Punkte in einem diskreten, sich wie-derholenden Muster vorhanden sind, sondern ob die bedruckten Bereiche ein [X.] Muster bilden. Ein Eindringen von Wasser vom Rand der Folie soll
nach der Lehre des [X.]s dadurch vermieden werden, dass es zwischen den bedruck-ten Bereichen, die ein sich wiederholendes Muster aus [X.] bilden, nicht bedruckte Bereiche gibt. Nur dann liegt ein diskretes Muster vor.
b)
Gegenstand der internationalen Anmeldung WO
99/37470 ([X.]) ist ein [X.] Material mit aufgedrucktem Muster. [X.] schildert, dass dafür ku-bisch-eckige Reflektoren

wie dreieckige Würfelecken

verwendet werden. Auf ei-nen transparenten Film wird ein Muster gedruckt, das
auf der [X.] und durch eine Folie bedeckt wird (S.
3, [X.]
2 bis 11). Das Muster kann auch zur Verbesserung
der [X.]e verwendet werden (S.
3, [X.]
14 bis 16). Dazu können Linien oder Punkte, die ein Muster

wiederholend oder zufällig

bilden, aufgedruckt werden (S.
3, [X.]
35 bis S.
4 [X.]
2). Die nachstehend wiedergegebene Figur
9 der [X.] zeigt ein Beispiel für den Aufbau eines solchen Materials, wobei das Licht von unten einfällt.

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16
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Dabei bezeichnet Bezugszeichen
96 ein Substrat, 97 eine Klebstoffschicht, 64 und 64A retroreflektierende Prismen, 20 einen bedruckten Bereich und 95 eine Schutzschicht.
Eine Folie mit diesem Aufbau entspricht Merkmal
1. Sie umfasst eine Schicht, die aus einer großen Anzahl reflektierender Elemente und einer [X.] besteht. Als [X.] ist die [X.] anzusehen. Dem steht, anders als die Beklagte meint, nicht entgegen, dass diese Schicht aus der Richtung des Lichteinfalls hinter den reflektierenden Elementen liegt, da Patentanspruch
1, wie ausgeführt, keine Beschränkung dahin enthält, dass sich die [X.] vor den reflektierenden Elementen befindet. Die Schutzschicht 95 ist im Sinne von Merkmal 2 als Oberflächenschutzschicht anzusehen und auf der Schicht aus reflek-tierenden Elementen angeordnet. [X.] ist auch Merkmal 3
a
(2), da die ge-druckte Schicht 20 zwischen der [X.] und der Schutzschicht 95 ange-ordnet ist. Merkmal 3
a
(2) ist, wie ausgeführt, nicht zu entnehmen, dass zwischen den genannten Schichten keine weiteren Schichten angeordnet sein dürfen.
Nicht vollständig offenbart ist Merkmal 3
b. [X.] spricht zwar von Punkten, die in einem sich wiederholenden Muster aufgedruckt sein können. Dass diese Punkte [X.] angeordnet sind, sich also zwischen ihnen jeweils Bereiche befinden, die nicht bedruckt sind, lässt sich [X.] jedoch nicht entnehmen. Die [X.] kann auch nicht darin gesehen werden, dass in Figur 9 rechts und links des bedruckten Bereichs 20 ein nicht bedruckter Bereich liegt.
[X.] enthält ferner keine Angaben zu den Flächen der dort erwähnten Punkte, vielmehr wird dort gesagt, das Muster könne jede Form oder Größe haben (S. 10, [X.]
4). Damit fehlt es an einer Vorwegnahme von Merkmal 3 c.
c)
Die von der Klägerin vorgelegten, nach ihrem Vortrag offenkundig vorbe-nutzten Kfz-Kennzeichen und Kennzeichen-Aufkleber aus [X.],
den [X.] und [X.] nehmen den Gegenstand von Patentanspruch 1 ebenfalls nicht vorweg. Diese Gegenstände zeigen jeweils eine Farbschicht, auf der mit anderer Farbe ein 38
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Muster aufgedruckt ist. Damit ist schon nicht dargetan, dass es sich um ein diskretes Muster handelt, dass sich also zwischen den mit Farbe bedeckten Bereichen der bedruckten Schicht jeweils unbedruckte Bereiche befinden. Für die Bestimmung der Fläche nach Merkmal 3 c kommt es zudem nicht darauf an, welche Fläche das [X.] aufweist, das auf einer Farbschicht aufgedruckt ist, sondern auf die Größe der einzelnen Punkte, die diese Farbschichten bilden.
d)
Die 3M-Folie Nr. 3821 stellt die Neuheit des Gegenstands von [X.] gleichfalls nicht in Frage. Merkmale 3
b und 3
c sind nicht offenbart. Die aus K21
ersichtlichen gelben Punkte bilden kein sich wiederholendes Muster, sondern sind unregelmäßig angeordnet. Dem Vorbringen der Klägerin lässt sich zudem nicht entnehmen, dass diese Punkte ihrer Größe nach in dem in Merkmal 3 c bestimmten Bereich liegen.
e)
Die [X.] weist, wie aus K26
ersichtlich, kein Muster
aus diskre-ten Elementen, sondern durchgehende Linien auf.
2.
Der Gegenstand von Patentanspruch
1 ist durch den Stand der Technik auch nicht nahegelegt.
Dabei kommt der zwischen den Parteien umstrittenen Frage, welches [X.] Problem dem [X.] zugrunde liegt, keine maßgebliche Bedeutung zu.
Das Patentgericht hat im Ausgangspunkt zutreffend zugrunde gelegt, dass ei-ne Erfindung mehrere unterschiedliche technische Probleme betreffen kann. In [X.] Konstellationen sind die einzelnen Problemstellungen bei der Prüfung der [X.] gesondert zu betrachten. Die Patentfähigkeit ist nach der Recht-sprechung des Senats gegebenenfalls schon dann zu verneinen, wenn die Bewälti-gung eines dieser Probleme zum Aufgabenkreis des Fachmanns gehört hat und die beanspruchte Erfindung von diesem Ausgangspunkt aus durch den Stand der [X.] nahegelegt war ([X.], Urteil vom 13. Januar 2015 -
X [X.], [X.], 352 Rn. 13 -
Quetiapin).
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Entgegen der Auffassung der Beklagten betrifft das [X.] nicht nur die Verbesserung der Witterungsbeständigkeit, sondern auch die Sicherstellung einer ausreichenden [X.]e bei Gewährleistung guter Retroreflektivität. In den
Absät-zen
12 und 13 der Beschreibung, auf die die Klägerin insoweit Bezug nimmt, wird das Ziel der Erfindung unter Hinweis auf die Nachteile des Standes der Technik [X.]. Dies verweist einerseits auf Absatz 7, in dem beklagt wird, dass die ge-druckte Schicht bislang eine mäßige Adhäsion und Witterungsbeständigkeit auf-weise, andererseits aber auch auf Absatz 11, in dem beanstandet wird, dass bei ret-roreflektiven Folien mit Mikroglasperlen keine zufriedenstellende Retroreflektion er-reicht wird, wenn eine gedruckte Schicht vorgesehen ist. Dementsprechend wird in Absatz 13 ausgeführt, die vom [X.] vorgeschlagene Gestaltung der gedruck-ten Schicht verbinde gute Witterungsbeständigkeit mit einem verbesserten Farbton. Eine rückstrahlende Folie nach den Merkmalen von Patentanspruch
1 führt zwar nicht notwendig zu einer Verbesserung des Farbtons, insbesondere einer besseren [X.]e, weil der Patentanspruch weder die Farbe des Musters aus [X.] festlegt noch Angaben zu den Abständen macht, die zwischen den einzelnen [X.] liegen. Daraus kann jedoch nicht der Schluss gezogen werden, dass das technische Problem, dessen Lösung mit dem [X.] verfolgt wird, allein in der Verbesserung der Witterungsbeständigkeit zu sehen ist.
Letztlich kommt es darauf jedoch nicht an, weil der Stand der Technik auch dem Fachmann, der, ausgehend von [X.]'
oder [X.], nach einer Verbesserung des Farbtons, insbesondere der [X.]e
der retroreflektierenden Folie strebt, keine Anre-gung zu einer Weiterentwicklung gibt, wie sie in den Merkmalen 3
b und 3
c [X.] ist.
a)
Als Ausgangspunkt für den Fachmann kommt insbesondere die internatio-nale Anmeldung WO
99/54760 ([X.]') in Betracht, deren Figur 13 nachstehend wie-dergegeben ist.
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Diese Figur, bei der das Licht wiederum von unten einfällt, zeigt eine Schicht aus reflektierenden Elementen (Bezugszeichen
1), die aus einer Vielzahl reflektie-render Elemente und einer [X.] (2) besteht. Sie weist eine Oberflä-chenschutzschicht (4) auf, die auf der [X.] und damit auf einem Be-standteil der Schicht aus reflektierenden Elementen vorgesehen ist. Figur 13 zeigt ferner eine gedruckte Schicht (5), die zwischen der [X.] und der [X.] angeordnet ist.
[X.]'
offenbart jedoch nicht, dass die gedruckte Schicht ein sich wiederholendes Muster aus diskreten [X.]
aufweist (Merkmal 3 b). Solches lässt sich auch Figur 13 nicht entnehmen. Dort sind zwar fünf schwarze Striche
([X.]) zu sehen, die in regelmäßigem Abstand voneinander angeordnet sind. Dies dient
indes nur der schematischen Darstellung, dass sich auf der Schicht bedruckte Bereiche befinden. Da auch die Beschreibung keine näheren Angaben hierzu ent-hält, lässt diese Darstellung auch die Möglichkeit offen, dass die Farbe in Linien auf-getragen ist. [X.]'
enthält

folgerichtig

auch
keine Angaben zur Fläche von Einheits-mustern (Merkmal 3 c).
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Der Stand der Technik gibt dem Fachmann, der von der [X.]'
ausgeht, keine Anregung, die bedruckte
Schicht so weiter zu entwickeln, wie es in Merkmalen 3 b und 3 c von Patentanspruch
1 beschrieben ist.
[X.])
Eine solche Anregung wird er [X.] nicht entnehmen. Dort ist zwar unter an-derem beschrieben, dass ein Muster aus sich wiederholenden Punkten aufgedruckt werden könne, doch enthält [X.] keinen Hinweis darauf, dass die Punkte diskret [X.] sind, zwischen ihnen also jeweils ein nicht bedruckter Bereich liegen muss. Zudem entnimmt der Fachmann [X.] keinerlei Hinweis dazu, welche Größe die [X.] aufweisen sollen.
bb)
An dieser Beurteilung
ändert sich nichts, wenn der Fachmann zusätzlich [X.] in
den Blick nimmt. Diese
Schrift zeigt, wie ausgeführt, kein sich wiederholendes Muster aus diskreten [X.]. In [X.] wird zwar darauf hingewiesen, dass es vorteilhaft sein könne, für den Druck ein gröberes Raster zu wählen, als sonst üblich, etwa ein Raster von 30 bis 45 lpi. Dies bezieht sich jedoch nur auf den dort ange-sprochenen Vierfarbdruck, bei dem mehrere Farbschichten übereinander gelegt werden, nicht auf die als fünfte Schicht aufgebrachte weiße Farbschicht. Da der Druck in mehreren

vier oder fünf

Schichten vorgesehen ist, entnimmt der [X.] diesem Vorschlag zur Verwendung eines gröberen Rasters auch nicht, dass es zu einem sich wiederholenden
Muster von voneinander beabstandeten Einheits-mustern einer bestimmten Größe
führt.
cc)
Die vom Patentgericht eingeführten Auszüge aus Fachbüchern zur Druck-technik ([X.]4, [X.]5) befassen sich allgemein mit der Frage, welche Rasterung beim Druck verwendet werden kann und welche optischen Effekte damit einhergehen. Es ist jedoch nicht ersichtlich, weshalb der Fachmann aus ihnen die Anregung erhalten sollte, bei der Herstellung einer gedruckten Schicht für eine retroreflektierende
Folie ein besonders grobes Raster zu wählen und damit zu einer Anordnung von Punkten, Quadraten oder dergleichen zu gelangen, deren Fläche in dem durch Merkmal 3 c bestimmten Bereich liegt. Zudem ist nicht zu erkennen, inwiefern sich aus [X.]4 und [X.]5 eine Anregung ergeben soll, zu einem sich wiederholenden Muster
diskreter 53
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Elemente
zu gelangen.
Diesen Dokumenten lässt sich
damit lediglich entnehmen, dass der Fachmann bestimmte Auswahlentscheidungen, insbesondere hinsichtlich Rastergröße und Bedeckungsgrad,
zu treffen hat. Aus ihnen ergibt sich jedoch keine konkrete Anregung dahin, diese Parameter gerade so zu wählen, dass sie zu einem Muster gemäß Merkmalen 3
b und 3
c führen.
dd)
Auch durch die internationale Anmeldung WO
97/15453 ([X.]6) wird die [X.] des Gegenstands von Patentanspruch
1 nicht in Frage gestellt.
(1)
Das auf diese Entgegenhaltung gestützte Vorbringen der Klägerin ist [X.] zuzulassen. Nachdem das Patentgericht in seinem Hinweis nach §
83 [X.] zu der vorläufigen Einschätzung gekommen war, der Gegenstand von Patentanspruch
1 sei durch den von der Klägerin vorgelegten Stand der Technik nahegelegt, war die Klägerin nicht gehalten, weiteres Material vorzulegen (vgl. [X.], Urteil vom 2.
Dezember 2014 -
X
ZR
151/12, GRUR
2015, 365 Rn.
47 -
Zwangsmischer).
(2)
Aus [X.]6 ergeben sich jedoch keine Anregungen für eine Folie mit den Merkmalen des [X.]s.
Die Schrift befasst sich mit dem Druck
unter Verwendung mehrerer Farb-schichten. Es geht darum, wie unerwünschte optische Eindrücke, die durch [X.] der Lage der verschiedenen Schichten zueinander entstehen können, vermieden werden. Figur 1 zeigt, wozu solche Ungenauigkeiten führen. Um dies zu vermeiden schlägt [X.]6 vor, die Schichten so anzuordnen, dass entweder der Be-reich der unteren Schicht von der oberen Schicht
komplett überdeckt wird (Figur
2) oder aber die obere Schicht kleiner gewählt wird als die untere Schicht und komplett innerhalb deren Rändern angeordnet ist (Figur 3).
Beides führt dazu, dass kleinere [X.] sich nicht bemerkbar machen. Erwähnt wird ein Druckmuster, das aus einem Muster aus Punkten oder einer anderen Vielzahl von diskreten Ele-menten und/oder einem Gittermuster bestehen kann, das eine Vielzahl von unbe-druckten Flächen umgibt
(S.
9). Ferner ist von Punkten mit 1 mm Kantenlänge die Rede
(S.
4 unten). [X.]6 befasst sich danach mit einer Aufgabenstellung, die sich nur 57
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bei einem Druckverfahren ergibt, bei welchem mehrere Farbschichten übereinander gedruckt werden. In [X.] und [X.]'
geht es demgegenüber um eine retroreflektive Folie, bei der die gedruckte Schicht nur mit einer Farbe hergestellt wird. Der Fachmann, der von diesen Druckschriften ausgeht, wird daher nicht ohne weiteres die [X.]6 her-anziehen.
In [X.]6 wird allerdings erläutert (S. 38 bis 40), dass die Erfindung auch bei der Herstellung retroreflektierender Platten Verwendung finden könne. Hierzu wird [X.] geschildert, in welchen Bereichen solche Vorrichtungen zum Einsatz kom-men, auch wird erwähnt, dass das retroreflektierende Material z.T. mit opaken, transparenten oder transluzenten Farben bedruckt wird. Eine Anwendung der vorge-schlagenen Druckmethode wird dann jedoch nur für den Fall geschildert, dass eine retroreflektierende Druckfarbe, d.h. eine Farbe die retroreflektierende Mikrokugeln enthält, verwendet wird. Dazu führt [X.]6 aus, eine solche Farbe könne als Hinter-grundschicht oder
als Musterdruckfarbe Verwendung finden. Danach befasst sich [X.]6 nicht mit einer retroreflektierenden Folie, bei der es einerseits eine Schicht aus retroreflektierenden Elementen und anderseits eine bedruckte Schicht gibt. [X.]6 ent-hält zudem keinen Hinweis darauf, die Farbpunkte so aufzubringen, dass sich ein sich wiederholendes Muster aus [X.] ergibt.
Für den Fachmann, der als Ausgangspunkt [X.]'
zugrunde legt, ergibt sich da-nach aus [X.]6 keine Anregung, zu einer Folie zu gelangen, die eine gedruckte Schicht nach den Merkmalen 3 b und 3 c aufweist.
b)
Zu einer anderen Beurteilung führt es auch nicht, wenn als Ausgangs-punkt [X.] zugrunde gelegt wird. Für den Fachmann ergibt sich aus dem Stand der Technik keine Anregung, das in [X.] vorgeschlagene Muster dahin weiter zu [X.], dass sich ein Muster aus diskreten [X.] der in Merkmal 3 c [X.]en Größe ergibt.
[X.])
Das Patentgericht hat angenommen, aus [X.] ergebe sich eine Anregung zu einer Ausgestaltung der gedruckten Schicht gemäß Merkmalen 3 b und 3 c,
und 61
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zur Begründung ausgeführt, es habe sich für den Fachmann angeboten, auch die weiße Schicht aus rasterartig angeordneten, gleichmäßig über die gesamte Fläche verteilten Farbpunkte zu drucken. Ferner habe es sich ihm schon aus Gründen der Einfachheit aufgedrängt, die fünfte Schicht mit dem gleichen

groben

Raster zu drucken wie die anderen Farbschichten und die Rasterpunkte einheitlich groß zu wählen. Entscheide er sich für die größte in [X.] vorgeschlagene Bedeckung von 10% und das gröbste dort genannte Raster von 30 lpi,
führe dies zu Punkten mit einer Fläche von maximal 0,072 mm². Entscheide er sich
dafür, bei einer Folie, wie sie ihm aus [X.] bekannt sei, nur eine Farbschicht zur Aufhellung vorzusehen, liege es im Be-reich üblichen fachmännischen Handelns, eine höhere Bedeckung in Betracht zu ziehen. Das Streben nach einer Verbesserung der [X.]e führe ihn ohne weiteres zu einem Bedeckungsgrad von 40%, was bei einem Raster von 30 lpi Punkte mit einer Fläche von bis zu 0,36 mm² ergebe. Die Beachtung dieser Vorgaben führe, wie [X.]5 belege, zu diskret angeordneten [X.].
bb)
Die hiergegen von der Berufung erhobenen Einwendungen sind begrün-det. Der Fachmann, der von der [X.] ausgeht und die [X.]
sowie die [X.]'
heranzieht, muss mehrere Überlegungen anstellen und miteinander kombinieren, um zum Ge-genstand von Patentanspruch
1 zu kommen. Eine Anregung hierzu durch den Stand der Technik ist nicht hinreichend dargetan.
(1)
Es fehlt bereits an einer Anregung, ein Raster von 20 lpi zu wählen. Üblich sind beim [X.], wie das Patentgericht festgestellt
hat, Raster von 60 lpi und mehr. Aus [X.]
ergab sich schon nicht ohne Weiteres eine Anregung, statt eines [X.] Rasters ein gröberes Raster von 30 bis 45 lpi anzuwenden, denn dieses
ist in [X.]
nur für den Vierfarbdruck vorgesehen. Angaben zur Rastergröße für die fünfte -
weiße -
Farbschicht enthält [X.]
nicht.
(2)
Das Patentgericht hat auch nicht hinreichend begründet, wodurch der Fachmann veranlasst sein sollte, die weiße Farbe mit einem Bedeckungsgrad von 40% aufzutragen, der den in [X.]
vorgeschlagenen maximalen Bedeckungsgrad von 10% um das Vierfache übersteigt. Eine Anregung hierzu ergibt sich aus [X.]
nicht, 65
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vielmehr wird dort auch
für Bereiche, die nicht oder nur geringfügig mit anderen [X.] bedruckt sind, ein Bedeckungsgrad mit [X.] von 5% genannt
(S. 8,
[X.] 1 bis 3). Die Annahme, dass der Fachmann einen derart hohen Bedeckungsgrad wählt,
[X.]

worauf die Berufung zutreffend hinweist

bereits deshalb einer näheren Be-gründung, weil ein höherer Bedeckungsgrad die Retroreflexivität beeinträchtigt.
(3)
Das Patentgericht hat weiter keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür aufgezeigt, dass der Fachmann, der von [X.]
ausging, im Prioritätszeitpunkt bei [X.] der [X.]
und
der [X.]'
ohne erfinderisches Bemühen nicht nur zur Wahl ei-nes solchen Rasters, zur Wahl eines solchen Bedeckungsgrads und zu der Ent-scheidung für ein sich wiederholendes Muster aus diskreten [X.] [X.], sondern sich gerade auch dafür entschied, sie miteinander zu kombinieren.
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IV.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 [X.] und § 91 Abs. 1 ZPO.
Meier-Beck
[X.]
Bacher

[X.]
Deichfuß
Vorinstanz:
[X.], Entscheidung vom 27.09.2012 -
2 Ni 46/11 (EP) -

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