Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 16.06.2015, Az. X ZR 67/13

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOL[X.]ES
URTEIL
X ZR
67/13
Verkündet am:
16. Juni 2015
Hartmann
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache

-
2
-
Der X.
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 16.
Juni 2015 durch die
Richter Gröning, Dr.
Grabinski und [X.] sowie die Richterinnen [X.] und Dr.
[X.]ober-Dehm
für
Recht erkannt:
Auf die Berufung der Beklagten wird das am 28.
Mai 2013 verkün-dete Urteil des 3.
Senats ([X.])
des [X.] abgeändert.
Die [X.]lage wird abgewiesen.
Die [X.]lägerin trägt die [X.]osten des Rechtsstreits.
Von Rechts wegen

Tatbestand:
Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des [X.] Patents 1
102
682 (Streitpatents), das

unter Inanspruchnahme einer [X.] Prioritätsanmeldung vom 29.
Juli 1998
-
am 28.
Juli 1999 angemeldet wurde. Das Streitpatent umfasst achtzehn Patentansprüche, von denen die Patentan-sprüche
1, 13 und 16 bis 18 in der [X.] folgenden Wortlaut ha-ben:
"1.
A transfer paper suitable for inkjet printing, provided, at least on the side to be printed, [X.] barrier layer, wherein the layer has a porosity of at most 100
mI/[X.].
1
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3
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13.
A method for manufacturing transfer paper for inkjet printing according to any one of claims
1-12, wherein to the side to be printed, [X.] barrier layer is applied by means of a coating process in which an excess of the barrier material is applied first and subsequently wiped with a wiping knife ([X.])
or roller knife.
16.
A method for printing transfer paper according to any one of claims
1-12, wherein the paper is printed by means of an inkjet printer with an aqueous dispersion of a sublimable ink.
17.
Use of transfer paper according to any one of claims
1-12 for printing with an inkjet printer.
18.
A method for printing a surface, wherein with an [X.], having [X.] barrier layer of a porosity of at most 100
mI/[X.] and wherein the pattern is subsequently provided on the surface by means of transferring."
Die Patentansprüche
2 bis 12 sind unmittelbar oder mittelbar auf Pa-tentanspruch
1, die Patentansprüche
14 und 15 sind unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch
13 rückbezogen. Die [X.]lägerin hat geltend gemacht, dass die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart sei, dass ein Fachmann sie ausführen könne, und dass dem Gegenstand des Streitpatents die Patent-fähigkeit fehle, weil dieser weder neu sei, noch auf einer erfinderischen Tätig-keit beruhe. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung und mit drei Hilfsanträgen verteidigt.
Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig
erklärt. Dagegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie
das Streitpatent in der erteilten Fassung und mit zuletzt sieben
Hilfsanträgen verteidigt.
2
3
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4
-
Entscheidungsgründe:
Die Berufung ist zulässig und hat
auch in der Sache Erfolg.
I.
Das Streitpatent betrifft ein [X.] für [X.] sowie Verfahren für die Herstellung
und das Bedrucken
eines solchen Papiers, dessen Verwendung zum Bedrucken mit einem Tintenstrahldrucker und ein Verfahren zum Bedrucken einer Oberfläche.
Nach den Erläuterungen in der [X.] wird Übertragungspa-pier für das Bedrucken von Textilien oder polyesterbeschichtetem Material ver-wendet
(Abs.
2). Es sei bekannt gewesen, auf die zu bedruckende Seite des Papiers eine Löse-
oder [X.]errschicht aufzubringen, um die Übertragung des Farbstoffs auf das Substrat zu verbessern (Abs.
3). Eine [X.]errschicht [X.] ein zu tiefes Eindringen der Farbstoffe der Tinte in das Papier, eine Löse-schicht verbessere die Abgabe des Farbstoffs beim Übertragungsvorgang. Lö-se-
und [X.]errfunktion könnten durch das gleiche Material
erreicht werden. [X.] seien insbesondere im Fall von Tinten auf Wasserbasis hydrophile Po-lymere wie [X.]
(Abs.
4).
Es sei bekannt
gewesen, das [X.] mittels
[X.]s
mit einer digital erstellten Vorlage kontaktfrei zu bedrucken. [X.] habe diese Technik den Vorteil, dass keine Druck-formen, wie Templates oder [X.], verwendet werden müssen (Rn.
12). Beim Tintenstrahldruck werde jedoch eine dünnflüssige Tinte verwendet, was
beim Bedrucken von bekannten Arten von [X.]
zu einem Ineinander-laufen der Tinte führen könne, so dass nur eine geringere Schärfe und ein
re-duzierter Farbkontrast im Vergleich zu
anderen Druckverfahren erreicht
werde (Abs. 20, 24).

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7
-
5
-
Dem Streitpatent liegt vor diesem Hintergrund das Problem zugrunde,
ein [X.] zu entwickeln, das für den Tintenstrahldruck geeignet ist und über eine hohe Übertragungswirkung verfügt.
Das soll nach Patentanspruch 1 durch folgende Merkmalskombination erreicht
werden:

1.1
[X.]
1.2
für Tintenstrahldruck,
1.3
das zu[X.]dest auf der zu bedruckenden Seite mit einer Lö-seoder [X.]errschicht ("release-
or barrier layer") versehen ist,
1.4
wobei die Schicht eine Porosität von höchstens 100
mI/[X.]
aufweist;
Patentanspruch
13 schlägt folgendes Herstellungsverfahren vor:
13.1
Verfahren zur Herstellung des [X.] zum Tintenstrahldrucken, bei dem
13.2
auf die zu bedruckende Seite
13.3
eine Löseoder [X.]errschicht mittels eines Beschichtungs-verfahrens aufgebracht wird,
13.4
wobei zuerst ein Überschuss an [X.] aufgebracht und
13.5
dieser anschließend mit einem Wischrakel (Rakelklinge) oder einem Rollenrakel abgewischt wird;
8
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6
-
Nach Patentanspruch
16
ist ein
Bedruckungsverfahren vorgesehen:
16.1
Verfahren zum Bedrucken des [X.], bei dem
16.2
das Papier mittels eines Tintenstrahldruckers
16.3
mit einer wässrigen Tinte,
16.4
die eine Dispersion sublimierbarer Farben enthält, bedruckt wird;
Patentanspruch
17
stellt folgende Verwendung
unter Schutz:
17.1
Verwendung des streitpatentgemäßen [X.]s
17.2
zum Bedrucken durch einen Tintenstrahldrucker;
Patentanspruch
18 schlägt ein Bedruckungsverfahren für eine
Oberflä-che vor:
18.1
Verfahren zum Bedrucken einer Oberfläche, bei dem
18.2
mit einem Tintenstrahldrucker ein Muster
18.3
auf einem von Papier verschiedenen Trägermaterial gebil-det wird,
18.4
das eine Löseoder [X.]errschicht
18.5
mit einer Porosität von höchstens 100
mI/[X.], aufweist, und
18.6
bei dem das Muster anschließend durch Übertragung auf der Oberfläche vorgesehen wird.
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7
-
Nach der zur Auslegung der Patentansprüche mit heranzuziehenden [X.] ist unter einer [X.]errschicht ("barrier layer") eine Schicht zu verste-hen, die verhindert, dass die Farbstoffe der Tinte zu tief in das [X.] eindringen, und unter einer Löseschicht ("release layer") eine Schicht, die sicherstellen soll, dass die Farbstoffe, die auf die Schicht aufgetragen [X.] sind, problemlos wieder an das zu bedruckende Material (Papier, Textilwa-re, etc.) abgegeben oder auf sonstige Weise entfernt werden können
(Abs. 4). Beide Schichten sollen
die Übertragung der Tinte auf das [X.] optimie-ren, ohne dass dabei mit der Tinte auch die Beschichtung übertragen wird.
II.
Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:
Das Streitpatent sei mangels erfinderischer Tätigkeit für nichtig zu erklä-ren. Die Bereitstellung des erfindungsgemäßen [X.]s sei dem Fachmann, bei dem es sich
um
ein Team aus einem Papiertechnologen mit praktischer Erfahrung in der
Herstellung von [X.] und einem Ingenieur aus der Drucktechnik mit Praxiskenntnissen vom Bedrucken von Substraten mittels Transferdruckverfahrens handele, nahegelegt gewesen.

In der Fachwelt sei bekannt, dass sich für den Transferdruck das Auftra-gen einer Löse-
und [X.]errschicht auf das Papier insbesondere im Fall von [X.] auf Wasserbasis als vorteilhaft erwiesen habe.
Als Materialien
dafür seien hydrophile Polymere wie z.B. [X.] als geeignet erkannt worden. Ein entsprechend beschichtetes Papier für den textilen [X.] werde in der [X.] [X.] 196
49
802 ([X.]
7) beschrieben. Als für
den [X.] geeignet werde dort im Rahmen von Ink-Jet-Druckversuchen u.a. ein Papier verwendet, das mit einer speziellen Beschichtung ([X.], [X.] und
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8
-
[X.]) ausgestattet sei. Der Fachmann habe damit hinrei-chende Veranlassung gehabt, ein mit [X.] und damit mit einer Löse-
und [X.]errschicht beschichtetes Papier für die Lösung des dem Streitpatent zugrunde liegenden Problems in Betracht zu ziehen. Insoweit fehle es allein an der erfindungsgemäßen Angabe einer Porosität von höchstens 100
ml/[X.] für die Löse-
und [X.]errschicht. Diese Erkenntnis sei jedoch nicht erfinderisch.
Um das aus der [X.]
7 bekannte Papier im Hinblick auf einen hohen Über-tragungswirkungsgrad beim Transferdruck zu optimieren, beschäftige sich der Fachmann auch mit Transferdruckverfahren, bei denen herkömmliche Übertra-gungspapiere für das [X.] zur Anwendung kämen. Denn
die technischen Anforderungen

insbesondere im Hinblick auf den Übertragungs-wirkungsgrad

an den [X.] seien unabhängig von der Art des zuvor erfolgten Bedruckens des [X.]s. Der Transferdruck vom [X.] hänge vielmehr unabhängig vom Ver-fahren zum Bedrucken des [X.]s stets von denselben Parame-tern ab, wie z.B. von der Sublimations-
und Diffusionsgeschwindigkeit des Farbstoffs in der Gasphase (vgl. [X.], "Beschleunigung des Farb-stofftransfers beim [X.]", [X.] 7 (1987), Anlage [X.], [X.]. [X.], Abs. 3).
Insoweit berücksichtige
der Fachmann
auch die
[X.] Offenlegungs-schrift 35
04
813 ([X.]
6). Diese betreffe ein Transferdruckverfahren, bei dem der Farbstoff im [X.] auf das [X.] aufgetragen und anschließend von dem [X.] auf ein anderes Substrat, ins-besondere auf Textilien, transferiert werde. Zur Beschleunigung
des Farb-stofftransfers und zur Erhöhung der Farbstoffausbeute beim Transferdruck [X.]
ein Papierträger mit geeigneten Monomeren und/oder Polymeren, wie z.B. 18
19
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9
-
[X.]n, beschichtet. Dadurch werde eine Adsorption der Farbstoffe auf dem Transferpapier ver[X.]dert. Gleichzeitig erfolge eine Glät-tung der [X.] durch teilweise oder vollständige Schließung der Po-ren des [X.], so dass der Farbstoff nicht mehr in tiefer gelegene Schichten eindringen könne. Damit erhalte der Fachmann den Hinweis, dass für einen hohen Übertragungswirkungsgrad grundsätzlich auf die Porengröße der Übertragungsschicht zu achten sei. Entsprechend habe er
auch bei einem Sub-limations-Transferdruck gemäß [X.]
7, bei dem das Muster auf den Zwischenträ-ger in einem kontaktlosen Verfahren mittels Tintenstrahldruck vorgebildet [X.], annehmen können, dass zu[X.]dest bei vollständiger Porenschließung des mit einer Löse-
oder [X.]errschicht versehenen Papiers eine sehr gute Farbaus-beute erreicht werden könne. Inwiefern auch eine geringfügige Porosität der Löse-
oder [X.]errschicht für den Transferdruck geeignet sei, habe der Fach-mann anhand von einfachen Versuchen ermitteln können, deren Anlegung und Ausführung seiner Routinetätigkeit zuzurechnen sei.
III.
Das Urteil des Patentgerichts hält den Angriffen der Berufung in ei-nem entscheidenden Punkt nicht stand. Der Gegenstand der Patentansprüche des Streitpatents ist dem Fachmann durch die vom Patentgericht angeführten [X.] nicht nahegelegt worden.
1.
Die
[X.]
7 offenbarte
dem Fachmann, bei dem es sich entsprechend der Definition des Patentgerichts
und in Übereinstimmung mit den Parteien um ein Team aus einem erfahrenen Papiertechnologen und einem auch über prak-tische [X.]enntnisse verfügenden Ingenieur aus der Drucktechnik
handelt, bereits kein [X.]
für Tintenstrahldruck, das zu[X.]dest auf einer Seite mit einer
mit einer Löse-
oder [X.]errschicht versehen ist. Die Entgegenhaltung konnte dem Fachmann auch keine Veranlassung zu weitergehenden Überle-20
21
-
10
-
gungen geben,
ein [X.] zu entwickeln, das für den Tintenstrahl-druck geeignet ist und über eine hohe Übertragungswirkung verfügt.
Wie das Patentgericht im Ausgangspunkt zutreffend festgestellt
hat, [X.] die [X.]
7 [X.], die sich in vorteilhafter Weise für die An-wendung im Ink-Jet-Verfahren sowie beim textilen [X.]
eignen sollen.
Zur
Anwendung der Farbzubereitungen im
Ink-Jet-Verfahren
wird ausgeführt, dass als geeignete Substrate neben Papier auch Trägermaterialien wie insbesondere textile Materialien, aber auch mit [X.]unststoff beschichtete Trä-ger wie Metallfolien in Betracht kämen ([X.], [X.], [X.] 25 f. i.V.m.
[X.] 31 ff.).
Zur Anwendung der [X.] beim
textilen Sublimations-druck erfährt
der Fachmann, dass ein Muster zunächst auf einem "Zwischen-träger"
vorgebildet und anschließend durch Hitzeeinwirkung auf einen
"Träger"
übertragen werde, wobei der Farbstoff sowohl beim Transfer selbst als auch in einem anschließenden Fixier-
und Nachbehandlungsprozess fixiert werden könne ([X.]
7, [X.]
27
ff.). Während als geeignete "Träger"
wiederum insbesondere textile Materialien oder mit [X.]unststoffen beschichtete Träger aufgeführt werden, wird nicht näher spezifiziert, welches Substrat als "Zwischenträger"
eingesetzt werden kann.
Hinsichtlich des [X.] findet sich
in der [X.]
7 ein allgemeiner Verweis
auf UllEdition, Band [X.], Seiten
499 bis 501. Darin werden neben Nassübertragungs-verfahren ("3.5.1
Wet-Transfer Printing") auch Heißübertragungsverfahren ("3.5.2 Heat-Transfer Printing") aufgeführt und unter
der Überschrift "[X.]"
auch mehrere Sublimationsübertragungsverfahren
beschrieben, bei denen als Übertragungsträger etwa Papier verwendet wird, das auf der [X.] eine dünne Schicht Stärke ("thin lay of starch (ca. 3
g/m2)")
auf-22
23
24
-
11
-
weist. Das
Tintenstrahldruckverfahren
wird als Sublimationsübertragungsver-fahren an allerdings genauso wenig erwähnt
wie
als Übertragungsträger ein Papier benannt wird, das für [X.]strahldruck
geeignet
und
zu[X.]dest auf der zu bedruckenden Seite mit einer Löse-
oder [X.]errschicht versehen ist.
Die [X.] eines solchen Papiers geht, anders als das Patentge-richt meint, auch nicht aus dem
Ausführungsbeispiel
"Herstellung von Ink-Jet-Drucken auf Papier"
hervor
([X.]
7, S.
14, [X.]
17 ff.). Darin wird zwar im Hinblick auf Druckversuche mit einem handelsüblichen Ink-Jet-Drucker neben fünf han-delsüblichen,
unbeschichteten Papieren a bis e auch ein Intercopy Papier
f
auf-geführt, das nacheinander
mit [X.], [X.] und [X.] beschichtet wurde
([X.]
7, S.
14, [X.]
22
ff.). Dafür, dass es sich bei
diesem
beschichteten Papier auch um ein [X.] für den [X.]
und nicht lediglich um
ein weiteres als Endsubstrat zu bedruckendes Papier handelt, findet sich an keiner Stelle der [X.] ein Anhalt. Dagegen spricht
vielmehr, dass dieses Ausführungsbeispiel in der Entgegenhaltung unter der Überschrift "Applikation auf Papier"
[X.] ([X.]
7, S.
14, [X.]
9) und erläuternd ausgeführt
wird, dass nach 24 Stunden Trocknungszeit die so hergestellten Drucke auf den genannten Papieren über gute Abriebfestigkeit, gute Wasserechtheit sowie gute Lichtechtheit verfügen ([X.]
7, S.
14, [X.]
36
ff.).
Diese Eigenschaften werden im Dokument also nur mit Papier
als Zielträger im Tintenstrahldruck-Verfahren
in Verbindung gebracht. Dass sie auch im [X.] eine gewisse Rolle spielen
mö-gen, wie die [X.]lägerin in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht hat, ge-nügt nicht, um in [X.]
7 eine hinreichend konkrete Anregung für den Einsatz des solcherart präparierten Papiers auch als [X.] im [X.] zu sehen.
25
-
12
-
Entgegen dem Vorbringen der Beklagten ergibt sich auch nichts
anderes aus der [X.]
7, wenn dort unter der
Überschrift "Textile Applikation"
auf den sog. "[X.]"
eingegangen wird, mit dem die Neigung der Tinten, Ablagerun-gen und Verstopfungen in den Düsen zu bilden, durch einen Vergleich des mitt-leren
Tropfengewichts
vor und nach einer Million gedruckter Tropfen überprüft
wird
([X.]
7, S.
13, [X.]
60
ff.). Der [X.] dient damit dem Nachweis der Eignung der in der [X.]
7 vorgeschlagenen [X.] als Tinten für den Tintenstrahldruck.
Nur deshalb, weil
das Testergebnis innerhalb eines mit "Textile Applikation"
überschriebenen Dokumentabschnitts mitgeteilt wird, kann darin ohne rückschauende Betrachtung kein dem Fachmann hinreichend konk-ret vermittelter Anlass gesehen werden, den Tintenstrahldruck mit dem [X.] in Verbindung zu bringen. Erst recht ist aus fachmänni-scher Sicht kein Zusammenhang zwischen dem an anderer Stelle unter der Überschrift "Applikation auf Papier"
als Beispiel
f beschriebenen Bedrucken von beschichtetem Papier und eventuellen Einsatzmöglichkeiten solchen Papiers im textilen Sublimationsdruck mit Tintenstrahldruck zu erkennen.
2.
Auch sonst ist dem Urteil des Patentgerichts kein Stand der Technik zu entnehmen, der
dem Fachmann zum Prioritätszeitpunkt hätte Veranlassung geben können, ein [X.] zu entwickeln, das für den Tintenstrahl-druck geeignet ist und über eine hohe Übertragungswirkung verfügt.
Soweit das Patentgericht unter Berufung auf den einleitenden Teil des Streitpatents
ausführt, es sei
bekannt gewesen, dass sich für den Transferdruck das Auftragen einer Löse-
und [X.]errschicht auf Papier insbesondere im Fall von Tinten auf Wasserbasis als vorteilhaft erwiesen habe
und dass als Materia-lien dafür hydrophile Polymere wie z.B. [X.] als geeignet erkannt worden seien, wird damit kein geeigneter Ausgangspunkt für solche Überlegungen aufgezeigt. Die insoweit vom Patentgericht
in Bezug genomme-26
27
28
-
13
-
ne Stelle aus der Beschreibung des Streitpatents (S.
2 Abs.
3) weist
auf
den Aufsatz [X.]
9
hin, der sich mit der Beschleunigung des Farbstofftransfers beim [X.] und in diesem Zusammenhang auch mit Transferpapieren
be-fasst, die im [X.]verfahren mit in der Regel pastösen Farben beschich-tet werden (etwa [X.]
9, S.
488, li.
[X.] unter 4; S.
494, li.
[X.] unter 9.3),
nicht aber mit Tintenstrahldruck
und der dabei verwendeten dünnflüssigen Tinte.
Gleiches gilt für die vom Patentgericht in Verbindung mit der Entgegen-haltung [X.]
7 herangezogene [X.]
6. Soweit dort auch auf die teilweise oder voll-ständige Schließung der Poren des Papiers hingewiesen wird (vgl. oben II
letz-ter
Absatz),
derzufolge der Farbstoff nicht mehr in tiefere Schichten eindringen kann ([X.]
6, S.
4
f.), folgt daraus
keine Anregung für den Fachmann, ein für den Tintenstrahldruck geeignetes [X.] mit hoher Übertragungswir-kung zu entwickeln.
Daher wurde dem Fachmann die Lehre aus [X.] auch nicht ausgehend von der Entgegenhaltung [X.]
6 nahegelegt.
IV.
Das Urteil des Patentgerichts stellt sich auch nicht aus anderen Gründen als zutreffend dar.
1.
Entgegen der Ansicht der Beklagten ist die in Patentanspruch 1 des Streitpatents unter Schutz gestellte Erfindung so deutlich und vollständig offen-bart, dass ein Fachmann sie ausführen kann.
Eine Erfindung ist ausführbar offenbart, wenn der Fachmann ohne erfin-derisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs auf Grund der Gesamtoffenbarung der Patentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen am Anmelde-
oder [X.] praktisch so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird ([X.], Urteil vom 4.
Oktober 1979

X
ZR
3/76, [X.], 166, 168

Doppelachs-aggregat; Urteil vom 11.
Mai 2010

X
ZR
51/06, [X.], 901 Rn.
31 29
30
31
32
-
14
-

Polymerisierbare Zementmischung). Das Gebot der deutlichen und vollständi-gen [X.] erfordert es nicht, dass die Beschreibung Hinweise darauf enthält, wie alle denkbaren Varianten der [X.]omponenten, die unter die funktio-nelle Definition fallen, zu erzielen sind ([X.], Beschluss vom 11.
September 2013

X
ZB
8/12, [X.], 1210 Rn.
15

[X.]; [X.] [[X.]], Entscheidung vom 27.
Januar 1988

T
292/85
Rn.
3.1.5

[X.]/GENENTECH I). Eine Erfindung ist daher grundsätzlich bereits dann hinreichend offenbart, wenn sie dem Fachmann [X.]destens einen Weg zur Ausführung aufzeigt ([X.], aaO -
Dipetidyl-Peptidase-Inhibitoren).
Die [X.]lägerin
stellt die Ausführbarkeit der Erfindung im Hinblick auf Merkmal 1.4, wonach die Löse-
oder [X.]errschicht eine Porosität von höchstens 100 ml/[X.] aufweisen darf,
für den Fall in Frage, dass die Porosität des Basis-papiers im Bereich von 0 bis 2000 ml/[X.] liegt. Denn dann trage das Basisma-terial wesentlich zur nach dem [X.]
([X.] 5636-3, vgl. Streitpatent, Abs.
10, 26) gemessenen Gesamtporosität des beschichteten Übertragungsmediums bei und könne nicht mehr vernachlässigt werden. Die
einzige alternative Möglichkeit, die Porosität der Löse-
oder [X.]errschicht zu bestimmen, indem man diese auf hochporöses Basispapier übertrage und dann eine Messung nach [X.] durchführe, sei nicht geeignet, weil sie
zu fal-schen Ergebnissen führe.
Dass die Lehre aus Patentanspruch
1 nicht hinreichend deutlich und vollständig offenbart ist, kann selbst dann nicht angenommen werden, wenn dieses
Vorbringen der [X.]lägerin -
entgegen dem Bestreiten der Beklagten -
als zutreffend unterstellt wird. Denn es steht nicht in Frage, dass die Porosität der erfindungsgemäßen Löse-
oder [X.]errschicht entsprechend den Angaben in der [X.] (Abs.
10, 26) nach dem [X.] zuverlässig bestimmt werden kann, wenn die Porosität des [X.] im Bereich von etwa 2000 33
34
-
15
-
bis etwa 3000 ml/[X.] liegt, was nach den weiteren Angaben in der [X.] im Übrigen auch der allgemeinen Beschaffenheit des [X.] ent-spricht
(Abs. 25). Damit ist dem Fachmann jedenfalls in einer beträchtlichen Bandbreite ein gangbarer Weg zur Verwirklichung der Lehre aus [X.] so offenbart worden, dass diese ausgeführt werden kann.
2.
Der Gegenstand von Patentanspruch 1 des Streitpatents ist auch pa-tentfähig.
a)
[X.]eine der
von der [X.]lägerin als neuheitsschädlich entgegengehalte-nen Vorveröffentlichungen offenbart
die Erfindung vollständig.
(1)
Es kann schon nicht davon ausgegangen werden, dass [X.]
6 ein Über-tragungspapier "für den Tintenstrahldruck"
offenbart. Der [X.]lägerin ist zwar darin beizutreten, dass die Präposition "für"
auf eine Zweck-, Wirkungs-
bzw. [X.] hinweist. Solche im Patentanspruch enthaltene Angaben nehmen nach ständiger Rechtsprechung als Bestandteile des Anspruchs jedenfalls an dessen Aufgabe teil, den geschützten Gegenstand zu bestimmen und damit zugleich zu begrenzen, indem sie das Vorrichtungselement, auf das sie sich beziehen, als ein solches definieren, das so ausgebildet sein muss, dass es geeignet ist, den betreffenden
Zweck, die Funktion oder die Wirkung zu erfüllen. In der [X.] gelten die allgemeinen Regeln, denen zufolge es darauf ankommt, was einer Vorveröffentlichung unmittelbar und eindeutig zu ent[X.] ist (vgl. etwa [X.], Urteil vom 16.
Dezember 2008

[X.], [X.]Z 179, 168 Rn.
25 -
Olanzapin),
auch für die objektive Eignung eines [X.] mit Blick auf Zweck, Wirkung oder Funktionsangaben in dem [X.], um dessen Vorwegnahme durch den Stand der Technik es geht.
Daran fehlt es. [X.]
6 befasst sich als Anmeldung aus dem Jahre 1985 nicht mit [X.], sondern
mit
[X.] unter Einsatz 35
36
37
-
16
-
von ganz anderem Papier und
anderen Farbstoffmaterialien. Es ist nichts
dafür ersichtlich, dass der Fachmann am [X.] in Bezug auf [X.]
6 Einsatzmög-lichkeiten
im Tintenstrahldruck mitlas. Das findet im Übrigen seine Bestätigung darin, dass auch in [X.]
7
Versuche zum Verhalten von im Tintenstrahldruck auf beschichtetem Papier aufgebrachter Tinte nicht mit dem [X.] in Verbindung gebracht wurden (oben III
1).
Im Übrigen fehlt es an einer [X.] des Merkmals
1.4, wonach die Schicht eine Porosität von höchsten 100 ml/[X.] aufweisen darf.
In der Entgegenhaltung
wird zwar an einer Stelle als "weiterer Effekt"
an-gegeben, dass sich infolge der Beschichtung des [X.] die
Papier-oberflächen glätten und sich die Poren teilweise oder
vollständig schließen ([X.], S.
4, [X.]
36
ff.). Dieses vermeintliche teilweise oder völlige Schließen der Poren wird aber so undifferenziert und
oberflächlich mitgeteilt, dass dies aus fach-männischer Sicht nicht als konkrete Anweisung zum technischen Handeln ver-standen wird, das Papier exakt i.
S.
von Merkmal 1.4 zu präparieren, sondern nur als ein unspezifizierter Hinweis, durch Schichtauftrag eine Barriere gegen das zu tiefe Eindringen der Farbe in das Papier vorzusehen. Nähere Festlegun-gen
zur gewünschten
Porosität der Monomer-
oder Polymerbeschichtung sind der [X.]
genauso
wenig zu entnehmen wie
ein Hinweis darauf, dass ein niedri-ger Porositätswert der Monomer-
oder Polymerschicht besonders vorteilhaft für die angestrebte Verkürzung der
Transferzeit ist, zumal handelsübliche -
und damit aus fachlicher Sicht eher pastöse ([X.], [X.], re. [X.] Abs. 1
f.) -
Dis-persionsfarbstoffe verwendet werden sollen ([X.], [X.], [X.] 10; S. 6, [X.] 30 f.; S. 7, [X.]
26 f.; [X.], [X.] 12,
[X.] 34 f.)
und nicht etwa dünnflüssige Tinten
auf Wasserba-sis. Es fehlt folglich
in der [X.]
6 an Angaben, aus denen sich für den Fachmann bei zwar aufmerksamer Lektüre, aber ohne weitere eigene fachkundige Überle-38
39
-
17
-
gungen erschließen konnte, dass die Löse-
oder [X.]errschicht nur eine Porosität von höchstens 100 ml/[X.] aufweisen darf.

Der Gegenstand von Patentanspruch
1 wird auch nicht durch das [X.] der [X.]
vorweggenommen.
Soweit die [X.]lägerin bei
dessen Nacharbeitung für die Beschichtung des Papiers
das Produkt "[X.] 60-1"
verwendet
haben
will,
ist zu bedenken, dass in Beispiel
1 von [X.]
6 zwar vorge-geben wird, das holzfreie Papier mit einer 5%igen wässrigen Carboxymethylcel-lulose-Lösung zu beschichten.
Unter "[X.]"
fällt aber, worauf auch in der mündlichen Verhandlung hingewiesen wurde, eine unübersehbare
Vielzahl verschiedener Verbindungen. Beschränken sich die Angaben in Bei-spiel
1 von
[X.]
6 gleichwohl pauschal darauf, [X.] zu [X.],
ist der [X.]sgehalt genauso zu beurteilen, wie dies regelmäßig bei
Strukturformeln
der Fall ist. Mit der [X.] einer chemischen Struktur-formel, sind regelmäßig noch nicht die unter diese Formel fallenden Einzelver-bindungen offenbart ([X.], Urteil vom 16. Dezember 2008

[X.], [X.]Z 179, 168
Rn. 28 ff.

[X.]). Dementsprechend werden durch das Beispiel 1 in [X.]
6 auch nicht jegliche [X.]e vorweggenommen, deren Löse-
oder [X.]errschicht mit der in einem beliebigen [X.] enthaltenen
[X.]-Verbindung oder mit einem anderen Beschichtungsmit-tel hergestellt
wurde.
Im Übrigen betrifft die [X.], wie bereits das Patentgericht zutreffend [X.] hat,
ein Transferdruckverfahren, bei dem der [X.] auf das [X.] im [X.] erfolgt und der Farbstoff an-schließend von dem [X.] auf ein anderes Substrat transferiert wird. Dabei werden gänzlich andere und für den Tintenstrahldruck ungeeignete Papiermaterialien und Farbstoffe in einem anderen Druckverfahren eingesetzt, als nach
der Lehre des Streitpatents. Beispiel
1 soll mit der überwanderten 40
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Farbstoffmenge auch ganz andere Effekte offenbaren, als es dem Gegenstand von Patentanspruch
1 entspricht. Ein für Tintenstrahldruck geeignetes Übertra-gungspapier ist damit nicht offenbart.
(2)
Die weiterhin von der [X.]lägerin entgegengehaltene [X.] WO 97/33763 ([X.]
17, [X.] Übersetzung [X.]
17a) betrifft ein Verfahren, mit dem ein Bild auf ein Empfangselement, etwa ein Gewebe, unter Verwendung von zwei Erhitzungsschritten aufgebracht wird. Dafür wird ein bedrucktes (Bild)Transfermaterial mit einer Trägerschicht und einer Transferschicht auf das Empfangselement aufgebügelt, wobei die Transferschicht und das Bild mit dem Empfangselement in [X.]ontakt sind, die Trägerfolie abgezogen, eine nicht-haftende Folie auf das [X.] aufgelegt und anschließend [X.], um die Transferschicht in die Vertiefungen des Empfangselements zu pressen ([X.]
17, S.
52; [X.]
17a, S.
40,
Anspruch
1).
Die Trägerschicht kann aus Papier oder einem kunststoffbeschichteten Papier bestehen ([X.]
17, S.
16, [X.]
23
ff.; [X.] 17a, [X.],
[X.] 2 f.). Auf die Trägerschicht kann eine Schmelztrans-ferschicht aufgetragen werden, die geeignet ist, das Bild aufzunehmen, was auch im Tintenstrahldruck erfolgen kann ([X.]
17, [X.], [X.] 20 ff.; [X.], [X.] 34 f.; [X.]
17a, [X.], [X.] 19 ff.; [X.], [X.] 9 f.). Damit offenbart die [X.] 17 ein für [X.] geeignetes [X.],
das auf der zu bedruckenden Seite mit einer Transferschicht versehen ist.
Bei dieser Transferschicht handelt es sich jedoch nicht um eine Löse-
oder [X.]errschicht
im Sinne der Lehre von Patentanspruch 1, weil diese auch nach Abziehen der Trägerfolie mit dem Bild auf dem Empfangselement ver-bleibt
und anschließend eine (weitere) nichthaftende Folie aufgelegt und aufge-bügelt wird ([X.] 17; [X.] 17a, Anspruch 1).
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(3)
Ähnlich verhält es sich mit der dem Streitpatent weiterhin entgegen-gehaltenen [X.] Patentanmeldung 0 649 753 ([X.]
8). Darin wird ein Übertragungsmedium offenbart, das aus einem Basismaterial 601 besteht, wel-ches Papier sein kann, auf das eine [X.] 602 la[X.]iert ist, auf welcher eine [X.] angeordnet ist, welche wiederum mit einer flüssigkeits-reaktiven Harzschicht 604 bedeckt ist (vgl.
den in
[X.] 8, Figur 2, bildlich wieder-gegebenen Aufbau der Schichten sowie
[X.] 10, [X.] 50 ff.). Bei der Übertragung eines Bildes auf einen Stoff wird die [X.] durch Erwärmen, etwa unter Verwendung eines Bügeleisens, geschmolzen, um die Bindekraft zwischen der Trennschicht und dem Basismaterial zu senken. Gleichzeitig wird die [X.] von dem Basismaterial zusammen mit der Tinte getrennt und auf den Stoff geklebt ([X.] 8, [X.] 14,
[X.] 9 ff.), wobei die [X.] auf dem Basismate-rial verbleiben kann ([X.] 8, [X.] 11, [X.] 43 ff.). Die [X.] kann nicht als erfindungsgemäße Löse-
oder [X.]errschicht angesehen werden, weil sie mit der Tinte auf das Endsubstrat übertragen wird. Die [X.] 602 kann zwar auf dem Basismaterial verbleiben, ist aber gleichfalls keine Löse-
oder [X.]errschicht im Sinne des Streitpatents, weil sie weder dazu dient,
das zu tiefe Eindringen der Tinte in die [X.] zu verhindern, noch dazu, die Abgabe der Tinte an das Endsubstrat sicherzustellen; ihr Zweck liegt vielmehr darin, die Abtren-nung der Trennschicht vom Basismaterial zu ermöglichen ([X.] 8, [X.] 14, [X.]
12
ff.).
(4)
Die [X.] Patentschrift 0 412 084 ([X.] 4) offenbart
ein Transfer-druckverfahren, bei dem das Trägerpapier
ein etwa mit [X.] beschichtetes Papier mit einer Luftdurchlässigkeit von 0,1 bis 3000 nm/Pa.s
(entspricht unstreitig einer Porosität von 0,01-265 ml/[X.]) sein kann
([X.] 4, [X.], [X.] 33 ff.). Damit ist zwar ein beschichtetes [X.] mit einer Porosi-tät von 0,01-265 ml/[X.] offenbart, nicht aber eine Porosität (alleine) der Schicht von höchstens 100 ml/[X.], wie sie in Merkmal 1.4 gefordert wird, zumal, wie die 44
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[X.]lägerin selbst ausgeführt hat, dass die Porosität von beschichtetem Papier entscheidend auch von der Porosität des Papiers abhängen kann.
b)
Der Gegenstand von Patentanspruch 1 beruht auch auf erfinderi-scher Tätigkeit. Wie bereits ausgeführt, war dieser ausgehend von der [X.], der [X.] oder der [X.] für den Fachmann nicht nahegelegt. Dasselbe gilt mit Blick auf die übrigen im Rechtsstreit vorgelegten [X.].
3.
Aus den Ausführungen zur Patentfähigkeit des Patentanspruchs 1 folgt nicht nur ohne weiteres die Patentfähigkeit der auf diesen unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 12, sondern auch entspre-chend die Patentfähigkeit der [X.] 13 bis 17.
4.
Hinsichtlich der Patentfähigkeit des Verfahrensanspruchs 18 gegen-über den
genannten [X.] kann ebenfalls auf die vorstehenden Ausführungen zu Patentanspruch 1 verwiesen werden, die entsprechend
gel-ten.
Die [X.]lägerin stellt die Neuheit des Gegenstands von Patentanspruch 18 darüber hinaus im Hinblick auf das [X.] Patent 0 604 025 ([X.] 19; deut-sche Übersetzung [X.] 19a) in Frage. Darin kann ihr nicht gefolgt werden.
Die [X.] 19 betrifft
ein Bilderzeugungsverfahren. Auf eine Trägeroberfläche (14) wird eine Flüssigkeitsschicht (12) aufgebracht, die aus Wasser, fluoriertem Öl, Glykol oder Siliconöl bestehen kann und als intermediäre Übertragungs-oberfläche dient ([X.] 19, [X.] 6, [X.] 43 ff.). Auf die Oberfläche der [X.] wird ein Muster mittels
Tintenstrahldruck mit einer Phasenwechseltinte aufgebracht. Nachdem sich die Tinte verfestigt hat, wird diese auf ein [X.] (28),
wie etwa Papier,
übertragen. Damit ist ein Verfahren zum Be-46
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drucken einer Oberfläche (28), bei dem mit einem Tintenstrahldrucker ein Mus-ter auf einem von Papier verschiedenen Trägermaterial gebildet wird, offenbart.
Das Trägermaterial weist jedoch keine erfindungsgemäße Löseschicht auf, die -
entsprechend
den obigen Erläuterungen -
auch nach dem Farbtrans-fer auf dem [X.] verbleiben soll. Vielmehr handelt es sich bei der Flüssigkeitsschicht um eine Verbrauchsschicht ("sacrificial layer"), die [X.] zum Teil zusammen mit dem übertragenen Bild auf das schließliche
Aufnahmemedium übertragen wird
([X.] 19, [X.] 2, [X.] 23 ff.; [X.] 19a, [X.], Abs. 1).
V.
Die [X.]ostenentscheidung beruht auf § 121
Abs. 2 [X.] und § 91 Abs.
1 ZPO.
Gröning
Grabinski
[X.]

Rin[X.] [X.] ist infolge Erkran-

kung an der Beifügung ihrer Unter-

schrift gehindert.

Gröning
[X.]ober-Dehm
Vorinstanz:
[X.], Entscheidung vom 28.05.2013 -
3 Ni 6/12 (EP) -

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